裁判字號：智慧財產法院101年民專訴字第149號民事判決
裁判日期：民國102年11月29日
裁判案由：排除侵害專利權等
智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第149號原告日商東京丸井股份有限公司（TOKYOMARUICO.,
LTD.）法定代理人 岩澤巖 （IwaoIwasawa）訴訟代理人 陳詩經 律師被告崇杉貿易有限公司法定代理人 張慧萍 訴訟代理人 侯俊安 律師
李崇銘 上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於中華民國102年11月4日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
壹、本件為涉外民事事件，且我國法院有國際管轄權：
一、按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第22號、98年度台上字第2259號判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度台上字第1179號判決參照）。
二、我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國100年5月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
三、本件涉訟之當事人，其中原告為外國人，具有涉外因素。又原告主張被告於我國境內侵害其專利權，並請求排除侵害，依原告主張之事實，本件應定性為專利侵權事件，應類推民事訴訟法第15條第1項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依專利法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第
3條第1款、智慧財產案件審理法第7條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
四、準據法之選定：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
100年5月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告依我國專利法規定取得專利權，並主張被告有侵害其專利權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。
乙、實體方面
壹、原告主張略以：
一、原告為中華民國發明I304469號「玩具槍之後座力震動裝置」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國（下同）97年12月21日至115年5月4日。系爭專利係於玩具槍中，把活塞汽缸之活動部，與重體分開，利用反撞彈簧驅動重體，故即使不增加活塞重量，也可提高同等之後座力震動，而無損玩具槍之外觀，發揮其所欲達成之效果。被告以經營玩具槍批發、零售為業，本為原告在臺灣經銷商之一，販售使用原告專利之後座力震動裝置M4A1玩具槍，明知系爭專利乃原告所享有，竟未經原告同意或授權，於其店面或網路販售品名為「BOLTAIRSOFTB4A1CARBINE玩具長槍」（下稱系爭產品），系爭產品同為內藏反撞震動裝置之電動玩具槍，原告乃於101年2月16日發函予被告，惟未獲被告回應，原告即於取得被告所銷售之系爭產品後，於101年5月
4日委請財團法人中華工商研究院進行專利侵害鑑定（下稱鑑定報告書），鑑定結果確定系爭產品之構件內容、特徵，與系爭專利之申請專利範圍第1至4項相同，符合文義讀取原則，構成實質相同，又鑑定報告書第18、19頁，已將系爭產品之活塞汽缸裝置、活動部、連結部、重體拆解，並有照片標示，並無彈簧位置錯置、以及未分解系爭產品連結部結構之情形。經原告委請律師於101年7月26日發函被告通知侵害系爭專利之情事，並函請停止製造販賣系爭產品，惟被告仍未回應。
二、系爭專利具新穎性及進步性
（一）系爭專利請求項第1至3項具新穎性系爭專利係關於發射子彈之玩具槍，而被證7係關於具有真槍配置和操作性之模擬槍。二者應屬不同之技術，系爭專利自具有所屬技術領域之新穎性。
（二）系爭專利具進步性被證7係關於構造與真槍相同之模擬槍，其僅為直動機構之一種，附加外燃機方式之裝置而已，技術思想與系爭專利並不相同。被證7不具有系爭專利利用發射子彈的活塞汽缸裝置進行創作之動機，自無法與系爭專利相比較，理論上不能以此否定系爭專利之進步性。
（三）被告所稱受力桿及傳動桿間之彈簧，乃系爭專利請求項4中之「彈性體」，即連結部和重體之間，或活塞和連結部之間，任一方或雙方，構成經由彈性體，可利用連結部的後退移動而呈壓縮狀態者，而該彈性體之設計，系爭專利說明書之發明內容中已說明，彈性體隨著連結部、重體間的力量傳達，可消震，有防止破損的效果，則縱彈簧係位於前端套管及導桿之間，該彈簧仍屬彈性體，而設於連結部和重體之間，達到消震及防止破損的效果，仍落入系爭專利申請專利範圍第4項之文義範圍。
（四）被證11係以活塞及活塞桿壓縮空氣，而被告所主張之沖具係包覆於活塞桿上，屬於前述加重活塞之方式，此與系爭專利所屬技術領域，乃基於產生壓縮空氣汽缸裝置中活動部之作動，驅動重體，而得模擬性反作用力，即活動部和連結部及重體係以大約一直線狀，同樣順向配置完全不同，則被證11自不足以證明系爭專利不具新穎性、進步性。
（五）被證12已由原告於申請系爭專利時，在專利說明書第5頁「先前技術」中予以說明，故被告據此主張系爭專利不具新穎性、進步性，實不足採。
三、被告應負排除侵害之責：原告依專利法第84條第1項、第3項之規定，請求判決被告不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口BOLTAIRSOFTB4A1CARBINE玩具長槍及其他侵害中華民國發明第I304469號專利權之物品，被告並應銷燬侵害中華民國發明第I304469號專利權之物品及從事侵害行為之原料與器具或為其他必要之處置。
四、並聲明：
（一）被告不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口「BOLTAIRSOFTB4A1CARBINE」玩具長槍及其他侵害中華民國發明第I304469號專利權之物品。
（二）被告應銷燬侵害中華民國發明第I304469號專利權之物品及從事侵害行為之原料與器具或為其他必要之處置。
（三）原告願供擔保請准假執行。
貳、被告答辯略以：
一、被告雖曾販賣系爭產品，但該產品之裝置並未侵害系爭專利。鑑定報告書第51頁雖認系爭產品與系爭專利符合文義讀取，然鑑定報告書實已將系爭產品零件位置錯置，且系爭產品之連結部結構又未分解，其說明可參民事答辯暨爭點整理狀附表一，故前開鑑定報告書之鑑定結果實不足採信。另鑑定報告書第49頁以系爭產品連結部和重體之間具有一彈簧，然於法院勘驗系爭產品之結構並無原告所稱之彈簧。鑑定報告書中所指彈簧係位於前端套管及導桿之間，並非位於導桿與重體之間，也非在活塞與導桿之間。該彈簧比受力桿、傳動桿都大又無連結固定位置，且導桿往後移動也無法壓縮該彈簧。而系爭產品之結構係李崇銘所發明，並取得中華民國新型第M399978號專利、日本特許第0000000號專利、美國及香港專利，自未侵害系爭專利。另觀諸前開新型第M399978號專利申請新型專利技術報告，比對結果代碼為6；無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻。原告之專利亦經該新型技術報告比對亦無法否定前開新型第M399978號專利之新穎性。
二、系爭專利具有得撤銷之事由
（一）被證7能證明系爭專利申請專利範圍第1至3項不具新穎性及系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性：
系爭專利請求項1至3項，已見於被證7即80年3月11日公告之第154207號「模擬射擊用槍之新型結構」專利，違反修正前專利法第22條第1項第1款不具新穎性。又系爭專利申請專利範圍第1至4項之技術特徵顯為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，而不具進步性，二者專利範圍之比較與說明如民事答辯暨爭點整理狀附表二及民事答辯（二）狀附表一。
（二）被證11能證明系爭專利申請專利範圍第1至3項不具新穎性及系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性：
被證11即德國專利局DE0000000B1（J.G.ANSCHUTZG.
M.B.H.）公告及中文翻譯，亦足證明系爭專利申請專利範圍第1至3項於原告申請日95年5月5日前已見於刊物，違反修正前專利法第22條第1項第1款不具新穎性。另系爭專利請求項第1至4項之技術特徵，顯為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，亦不具進步性，二者申請專利範圍之說明如民事答辯（二）狀附表二。
（三）被證12能證明系爭專利申請專利範圍第1至3項不具新穎性及系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性：
被證12即日本專利局 實開平 6-22793公報及中文翻譯，亦足證明系爭專利請求項第1至3項於原告申請日95年5月
5日前已見於刊物，違反修正前專利法第22條第1項第1款不具新穎性。另系爭專利請求項第1至4項之技術特徵，顯為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，亦不具進步性，二者申請專利範圍之說明如民事答辯（二）狀附表三。
三、並聲明：
（一）原告之訴駁回。
（二）如受不利判決，請准被告供擔保宣告免為假執行。
叁、兩造不爭執之事實：
一、原告為發明第I304469號「玩具槍之後座力震動裝置」專利權人。
二、原告提出之玩具槍B4A1一把，係原告引導公證人於101年4月23日前往臺北市○○區○○路○○○○○號1樓，以新台幣10
260元之價格，向被告購得。
肆、兩造主要爭點：
一、系爭專利是否具有新穎性及進步性？
二、系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍？
三、原告請求被告不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及其他侵害中華民國發明第I304469號專利權之物品，並應銷燬系爭產品、原料、器具或為其他必要處置，有無理由？
伍、得心證之理由：
一、專利有效性之判斷：
（一）按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。因本件被告抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院應就系爭專利有無得撤銷之原因自為判斷。而系爭專利申請日為95年5月5日，智慧財產局於97年12月21日審定准予專利，是否有得撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之92年2月6日公布，93年7月1日施行之專利法（下稱修正前專利法）論斷。
（二）分析系爭專利技術內容與申請專利範圍：⑴系爭專利技術內容：
一種玩具槍之後座力震動裝置，將活塞汽缸的活動部和重體分開設置，可得不增加活塞重量，而又形同增加活塞重量之後座力震動，而且可得類似真槍的後座力震動，又無損槍的外觀。基於產生壓縮空氣的活塞汽缸活動部之作動，驅動重體。而得模擬性反作用力，即後座力震動，設有利用活動部(13)往後退方向移動之連結部(31)，並設有反撞彈簧(35)，因受到活動部(13)經由連結部(31)傳達之力，而成為壓縮狀態。反撞彈簧(35)受到壓縮後，反撞彈簧
(35)因反彈力而伸張時，隨著重體(33)的移動，反作用力成為後座力震動，傳達槍主體(37)。其圖式如附圖一所示。
⑵系爭專利申請專利範圍分析：
系爭專利請求項共計4項，其中請求項1為獨立項，請求項2至4為直接或間接依附於請求項1之附屬項。
1.一種玩具槍之後座力震動裝置，係基於產生壓縮空氣的活塞汽缸裝置中之活動部作動，驅動重體，而得模擬性反作用力，其特徵為，設有利用活動部朝後退方向移動之連結部，並設有受到由活動部經連結部傳達力量至重體使呈壓縮狀態之反撞彈簧，在反撞彈簧壓縮後，利用彈力伸張之際，隨重體的移動，把反作用力傳達槍主體者。
2.如申請專利範圍第1項玩具槍之後座力震動裝置，其中活動部和連結部以及重體，以大約一直線狀同樣順向配置者。
3.如申請專利範圍第1項玩具槍之後座力震動裝置，其中連結部係一部份配置在可利活動部後退之位置，且與活動部的移動軸線平行延伸的連結部另一部份，則連結於重體者。
4.如申請專利範圍第2或3項玩具槍之後座力震動裝置，其中連結部和重體之間，或活塞和連結部之間，任一方或雙方，構成經由彈性體，可利用連結部的後退移動而呈壓縮狀態者。
（三）分析引證案之技術內容：⑴被告主張系爭專利不具新穎性及進步性之證據如下：被證
7為80年3月11日公告之我國發明第154207號「模擬射擊用槍之新型結構」專利案；被證11為西元1960年4月30日公開之德國0000000號專利案；被證12為西元1994年3月25日公開之日本實開平6-22793號專利案。上開證據之公開日均早於系爭專利之優先權日（94年8月19日），可為系爭專利相關之先前技術。
⑵被證7技術內容
被證7係一種模擬射擊用槍之新型結構，其主要係於槍機之前方設置一氣壓缸，並使該氣壓缸之活塞桿係可推頂該槍機向後移動，另於槍機後方之槍托內部係設有由套管、彈簧及推頂塊所組成之反彈裝置，反彈裝置之推頂塊正好頂於槍機之後端，俾於槍機受氣壓缸推頂而向後移動後，可藉該反彈裝置將槍機及活塞桿瞬間推回定位，以產生與真實槍同等效果之後座力作用。。其圖式如附圖二所示。
⑶被證11技術內容
被證11之圖一、二及三揭示一種玩具槍，其設有利用氣體壓縮缸2之活塞1朝後退方向移動之活塞桿3，氣體壓縮缸2能夠從圖2所示位置滑動至圖3中標示的位置，在這個過程中活塞1向方向E滑動並且彈簧5被拉緊，並利用其末端將位於拉緊中樞（輪軸）尾部的秤錘6與14擠壓頂住封套7的軟性材料墊片8。同時與沖具14共同擠壓張力彈簧9。因此，置於秤錘6與沖具14上可橫向滑動的鎖銷
10在彈簧21的作用下就可以自行滑入活塞桿3的凹槽11中。因此利用彈力伸張之際，隨秤錘6和沖具16的移動，把反作用力傳達槍主體；其中活塞1和活塞桿3以及秤錘
6和沖具16，以一直線狀同樣順向配置者；其中活塞桿3一端係配置在活塞1後退之位置延伸，活塞桿3另端係連結於秤錘6和沖具16；其中活塞1和秤錘6之間，所設之壓力彈簧5藉活塞1的後退運動而呈壓縮狀態。其圖式如附圖三所示。
⑷被證12技術內容
被證12揭示空氣鎗專用之撞擊力產生裝置兼子彈發射裝置，藉由槍身中的彈簧2與撞錘3產生向後的撞擊力，撞擊力撞擊空氣室後，便會產生壓力將子彈發射出去。其圖式如附圖四所示。
（四）系爭專利有效性分析：⑴按凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本
法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利，修正前專利法第22條第1項、第4項定有明文。專利之申請如欠缺新穎性及進步性，即具有得撤銷之原因（同法第67條第1項）。判斷是否具備新穎性，應就每一請求項中所載之發明或創作與引證文件所揭露之先前技或技藝，進行逐一比對，不得就該發明或創作與多份引證文件中之全部或部分技術或技藝內容之組合進行比對。判斷進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。本院茲比對、分析系爭專利與引證案之技術特徵，以判斷系爭專利是否具有新穎性及進步性如後。
⑵被證7可否證明系爭專利不具新穎性及進步性？
1.被證7無法證明系爭專利請求項1不具新穎性：經比對系爭專利請求項1與被證7之結構，系爭專利係一種玩具槍之後座力震動裝置，係基於產生壓縮空氣的活塞汽缸裝置中之活動部作動（對應於被證7之槍機4之前方設置一氣壓缸26，並使該氣壓缸之活塞桿261作動），驅動重體（對應於被證7之驅動推頂塊58)，而得模擬性反作用力，其特徵為，設有利用活動部朝後退方向移動之連結部（對應於被證7之活塞桿261係可推頂槍機4向後移動)，並設有受到由活動部經連結部傳達力量至重體使呈壓縮狀態之反撞彈簧（對應於被證7之活塞桿261經槍機4傳達力量至推頂塊58使呈壓縮狀態之反撞彈簧57)，在反撞彈簧壓縮後，利用彈力伸張之際，隨重體的移動，把反作用力傳達槍主體者（對應於被證7之在反撞彈簧57壓縮後，利用彈力伸張之際，隨推頂塊58的移動，把反作用力傳達槍主體)。兩者差異在於系爭專利之活塞汽缸裝置係產生壓縮空氣，而被證7之氣壓缸26係藉由氣壓缸之近底端處設有一兼具進氣及排氣功能之氣孔，因此系爭專利之活塞汽缸裝置係用來產生壓縮空氣而被證7之氣壓缸係用來容置壓縮空氣，兩者氣壓缸並不相同，故系爭專利請求項1之結構與被證7之結構仍有不同，是以，被證7無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。
2.被證7無法證明系爭專利請求項2、3不具新穎性：系爭專利請求項2及3依附於請求項1，進一步限定「其中活動部和連結部以及重體，以大約一直線狀同樣順向配置者」及「其中連結部係一部份配置在可利活動部後退之位置，且與活動部的移動軸線平行延伸的連結部另一部份，則連結於重體者」，解釋各附屬項之技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，被證
7既不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，自亦不足以證明系爭專利請求項2及3不具新穎性。
3.被證7可證明系爭專利請求項1不具進步性：①依系爭專利說明書之先前技術所載：「……市售玩具
槍所見賦予反作用力之方式，就設有生成壓縮空氣的活塞汽缸之玩具槍而言，是採取加重活塞而得震動之方式。……」，因此以生成壓縮空氣的活塞汽缸使用於玩具槍作為發射子彈之動力來源為玩具槍之習用技術。系爭專利說明書並載明：「本發明針對上述諸點，其課題在提供一種後座力震動裝置，係將活塞汽缸裝置之活動部和重體分開設置，不增加活塞重量，卻可得形同增加活塞重量之後座力震動。」，因此，系爭專利改良習知之生成壓縮空氣的活塞汽缸之玩具槍所採之技術手段係將增加重量之活塞分成活動部及重體。而經比對系爭專利請求項1與被證7之結構，可見系爭專利之主要技術特徵在於「活塞汽缸裝置中之活動部作動，驅動重體，設有利用活動部朝後退方向移動之連結部，並設有受到由活動部經連結部傳達力量至重體使呈壓縮狀態之反撞彈簧，在反撞彈簧壓縮後，利用彈力伸張之際，隨重體的移動，把反作用力傳達槍主體」之結構及連結關係，已揭露於被證7之「槍機4之前方設置一氣壓缸26，並使該氣壓缸之活塞桿261作動......，驅動推頂塊58，而活塞桿261係可推頂槍機4向後移動，傳達力量至推頂塊58使呈壓縮狀態之反撞彈簧57，在反撞彈簧57壓縮後，利用彈力伸張之際，隨推頂塊58的移動，把反作用力傳達槍主體」之結構及連結關係。系爭專利與被證7之結構之差別，僅在於系爭專利之活塞汽缸係產生壓縮空氣，而被證7之氣壓缸26係藉由氣壓缸之近底端處設有一兼具進氣及排氣功能之氣孔，其氣壓缸係用來容置壓縮空氣。惟查，雖然被證7所揭之氣壓缸係以壓縮空氣推動活塞桿，與系爭專利使用馬達帶動齒輪組帶動齒條以推動活塞汽缸裝置之活動部，兩者之氣壓缸或有不同，但系爭專利之玩具槍使用生成壓縮空氣的活塞汽缸裝置之技術手段為製造玩具槍業者之習知技術，已如前述，系爭專利請求項1之活塞汽壓裝置自為所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效。綜上，系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之被證7的先前技術所能輕易完成，不具進步性。
②原告於民事爭點整理狀雖主張：被證7係在實彈訓練
中為避免發生意外之模擬射擊用槍，具有真槍之構造和操作性，系爭專利為單純玩具槍，二者不具有技術同一性；又利用已知活塞汽缸裝置產生後座力之震動之構想，為系爭專利所獨創，不存在於被證7結構；被證7為構造與真槍相同之模擬槍，僅為直動機構之一種，附加外燃機方式之裝置而已，技術思想與系爭專利不同，因此，被證7不具有系爭專利利用發射子彈的活塞汽缸裝置進行創作之動機，與系爭專利無從相比，不能以此否定系爭專利具進步性云云。惟查，被證7為一種模擬射擊用槍，創作之主要目的在於藉由槍機前方之氣壓缸與槍機後方之反彈裝置，使於無子彈火藥產生瓦斯後座力量之狀況下，仍可使槍機達到自動前進及後退之功效，並提供與真實槍支有同等效果之後座力作用，以使射擊訓練之運作可以達到模擬真實情況之目的(參被證7專利說明書第2頁第4段)。而系爭專利說明書則指出：「本發明……，其課題在提供一種後座力震動裝置，係將活塞汽缸裝置之活動部和重體分開設置，不增加活塞重量，卻可得形同增加活塞重量之後座力震動。又，本發明另一課題為，形同真槍的後座力震動裝置，具有無損真槍外觀之實感。」（參系爭專利說明書第5頁第4段)，因此系爭專利之玩具槍與被證7之模擬射擊用槍均屬於槍支之結構，所欲解決之問題及達成之功效又均為提供與真實槍支之相同之後座力，又具有相同之活塞汽缸之活動部（活塞之活塞桿261)帶動連結部（槍機4)以推動重物（推頂塊58)及反撞彈簧（彈簧57)之技術特徵，又均能發揮系爭專利之發明的功能，自得認定被證7為系爭專利相關先前技術。又系爭專利說明書之先前技術該節所載，於玩具槍使用活塞汽缸裝置以產生後座力之震動之構想為習知之技術手段，且系爭專利之主要技術手段亦為被證7之結構所揭露，故被證7可證明系爭專利請求項1不具進步性，原告上開主張不足採信。
4.被證7可證明系爭專利請求項2不具進步性：系爭專利請求項2依附於請求項1，係請求項1之技術特徵再進一步界定「其中活動部和連結部以及重體，以大約一直線狀同樣順向配置者」。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，因被證7之先前技術可證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，而系爭專利請求項2之技術特徵在於活動部和連結部以及重體，以大約一直線狀同樣順向配置，已揭示於被證7之活塞桿和槍機以及推頂塊，以一直線狀同樣順向配置，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，被證7之先前技術亦可證明系爭專利請求項2之整體技術特徵不具進步性。
5.被證7可證明系爭專利請求項3不具進步性：系爭專利請求項3依附於請求項1，係請求項1之技術特徵再進一步界定「其中連結部係一部份配置在可利活動部後退之位置，且與活動部的移動軸線平行延伸的連結部另一部份，則連結於重體者」。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，因被證7之先前技術可證明系爭專利請求項1不具進步性，而系爭專利請求項3之技術特徵在於連結部係一部份配置在可利活動部後退之位置，且與活動部的移動軸線平行延伸的連結部另一部份，則連結於重體，與被證7之活塞桿、槍機及推頂塊一直線狀同樣順向配置之技術特徵相較，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，被證7之先前技術亦可證明系爭專利請求項3之整體技術特徵不具進步性。
6.被證7無法證明系爭專利請求項4不具進步性：系爭專利請求項4依附於請求項2或3，係請求項2、
3之技術特徵再進一步界定「其中連結部和重體之間，或活塞和連結部之間，任一方或雙方，構成經由彈性體，可利用連結部的後退移動而呈壓縮狀態者」。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之請求項2、3所有技術特徵，雖被證7之先前技術可證明系爭專利請求項2及
3均不具進步性，惟被證7之結構並未揭示系爭專利請求項4於連結部和重體之間，或活塞和連結部之間，任一方或雙方彈性體之技術特徵，被證7無法達成系爭專利之彈性體可使連結部與重體間或活塞與連結體間具有緩衝作用之功效。因此，被證7之先前技術無法證明系爭專利請求項4之整體技術特徵不具進步性。被告民事答辯暨爭點整理狀之附表二及民事答辯(二)狀附表一雖主張系爭專利之活動部和連結部既為傳導力量及於重體，而於各構成部件間以彈性體調整撞擊力強度，為習知技術之簡單變化，為其所屬技術領域具有通常知識者可以輕易完成，不具進步性云云。惟被證7並未揭示系爭專利於連結部和重體之間，或活塞和連結部之間，任一方或雙方彈性體之技術特徵，故被告上開主張不足採信。
⑵被證11可否證明系爭專利不具新穎性及進步性？
1.被證11無法證明系爭專利請求項1不具新穎性：①查被證11揭示一種玩具槍，其設有利用氣體壓縮缸2
之活塞1朝後退方向移動之活塞桿3，氣體壓縮缸2能夠從圖2所示位置滑動至圖3中標示的位置，在這個過程中活塞1向方向E滑動並且彈簧5被壓縮，並利用其末端將位於拉緊中樞（輪軸)尾部的秤錘6與沖具14擠壓頂住封套7的軟性材料墊片8。同時與沖具14共同擠壓張力彈簧9。因此，置於秤錘6與沖具14上可橫向滑動的鎖銷10在彈簧21的作用下就可以自行滑入活塞桿3的凹槽11中（參見被證11中文翻譯第
2頁第22至26行)。因此利用彈力伸張之際，隨秤錘
6和沖具14的移動，把反作用力傳達槍主體。②原告雖主張被證11之中文翻譯不可採，而提出原證8
，惟查，經比對被11及原證8之中譯本，兩者雖然在元件之用語有差異，但所敘述之技術內容大致相同，茲將上開被證11中譯文所對應之原證8中文譯本摘錄如下：空氣 幫浦 活塞1在空氣壓縮缸2裡是軸向移動，……，藉由蓋7在封閉、安置有套管4的空氣壓縮缸2裡安裝軸向移動的平衡錘6和柱塞14。平衡錘6和活塞1控制預應力的壓簧5，環靶8是橡膠製成，壓簧9是由活塞1的活塞桿3控制（見原證8第2頁左欄第13至21行)。當空氣壓縮缸2從圖2的位置移至圖3所顯示的位置時，是利用一沒有顯示出來之位於頂端2a的連桿，目的是用來壓縮彈簧5，並將活塞
1朝E的方向推進以及拉伸（壓縮)張力彈簧5。這是利用開模行程朝向蓋7軟盤8的平衡錘6、14後端進行加壓，當中，柱塞14也會一起加壓壓簧9，然後在平衡錘6、14橫向移動的橫桿10會在彈簧21的作用下移至活塞桿3的槽口11（參見原證8第2頁左欄第
31至右欄第2行）。因此，被證11之空氣鎗在反壓彈簧9伸張時，隨重體（平衡錘6、柱塞14)之移動的反作用力可傳達至槍隻本身。
③經比對系爭專利請求項1與被證11之結構，系爭專利
之一種玩具槍之後座力震動裝置，係基於產生壓縮空氣的活塞汽缸裝置中之活動部作動（對應於被證11之前方設置一氣體壓縮缸2，並使該氣體壓縮缸之活塞
1作動)，驅動重體（對應於被證11之活塞1朝E的方向推進以及拉伸（壓縮)張力彈簧5，並使朝向蓋
7軟盤8的平衡錘6、柱塞14後端進行加壓)，而得模擬性反作用力，其特徵為，設有利用活動部朝後退方向移動之連結部（對應於被證11之利用活塞1朝後退方向移動之活塞桿3及活塞1朝後退方向移動之平衡錘6、柱塞14)，並設有受到由活動部經連結部傳達力量至重體使呈壓縮狀態之反撞彈簧（對應於被證
11活塞1的活塞桿3後退壓縮彈簧9及由活塞1後退傳達力量使平衡錘6、柱塞14向後移動並壓縮彈簧9)，在反撞彈簧壓縮後，利用彈力伸張之際，隨重體的移動，把反作用力傳達槍主體者（對應於被證11之在彈簧9壓縮後，利用彈力伸張之際，隨平衡錘6、柱塞14的移動，把反作用力傳達槍主體)。兩者差異在於系爭專利係由活動部經連結部傳達力量至重體使反撞彈簧呈壓縮狀態，而被證11係由活塞1的活塞桿
3後退壓縮彈簧9及由活塞1後退傳達力量使平衡錘
6、柱塞14向後移動並壓縮彈簧9，故系爭專利請求項1與被證11之結構仍有不同，是以，被證11無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。
④被告民事答辯暨爭點整理狀之附表二及民事答辯(二
)狀附表二雖主張被證11由活塞經活塞桿傳達力量至沖具使呈壓縮狀態之反撞彈簧9與系爭專利完全相同云云，惟被證11係以活塞1之活塞桿3及活塞1傳達至秤錘6與沖具14而壓縮反撞彈簧9，與系爭專利由活動部經連結部傳達力量至重體使呈壓縮狀態之反撞彈簧之技術特徵並不相同，被告上開主張並不足採。
2.被證11無法證明系爭專利請求項2至3不具新穎性：系爭專利請求項2及3依附於請求項1，進一步限定其它技述特徵，而解釋各附屬項之技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，則被證11既不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，自亦不足以證明系爭專利請求項2及3不具新穎性。
3.被證11可證明系爭專利請求項1不具進步性：①經比對系爭專利請求項1與被證11之結構，可見兩者
差異在於系爭專利係由活動部經連結部傳達力量至重體使反撞彈簧呈壓縮狀態，而被證11係由活塞1的活塞桿3後退壓縮彈簧9及由活塞1後退傳達力量使平衡錘6、柱塞14向後移動並壓縮彈簧9。雖然被證11之活塞桿3未如系爭專利於活動部（活塞)與重體（平衡錘6、柱塞14)間傳遞動力，而是以活塞1的活塞桿3後退壓縮彈簧9及活塞1經由重體（平衡錘6、柱塞14)壓縮彈簧9，但該等差異僅係熟悉技術者所能輕易完成，且被證11亦可達成系爭專利在不增加活塞重量，而利用反壓彈簧9伸張時，隨重體（平衡錘6、柱塞14)之移動的反作用力傳達至槍隻本身，系爭專利並未產生無法預期之功效，因此被證11足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
②原告民事準備書狀之理由二雖主張被證11係屬德文文
件，被告並未提出有德、日文專業翻譯能力之翻譯社所為原文與譯文相符之譯文，不足採信，且被證11中
1至3請求項因譯文不可採，各元件名稱用語不一，其功效如何，無法從文義中讀出，被告主張之被證11中請求項即不明確，則被告所提出之附表難謂與被證11中請求項相符，實不足採信云云，惟由被證11之中文譯文對照其圖式，已可明確瞭解其技術特徵，因此被證11之中文譯文足堪採信，又雖然中文譯文與被證11附表之元件名稱用語不一，但兩者所用之元件名稱均為熟悉技術者所熟知，自可輕易瞭解其意義，原告上開主張不足採信。
③另原告於民事準備（二)狀主張：被證11之沖具係包
覆於活塞桿上，屬於加重活塞之方式，與系爭專利之活動部和連結部及重體以大約一直線順向配置之結構不同，被證11不足以證明系爭專利不具進步性云云。
惟查，由被證11活塞1朝E方向推進壓縮彈簧5並加壓重體（平衡錘6、柱塞14)，類似於系爭專利以活動部（活塞)順向帶動連結部及重體之方式，由圖1、2、3亦可見活塞桿3係穿出重體（平衡錘6、柱塞14)，被證11之重體（平衡錘6、柱塞14)並未包覆於活塞桿1，因此，被證11與系爭專利之結構均難稱屬於加重活塞之方式，原告上開主張要不足採。
④原告另於102年10月7日民事陳報狀主張：原證8(被
證11)之專利請求項8所載，根據請求項6、7至所述的空氣步槍，主要特徵在於藉一推桿(28)對彈簧
(30)施加向後牽引力，此與系爭專利係以「在反撞彈簧壓縮後，利用彈力伸張之際，隨重體的移動，把反作用力傳達槍主體者」，即屬不同之技術內容。又參原證8(被證11)第2頁左欄倒數第3行起至同頁右欄第5行止所載：「這是利用開模行程朝向蓋7軟盤
8的平衡錘6、14後端進行加壓，當中，柱塞14也會一起加壓壓簧9，然後在平衡錘6、14橫向移動的橫桿10會在彈簧21的作用下移至活塞桿3的槽口11。接著，空氣壓縮缸2利用未顯示的拉桿朝向方向F移動時，橫樑10則位在前端4a，使零組件2、6、14能夠固定住。」則平衡錘6、柱塞14移動後會被橫樑10固定住，僅有活塞桿3會往前移動，此與系爭專利之活動部和連結部及重體以大約一直線狀，同樣順向配置，在反撞彈簧壓縮後，利用彈力伸張之際，隨重體的移動，把反作用力傳達槍主體之技術，兩者顯屬不同，被告主張系爭專利不具新穎性、進步性，並不可採云云。惟查，被證11之請求項8之技術特徵在於「藉一推桿(28)對彈簧(30)施加向後牽引力」為被證11之發射部之軀動結構，其作用與系爭專利說明書第7頁最末段所載之「電動發射部利用齒條15、扇形齒輪16減速齒輪組、馬達17、開關19所構成之動力部20」相同，因此，被證11請求項8之技術特徵並非對應於系爭專利請求項1中產生反作用力「在反撞彈簧壓縮後，利用彈力伸張之際，隨重體的移動，把反作用力傳達槍主體」之技術特徵，原告上開主張尚不足採。另由被證11之圖1為射擊準備位置的縱截面及圖2為射擊後位置的截面圖觀察，可見被證11「空氣壓縮缸
2利用未顯示的拉桿朝向方向F移動時，橫樑10則位在前端4a，使零組件2、6、14能夠固定住」，係指被證11之空氣步槍在射擊準備位置時，零組件2、6、14為固定位置之狀態，但在被證11空氣步槍射擊後，其平衡錘6、柱塞14之位置由圖2可知其係有移動位置，此與系爭專利在射擊前其活動部、連接部、重體亦固定在特定位置，射擊後活動部、連接部、重體之位置才會移動之技術特徵相同。事實上，被證11空氣步槍於射擊後，反撞彈簧9壓縮後，利用彈力伸張之際，隨平衡錘6、柱塞14移動把反作用力傳達槍主體，與系爭專利請求項1之技術相同，原告上開主張亦不足採。
4.被證11可證明系爭專利請求項2不具進步性：系爭專利請求項2依附於請求項1，係請求項1之技術特徵再進一步界定「其中活動部和連結部以及重體，以大約一直線狀同樣順向配置者」。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，因被證11之先前技術可證明系爭專利請求項1不具進步性，而系爭專利請求項2之技術特徵在於活動部和連結部以及重體，以大約一直線狀同樣順向配置，已揭示於被證11之活塞1、活塞桿3以及秤錘6與沖具14，以一直線狀同樣順向配置，且並未產生任何新功效或增進某種功效。
是以，被證11之先前技術亦可證明系爭專利請求項2之整體技術特徵不具進步性。
5.被證11可證明系爭專利請求項3不具進步性：系爭專利請求項3依附於請求項1，係請求項1之技術特徵再進一步界定「其中連結部係一部份配置在可利活動部後退之位置，且與活動部的移動軸線平行延伸的連結部另一部份，則連結於重體者」。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，因被證11之先前技術可證明系爭專利請求項1不具進步性，而系爭專利請求項3之技術特徵在於連結部係一部份配置在可利活動部後退之位置，且與活動部的移動軸線平行延伸的連結部另一部份，則連結於重體，與被證11之活塞桿、機槍及推頂塊一直線狀同樣順向配置之技術特徵相較，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，被證11之先前技術亦可證明系爭專利請求項3之整體技術特徵不具進步性。
6.被證11可證明系爭專利請求項4不具進步性：系爭專利請求項4依附於請求項2或3，係請求項2、
3之技術特徵再進一步界定「其中連結部和重體之間，或活塞和連結部之間，任一方或雙方，構成經由彈性體，可利用連結部的後退移動而呈壓縮狀態者」。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之請求項2、3所有技術特徵，因被證11之先前技術可證明系爭專利請求項1不具進步性，而系爭專利請求項4之技術特徵在於連結部和重體之間，或活塞和連結部之間，任一方或雙方，構成經由彈性體，可利用連結部的後退移動而呈壓縮，與被證11於活塞及重體間設彈簧5相較，被證11之傳達作用亦並非直接，而是改變成間接，且彈簧5隨著活塞、重體間的力量傳達，可消震，有防止破損的效果，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，被證11之先前技術亦可證明系爭專利請求項4之整體技術特徵不具進步性。
⑶被證12是否可證明系爭專利不具新穎性及進步性？
1.被證12無法證明系爭專利請求項1不具新穎性：被證12揭示空氣鎗專用之撞擊力產生裝置兼子彈發射裝置，藉由槍身中的彈簧2與撞錘3產生向後的撞擊力，撞擊力撞擊空氣室後，便會產生壓力將子彈發射出去。
經比對系爭專利請求項1與被證12之結構，可見被證12並未揭示系爭專利產生壓縮空氣的活塞汽缸裝置。故系爭專利請求項1之結構與被證12之結構有所不同，是以，被證12無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。
2.被證12無法證明系爭專利請求項2、3不具新穎性：系爭專利請求項2及3依附於請求項1，進一步限定「其中活動部和連結部以及重體，以大約一直線狀同樣順向配置者」及「其中連結部係一部份配置在可利活動部後退之位置，且與活動部的移動軸線平行延伸的連結部另一部份，則連結於重體者」，解釋各附屬項之技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，則被證12既不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，自亦不足以證明系爭專利請求項2及3不具新穎性。
3.被證12無法證明系爭專利請求項1不具進步性：經比對系爭專利請求項1與被證12之結構，被證12並未揭示系爭專利產生壓縮空氣的活塞汽缸裝置。系爭專利係以活塞汽缸裝置以帶動重體及反撞彈簧，而被證12並未揭示帶動重體及壓縮彈簧所採用之技術手段，被證12既未揭示其所採用之技術手段，製造空氣槍所屬技術領域中具有通常知識者自無法依被證12而能輕易完成系爭專利。是以，被證12無法證明系爭專利請求項1不具進步性。
4.被證12無法證明系爭專利請求項2、3及4不具進步性：系爭專利請求項2及3及4直接或間接依附於請求項1，解釋各附屬項之技術特徵時，應包含其所依附之請求項1所有技術特徵，則被證12既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，自亦不足以證明系爭專利請求項2、3及4不具進步性。
二、綜上，被證7可證明系爭專利請求項1至3不具進步性，被證11可證明系爭專利請求項1至4不具進步性，系爭專利違反修正前專利法第22條第4項規定，依同法第67條第1項具有得撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告不得對被告主張權利。從而，原告依修正前專利法第84條第1項、第3項之規定，請求被告不得為製造、販賣、為販賣之要約、使用、進口系爭產品及應將系爭產品及從事侵害行為之原料與器具等銷燬或為其他必要處置，為無理由，應予駁回。
三、本件事證業已臻明確，兩造其餘有關系爭產品有無落入系爭專利請求項1至4項，及本件損害賠償之計算與金額等攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰毋庸逐一論述，併此敘明。
四、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國102年11月29日
智慧財產法院第一庭
法官彭洪英以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國102年11月29日
書記官郭宇修