裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第6171號判決
裁判日期：民國91年11月20日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第六一七一號
原告瑪林國際有限公司代表人甲○○總經理訴訟代理人丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
參加人美商‧喜拉利斐士比公司（HillerichBradsbyCo.）
800Wes代表人 史蒂芬 H.訴訟代理人 陳凱君 律師
丁○○右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年八月二十四日經（九○）訴字第○九○○六三一九七六○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十二年九月十五日以「保獅達PROSlugger及圖」商標（如附圖一），作為其註冊第五五○三九六號「pss設計圖及保獅達」商標之聯合商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第七十八類之排球、棒球、壘球、球棒、壘包、球桿架、釘鞋、棒球手套、壘球手套、運動用護膝、護腕、護胸、護耳、護腿、護檔、跳繩商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為註冊第六四七三○二號聯合商標，嗣參加人美商‧喜拉利斐士比公司以該註冊聯合商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，檢具註冊第五六一六五六、六六六二○五號「LouisvilleSlugger」、第六六六二○七號「路易斯威爾LouisvilleSlugger」聯合商標（如附圖二），對之申請評定，經被告審查，於八十九年五月三日以中台評字第八八○四六四號商標評定書，為申請不成立之處分，參加人不服，訴經經濟部於八十九年十月二十三日以經（八九）訴字第八九○八九○五○號訴願決定書撤銷原處分，原處分機關依訴願決定意旨重為審查，以九十年五月九日中台評字第八九○三九八號商標評定書為系爭聯合商標之註冊應為無效之處分，原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院於九十一年九月三日開庭行準備程序，經原、被告及參加人陳述意見後，參加人並於九十一年九月十七日具狀聲請參加訴訟，認有使參加人獨立參加訴訟之必要，爰裁定准許參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：請求撤銷原處分及訴願決定。訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭註冊第六四七三○二號「保獅達PROSlugger及圖」聯合商標（如附圖一），與據以評定註冊第五六一六五六、六六六二○五號「LouisvilleSlugger」、六六六二○七號「路易斯威爾LouisvilleSlugger」聯合商標（如附圖二），是否構成近似？㈠原告主張：
⒈按商標近似與否，應採客觀之評斷，非為主觀之認定，此可參閱被告所編撰
之商標審查要點所示，更非上級機關一有意見，下屬即無法秉諸專業良心，勇於負責，據理陳述。
⒉查系爭商標係經被告核准於八十三年，而據以評定商標則早在八十一年核准
，在當時被告業已使用電腦配合查名，故核准系爭商標之審查委員實無可能未查到該據以評定商標，亦無可能不經比對判斷即核准系爭商標專用權；更何況系爭商標原評定之審查委員，亦於詳細比對據以評定商標與系爭商標後，並詳載理由判定評定不成立，惟上級機關有意見，即完全參照上級機關意旨為由，改判定評定成立，訴願答辯更簡略謂依訴願機關決定書重為處分，‧‧‧。
⒊按商標近似與否，確如訴願決定書第二頁所言，得依商標法施行細則第十五
條第一項之規定，應以具有普通知識經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞以為斷。又商標在「外觀」、「觀念」或「讀音」方面有一近似者，即為近似之商標。查系爭商標為「保獅達PROSlugger及圖」，據以評定商標為「LouisvilleSlugger」，依上述近似比對標準，「讀音」方面明顯不同，自始皆無爭議，當無近似疑義；至於「觀念」方面，此可參閱大陸簡明英漢詞典，「PRO」為職業級之意思，即PROFESSIONAL之縮寫，「Slugger」為打擊力強的選手之意，而「Louisville」為一名字，即據以評定商標中之中文—路易斯威爾，故系爭案「PROSlugger」意指「職業強打者」或「超級強打者」，而據以評定商標之「LouisvilleSlugger」意為「強打者路易斯威爾」，兩者於字義上有明顯之差異，且根本不致令人有誤認混淆之虞，是兩者之觀念亦非近似。另於「外觀」方面，系爭商標之外觀部分為「保獅達PROSlugger及圖」，而據以評定商標則係以上下兩單字之「LouisvilleSlugger」組成，但被告硬將系爭商標中「PROSlugger」非分離排列之圖樣拆分成「PRO」及「Slugger」二字，此扭曲誤導之審查判定，實不合審查之常規，即或有一外文相同，亦不得據以判定商標外觀近似，此可參閱被告之審定，況其中尚有言明：「審查基準並非有一外文單字相同者即屬之，仍應就其商標圖樣通體觀察有無引致混淆誤認以為斷」，然系爭商標原評定書中不是極清楚載明：「系爭‧‧‧商標圖樣係由草寫外文『PRO』、『Slugger』及中文『保獅達』上下排列組成，與申請人據以評定之‧‧‧商標圖樣相較‧‧‧應非屬近似之商標。」是以可知被告強制拆分及前半段之單字比對審查基準，而有意忽略不提商標圖樣通體觀察有無引致混淆誤認之判定原則；另請參閱美國商標局亦於同類核准有「SUPERSLUGGER」，何以會不構成近似呢？又何以本案未結案判決確定，被告會核准審定商標第九六八六四八號『LouisvilleSlugger』案呢？是否不受有一外文單字相同之拘束呢？既有一外文單字相同者即屬近似，另何以其又需再申請審定商標第九七七七○八號『Slugger』聯合商標呢？此再再顯示本案近似之判定有誤。故依外觀、觀念或讀音比較，系爭商標與據以評定商標完全無一近似，如何謂為近似商標？又如何據以評定商標註冊無效？⒋綜前所陳，系爭商標與據以評定之商標在外觀、觀念或讀音方面並無一近似
，且被告之拆分比對方式及以一字相同即判定近似之審查方法，完全不符商標審查基準之規定。
㈡被告主張：
⒈商標之註冊違反商標法第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標
主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依同法第七十七條之一第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第六四七三○二號商標係於八十三年七月一日核准註冊，其商標之評定核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。
⒉商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申
請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定。而商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為商標法施行細則第十五條第一項所明定。查本件系爭之註冊第六四七三○二號「保獅達PROSlugger及圖」商標圖樣上之外文「PROSlugger」，與參加人據以評定之註冊第五六一六五六、六六六二０五號「LouisvilleSlugger」商標及第六六六二○七號「路易斯威爾LouisvilleSlugger」商標圖樣上之外文「LouisvilleSlugger」相較，二者均有相同之「Slugger」一字，異時異地隔離觀察，外觀上尚有使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，二者復均指定使用於棒球、壘球等同一或類似商品，揆諸前揭說明，自有首揭法條規定之適用。
⒊又本件註冊商標既依商標法第三十七條第一項第十二款評定其註冊為無效，
則其是否尚有違同法條第七款之規定，自無庸論究，併予敘明。綜上論述，被告原處分，洵無違誤。
㈢參加人主張：
⒈系爭商標之註冊，顯然有違註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，依法應不得申請註冊：
⑴系爭商標與參加人據以評定商標確屬近似之商標：
①按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，
不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定。而判斷兩商標近似與否，應依具有普通知識經驗之一般商品購買人施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。又商標圖樣上之中文或外文有一完全相同者或商標圖樣上之外文，有一單字相同或主要部分相同或相似，有混同誤認之虞者，為外觀近似，復為行政院七十四年十月二日台七十四經字第一八○八六號函核定修正之商標近似審查基準一及二之（五）、(八)所明示。另依被告八十五年四月編印之商標手冊○二、○四、○二商標之圖樣近似與商品類似第三項審查要點㈡商標近似之判斷方法中４．判斷商標是否有混同誤認之虞，應就其各主要部分隔離觀察。
②聯合商標之主要部分乃為與正商標相同以外之部分，審酌相同或近似與
否，應以該主要部分為準：查系爭註冊第六四七三○二號「保獅達PROSlugger及圖」商標，係註冊第五五○三九六號「PSS保獅達」商標之聯合商標。系爭商標由中文「保獅達」與外文「PRO」及「Slugger」所組成。系爭商標與其正商標不同之處僅為外文「PRO」「Slugger」，依前行政法院八十二年判字第五○一號、八十年判字第三六二號及七十九年判字第五五八號判決意旨，聯合商標之主要部分係指與正商標相同以外之部分。故外文「PRO」及「Slugger」實為系爭商標之主要部分。
③系爭商標既為註冊第五五○三九六號「PSS保獅達」商標之聯合商標，
則其主要部分自為外文「PRO」及「Slugger」。同理，據以評定註冊第五六一六五六及六六六二○五號「LouisvilleSlugger」聯合商標，與其註冊第三六四九三七號「Louisville」正商標均有相同之外文「Louisville」，是據以評定聯合商標之主要部分係在於外文「Slugger」。故系爭商標與據以評定商標之主要部分均為完全相同之外文「Slugger」，依前揭行政院審查基準一及之二之㈤及㈧，此二商標應屬近似之商標。
④參加人前曾對原告所有與本案系爭商標圖樣外文完全相同之審定第七四
五七六七號「ProSlugger」商標提出異議，並獲被告八十六年十月二十三日中台異字第八六一○九五號異議審定書，裁示該商標之審定應予撤銷，並於異議審定書中肯認系爭商標與據以異議商標確為近似之商標。茲摘述該異議審定書中之理由如左，以供參酌：「查本件審定第七四五七六七號『ProSlugger』商標圖樣係分別由外文『Pro』與『Slugger』作左右排列方式所組成，而異議人據以異議之註冊第五六一
六五六、六六六二○五及六六六二○七號商標圖樣上之外文『LouisvilleSlugger』係分別由外文『Louisville』與『Slugger』作上下方式排列所組成，是二者外文主要部分之一均有字體態樣相同之『Slugger』一字，異時異地通體隔離觀察，外觀上於實際交易倉促間，難謂無使一般商品購買人誤認係屬一系列商標之虞，應屬近似之商標，且二者復均指定使用於棒球手套、壘球手套等同一或類似商品，自有首揭法條之適用」等語。足證，被告機關肯認系爭商標與據以異議商標確為近似之商標。
⑤原告於九十一年九月三日開庭時指稱：據以評定商標圖樣上之外文為一
般性之外文且已廣為其他同業所使用云云，實屬不當。參加人據以評定商標早自八十一年六月一日起，即經被告陸續准予列為註冊第五六一六
五六、六六六二○五號「LouisvilleSlugger」商標及第六六六二○七號「路易斯威爾LouisvilleSlugger」商標（即「據以評定商標」）並經被告核准延展在案，據以評定商標延展時，商標法施行細則第十九條第一項第四款前段之規定，「申請商標專用權期間延展註冊者，應檢附申請前三年內有使用商標之證據」。足證據以評定商標已長期使用於指定商品。參加人謹將前揭據以評定商標相關註冊情況詳列如下：
┌──────────┬──────┬────────────┬─────┐│商標名稱│註冊號數│商品│專用權期間│├──────────┼──────┼────────────┼─────┤│LouisvilleSlugger│五六一六五六│棒球，壘球，球棒，球桿│八十一年六││││，壘包，棒球手套，壘球│月一日起至││││手套，綁腿，運動用護膝│八十六年四││││，護腕，護胸，護肩，護│月三十日並││││頸，護手，護耳，護肘，│延展至九十││││護臂，護腿，護脛，護踝│年四月三十││││，護腰，護腹，護襠，護│日止││││牙套，護脛甲。││├──────────┼──────┼────────────┼─────┤│LouisvilleSlugger│六六六二○五│手球、水球、排球、籃球│八十四年一││││、板球、棒球、羽球、桌│月一日起至││││球、撞球、網球、足球、│八十六年四││││壘球、吊球、槌球、回力│月三十日並││││球、海綿球、玩具球、曲│延展至九十││││棍球、橄欖球、躲避球、│六年四月三││││高彈球、高爾夫球、球內│十日止││││胎、球網、球拍、球棒、│││││球桿、壘包、籃板、籃框│││││、籃網、羽球拍、球拍套│││││、桌球拍、壁球拍、網球│││││拍、曲棍球桿、回力球拍│││││、乒乓球拍、高爾年球桿│││││頭、高爾夫球桿、高爾夫│││││球座、球拍握把帶、乒乓│││││球拍橡皮墊、高爾夫球桿│││││握把膠套、高爾夫球練習│││││用發球機、釘鞋、溜冰鞋│││││、冰刀鞋、棒球手套、壘│││││球手套、綁腿、運動用護│││││膝、護腕、護胸、護肩、│││││護頸、護手、護耳、護肘│││││、護臂、護腿、護脛、護│││││踝、護腰、護腹、護襠、│││││護牙套、護脛甲、裁判旗│││││、運動用防護罩、足踏健│││││康板、果嶺高爾夫球位置│││││標誌器、跳繩。││├──────────┼──────┼────────────┼─────┤│路易斯威爾│六六六二○七│手球，水球，排球，籃球│八十四年一││LouisvilleSlugger││，板球，棒球，羽球，桌│月一日起至││││球，撞球，網球，足球，│八十六年四││││壘球，吊球，槌球，回力│月三十日並││││球，海綿球，玩具球，曲│延展至九十││││棍球，橄欖球，躲避球，│六年四月三││││高彈球，高爾夫球，球內│十日止││││胎，球網，球拍，球棒，│││││球桿，壘包，籃板，籃框│││││，籃網，羽球拍，球拍套│││││，桌球拍，壁球拍，網球│││││拍，曲棍球桿，回力球拍│││││，乒乓球拍，高爾夫球桿│││││頭，高爾夫球桿，高爾夫│││││球座，球拍握把帶，乒乓│││││球拍橡皮墊，高爾夫球桿│││││握把膠套，高爾夫球練習│││││用發球機，釘鞋，溜冰鞋│││││，冰刀鞋，棒球手套，壘│││││球手套，綁腿，運動用護│││││膝，護腕，護胸，護肩，│││││護頸，護手，護耳，護肘│││││，護臂，護腿，護脛，護│││││踝，護腰，護腹，護襠，│││││護牙套，護脛甲，裁判旗│││││，運動用防護罩，足踏健│││││康板，果嶺高爾夫球位置│││││標誌器，跳繩。││└──────────┴──────┴────────────┴─────┘
⑥參加人據以評定商標既經註冊，則依法取得保護，且據以評定商標已經
參加人長期使用並在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，足以使人認識其為區別他我商品標誌。參加人據以評定商標係特殊且顯著地表彰參加人據以評定商標所指定之商品，實具特別顯著性，而足以使一般商品購買者認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，依現行商標法第五條第二項之立法意旨，據以評定商標已具有顯著性。再者，一般性用語而成為著名商標者亦所在多有，如：「統一」便利商店，「蘋果」電腦，「全錄」影印機、「讀者文摘」雜誌、「SK-Ⅱ」化粧品、「可口可樂」飲料、「鱷魚」休閒衫等，故原告所云，殊屬非是。
⑵系爭商標與參加人據以評定商標所使用商品為同一商品或類似商品：系爭
商標指定使用於「排球、棒球、壘球」等商品，參加人據以評定商標係使用於「棒球，壘球，球棒等（註冊第五六一六五六號「LouisvilleSlugger」商標）；手球、水球、排球、籃球、板球、棒球、羽球等（註冊第六六六二○五號「LouisvilleSlugger」商標）；手球，水球，排球，籃球，板球，棒球（註冊第六六六二○七號「路易斯威爾LouisilleSlugger」商標）」等商品，依被告八十九年十二月編印之商品及服務類似群組參考資料，一般社會通念、市場交易情形、並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等相關因素，二者確為同一商品或類似商品。因此系爭商標之申請註冊，顯有違系爭商標註冊時商標法三十七條第一項第十二款之規定，依法應不得申請註冊。
⒉系爭商標之註冊，顯然有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定，
依法應不得申請註冊：原告曾為參加人「LouisvilleSlugger」商品之進口商及經銷商，未經允許而申請含有「Slugger」字樣之系爭商標，自構成「襲用」他人商標：
⑴按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，
為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。本款之適用係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。另依被告八十五年四月編印之商標手冊○二、○四、○九「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」第三項之審查要點㈠之１：曾為他人商標商品之進口商或代理商，未獲允許而以該商標申請註冊者，即構成「襲用」他人之商標。
⑵早自八十二年二月一日起（早於系爭商標申請日八十二年九月十五日）起
，參加人即委任原告經銷「LouisvilleSlugger」系列棒球手套、打擊手套、棒球、壘球等運動用品，參加人之進口商僑檳貿易股份有限公司與原告簽定經銷契約，且於八十三年二月一日起，參加人並將據以評定註冊第五六一六五六、六六六二○五號「LouisvilleSlugger」商標及第六六六二○七號「路易斯威爾LouisvilleSlugger」商標授權於原告，授權年限至八十六年四月三十日止。
⑶由前述事實可知，原告明確認識「LousivilleSlugger」係參加人用以表
彰其所產製之棒球等運動用品。原告既然曾為參加人「LouisvilleSlugger」運動用品之台灣經銷商，其未獲得參加人之允許，擅以完全相同之「Slugger」字樣與外文「PRO」及中文「保獅達」結合作為系爭商標圖樣申請註冊，依前揭商標手冊○二、○四、○九第三項之審查要點，確實已構成「襲用」參加人之商標，殆無疑義。系爭商標中之「Slugger」字樣，自始即是由參加人與「Louisville」共同使用之商標，則依誠信原則，原告更不得擅自將完全相同之「Slugger」字樣與外文「PRO」中文「保獅達」結合逕行申請註冊。系爭商標若得以註冊，無異鼓勵經銷商竊取原製造廠之商標。因此，系爭註冊第六四七三○二號「保獅達PROSlugger及圖」商標之註冊顯有違商標法第三十七條第一項第七款之規定，依法應評決其註冊為無效。
⑷原告於九十一年九月三日開庭時亦自承曾為參加人「LouisvilleSlugger
」運動用品之台灣經銷商，原告另辯稱其公司英文名稱即為「ProSlugger」云云。經查，原告向經濟部國際貿易局登錄之公司英文名稱為「ProStarSportsCorp.」，故原告所稱系爭商標為其公司英文名稱並已使用於交易上，應屬矯飾。
⒌綜上所述，系爭註冊第六四七三○二號「保獅達PROSlugger及圖」商標之
註冊，顯然有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，依法應不得申請註冊。
理由
一、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定。其適用應以兩商標圖樣構成相同或近似為前提要件；又衡酌兩商標圖樣是否構成近似，依同法施行細則第十五條第一項之規定，應以具有普通知識經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞以為斷。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。
二、本件被告以：系爭註冊第六四七三○二號「保獅達PROSlugger及圖」商標圖樣，與據以評定之註冊第五六一六五六、第六六六二○五號「LouisvilleSlugger」商標及第六六六二○七號「路易斯威爾LouisvilleSlugger」商標圖樣相較，兩者均有字體態樣相同之「Slugger」一字，應屬構成近似商標，復指定同一或類似商品，自有首揭法條之適用，又本件既依系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定評定其註冊為無效，則是否有違同法條項第七款之規定，無庸論究，乃為系爭聯合商標之註冊應為無效之處分。原告不服，提起訴願，仍遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟，其主張如事實欄所載。
三、經查，系爭「保獅達PROSlugger及圖」商標，係註冊第五五○三九六號「PSS保獅達」正商標之聯合商標；系爭商標由中文「保獅達」與外文「PRO」及「Slugger」所組成，而其正商標則由外文「PSS」與中文「保獅達」所組成，是系爭商標與其正商標不同之處僅為外文「PRO」「Slugger」，故此為系爭商標之主要部分。另據以評定之「LouisvilleSlugger」商標，係註冊第三六四九三七號「Louisville」正商標之聯合商標，兩者均有相同之外文「Louisville」，其不同之處是據以評定聯合商標另有外文「Slugger」，故此為據以評定商標之主要部分。准此，系爭商標與據以評定商標之主要部分加以相較，二者均有相同之「Slugger」一字，異時異地隔離觀察，外觀上難謂無使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，二者復均指定使用於棒球、壘球等同一或類似商品，揆諸前揭說明，自有首揭法條規定之適用。原告指稱系爭商標與據以評定之商標在外觀、觀念或讀音方面並無一近似，且被告之拆分比對方式不符商標審查基準之規定云云，並非確論，尚非可採。次查，商標法設有評定制度，行政爭訟設有訴願制度，即係為補救原審定、原處分之錯誤或疏漏，系爭商標雖經核准註冊，初次評定審查結果亦為申請不成立之處分，惟訴願或重為審查如認有首揭規定情形，自非不得撤銷原審定。又本件註冊商標既依商標法第三十七條第一項第十二款評定其註冊為無效，則其是否尚有違同法條第七款之規定，自無庸論究，併予敘明。綜上所述，原告起訴意旨，均無足採，被告所為系爭聯合商標之註冊應為無效之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十一年十一月二十日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官吳慧娟法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年十一月二十二日
書記官陳清容