智慧財產及商業法院113年度行專訴字第62號判決

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第62號

民國114年6月25日辯論終結

原告欣興電子股份有限公司

代表人 曾子章

訴訟代理人 陳軍宇 律師

黃郁孟 律師（兼上二人及次一人之送達代收人）

上二人之共同

訴代輔佐人 李昇叡

被告經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 蔡季霖

參加人 林璟棠

訴訟代理人 蔣昕佑 律師（兼上一人及次二人之送達代收人）

陳冠宏 律師

楊雯欣 律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年10月24日經法字第00000000000號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：　　　　　主文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、爭訟概要：

　　參加人前於民國108年7月10日以「具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具」向被告申請新型專利，申請專利範圍共14項，經被告准予專利（公告號第M588880號，下稱系爭專利）。嗣原告以參加人非系爭專利之申請權人，系爭專利有核准時專利法第119條第1項第3款後段規定情形，對之提起舉發。被告以113年4月11日（113）智專議（二）05136字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項1至14舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年10月24日經法字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟之結果，如認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

貳、原告主張要旨及聲明：

一、系爭專利請求項1技術特徵1A至1D已為系爭專利說明書先前技術段落及原證4「JEDEC標準規範」所揭露，被告及參加人亦肯認技術特徵1A至1D為先前技術。而系爭專利請求項1之1E技術特徵應同屬先前技術，參以「系爭專利說明書先前技術段落」可悉，該技術特徵應非參加人之創作貢獻，準此，本件具有新穎性之技術特徵僅1F要件。縱認系爭專利技術特徵1E非屬於習知技術，然證據5已揭露系爭專利技術特徵1E及1F；反之，參加人提出之專證3、專證4充其量僅能揭露「凸塊」，然該凸塊並非作為與機台「相卡合」之用，專證3、專證4並未揭露系爭專利技術特徵1E、1F。　　

二、原告與參加人交易習慣係以會議之方式口頭告知參加人此次開發案所應改動之技術特徵，嗣後彙整以電子郵件寄送留存紀錄，參加人據此繪示設計圖面供原告員工審酌，其間雙方亦簽署保密合約（參證據2），約定雙方交易過程所揭露之任何資訊均屬機密資訊。原告基此誠信原則及長年合作信賴基礎，未思及應將雙方會議過程全程錄音或記錄。系爭專利涉及技術係呼應於原告廠房機台設計，參加人之專業為塑膠模具射出，且未具備原告員工身分，倘非原告員工告知，參加人無能力得以自行憑空設計出與原告廠房機台一致之技術，足徵證據5項次1「tray盤四角突起處改為尖角設計；使網袋高度覆蓋高度降低」係由原告員工創作一事絕非虛言。

三、於原告與參加人過往交易過程，原告有將證據4、證據7之具體內容提供參加人，使其「間接知悉」證據4、證據7內部作業規範之具體內容。又訴願決定對於「YY」所指為何之認定有誤，蓋其係依循本院111年度民專訴字第52號（下稱111民專訴52）民事判決加以認定，然而，前揭判決認定之事實容有錯誤，業經上訴尚未確定，應不予採信。

四、聲明：

　㈠訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告就系爭專利案應作成「請求項第1至14項舉發成立」之處分。

參、被告答辯要旨及聲明：

一、原告並未將證據4、證據7的全部資訊告知參加人，使其充分知悉。又依原告所提證據3、5、6電子郵件的傳送日期，以及參加人所提雙方往來電子郵件（專證3、4、6）的寄件日期，後者均早於證據3、證據5或證據6的日期，難認為參加人已經間接知悉證據4、證據7的文件內容。

二、參加人之專證3、4、6的寄件日期均早於證據3、證據5及證據6日期，且系爭專利請求項1之技術特徵1A、1C至1E可見於專證3，系爭專利請求項1之技術特徵1B則見於專證4，尚難稱原告為系爭專利之真正創作人。又為避免邏輯上的矛盾，在提起舉發時，專利權主體與專利權客體的爭執不得同時主張，本舉發案屬於專利權人非專利申請權人之主體爭執，原告起訴提到原證4揭露系爭專利請求項1的技術特徵，並將其視為習知技術，屬於專利權客體的爭執，且原證4並未揭露系爭專利請求項1之技術特徵1A至1C、1E。此外，原告未提出客觀證據，難以證明參加人自始至終均為「單方」或「片面」接收原告的指導及教示，證據5中所記載的技術內容應視為原告與參加人共同創作的成果，對系爭專利請求項1之技術特徵1F均有所貢獻。　　

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人答辯要旨及聲明：

一、原告於本件行政訴訟追加原證4為新證據，主張系爭專利有部分要件為先前技術云云，此係專利法第119條第1項第1款所涉專利是否具有效性之爭議，與本件舉發係基於同條項第3款專利申請權歸屬之爭議不同，足見原告追加原證4非基於同一撤銷理由，本院自無庸審酌。

二、原告所舉證據3至證據7，均係利用參加人先前提供予原告之圖面及創作（專證3至專證6）所製作之書面文件，不能證明參加人非系爭專利之申請權人。專證3、專證4已足證明系爭專利為參加人獨立創作，原告所舉證據5電子郵件僅係原告人員記錄其與參加人之會議內容，無足證明該會議紀錄所示內容為原告人員所提出。縱退步言而認證據5得證明原告人員有提出設計（假設語氣），該設計內容亦為提出日期更早之專證3、專證4所揭露，無足證明參加人非系爭專利之創作人。

三、姑不論證據4、證據7實際為原告拿取參加人繪製之圖面、創作所編輯而成，原告既未曾提供證據4、證據7內部作業規範予參加人，伊絕無可能於系爭專利申請日前接觸之。又證據6所附圖面顯示之「YY」係指參加人所任職之翊宇科技企業社之意。

四、聲明：駁回原告之訴。

伍、爭點（本院卷一第375頁）：

　　原證4、證據3至7是否足以證明系爭專利請求項1至14違反專利法第119條第1項第3款規定？

陸、本院之判斷：

一、應適用之法令：　　

　㈠系爭專利於108年7月10日申請，於同年11月22日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）。　　

㈡依核准時專利法第119條第1項第3款規定，新型專利權有新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人得向專利專責機關提起舉發。因此，系爭專利有無違反前述規定而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前述規定，自應為舉發不成立之處分。　　　

二、系爭專利與本件證據：

　㈠系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍及各請求項之技術特徵解析如附表1所示，當事人對各技術特徵解析均無意見（本院卷一第235至239、241、375頁）。

　㈡原告主張系爭專利為其所創作，參加人並非系爭專利申請權人云云，於舉發階段提出證據1至證據7，嗣於本院審理時，除主張證據3至7外，並提出原證4，相關內容及圖式如附表2所示。參加人則主張系爭專利為其所創作，於舉發階段提出專證3至專證6，相關內容及圖式如附表3所示。

　㈢原告提出原證4，係主張其公開時間早於系爭專利申請日及專證3、專證4、專證6，而證據4、證據7所揭示之系爭專利請求項1之技術特徵1A至ID均屬先前技術，均已為原證4所揭露，並非參加人之創作云云。故原告係以原證4與證據3至7證明系爭專利違反專利法第119條第1項第3款規定，核屬同一撤銷理由之相關連證據（補強證據），本院應予審酌。　

三、原告無法證明參加人非系爭專利之申請權人：　　

　㈠系爭專利請求項1之技術特徵解析如附表1（三）所示，兩造及參加人均不爭執其中1A至1D為先前技術，1E、1F為相較於先前技術具有新穎性之技術特徵，故本件應審酌原告或參加人對系爭專利請求項1技術特徵1E、1F是否有實質貢獻？

　㈡證據3、5、6，及專證3、4之收受：

原告於另案即本院111民專訴52民事事件審理時自承有收受該案被證5、6（即本件專證3、4）、及被證7（丁證2之筆錄，本院卷一第426頁），參加人則自承有收受該案原證13、12、14(即本件證據6、5、3）、及原證16（見丁證2、3之筆錄，本院卷一第426、437頁)。因此，原告有收到專證3、4，參加人有收到證據3、5、6，而系爭專利申請日為108年7月10日，相關時序如附表4所示。故專證3、4、證據3、5、6完成日皆早於系爭專利，且原告由參加人處得知專證3、4記載之技術內容，參加人由原告處得知證據3、5、6記載之技術內容。

　㈢關於系爭專利請求項1技術特徵1E：　　

　　⒈原告主張可由系爭專利之說明書「先前技術」第[0003]段記載併參說明書圖13所揭示之上位概念「防呆部」推導出系爭專利下位概念即「複數個卡合凸塊」，而揭露系爭專利技術特徵1E，此屬先前技術，非參加人之創作貢獻云云。惟系爭專利自承先前技術說明書第[0003]、[0004]段對應圖13已揭示現有放置架90的防呆設計在受傳動裝置傳動時，無法與傳動裝置的傳動元件（如：尺盤、鍊條）卡合，即圖13上防呆部93無法與傳動裝置的傳動元件卡合，相較於系爭專利圖1至4之上防呆部14凸設在該外環壁11的上表面，其包含有四組卡合凸塊141、141A、142、142A，圖13上防呆部93凸設在該外環壁11的上表面，但不含有卡合凸塊，因此「系爭專利說明書先前技術段落」僅揭露系爭專利請求項1之技術特徵1E「以及該複數個防呆部，其凸設在該外環壁」，並未揭露「包含複數個卡合凸塊」，故系爭專利請求項1技術特徵1E非屬先前技術，而為具有新穎性之技術特徵。原告此部分主張並不可採。

　　⒉證據5係參加人至原告參加「Bodysize11x11Cointray修改會議」後，原告寄予參加人之會議內容，包含「Bodysize11x11Cointray」圖面及修改處列表，右側討論內容項次1記載「Tray四角突起處修改為尖角設計：使網袋覆蓋高度降低（讓尖點可穿過網袋）」（其中「網袋」應為傳動裝置中「網帶」之誤植），左側為圖式Tray四角突起處之示意圖，並未明確揭露複數個卡合凸塊。　　

　　⒊由證據6揭露之清洗治具放置架照片、證據3揭露的晶圓載片清洗治具設計圖面可看出複數個防呆部（紅框DetailA、DetailB）包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁。又專證3第5、9頁、專證4第2頁之清洗治具設計圖可明確看出複數個防呆部（藍框處）包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁。故證據6、3、專證3、4皆有揭露系爭專利請求項1之1E技術特徵。

　　⒋專證3、4寄件日期（103年12月8日、107年3月30日）早於證據5、6、3日期(107年4月2日、同年5月28日、108年1月10日)。而證據5之待辦事項記載「11x11tray盤圖面」之「Owner」為林璟棠（即參加人），參酌證據6之Tray盤實拍照片上印有「YY」，參加人表示為「YiYu」（翊宇）之簡寫，原告亦自承其委請訴外人翊宇企業社製作特定規格之Tray盤產品，以及翊宇企業社係專精於塑膠模具代工製造廠商等情，是以該「YY」應指翊宇企業社；佐以原告寄予參加人之證據6內容，僅提及增加紅框之處13mm厚度及留至少3mm空隙之機台需求，其餘外框設計請依照新設計（11x11）等語，則依專證3、專證4、證據5、證據6、證據3之時序及所載內容，堪認證據6之照片、證據3之圖面上清洗治具外環壁有複數個卡合凸塊之技術特徵（1E）應係來自參加人已完成之創作設計（即專證3、4），而非原告之創作。亦即原告對系爭專利請求項技術特徵1E並無實質貢獻，參加人並非由原告處得知技術特徵1E，原告所提證據無法證明參加人對技術特徵1E不具有實質貢獻。　　

　㈣關於系爭專利請求項1技術特徵1F：　　

　　⒈證據5項次1記載「Tray四角突起處修改為尖角設計：使網袋覆蓋高度降低（讓尖點可穿過網袋）」（其中「網袋」應為傳動裝置中「網帶」之誤植），參諸原告於本院審理時所為之說明及附表5圖式（本院卷二第78至79頁），網帶覆蓋高度降低之後，可使修改為尖角設計（藍色梯形）的Tray盤四角突起處較容易地穿過網袋，清洗治具（Tray盤）四角設計的突起處，可對應至系爭專利請求項1之卡合凸塊，當傳送裝置輸送清洗治具時，清洗治具的四角突起處可卡合網帶而使傳送裝置帶動清洗治具移動。因此，證據5項次1內容可對應至系爭專利請求項1「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」之技術特徵1F。

　　⒉原告主張證據5係源於一評估性機台，並依照該機台之設計創作對應Tray盤特徵，原告公司員工發想後，以證據5會議紀錄載明該創作內容，再以電子郵件寄送參加人云云。本院命原告提出證據5會議資料（例如會議紀錄、發言紀錄、錄音等）可佐證由何人提出證據5項次1之內容，原告陳明並無全程錄音或紀錄，無錄音、錄影檔（本院卷一第241、301頁，本院卷二第63頁），原告雖稱：「從Tray盤上的需求、做法可以呈現出是原告公司的想法」（本院卷二第63頁），然證據5之討論內容各項次內容，僅列載結論，可知該次會議係針對原始凸塊設計進行修改以適應網帶機台，但未記錄討論過程或與會者之發言，無法知悉由何與會者提供各項次提案，無從判斷原始凸塊設計為何人之發想。至原告主張其已與參加人簽訂證據2保密合約，惟證據2第六條記載本合約期間自107年9月5日起至111年3月31日止，晚於證據5之會議日期，無從以證據2保密範圍推論凸塊設計為原告人員之發想，參加人因參與證據5會議而得知，參加人無能力得以自行憑空設計出與原告廠房機台一致之技術等情為可採。故證據5無法證明原告對系爭專利請求項1之1F技術特徵有實質貢獻，亦無法證明參加人就系爭專利請求項1技術特徵1F不具有實質貢獻。

　　⒊依系爭專利說明書第[0026]、[0027]段與圖3、4，揭示卡合凸塊之形狀設計（條件1）與排列位置（即條件2，卡合凸塊位置高於限位件），達成可與傳動裝置相卡合之技術特徵：「請參看圖1及圖2，該上防呆部14凸設在該外環壁11的上表面，其包含四組卡合凸塊141、141A、142、142A，該四組卡合凸塊141、141A、142、142A分別位於該外環壁11的四個角落，其形狀請配合圖3及圖4參看；其中，該兩組卡合凸塊141、141A是對稱地設置，另該兩組卡合凸塊142、142A也是對稱地設置。（條件1）」「該四組卡合凸塊141、141A、142、142A的形狀設計請參閱圖3及圖4（條件1），其能對應一傳動裝置70的齒盤或鍊條等傳動元件71使用，並請參看圖8，各組卡合凸塊142的位置是高於各限位件13的上端，而能讓該兩放置架10在以該傳動裝置70輸送時，各傳動元件71僅會與該四組卡合凸塊141、141A、142、142A相卡合而不會與該複數個限位件13相接觸，避免該複數個限位件13損壞（條件2）。」　　　

　　⒋專證4之清洗治具放置架設計圖有描繪在外環壁角落處凸設之卡合凸塊，並無繪示傳動裝置，經比對專證4與系爭專利外環壁角落處之卡合凸塊的位置與形狀（如附表6所示），系爭專利圖2以藍綠黃紅不同顏色標記之卡合凸塊可分別對應專證4以阿拉伯數字1234標記之卡合凸塊，除左下角卡合凸塊數量（專證4左下角具有4個卡合凸塊，系爭專利左下角只有3個卡合凸塊，專證4左下角多了編號2卡合凸塊，或是系爭專利左下角少了綠色卡合凸塊）、編號2凸塊與綠色凸塊形狀（專證4編號2卡合凸塊具有一平坦頂面，靠近遮蔽部具有一斜面，而系爭專利具有交角設計，如金字塔一樣側邊具有四個斜面，靠近遮蔽部之斜面為兩個不同斜率斜面組成）略有差異之外，兩者卡合凸塊設置位置與形狀大小基本相同，該些差異不至於影響卡合凸塊能與傳動裝置相卡合。系爭專利請求項1定義複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，並未具體限定一防呆部內包含卡合凸塊的數量是3個或4個，專證4卡合凸塊技術內容已揭示系爭專利請求項1卡合凸塊位置與形狀之技術特徵，因此，專證4卡合凸塊技術內容符合系爭專利說明書第[0026]、[0027]段與圖式所揭露卡合凸塊排列位置與形狀設計，達成可與傳動裝置相卡合之條件1。

　⒍如前所述，系爭專利說明書第[0026]、[0027]段與圖3、4揭示卡合凸塊與傳動裝置相卡合之技術特徵有二條件，而專證4繪示Tray盤四角之複數個卡合凸塊同時滿足系爭專利說明書之條件1（具有特殊的排列位置與形狀設計）與條件2（卡合凸塊高度高於限位件高度），因此專證4卡合凸塊可與傳動裝置相卡合；專證4同樣具有系爭專利說明書第[0041]段記載「本創作的卡合凸塊141、141A、142、142A能和該傳動裝置70的傳動元件（如：齒盤、鍊條等）相卡合，讓該放置架10能更穩定地被該傳動裝置70輸送，避免該複數個晶圓載片80震動或彈跳而產生瑕疵的情形，提升該兩放置架10的輸送穩定度」之功效，因專證4之卡合凸塊具有特殊形狀與排列位置，且卡合凸塊高於限位件，除符合系爭專利卡合凸塊之技術特徵，亦具有提升運輸穩定度之功效，故專證4已揭露系爭專利請求項1技術特徵1F。而如前所述，專證4之日期早於證據5，故參加人對技術特徵1F有實質貢獻。亦即原告對系爭專利請求項1技術特徵1F並無實質貢獻，參加人並非由原告處得知技術特徵1F，原告所提證據無法證明參加人對技術特徵1F不具有實質貢獻。

　㈤關於原證4：

　　原告所提原證4，乃西元2002年由聯合電子裝置工程委員會（JEDEC）制定並公開之標準規範，為一公開之規格文件（如附表2(一)所示），原告擬藉以證明系爭專利請求項1之1A至ID技術特徵均屬先前技術，然此本為兩造及參加人所不爭執，且原證4並非原告所創作或發明之技術手段，亦與系爭專利技術特徵1E、1F無涉，無從以此作為證明系爭專利請求項1為其所創作或具有實質貢獻之證據。　　

　㈥關於證據4、7：

　原告主張其實際上有「間接」揭露證據4、7内容予參加人知悉，可從證據6、3得知云云，惟此為參加人所否認。證據4、7為原告內部作業規範，外界無從知曉作業規範之內容，原告於111民專訴52案審理時自陳該案原證9、10（即本件證據7、4）未曾寄予被告（即本件參加人）（見丁證2之筆錄，本院卷一第426至427頁）。又證據6之Tray盤尺寸差（TrayTolerance）、方向性（Tray盤斜口）等設計、及證據3第3、4頁Tray盤方向性（Tray盤斜口）設計，皆與系爭專利請求項1技術特徵無關。雖證據6第5至7頁與證據3第3、4頁凸塊形狀設計可對應系爭專利請求項1技術特徵1E、1F，原告據此認為參加人「間接知悉」證據4、7內部作業規範之凸塊形狀設計具體內容云云，縱使參加人由證據6、3信件「間接知悉」證據4、7內部作業規範，惟專證3第5頁、專證4第2頁亦有相同之凸塊形狀設計，且如前所述，專證3、4寄件日期早於證據6、3寄件日期，故證據6、3及證據4、7無法否定參加人於接收信件前已完成系爭專利請求項1技術特徵1E、1F之創作，難以證明原告對系爭專利技術特徵1E有何實質貢獻，亦無法證明參加人係因知悉證據4、7所揭示之技術內容後再將該技術內容申請系爭專利。　

　㈦原告雖主張參加人係專精於「塑膠模具」代工製造廠商，並不具備印刷電路板製程相關專業知識，遑論製程中的細節性清洗程序，參加人均為「單方」、「片面」接收原告之指導及教示而作Tray盤產品云云。惟系爭專利之技術領域並非印刷電路板製程，而係關於塑膠模具（如Tray盤）之設計改良，以提供晶圓載片使用，依參加人提供之專證3至6為95年至107年寄出之設計圖面，可知參加人從事Tray盤設計已有相當長時間，應當具有豐富的Tray盤產品開發經驗，縱原告為因應本身製程或機台技術而有提供參加人所應解決問題及需求之必要，然原告既未提供應如何實現改善之具體技術手段，即難認具有實質貢獻。又如前所述，由系爭專利說明書、請求項1與圖式內容可知，該些卡合凸塊之技術特徵與專證3、4之技術內容基本相同，參酌原告寄予參加人證據6之電子郵件內容，曾提及增加紅框之處至少13mm厚度及留至少3mm空隙之機台需求，其餘外框設計請依照新設計（11x11）等語，可知證據5應係因應製程與機台需求而修改卡合凸塊為尖角形狀，更足以證明參加人在與原告討論證據5修改會議內容之前，無須參照原告所述相關製程與機台專業知識即可完成系爭專利之創作。況證據5揭露之資訊有限，且記載項次1之討論內容為卡合凸塊配合網帶齧合而改為尖角形狀之設計，並非卡合凸塊原始設計內容，原告主張其始為創作人，並未提出任何相關研發紀錄簿或其他書面紀錄為證，自難認其主張為可採。　　

㈧綜上，原告所提原證4、證據3至7無法證明參加人對系爭專利請求項1技術特徵1E、1F不具有實質貢獻。又系爭專利請求項2至14，分別為請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部技術特徵，原證4、證據3至7既無法證明參加人就系爭專利請求項1技術特徵1E、1F不具有實質貢獻，自亦無法證明參加人對系爭專利請求項2至14亦不具有實質貢獻，故原告主張參加人為非系爭專利申請權人，即屬無據。

四、綜上所述，原證4、證據3至7不足以證明系爭專利請求項1至14違反專利法第119條第1項第3款規定(新型專利權人為非新型專利申請權人)，被告所為上開系爭專利請求項舉發不成立之處分，即屬合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，及被告就系爭新型專利案應作成「請求項第1至14項舉發成立」之處分，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。　　　　

柒、結論：　

　　依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　30　　日

智慧財產第一庭

審判長法官　汪漢卿

法官　陳端宜

法官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。