裁判字號：最高行政法院105年判字第283號判決
裁判日期：民國105年06月02日
裁判案由：商標廢止註冊
最高行政法院判決
105年度判字第283號上訴人美商可雅瑞靈感公司代表人杜恩R.立威士訴訟代理人 蘇誌明 律師被上訴人經濟部代表人 李世光
參加人宗樺興業有限公司代表人 陳煥宗 上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國104年10月30日智慧財產法院104年度行商訴字第37號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理由
一、緣上訴人前於民國89年3月20日以「DADASUPREME&Design」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣，襪，鞋」商品，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經其審查核准列為註冊第951296號商標（下稱系爭商標），商標權期間自90年7月16日起至110年7月15日止。上訴人於95年3月3日將系爭商標授權予子佳國際服飾有限公司（下稱子佳公司）使用，授權期間為95年3月3日起至110年7月15日止。嗣參加人於100年11月15日主張系爭商標於註冊後有當時即99年8月25日修正公布，同年9月12日施行之商標法（下稱修正前商標法）第57條第1項第1款所規定之情形，以附圖2所示之商標（下稱據以廢止商標1），及附圖3所示之商標（下稱據以廢止商標2），向智慧局申請廢止其註冊。智慧局審查期間，適現行商標法於101年7月1日修正施行，依現行商標法第107條第1項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申請廢止主張之前揭條款，業經修正為商標法第63條第1項第1款規定。案經智慧局審查，以103年5月28日中台廢字第L00000000號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被上訴人於104年1月23日以經訴字第10406300010號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。上訴人不服訴願決定，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起上訴。
二、上訴人起訴主張：㈠被授權人子佳公司就系爭商標於部分商品上有單獨使用其中一部分之情形，僅是該系列商品「有無使用系爭商標」之問題，此與「自行變換商標或加附記」無涉；況依上訴人於101年4月13日提出商標廢止答辯理由書之附件六照片所示，子佳公司就系爭商標仍有完整使用於所註冊商品之事實。㈡子佳公司於部分系列商品上為系爭商標之部分使用，但商品於商店、商場、賣場陳列時，商家並非單純陳列使用部分系爭商標態樣之商品，而係完整使用系爭商標之商品與部分使用系爭商標之商品同架並列，實難使消費者有混淆誤認之虞，故系爭商標與據以廢止商標之存在，並無使一般消費者產生混淆誤認之虞。㈢上訴人於臺灣並無設立辦事處，故無從得知子佳公司就全部商品之使用態樣之情形，依修正前商標法第57條第1項第1款規定，被上訴人自應證明上訴人有「明知」或「可得而知而不為反對之表示」，否則難謂符合前揭規定等語，求為判決撤銷訴願決定。
三、被上訴人則以：㈠由參加人於廢止申請時所檢送之照片觀之，系爭商標實際使用於襪子、帽子、鞋子及衣服等商品上所使用商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADASUPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADASUPREMESKATETEAM及皇冠圖形」，均非以系爭商標圖樣整體使用，與系爭商標整體圖樣相較，其或僅使用商標圖樣中一部分之外文，或僅使用圖形部分，或為圖形與其他外文之組合，依一般消費者之認知，無從認識使用之商標與其註冊商標為同一個商標，應已喪失同一性，而屬系爭商標變換使用之情形。㈡系爭商標變換使用後之「DADA」、「DADASUPREME」或「DADASUPREMESKATETEAM及皇冠圖形」等，與據以廢止二商標圖樣相較，均有引人注目之外文「DADA」，在外觀、讀音及觀念上極相彷彿，應構成近似；又系爭商標變換後實際使用商品與據以廢止商標構成同一或類似，客觀上自有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而應有商標法第57條第1項第1款規定之適用等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。
四、參加人除援引被上訴人之答辯外，另以：㈠由上訴人於廢止答辯理由書所附之使用證據，及參加人於102年4月及5月份至系爭商標之專櫃及門市，分別購買之鞋子、帽子及襪子可知，上訴人刻意放大英文字母「DADA」，並將其單獨使用於鞋面上，顯已變更使用系爭商標之圖樣。㈡修正前商標法第57條第1項第1款規定，不以該他人商標係「著名商標」為其構成要件，且系爭商標雖經智慧局認定為著名商標，但所認定著名商標之部分乃係系爭商標整體，而系爭商標於商品中變換使用後與據以廢止商標構成近似，變換使用後之系爭商標並非經智慧局所認定之著名商標，已失其具有著名商標之主體，故無論是系爭商標之變換使用被誤認為據以廢止商標，或據以廢止商標獲准註冊後被誤認為變換使用之系爭商標，應均屬前揭條款所規定「有使相關消費者混淆誤認之虞」之情形，故上訴人以異於原註冊商標之同一性而為變換使用，易引起混同誤認損害消費大眾之利益，自應撤銷其商標權。㈢參加人曾函請系爭商標之代理人「美連發國際企業開發有限公司」將照片中之商品先行下架。經該代理人允諾，則上訴人主張無從得知子佳公司就全部商品之使用態樣，為無理由等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。
五、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠系爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小字體外文「SUPREME」上下併列組成；又依參加人於100年11月15日申請廢止時所提證據4至15所示可知，被授權人子佳公司於申請廢止日前所生產之襪子、帽子、鞋子、衣服商品，其標示系爭商標之實際使用態樣，或為「DADA」、或為「DADASUPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADASUPREMESKATETEAM及皇冠圖形」、或為外文「dada」，此與系爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小字體外文「SUPREME」上下併列組成之整體圖樣相較，其或僅使用系爭商標圖樣中一部分之外文，且多數係使用大寫外文「DADA」，而非系爭商標之小寫外文「dada」，或僅使用皇冠圖形部分，或為皇冠圖形與其他外文之組合，可知子佳公司將系爭商標或變換其外文、圖形或其組合態樣等割裂使用，或僅使用系爭商標中一部分，依社會一般通念可認與原申請註冊商標產生顯著差異，無從認識該等使用情形之商標與系爭商標為同一個商標，應認與系爭商標不具同一性，堪認子佳公司有就系爭商標為變換使用之情事。㈡參加人係主張系爭商標於註冊後有修正前商標法第57條第1項第1款所規定之情形，向智慧局申請廢止系爭商標註冊，至於上訴人主張子佳公司僅使用系爭商標其中一部分，屬「有無使用註冊商標」之問題云云，此乃修正前商標法第57條第1項第2款規定之情事，被上訴人自無從就參加人所未主張修正前商標法第57條第1項第2款規定之法律事實進行審究；又依上訴人所提附件六照片，雖有使用系爭商標於指定商品之情事，然亦可見併於鞋帶標示大寫外文「DADA」，或併於鞋子側邊標示皇冠圖形，或於櫃位上標示「皇冠圖形DADASUPREME」、或於帽子本體標示「皇冠圖形DADA」、「DADASUPREME」等變換系爭商標使用之事實，況上開照片，均無相關拍攝日期可佐，則系爭商標縱有完整使用於所註冊之商品，是否於系爭商標申請廢止日前有使用指定商品一事，已乏所據；佐以，子佳公司於系爭商標申請廢止日前，即有就系爭商標為變換使用之情事，則該公司縱有於系爭商標申請廢止日前，使用系爭商標整體圖樣於指定商品之情事，亦無礙於該公司就系爭商標所為變換使用之事實認定。㈢據以廢止商標1係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內置驢子頭部圖形圓框下方所組成；據以廢止商標2係由單純橫書外文「DADA」所構成。而系爭商標變換使用後之上開「DADA」、「DADASUPREME」或「DADASUPREMESKATETEAM及皇冠圖形」商標圖樣，與據以廢止1、2商標圖樣相較，外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，而為整體商標圖樣引人注意之部分，應為國內消費者於實際交易唱呼之際之主要識別部分，整體以觀，外觀予人寓目印象極為相似，且其觀念主要皆為指向相同之「DADA」，在讀音、觀念亦均相彷彿，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，顯易使消費者有同一或系列商標之聯想，故二者應屬構成近似之商標，且其近似程度高。又本件所審究者係兩造商標是否構成近似，此與廣告上或貨品陳列時，系爭商標變換後之商品有無均與完整使用系爭商標之商品或廣告物一併陳列無涉。㈣系爭商標變換後實際使用於衣服、帽子、襪子、鞋類商品，此與據以廢止商標1、2指定使用之商品（如原判決附圖2、3所載），均有包含衣服、帽子、襪子、鞋類商品，二者商品性質相近，在用途、功能、產製者及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成高度類似之商品。㈤據以廢止商標1、2予人寓目印象明顯與深刻者，均為橫書外文「DADA」，並非代表特定意義之英文字彙，亦非屬習見之文字，且與其前述指定使用於第25類衣服、帽子、襪子、鞋類等商品，均無直接關連性，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定之商品內容，故應屬任意性商標，具有先天識別性，其先天識別性雖不若創意性商標高，惟其須經消費者運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會該標識與商品或服務間的關聯性，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識；而系爭商標變換使用後之「DADA」、「DADASUPREME」或「DADASUPRE
MESKATETEAM及皇冠圖形」商標圖樣，外觀上均有予人寓目印象深刻之橫書外文「DADA」，一般消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。㈥系爭商標之變換使用是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應就系爭商標變換後之商標圖樣本身判斷，此與系爭商標是否為著名商標，並無關聯性；又上訴人固於廢止卷附件4、8、12提出使用證據資料，然子佳公司以變換系爭商標圖樣之方式使用，且變換使用存有多種態樣，究非系爭商標之整體商標圖樣，上訴人所提前開使用證據資料，是否可認系爭商標變換後之諸多使用態樣之商標圖樣，業經其廣泛行銷使用於其指定之商品，已具相當知名度而為相關消費者所熟悉，亦非無疑；再修正前商標法第57條第1項第1款之廢止事由，係以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，而上訴人所提前開使用證據，係以變換系爭商標圖樣之方式使用，若因此而受有不利益，本為其所應承擔，且其使用系爭商標之方式，並非合於商標法規定之使用態樣，自無受到較大保護之法律上利益。㈦兩造商標所指定使用之商品，均有包含衣服、帽子、襪子、鞋類商品，則二者之行銷方式或提供場所，即有重疊之可能性，無從排除相關消費者同時接觸兩造商標之機會，進而發生混淆誤認之虞情形。㈧上訴人主張之原審101年度行商訴字第56號、99年度行商訴字第215號判決，其各案商標與系爭商標之變換使用態樣並不相同，且指定使用之商品也有差異，且其他個案之法律及事實狀態基準時亦有不同，案情並非相當，自難以比附援引，尚不能以其他案所為判斷之結果不同，即指摘訴願決定違法。上訴人如認系爭商標較為複雜，而欲單獨使用系爭商標之一部分，本可依其所欲使用商標圖樣，另向智慧局申請取得商標註冊，然子佳公司卻以變換系爭商標之方式使用，縱其非出於惡意，亦無礙其與據以廢止商標1、2間，另有致相關消費者產生混淆誤認之事實。㈨依上訴人於廢止程序所稱其在美國取得「DADA」之註冊商標，獨家授權子佳公司在臺灣使用，經子佳公司經營後，「DADA」之鞋子、服飾早已變成臺灣最熱門、最成功的品牌之一，顯然，上訴人對其在臺灣獨家授權人子佳公司如何使用其授權之商標一事，已知之甚稔。子佳公司在臺灣是否合法使用系爭商標於所指定商品，事關系爭商標之品牌商譽及行銷販售之營業收益，則自上訴人於95年3月開始獨家授權子佳公司使用系爭商標，迄至參加人申請廢止其註冊止之5年餘期間，上訴人豈有完全毫無聞問之理；參以，在申請廢止日前，上訴人再與子佳公司就系爭商標簽訂延長授權契約，則上訴人於決定是否延長子佳公司於系爭商標之獨家授權期間時，關於系爭商標授權金數額之決定，衡情，上訴人自會瞭解子佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況，始決定是否同意延長系爭商標之獨家授權，故上訴人所稱無從得知子佳公司之使用情形，與常情不符，自無可採。依訴願決定內容觀之，實則已就系爭商標有無修正前商標法第57條第1項第1款規定之廢止事由予以審究，雖其引用條文未臻精確，並非妥適，尚不影響於訴願決定之結果等詞，為其判斷之基礎。
六、本院查：㈠本件被上訴人之代表人原為 鄧振中 ，嗣於105年5月20日改由
李世光擔任，茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合應予准許。
㈡按商標法第107條第1項規定：「本法中華民國100年5月31日
修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」查本件申請廢止系爭商標之申請日為100年11月15日，作成廢止處分日為103年5月28日，為商標法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，則應適用商標法修正施行後之規定辦理，故關於商標使用之規定，應依現行商標法規定。然修正施行後現行商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」（其立法理由載稱：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以申請廢止時之規定為準。」），是本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時（100年11月15日）之商標法，即100年6月29日修正公布，101年7月1日施行前之商標法（即修正前商標法）。
㈢次按修正前商標法第57條第1項第1款、第2項規定：「商標
註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。．．．。」「被授權人為前項第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。」而此兩項規定核與修正後商標法第63條第1項第1款、第2項規定內容相同。本條第1項第1款之構成要件係「一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」除「自行變換商標或加附記」外，另有「致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之結果，則第2項規定所應課予商標權人與被授權人相同之責任者，自應係被授權人為前項第1款之行為，即「自行變換商標或加附記」與「致相關消費者致混淆誤認之虞」全部構成要件，為商標權人所明知或可得而知而不為反對之表示。若僅能證明商標權人明知或可得而知而不為反對被授權人對所授權商標「自行變換商標或加附記」，但無法證明該所授權商標與他商標混淆誤認之虞者，自不能以同條第2項相繩。
㈣蓋本條第1項第1款立法意旨，除在制止已註冊商標之違法不
當使用，亦在保障市場公平競爭，而非在懲罰商標權人或排除商標權。所以本條第1項第1款之「致相關消費者致混淆誤認之虞」為廢止商標的構成要件之一，與「自行變換商標或加附記」並列，缺一不可。再者，基於行為人自己責任之法理，原不宜將被授權人違法使用之不利益歸由商標權人承擔，然商標授權人對於被授權人使用商標的情形，應負有保持品質實質監督責任，是以商標權人明知或可得而知（需達幾近於明知或難以諉為不知的情形）被授權人有本條第1項第1款所規定全部違法構成要件之情事，而不為反對之表示時，商標權人方與被授權人相同，得由商標專責機關廢止其商標註冊。再從商標使用的實務面觀之，商標權人因推廣其商標及其指定使用商品或服務，授權他人使用商標係屬必要，本條第2項規定之被授權人並未限定何種類，其被授權人資格良莠不齊。再因授權各地商標法規不同，對自行變換商標或加附記商標是否違法寬嚴不一，規範亦異，該授權地域內其他衝突商標之使用或註冊情形，亦非商標權人知曉。若因被授權人之恣意「自行變換或加附記」而使用商標，將明知或可得而知之行為放寬僅在於「自行變換商標或加附記」，而忽略「致生混淆誤認之虞」結果之事實，即認應與被授權人之行為具同一效果被廢止商標者，將導致商標權無法推廣，或陷商標權之存否於不可預測之危險。是以適用本條第2項典型事例，例如商標權人接獲他商標權人警告函或被授權人之「自行變換商標或加附記」與他商標權人已在行政程序爭執中，而商標權人明知或可得而知，仍任由被授權人違法使用者，方屬該當。
㈤本件原判決徒以：上訴人獨家授權子佳公司在臺灣使用，可
認定上訴人對於其在臺灣獨家授權人子佳公司如何使用其授權之商標一事，知之甚稔。而上開授權長達5年餘之期間，上訴人豈有完全毫無聞問之理。另上訴人再與被授權人子佳公司就系爭商標簽訂延長授權契約，上訴人自會瞭解被授權人子佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況，始決定是否同意延長系爭商標之獨家授權等情。無非均在證明上訴人明知或可得而知而不為反對被授權人子佳公司對系爭商標自行變換或加附記，但對上訴人是否明知或可得而知而不為反對該經被授權人子佳公司自行變換或加附記之商標圖示，「致相關消費者混淆誤認之虞」此一重要構成要件，未置一詞，其判決理由自屬不備。原審應查明相關事證，如訊問本件被授權人子佳公司實情，或參加人發警告函後，上訴人之反應如何？以究明上訴人就被授權人子佳公司自行變換或加附記之商標與據以廢止商標，是否對「致相關消費者混淆誤認之虞」此一要件，明知或可得而知而不為反對？㈥因本件事證尚有未明，有由原審法院再為調查審認之必要，
本院尚無從自為判決。故將原判決廢棄，發回原審法院調查後，另為適法之裁判。經核本件上訴為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法院。
七、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中華民國105年6月2日
最高行政法院第五庭
審判長法官林茂權
法官黃淑玲法官鄭忠仁法官吳東都法官劉介中以上正本證明與原本無異中華民國105年6月3日
書記官張雅琴