臺北高等行政法院91年度訴字第235號判決

裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第235號判決

裁判日期：民國92年03月27日

裁判案由：發明專利異議

臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第二三五號
原告甲○○訴訟代理人 鍾亦琳 律師（兼送達代收人）
丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同右訴訟代理人己○○
參加人財團法人工業技術研究院代表人乙○○董事長訴訟代理人戊○○
丁○○右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年十一月十九日經（九０）訴字第０九００六三二七六六０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣參加人前於民國（下同）八十七年七月二日以「增進散熱與電磁屏蔽效應之半導體封裝」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），八十九年四月一日公告。公告期間，原告以其不符核准審定時專利法第十九條及第二十條第二項之規定，檢據證據三即八十六年九月五日申請，八十九年一月一日審定公告之第00000000號「晶片散熱器結構」新型專利案（下稱引證一）；證據四即西元一九九五年十月十七日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證二），對之提起異議，案經被告審查，於九十年六月十五日以（九Ｏ）智專三（二）０四０二四字第○九○八九○○○九七七號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
訴願決定及原處分均撤銷，並命被告重為審查作適法之處分。
㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：㈠引證一是否得作為系爭案不具進步性之證據？㈡原告對公告中之系爭專利，提出異議主張其不具進步性，因其所使用之引證一審
定公告日期晚於系爭案之申請日，不適於作為系爭案不具進步性之證據，被告是否應依職權審酌系爭案有無違反當時專利法第二十條第一項第二款（擬制新穎性）之規定？
甲、原告主張之理由：
一、被告審查異議案件非採完全當事人進行主義，而係兼採職權進行主義：被告辯稱：「原告在異議理由書中有認為系爭案違反專利法第十九條及第二十條第二項之規定，此並無含有系爭案不具新穎性之意義存在。又查被告審查專利異議案件係依當事人進行主義，根據異議理由及證據與系爭案申請專利範圍比較異同」云云。
惟查依據行政程序法第九條規定：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」此外依據鈞院九十一年度訴字第一一一號專利異議案件判決，事實欄第十四頁之記載，被告於其所主張之內容亦表明其審理異議之見解為：「查專利審查基準規定，異議審查程序之審查基本原則採書面審理，並需為合理程度之證據調查等等，被告尚可另依職權進行審查，是異議審查程序並非採完全當事人主義，在合理的範圍內，被告有權進行審查。又查對於專利要件之審查，本就應先審查「新穎性」，在具有「新穎性」之後，再進一步審查「進步性」之有無，．．．」鈞院於該案之判決理由欄（第十八頁）亦表明：「經查，對於專利要件之審查，應先審查新穎性，在具有新穎性之後，再進一步審查進步性之有無，此為兩造所不爭．．．又本件雖係專利案異議案，而非專利申請案，且原告對於系爭案之新穎性已不爭執，惟被告基於主管機關之立場，依職權先就系爭案之新穎性加以調查，確認其已具新穎性以後，再論其進步性，乃盡責之表現，殊難指摘其有審查對象不確定及訴外裁判之違法，合先說明」因此被告機關非採完全當事人進行主義，而係兼採職權進行主義，被告機關於審理異議案件時，本即應對於被異議案有無新穎性進行審查。本案被告機關不察引證一因申請在先而具有擬制新穎性之證據能力，逕以「審查專利異議案件係依當事人進行主義」為由，逕自於形式上否定引證一之證據能力，其所為行政處分應屬違法，顯然損害原告法律上之權利。
二、引證一應具有證據能力：本案被告以引證一雖申請在前但公告在後為由，否定引證一之證據能力，未對引證一進行實體審查。惟查即便引證一不得作為進步性之證據，但依據被告機關專利審查基準之規定，仍得視為具有擬制新穎性，而具有得否判斷有無新穎性之證據能力。此外，依據被告機關所頒行之專利審查基準第1-9-15至1-9-16頁所述：
「當事人提起異議、舉發時，其理由、證據內容實際上也可能涵蓋二種以上之爭執點，故審查時，應以申請書所提及之全部理由及證據，逐一全面審查．．．」及前述被告機關審查專利異議案件之一貫見解，被告審查異議案件時，本應先審查系爭案是否具有「新穎性」，其次則審查有無進步性。本案引證一於證據能力上並非不適用於證明系爭案不具專利要件之新穎性，故被告單以引證一不適用於證明系爭案不具進步性，而否定引證一之證據能力，未就引證一之內容是否足以證明系爭案不具有專利要件加以審查，其所為行政處分應屬違法。
三、新穎性之比對並非單以引證案之申請專利範圍所界定者為限，應包含引證案之發明說明及圖式：
根據被告所頒行之專利審查基準第1-2-14頁關於「有相同之新型」明敘有：「．．．在認定先申請案之發明是否為本條款所規定之『相同之新型』時，除應考量其申請專利範圍外，凡在新型說明或圖式中有記載之發明，亦包含在內」；亦即，判斷系爭案是否具有新穎性時，除以引證案之申請專利範圍所界定者進行比對外，亦需考量引證案之說明與圖式所記載之內容。故，絕非僅限於以文字敘述之界定進行比對，方可避免專利權重疊而致使申請在先並已合法取得專利權之專利權人無法實施其專利權的情況，先予敘明。
四、系爭案之申請專利範圍所界定之半導體封裝，確已為八十六年九月五日提出申請第00000000號之引證一案所揭示，並非系爭案首先提出，當不具專利要件：
㈠專利審查基準第1-2-5至1-2-6頁中新穎性判斷之概念及基本原則，謂「判斷發明
有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」；也即，就系爭案與引證案之技術內容進行比對後，或有相異之處，惟該項相異處乃熟習該項技術者可直接推導時，系爭案與引證案之整體技術內容仍當視為相同，使後提出之發明專利不具新穎性，合先陳明。
㈡首先，系爭案「增進散熱與電磁屏蔽效應之半導體封裝」亦如其申請專利範圍所
界定，係由基板、晶片、訊號傳遞裝置、散熱元件、絕緣封裝體、以及第一導體球陣列所構成。按參加人於審理中所呈之比較表一的內容可知，系爭案之「晶片」、「訊號傳遞裝置」、以及「散熱元件」均已見於引證案中，已無疑異；又，「絕緣封裝體」即為引證案之申請專利範圍第11至13項所界定用以覆蓋散熱片之化合物（如，環氧樹脂），而「第一導體球陣列」係引證案之申請專利範圍第10項所界定球柵陣列構裝之基板的必要構成要件。
㈢再者，就「基板」而言，半導體封裝領域之一般技術者均瞭解，就半導體封裝結
構而言，接地環與接地墊之設置係依該封裝件之基板與晶片間之相關電路配置而加以調整，其中，以覆晶形態將晶片接合至基板之半導體封裝結構中，其基板均未形成有接地環；系爭案之申請人於000000000Ｐ○一號被異議案之行政訴訟起訴狀亦自承：「系爭案之獨立項分為第一項及第七項，而上述兩獨立項因記載之技術特徵不同，第一項適合金線(wire-bonding)或者捲帶式(tapeautomatedbonding)接合晶片與基板之PBGA(plasticballgridarray)之構裝，第七項較適用於覆晶接合型態之PBGA構裝方式」；又，系爭案之申請專利範圍第七項中亦未將「接地環」列為該半導體封裝結構之必要構成要件。此亦足見，「接地環」僅為一般習知構件之選用，並未改變系爭案之技術內容係在於「將散熱元件接置於基板之接地墊上以達增進散熱效果及電性之功能」，且該技術手段已為引證一及引證二所揭示，而使系爭案不具新穎性之事實。又，被告機關辯稱「引證案之散熱片與系爭案之散熱元件的構造不同」顯然有誤。引證案之申請專利範圍中，並未界定該散熱件本身之結構型態；換言之，引證案之散熱片以及系爭案之散熱元件本身的結構型態並非技術特徵之所在。再者。該引證案之散熱片亦係透過接合部（即，系爭案之第一支撐器）貼合於基板表面之接地點，亦具有接地之功效，故其非屬用以論究專利要件之依據。
五、本案應有裁定停止訴訟之必要：依據行政訴訟法第一百七十七條第二項規定：「行政訴訟之裁判，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。」本案系爭案前經訴外人 黃千容 提起異議並經被告機關審查異議成立，該案件日前經申請人請求修正專利範圍並提起行政救濟繫屬鈞院（九十年訴字第六七七一號案件）在案。因此系爭案是否准予修正專利範圍及異議是否確定牽涉本案訴訟標的，為此請求依據行政訴訟法第一百七十七條第二項裁定停止訴訟程序，待該案確定後始續行行政訴訟程序。
六、綜上所陳，被告所為行政處分及訴願機關訴願決定均有違法不當，本案亦有停止訴訟程序之必要，為此請停止訴訟程序並賜判決如所請，至感德便。
乙、被告主張之理由：
一、引證一係以第00000000號專利案為證據，而非以其產品為證據，該引證一唯一可證明其公開日期者乃其公告日期，故原處分依據該引證一之公告日期晚於系爭案之申請日，而認定其不適用於證明系爭案不具進步性並無不當。此外異議案係依當事人進行主義，該第00000000號專利案之產品是否已於系爭案申請前公開使用，已非該引證一所可審究之範圍。
二、原告對異議引證二不能證明系爭案不具進步性，顯然並無意見。另本異議案於審查時並無任何不明瞭之處需面詢或需相對人陳述意見，且異議之審定係依據所提證據，原處分完全依證據而審查，並無違法。
三、起訴理由稱引證一之申請日早於系爭案申請日，應得作為新穎性之證據資料，被告並未審酌新穎性之專利要件云云。惟查原告所提之異議理由、訴願理由及第一次起訴狀均認為引證一可證明系爭案不具進步性，並無提出系爭案不具新穎性之相關專利法條款及理由，原告於第二次補充起訴狀才提出引證一亦可證明系爭案不具新穎性，實為新主張，依專利法第四十一條規定應不予受理。又查專利法第十九條「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」係為發明之定義，並未規定相關於產業上利用性、新穎性、進步性等發明專利三要件，此三專利要件係在專利法第二十條中清楚規定。原告在異議理由書中有認為系爭案違反專利法第十九條及第二十條第二項之規定，此並無含有系爭案不具新穎性之意義存在。又被告審查專利異議案件係依當事人進行主義，根據異議理由及證據與系爭案申請專利範圍比較異同，原告只異議系爭案不具進步性，被告依此理由審查並無不當之處。
四、退一步言，引證一與系爭案之構造並不相同，亦無法證明系爭案不具新穎性，系爭案於申請專利範圍記載，其基板具有晶片島位及接地環，接地環具有接地墊，晶片裝置於晶片島位上，散熱元件之案一支撐器連接於接地墊用以將散熱元件設置於晶片之上，上述構造並未於引證一中有所揭露，另引證一之散熱片亦與系爭案之散熱元件構造不同，故系爭案與引證一係為不相同之發明，系爭案相較之下仍具有新穎性，故並不影響被告審定異議不成立之結果，原告以此做為起訴理由，顯有延宕審查之嫌，故起訴理由自不足採。
五、綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。
丙、參加人主張之理由：
一、被告機關僅就進步性比對，並無錯誤：由於原告於其異議理由僅就進步性提出比對之要求，並未就新穎性提出質疑，因此被告之處分，僅就進步性加以審查並無違誤。且被告於鈞院審理時亦表示：引證案並不足以證明系爭案不具新穎性，故毋需於處分中另行敘明。且行政訴訟之提起，既肇始於原告對於被告所作處分之不服，則應僅就被告所為之原處分有無錯誤，不應擴及以外的問題，以避免損害當事人之利益；並有效防止當事人濫行訴訟，維護專利權人合法權益。原告從未提及有關新穎性之比對請求，根據行政法院八十二年一月二十一日判字第一四二號意旨而論，雖不能僅因其「形式上」只引用某條法條，即置諸其實質內容不論，但至少要其「實質上」有提及相關內容，主管機關乃至於法院，始有義務加以審酌。然而本案原告自異議及訴願階段終結，完全未論及新穎性之比對問題，被告自無義務加以審酌，從而被告之未加審酌自無任何不妥可言。
二、引證一不得作為考量進步性之用，原告之主張有違誤：原告所提引證一（八十六年九月五日申請，八十九年一月一日公告之第00000000號「晶片散熱器結構」新型專利案），由於公告日在系爭案申請日之後，依「專利審查基準」第1-2-13頁記載：「由於『申請在先並經核准專利』之發明，在後申請案申請當日之前尚未公告於專利公報，因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性之道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制為既有技術，而使後申請案之發明案不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步之用。」據此，引證一只能作為考量新穎性之證據，不得作為進步性考量之證據；進而言之，不能考量系爭案相較於引證一之進步性。
三、原告所述顯係自相矛盾：原告在庭訊時稱：「因為談進步性之前提，必須先談新穎性。所以被告機關未審究新穎性，直接討論進步性，是錯誤。」因此可知，原告對先審酌新穎性再談進步性之專利審查程序之之甚詳。惟查原告從八十九年七月提起異議案後至今約兩年半的時間內，歷經異議及訴願等兩階段之行政救濟程序，均僅針對進步性提出質疑，顯見原告在此段期間內，亦對系爭案之新穎性，毫無疑問。今於行政訴訟階段，始反覆其言而提出應審酌新穎性之問題，顯係自相矛盾之詞，其主張殊不可採。
四、系爭案確具進步性：系爭案相較於引證案其技術上的差異甚大，依據專利審查基準第1-2-20頁謂：「判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準(thestateoftheart)，檢索申請當日之前之既有技術及／或知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合具有困難度，並非為熟習該項技術者，所能輕易完成者，即具有進步性；反之，如為熟習該項技術者，基於引證資料所能輕易完成者，則不具進步性。．．．文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合，通常視為非能輕易完成。．．．『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。」由於系爭案與引證二之技術領域相差甚遠，符合上述之描述，因此系爭案並無所謂的熟習該項技術者所能輕易完成的問題；且由於引證二無法適用於大量輸入／輸出端的IC封裝，而系爭案可以輕易克服此問題，因此系爭案具有進步性。
五、系爭案之技術內容創作進步且為重要的基礎專利再由第二重考量觀察，按專利審查基準第1-2-28頁提及：「發明在市場上之成功，如係因發明之突出的技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之
一．．．」由於系爭案專利在市場上之應用於繪圖晶片及晶片組，目前已經有n-VIDIA公司之繪圖晶片及晶片組，ATI公司之繪圖晶片，還有菲利浦公司之CPU，這些產品每年為我國爭取到數以億計美元的產值，更有新加坡STATS公司為了搶食繪圖晶片及晶片組封裝的市場，特地向參加人之單位要求授權製造生產。並且已經於去年四月完成簽約，足證系爭案具之進步性！系爭專利為重要之基礎專利，國內廠商基於而發展出更多的專利技術，可從已獲准的國內專利中，曾引用系爭專利字號者之眾，可看出系爭專利之進步性：（八位數字為智慧財產局申請案號，括弧內的六位數為公告號碼）00000000﹙512976﹚,00000000﹙510158﹚,00000000﹙502416﹚,00000000﹙501250﹚,00000000﹙494556﹚,00000000﹙488048﹚,00000000﹙478119﹚,00000000﹙476147﹚,00000000﹙466726﹚,00000000﹙454321﹚,00000000﹙453515﹚,00000000﹙449247﹚,00000000﹙418511﹚,00000000﹙415052﹚,00000000﹙411596﹚,00000000﹙410445﹚,00000000﹙408455﹚,00000000﹙406827﹚,00000000﹙388976﹚,00000000﹙456009﹚,00000000﹙452955﹚…系爭案之技術內容同時亦受到世界各國的肯定及矚目，各大知名廠家競相研究系爭專利並進而發展出自己的一套專利技術，可從已經獲准的美國專利技術中，曾引用系爭專利字號者之眾，可看出系爭專利之進步性：
0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000…系爭案在美國（證號0000000）及日本（證號0000000）之專利申請案，皆已獲證，即為系爭專利具有進步性之明顯證據，僅提供法官於判決時的參考佐證。
六、系爭案確具新穎性：按專利審查基準第1-2-5頁中新穎性判斷之概念及基本原則，謂「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。
㈠系爭案申請專利範圍第一項﹙屬於打線或捲帶式封裝﹚與引證案一技術內容﹙屬於打線式封裝﹚之新穎性比對：
系爭案第一項申請專利範圍構成要件引證一是否揭露一種半導體封裝，該半導體封裝至少包含：有一基板包含有一晶片島位無接地環無該接地環具有接地墊無一晶片，裝置於該晶片島位上有訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合有散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱有該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片之上無絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板有第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊號有由於引證一並未揭露系爭案之重要構件，如「晶片島位」、「接地環」、「該接地環具有接地墊」以及「第一支撐器」的構件間的組合關係，因此系爭案之相對於引證案一確實具有新穎性。蓋因：
⒈一般晶片上的接地線約占整體接線（指訊號線、電源線及接地線）之百分之二十
，而接地環之設計，主要係將原有百分之二十接地線結合成一接地環，並使之接近晶片島位週圍，以大幅減少基板上之接地點數量，且由於基板上所需外接之接地線數量減少，自然可節省基板之面積並進而降低成本。
⒉接地環具有接地墊之設計主要係以最短接地路徑有效降低電磁屏蔽之雜訊，並以最短的散熱距離將晶片上所產生的熱量經由散熱裝置快速傳送出去。
由於習知晶片上的接地點可能占整體接線之百分之二十，當封裝元件為高頻高功率元件時，在大量信號切換(Switching)，容易造成接地電路之電子電荷消耗，極可能造成瞬間電子電荷供應不繼，因而導致元件的錯誤動作（亦即零組件失靈，或者系統當機），且因為瞬間能量消耗不均等而導致接地點的電位不一定是零電位，如此極容易造成電路的錯誤動作。惟，系爭案在散熱裝置、接地環、與接地墊之相結合下，因為電子電荷供應路徑短而能夠補給迅速，因此可以最短接地路徑有效降低電磁屏蔽之雜訊，且不會造成瞬間電子電荷供應不繼，反觀引證一並未解決此一問題。
再者，習知晶片上的接地線距離晶片島位較遠，而系爭案接地環係設於晶片島位週圍，因此接地環在接受晶片的輻射熱時可迅速經由接地墊傳導至所接觸之散熱裝置散熱，所以散熱效果極佳，而引證一並無如此設計。
⒊晶片島位之設計的功能是結合包括晶片接合區域及散熱、接地等數種功能合一的設計。
⒋散熱片第一支撐器的功能在於連接於基板之接地墊，可避免觸及基板上其他電路造成短路，還可以讓絕緣封裝膠體進入散熱片與晶片之中增進散熱效果。
㈡系爭案申請專利範圍第七項（屬於覆晶封裝及其他）與引證案二技術內容（屬於覆晶封裝）之新穎性比對：
系爭案第七項申請專利範圍構成要件引證案二是否揭露一種半導體封裝，該半導體封裝至少包含：有一基板，該基板具有接地墊有一晶片，裝置於該基板上有散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱有該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊無絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板無第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊號無由於引證案二並未揭露系爭案之重要構件，如散熱元件上的「第一支撐器」、「絕緣封裝體」以及「第一導體球陣列」，因此系爭案之相對於引證案二確實具有新穎性。蓋因⒈絕緣封裝體用於保護散熱元件免於碰撞損及內部晶片以及保護基板上面的電路佈線。
⒉第一導體球陣列：用以與外界電路連接以傳遞訊號，但是因為以陣列方式成形，
因此可適用於大量輸入/輸出的數位電路晶片封裝，而引證案二之對外傳遞訊號並無法適用於此。
⒊散熱片第一支撐器的功能在於連接於基板之接地墊，可避免觸及基板上其他電路造成短路，還可以讓絕緣封裝膠體進入散熱片與晶片之中增進散熱效果。
七、本案應無停止訴訟之必要：原告主張因系爭案申請修正專利範圍，要求於修正案確定前停止訴訟。惟查，系爭案之申請修正案業經主管機關駁回確定，故無變更申請專利範圍之問題存在；且不論以修正前或修正後的專利範圍來比對，引證案均不足以否定系爭案不具新穎性及進步性，因此本案實無停止訴訟之必要。
八、綜上所述，原處分及原決定之行政處分並無違誤，原告之訴應予駁回。理由
一、本件被告之代表人原為 陳明邦 ，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。
二、按「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」、「公告中之發明，任何人認有違反第四條、第十九條至第二十一條、第二十二條第三項或第四項、第二十七條規定，或利害關係人認有不合第五條或第三十條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之。」、「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」系爭專利核准審定時專利法第二十條、第四十一條及七十二條第二項分別定有明文。從而對於公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法第十九條至第二十一條規定，提起異議者，依法應由異議人備具異議書，指出系爭專利違反專利法規定之那些構成要件事實與理由，並附具相關之證據，倘其證據不足以證明系爭專利有違反其所指專利法規定之構成要件事實，自應為異議不成立之處分。而異議案經審查不成立確定者，任何人僅不得以同一事實及同一證據，再為舉發，仍得以不同之事實及證據，提出舉發。至於專利專責機關於當初接受申請時之審查階段，固應依職權調查該申請案有無違反專利要件之事實，但一經審定認為無不予專利之理由，應予專利，而為公告，即有存續力，對原處分機關即專利專責機關發生拘束之效力，不得任意撤銷或變更，故亦難責其應再依職權調查已公告之發明案有無違反專利要件之事實，始能維護專利申請權人之信賴利益。惟基於公益考量，該公告中之發明案如有違反專利要件之事實，仍難賦予專利權，致有前揭專利法第四十一條所為第三人異議制度之設計，且採公眾爭訟制度，任何人均得提出異議，自應由提出異議之人，負主張事實及提出證據之責任，始符合專利異議制度設計之本旨，否則對於公告中之發明，除公眾得提出異議外，原處分機關仍應繼續依職權調查其有無違反專利要件之事實，恐於維護公益與私益之間有所失衡。又異議人於行政救濟程序，僅得就原異議時所主張之事實，於同一事實範圍內補提關連性證據，做為原引證證據之補強證據，而不得主張新事實或提出新證據，基於異議審定機關即被告對異議案之第一次處分權及被異議人之程序利益，此一新事實或新證據自應於異議案審定終結前提出，如於提起訴願或爾後之行政訴訟時始行提出，即難加以審究。此乃專利法第四十一條第二項規定「異議人補提理由及證據（按指新理由及證據），應自異議之日起一個月內為之」之立法理由所在。
三、查系爭第00000000號「增進散熱與電磁屏蔽效應之半導體封裝」發明專利案，係包含：一基板，該基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊；一晶片，裝置於該晶片島位上；訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合；散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱，該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片上；絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板；及第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊息。原告所提證據三為八十六年九月五日申請，八十九年一月一日審定公告之第00000000號「晶片散熱器結構」新型專利案（即引證一）；證據四為西元一九九五年十月十七日公開之美國第0000000號專利案（即引證二）。被告係以，引證一公開日期晚於系爭案之申請日，不得作為系爭案不具進步性之證據；另引證二以金屬蓋13連結至基板8上之接地導線
14，以提供整體裝置之電磁屏障，不足以證明系爭案之散熱元件連接於接地墊，係用以將散熱裝置設置於「晶片上」，以傳導晶片所產生之熱等，係運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成，而不具進步性，系爭案未違反異議理由所指專利法第十九條、第二十條第二項之規定，乃為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，主張判斷是否具進步性依法應以申請時為準，而非以其公告日之先後為準，引證一之申請日早於系爭案之申請日，系爭案當然係運用申請前既有之技術或知識，被告認定引證一不具證據力，明顯違反首揭專利法第二十條第二項之規定；又引證二說明書第五欄第五十至五十四行明確述及「金屬蓋l2（相當於系爭案所稱之金屬散熱片）乃連結至基板8上之接地導線l4，而提供整體裝置之電磁屏障」，已揭露出系爭案之「其散熱片連結於基板上之接地墊，以增進BGA封裝件之散熱效果及電磁屏蔽效果的技術」之技術特徵與功效云云。經訴願決定駁回，原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。
四、本院查：㈠首揭專利法第二十條第二項係規範發明專利之進步性要件，所謂「進步」係就現
有習知狀態之改良，先前之技術必須已公開，始能成為習知，故創作之技術必須與已經公開之技術比較，始能判斷其有無進步，若先前技術尚未公開，即無改良之必要，亦無用以比較進步性之實益。則上開法條所謂「運用申請前既有之技術或知識」，應係指運用申請前「已經公開之技術或知識」而言。被告制訂之專利審查基準1-2-19中，就首揭專利法第二十條第二項之「既有之技術或知識」，載明係指「申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後，始公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷發明之進步性時，則不列入考慮」，符合前述母法意旨，堪以採用。是引證一之申請日（八十六年九月五日）雖較系爭案之申請日（八十七年七月二日）為早，惟其審定公告日期（八十九年一月一日）係較系爭案之申請日為晚，尚不得據以論究系爭案是否具進步性。原告起訴意旨仍堅稱引證一得作為論究系爭案不具進步性之證據，容有誤會。
㈡原告起訴理由雖稱引證一之申請日早於系爭案申請日，應得作為比較擬制新穎性
（按係指首揭專利法第二十條第一項第二款）之證據資料，被告未依職權審查引證一因申請在先而具有擬制新穎性之證據能力，顯然損害原告法律上之權利云云。惟查原告於當初提起異議時，只主張引證一、引證二可以證明系爭案不具進步性云云，並未主張系爭案不具新穎性之事由，此有其異議理由書附原處分卷可稽，爾後之訴願理由及本件起訴狀亦均只主張系爭案不具進步性，並未主張系爭案不具新穎性，此為原告所自認，揆諸前開說明，被告本無須依職權審酌系爭案是否不具新穎性，其於審查本件異議案時，僅就原告主張之範圍加以審定，於法並無不合。至原告於爾後補充起訴理由狀才主張引證一可以證明系爭案不具新穎性，實為新的事實主張，依首揭專利法第四十一條規定意旨，自難加以審究。
㈢復查，引證二之金屬蓋12顯然僅係提供整體裝置之電磁屏障，與系爭案之散熱裝
置具有第一支撐器連接於接地墊，且將散熱裝置設置於晶片上，不但有電磁屏蔽效應並可增加散熱效果等相較，實難稱系爭案不具進步性。原告於起訴時起對引證二不能證明系爭案不具進步性，亦未再爭執。又系爭發明專利雖前經訴外人黃千容女士另案提起異議，並經被告機關審查異議成立，但本院已於九十二年一月三十日以九十年訴字第六七七一號判決，將訴願決定及原處分均撤銷，並命被告依本院判決意旨重為適法之處分在案，因此原告請求於該案判決確定前，裁定停止本件之訴訟程序，尚難認有此必要。
五、綜上所述，被告以原告所提異議證據尚不足證明系爭案有違其核准審定時專利法第十九條及第二十條第二項之規定，而為本件異議不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應重為審查作適法之處分，為無理由，應予駁回。至兩造（含參加人）其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十二年三月二十七日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官吳東都法官林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年三月二十八日
書記官余淑芬