裁判字號：智慧財產法院101年民專上字第58號民事判決
裁判日期：民國103年02月20日
裁判案由：專利權授權契約事件
智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第58號上訴人陞達科技股份有限公司法定代理人 林招慶 訴訟代理人 呂光 律師
陳初梅 律師 林芝余 律師 郭世昌 律師被上訴人騵創科技股份有限公司法定代理人 湯沛霖 訴訟代理人 許進德 律師
許峻鳴 律師 鄭幸梁 上列當事人間專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國101年10月26日台灣台北地方法院100年度智字第25號第一審判決提起上訴，本院於103年1月16日言詞辯論終結，判決如下：
主文原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、兩造聲明及陳述：
（一）被上訴人於原審起訴主張：兩造於98年1月15日簽立技術轉移及授權契約（下稱系爭契約），約定以「MagneticPositioningPointingStick（磁性位置指向桿）具有之我國新型證書號碼M328034號（下稱系爭我國專利）與中國大陸新型證書號碼0000000號（下稱系爭大陸專利）之專利權（二者合稱系爭專利）及專利技術移轉，或是以磁場及磁場感測器做為座標定位之指向桿的結構或裝置」作為授權標的授權予上訴人。上訴人已於99年3月31日舉辦研討會，會中除展示包含使用系爭專利的產品外，亦提及「隨著手機行動上網的應用興起，林招慶博士特別看好未來手機內建滑鼠的需求，開發了體積精巧的觸控棒（TouchStick）產品，能易於整合在各式可攜式裝置中，深具市場潛力。此產品採電磁式技術，已進入最後開發階段，將會是全球最小的滑鼠裝置」，而觸控棒實即指利用系爭專利所研發製造出之產品，足證被上訴人確已依據系爭契約內容將系爭專利授權予上訴人使用，而上訴人亦實際使用中，依系爭契約第3.1、3.3、3.4條約定，上訴人應給付被上訴人授權金。然兩造簽約迄今上訴人從未依約按月提供銷售報表，致被上訴人無從得知上訴人每月銷售數量並開立發票，上訴人亦從未給付授權金予被上訴人。被上訴人於99年5月11日寄發存證信函催告上訴人依約履行並給付款項，均未獲置理，爰依系爭契約第3.1條約定，提起本件訴訟。並聲明：１、上訴人應給付被上訴人美金975,000元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。２、被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
（二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴。上訴聲明：１、原判決廢棄。２、被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。並主張：
１、系爭專利有應撤銷之理由、被上訴人並未依系爭契約交付該契約附件A之相關物品、資料、無技術移轉之事實、亦未依最低保證量下單：
（１）系爭專利無效之理由：依據系爭契約第1.5條，授權標的包括磁性位置指向桿專利（系爭專利）及專利技術，其中系爭專利缺乏新穎性、進步性及未完全揭露，故有應撤銷之理由，不符合專利要件，上訴人業已針對系爭專利於101年12月26日向智慧財產局（下稱智慧局)提起舉發在案（上證3號），就系爭專利有應撤銷之理由，分述如下：
①系爭專利申請專利範圍第1項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第1項：「一種方向選擇裝置（
1），其包括：一基座（11），其係具有一中空之容置部（11a）的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部（11a）的一開口（11b）；一彈性構件（13），其係一彈性結構體，且該彈性構件（13）係周圍固設於該基座（11）對應該容置部（11a）的內表面；一移動件
（14），其係設置於該彈性構件（13）上的一柱狀體，該移動件（14）頂端係貫穿該開口（11b）；一磁性元件（15），其係設置於該移動件（14）底部且具有磁力場的元件；以及一磁力感測器（16），其係設置於對應該磁性元件（15）底部的一磁力場分佈感測裝置。」舉發證據1（西元2004年6月24日美國公開之第2004/0000000號「Inputtingdeviceandmobileterminal」專利）已有相同之揭露，以舉發證據1中FIG.2至FIG.7之實施例與系爭專利之比對，就欲改善之習知技術缺點及整體技術思想而言，系爭專利主要提供一方向選擇裝置，其係利用磁力感測原理感測方向輸入機構之位移方向以及位移量，使得可降低整體構件的體積。舉發證據
1之[0011]與[0012]（第14至20行：theslidingkey
ispossibletomoveinanarbitrarydirection（滑動鍵係可在任意方向上移動）…Theinputdevice,furtherprovidesafirstcontrolsignalgeneratingmeansthatgeneratesafirstcontrolsignalcorrespondingtoatleastthemoveddirectionoftheslidingkeydetectedbythesensors.）、[0016]第4至6行（changeofthemagneticfluxdensityfromthemagnetcorrespondingtothemovementofthesliding
key.（改變磁性元件對應至滑動鍵的移動的磁通密度））與第10至11行（themagnetissealedintheslidingkey.）亦有類似之闡述。就技術手段而言，舉發證據1為一種輸入裝置（inputtingdevice），其第
1頁之[0011]與[0012]係揭露「一種輸入裝置，其中一對於一欲受控制之對象之移動控制命令係在一任一方向形成在一顯示器上（…toprovideaninputtingdevice,inparticular,inwhichamovingcontrolcommandtoasubjecttobecontrolledisformed
onadisplayinanarbitrarydirection…）」以及「該輸入裝置設置於一殼體表面之開口部內（thereisprovidedaninputtingdevice,whichisdisposed
inanopeningpartofacabinet…）。輸入裝置包括一彈性薄材（theinputtingdeviceprovidesanelasticsheet…）以及一可在任意方向移動之滑動鍵（…theslidingkeyispossibletomoveinanarbitrarydirection）。該彈性薄材具有一前表面，該彈性薄材以該前表面相對於該殼體之正面之背表面的方式設置於該殼體內（…providesanelasticsheetthat…andisdisposedinsidethecabinetinaboutparalleltotheXYplaneinastatethat
thefrontsurfaceoftheelasticsheetfacestherearsurfaceofthefrontsideofthecabinet）。滑動鍵固設於彈性薄材之前表面」（aslidingkeythatisfixedtightlyonthefrontsurfaceof
theelasticsheet）。第5頁之[0056]亦揭露輸入裝置具有「一磁性元件（2），設置於一滑動鍵（1）之一凹部內（themagnet2isdisposedinaconcavepart1aformedinthecenterkey1…）」、「橡膠片材（3）之邊緣部分緊密地接觸於殼體之內側部分（
Theedgepartsoftherubbersheet3arecontactedwiththeinsidepartofthecabinet,
andtherubbersheet3iscontactedtightlywith
thecabinetattheseedgeparts.）」以及「橡膠片材（3），其係為一薄片形狀的元件，並以高彈性材料製成，例如：矽膠。（Therubbersheet3isasheetshapedcomponentmadeofamaterialhaving
alargeelasticlimit,forexample,siliconerubber.）」；且同頁[0059]揭露了輸入裝置具有「 霍爾 元件（7），其係用於感測來自磁性元件（2）之磁通密度，且至少有兩個霍爾元件（7）被佈置於該電路板9表面之個別之指定位置…（TheHallelement7
aresensorstodetectthemagneticfluxdensityfromthemagnet2,andatleasttwoHallelements7aredisposedattherespectivedesignatedpositionsonthesurfaceofthesecondPCB9…）」，已揭露與系爭專利相同之技術手段。舉發證據1已經揭露系爭專利申請專利範圍第1項所有技術特徵以及其所能達成之功能，故系爭專利申請專利範圍第1項不具有新穎性。縱認系爭專利申請專利範圍第1項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，系爭專利申請專利範圍第1項亦係由舉發證據1而屬顯而易知者，本領域中具有通常知識之人以舉發證據1為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期系爭專利申請專利範圍第1項之內容，可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之內容，故系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
②系爭專利申請專利範圍第2項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第2項：「進一步包括一電路板
（12），該電路板係設置於該基座（11）底部並對應該移動件（14）。」係依附於系爭專利申請專利範圍第1項，包含系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵。舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之特徵，亦揭露系爭專利申請專利範圍第2項之附加技術特徵，如[0059]所述及Fig.1、Fig.4、Fig.5、Fig.6、Fig.7等圖式所示，輸入裝置包括一第二印刷電路板（9），且該第二印刷電路板（9）設置於殼體底部並對應滑動鍵（1），故系爭專利申請專利範圍第2項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認系爭專利申請專利範圍第2項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，本領域中具有通常知識之人以舉發證據1為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期系爭專利申請專利範圍第2項之內容，即可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第2項之內容，故系爭專利申請專利範圍第2項不具有進步性。
③系爭專利申請專利範圍第3項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第3項：「其中該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路板中。」係依附於系爭專利申請專利範圍第2項，包含系爭專利申請專利範圍第1、2項之所有技術特徵。舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項及第
2項之特徵，系爭專利申請專利範圍第3項所指之霍爾元件，其為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所知且常用之磁場檢知及測定元件，可被認為是磁力感測器之下位技術概念，且舉發證據1已揭露輸入裝置具有複數個霍爾元件（7）於電路板（9）上，舉發證據1揭露了系爭專利申請專利範圍第3項的所有附加特徵，故系爭專利申請專利範圍第3項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認系爭專利申請專利範圍第3項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，本領域中具有通常知識之人以舉發證據1為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期系爭專利申請專利範圍第3項之內容，即可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第
3項之內容，故系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
④系爭專利申請專利範圍第4項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第4項：「進一步包括一磁力訊號處理裝置（17），且該磁力感測器（16）與該磁力訊號處理裝置（17）係設置於該電路板（12）中，該磁力感測器（16）係電氣連接該磁力訊號處理裝置（17），該磁力訊號處理裝置（17）係轉換該磁力感測器（16）所感測之磁力場分佈資料並輸出一對應該移動件（14）位移的電氣資料。」，係依附於系爭專利申請專利範圍第2項，包含系爭專利申請專利範圍第1、2項之所有技術特徵。舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第
1、2項之特徵，霍爾元件本身即為「一種磁力感測器，用以電氣連接至磁力訊號處理裝置，以轉換該其所感測之磁力場分佈資料並輸出一對應移動件之位移的電氣資料」的元件，此實屬業界之通常知識。而舉發證據1之[0065]至[0068]及Figs.3(a)、3(b)、3(c)係揭露：
「輸入裝置更包括一計算區（calculatingsection
101）以及一移動命令產生區（movingcontrolcommandgeneratingsection102）」，及「霍爾元件（7a、7b、7c及7d）係設置於第二印刷電路板中（[0064]所揭露之：AsshowninFIG.3(a),acaseinwhichfourHallelements7a,7b,7cand7daredisposedonthesecondPCB9），且計算區（101）以及移動命令產生區（102）均與霍爾元件（7a、7b、7c及7d）電氣相連（見Fig.3(b)），且計算區（101）藉由參考霍爾元件（7a至7d）起始之後其上的磁通量變化，以計算滑動鍵（1）下之磁性元件（2）的移動方向與移動量。」（[0065]）「移動命令產生區（102）產生並輸出一對應磁性元件（2）之移動方向與移動量的移動控制訊號，舉發證據1揭露系爭專利申請專利範圍第4項的附加特徵，故系爭專利申請專利範圍第4項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認系爭專利申請專利範圍第4項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，本領域中具有通常知識之人以舉發證據1為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期系爭專利申請專利範圍第4項之內容，即可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第4項之內容，故系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。
⑤系爭專利申請專利範圍第5項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第5項：「進一步包括一介面裝置（19），該介面裝置（19）係電氣連接該磁力訊號處理裝置（17）的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該磁力訊號處理裝置（17）所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料。」，係依附於系爭專利申請專利範圍第4項，包含系爭專利申請專利範圍第1、2、4項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1、2、4項之特徵，雖舉發證據1未揭露以上系爭專利申請專利範圍第5項之附加技術特徵，但系爭專利所請之方向選擇裝置係屬於控制訊號輸出裝置的技術領域，而該領域中將「裝置中設置一能以特定資料傳輸協定轉換控制訊號（相當於磁力訊號處理裝置所輸出的電氣資料）並將轉換後之電氣資料輸出的介面」係為通常知識。是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者基於舉發證據1及該領域通常知識之組合，可輕易完成系爭專利申請專利範圍第5項所請內容，故系爭專利申請專利範圍第5項應不具進步性。其次，舉發證據2（93年7月1日公開之我國第000000000號「具儲存資料功能的滑鼠」專利案）揭露：「
USB滑鼠220（相當於方向選擇裝置）包括微處理器22
2（相當於介面裝置）、座標輸出電路226（相當於磁力訊號處理裝置）。微處理器222用以執行USB傳輸協定（相當於資料傳輸協定），座標輸出電路226用以輸出滑鼠之移動座標至微處理器222，微處理器222利用其內的USB連接埠，將座標輸出電路226送入之輸入資料傳送至電腦200」，且舉發證據2係關於一滑鼠之技術，可視為同為應用於電子裝置之方向控制/選擇裝置之技術領域。系爭專利之所屬技術領域中具有通常知識者應可輕易思及將舉發證據2與舉發證據1組合，以輕易完成系爭專利申請專利範圍第5項所請內容，故系爭專利申請專利範圍第5項應不具進步性。
⑥系爭專利申請專利範圍第6項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第6項：「其中該介面裝置（19）係具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面。」，係依附於系爭專利申請專利範圍第5項，故包含系爭專利申請專利範圍第1、2、4、5項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第
1、2、4項之特徵，且系爭專利申請專利範圍第5項相較於舉發證據1與通常知識之組合或舉發證據1與舉發證據2之組合不具進步性，其中關於「訊號傳輸介面」，舉發證據2之說明書第7頁之第2段已實質揭露「微處理器222（相當於介面裝置）係具有USB傳輸協定（相當於特定的通訊協定）之訊號傳輸介面」；關於「電力傳輸介面」雖未揭露於舉發證據1及舉發證據2中，然系爭專利之方向選擇裝置係屬於控制訊號輸出裝置的技術領域，而該領域中將「傳輸介面同時具有訊號傳輸以及電力傳輸」係為通常知識。是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者基於舉發證據1、舉發證據2及該領域通常知識之組合，可輕易地完成系爭專利申請專利範圍第5項之內容，故系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，已如上述。其次，系爭專利申請專利範圍第6項附加特徵之「該介面裝置係電力傳輸介面」，雖如上述係屬於一般通常知識，惟舉發證據3（93年10月16日公開之我國第000000000號「通用序列匯流排介面的連接線以及連接埠模組」專利案）所揭露「本發明之申請專利範圍另提供一種通用序列匯流排（universalseriesbus,USB）介面（相當於介面裝置）之連接埠模組，其包含一殼體；一主機連接埠，安裝於該殼體上，該主機連接埠包含二電源接腳（相當於電力傳輸介面）」以及二信號接腳（相當於訊號傳輸介面）」，舉發證據3係關於搖桿或滑鼠的連接器技術，可視為同為應用於電子裝置之方向控制/選擇裝置之技術領域。系爭專利之所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及將舉發證據1、舉發證據2與舉發證據3組合，以輕易完成系爭專利申請專利範圍第6項之內容，故系爭專利申請專利範圍第6項應不具進步性。
⑦系爭專利申請專利範圍第7項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第7項：「其中該介面裝置（19）係符合通用串列傳輸協定之介面，並進一步包括一連接器（19a），該連接器（19a）係通用串列傳輸協定所定義的連接器結構。」，係依附於系爭專利申請專利範圍第6項，故包含系爭專利申請專利範圍第1、2、
4、5及6項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1、2及4項之特徵，且系爭專利申請專利範圍第5項相較於舉發證據1與通常知識之組合或舉發證據1與舉發證據2之組合不具進步性，而系爭專利申請專利範圍第6項相較於舉發證據1、舉發證據2與通常知識之組合或舉發證據1、舉發證據2與舉發證據3之組合不具進步性，舉發證據2之微處理器22
2相當於系爭專利之介面裝置，且係為符合USB傳輸協定（即通用串列傳輸協定）之介面。而微處理器222其內又具有USB連接埠，即係通用串列傳輸協定所定義的連接器結構，亦如系爭專利申請專利範圍第7項所主張者。是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者將舉發證據1、舉發證據2與通常知識之組合或舉發證據1、舉發證據2與舉發證據3組合，能輕易地完成系爭專利申請專利範圍第7項之內容，故系爭專利申請專利範圍第7項應不具進步性。
⑧系爭專利申請專利範圍第8項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第8項：「進一步包括一開關裝置（18），該開關裝置（18）係一按壓式的觸發訊號產生裝置，且該開關裝置（18）係可設置於對應該移動件
（14）的位移路徑處，並由該移動件（14）選擇該開關裝置（18）為觸發狀態或非觸發狀態。」，係依附於系爭專利申請專利範圍第1項，故包含系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之特徵，亦揭露系爭專利申請專利範圍第8項之附加技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第8項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認第8項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，仍係本領域中具有通常知識之人依據一般性的推理邏輯所顯而易知者，故可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第8項之內容，故系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。
⑨系爭專利申請專利範圍第9項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第9項：「進一步包括一電路板
（12），該電路板（12）係設置於該基座（11）底部並對應該移動件（14）；該磁力感測器（16）係進一步包括複數個霍爾元件（16a），該些霍爾元件（16a）係佈置於該電路板（12）中；以及該開關裝置（18）係設置於該電路板（12）並對應該移動件（14）的位移路徑，且該彈性構件（13）垂直方向的容許彈性變形量係足以讓該方向選擇裝置之移動件（14）的位移路徑接觸並觸發該開關裝置（18）。」，係依附系爭專利申請專利範圍於第8項，故包含系爭專利申請專利範圍第1、8項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項及第8項之特徵，亦揭露系爭專利申請專利範圍第9項之附加技術特徵，舉發證據1所揭露者與系爭專利申請專利範圍第9項所載之「該開關裝置係設置於該電路板並對應該移動件的位移路徑，且該彈性構件垂直方向的容許彈性變形量係足以讓該方向選擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置」內容，其差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第9項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認系爭專利申請專利範圍第9項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，但仍屬本領域中具有通常知識之人藉由一般性推理邏輯而能顯而易知者，亦即可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第9項之內容，故系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性。
⑩系爭專利申請專利範圍第10項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第10項：「其中彈性構件（13）係一橡膠材質所構成之彈性結構」，係依附於系爭專利申請專利範圍第1項，故包含系爭專利申請專利範圍第
1項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露第1項之特徵，亦揭露第10項之附加技術特徵，舉發證據1與系爭專利申請專利範圍第10項之差異係在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第10項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認第10項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，但仍屬本領域中具有通常知識之人藉由一般性推理邏輯而能顯而易知者，亦即可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第10項之內容，故系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。
⑪系爭專利申請專利範圍第11項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第11項：「其中彈性構件（13）係一薄膜體結構」，係依附於系爭專利申請專利範圍第10項，故包含系爭專利申請專利範圍第1、10項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第
1、10項之特徵，亦揭露系爭專利申請專利範圍第11項之附加技術特徵，舉發證據1與系爭專利申請專利範圍第11項之差異係在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第11項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認第11項相較於舉發證據
1仍有些許微小之差異而具有新穎性，仍屬本領域中具有通常知識之人藉由一般性推理邏輯而能顯而易知者，亦即可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第11項之內容，故系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。
⑫系爭專利申請專利範圍第12項應予撤銷：
系爭專利申請專利範圍第12項：「其中彈性構件（13'）係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性構件（13'）之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構，該彈性構件（13'）的周邊係固設於該基座（11）之容置部（11a）中。」，係依附於系爭專利申請專利範圍第1項，故包含系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵，舉發證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之特徵，亦揭露系爭專利申請專利範圍第12項之附加技術特徵，舉發證據1清楚揭露系爭專利申請專利範圍第12項的下列特徵：「其中彈性構件係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性構件之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構，該彈性構件的周邊係固設於該基座之容置部中」，故系爭專利申請專利範圍第12項相較於舉發證據1不具新穎性。縱認系爭專利申請專利範圍第12項相較於舉發證據1仍有些許微小之差異而具有新穎性，但仍屬本領域中具有通常知識之人藉由一般性推理邏輯而能顯而易知者，亦即可由舉發證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第12項之內容，故系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。
⑬系爭專利說明書違反93年7月1日修正公布之專利法（
下稱修正前專利法）第26條第3項規定：系爭專利之「方向選擇裝置」，系爭專利申請專利範圍第1項雖然界定「一基座…頂端具有一垂直貫通該容置部的一開口；……一移動件，…該移動件頂端係貫穿該開口」，但並未界定「開口較移動件為大」，亦未界定「移動件(14)延伸至容置部內」或「未延伸至容置部內」，如延伸至容置部內，則與容置部的配合的形狀大小尺寸為何等具體的配合性結構特徵，因此，移動件在該開口中、甚至在容置部中究竟能否移動？如能，究係如何移動？並未具體界定；故系爭專利申請專利範圍第1項之權利範圍事實上包含「移動件不能移動」與「能夠移動」兩種情形，至於「移動方式」則包括「垂直」、「水平」與「各方向均可」等不同移動模式。然系爭專利說明書中僅揭露「移動件(14)延伸至容置部內，開口在徑向方向之尺寸較移動件徑向方向尺寸為大，採用水平移動方式」此一種實施例，且說明書之敘述僅指出「一容置部(11a)用以容置該移動件(14)以及限制該移動件的移動範圍」（系爭專利公告說明書第8頁第3至4行），並未揭露僅以「開口」來置放移動件並限制其移動範圍。系爭專利申請專利範圍第1項之實質範圍遠超出說明書與圖式所揭露與教示之範圍，無法受到說明書完整充分之支持。閱讀系爭專利申請專利範圍內容之人無法從說明書之敘述與圖式中找到對應於移動件不能移動或僅能在開口中移動而不能相對於容置部移動時，此一方向選擇裝置應採行如何之結構方能達成系爭專利所述之功效。因此，系爭專利申請專利範圍第1項違反修正前專利法第26條第3項之規定。由於所有請求項均直接或間接依附於系爭專利申請專利範圍第1項，因此，系爭專利申請專利範圍第1項至第12項均違反修正前專利法第26條第
3項之規定。其次，系爭專利為一「方向選擇裝置」，而非僅是一具有磁力元件與感測元件之裝置，為達成「方向選擇」之功效，系爭專利申請專利範圍第4項中所提及之「磁力訊號處理裝置」用以「轉換該磁力感測器所感測之磁力場分佈資料並輸出一對應該移動件位移的電氣資料」之特徵乃是「必要技術特徵」，但系爭專利申請專利範圍第1、2、3、8、9、10、11、12項欠缺該必要技術特徵，違反修正前專利法第26條第3項之規定。由於所有請求項均直接或間接依附於系爭專利申請專利範圍第1項，因此，系爭專利申請專利範圍第1至12項均違反修正前專利法第26條第3項之規定。
⑭系爭專利說明書違反修正前專利法第26條第2項規定：
系爭專利請求項中一再出現與電磁訊號處理與轉換、傳輸介面等有關之技術特徵，但其說明書中對該些特徵卻無具體說明，更未將該些特徵搭載至「方向選擇裝置」上之具體結構、連結構造等實際作法，致技藝人士無法依據說明書之內容具體瞭解並實現系爭專利之技術。例如：系爭專利申請專利範圍第1項中出現的「磁力感測器」，僅具有其設置之位置係「對應該磁性元件」之界定，其餘之敘述如「磁力感測」等均屬「功能性敘述」，依法僅能回歸到說明中關於磁力感測元件之實際元件（即霍爾IC）或結構之對應說明，以尋找並確定這種磁力感測器在系爭專利揭露範圍內所可能實現的最大可能技術範圍。但如系爭專利申請專利範圍第4項以下出現之「磁力訊號處理裝置」、「介面裝置」、「特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面」、「通用串列傳輸協定之介面（及其連接器）」、「觸發訊號產生裝置」等技術特徵，卻無法從系爭專利說明書中找到對應之結構或元件、材料、與其他元件之具體連結關係，故技藝人士難以具體瞭解如何將這些裝置或元件設置於「方向選擇裝置」中並使其發揮一定之功能，故系爭專利說明書違反修正前專利法第26條第2項，未明確充分揭露其技術內容，致無法實施，而應予撤銷。
⑮系爭專利縱經實驗，亦無法達成系爭專利的創作目的，
不符合修正前專利法第108條準用第26條規定：系爭專利先前技術指出「使用者必須靈敏的施加壓力，才能靈活的操作方向控制」，系爭專利表示此為習知技術的缺失，系爭專利說明書第12頁指出「本創作之方向選擇裝置，不會產生錯誤的方向輸入訊息」，所以不會產生錯誤的方向輸入訊息，且系爭專利說明書第7頁指出「可修正方向輸入機構，所造成初始誤差，使得方向輸入之訊息可以更穩定」，惟102年11月11日庭期之勘驗結果已經證明系爭專利揭露不足所以無法達到此目的，且無法做出達成此種效果之產品。雖專利權之技術移轉未必要求做到量產為止，但依系爭專利之揭露如技藝人士仍然需要經過過度的實驗，仍不能達成系爭專利的創作目的，系爭專利顯然不符合修正前專利法第108條準用第26條之規定。
（２）被上訴人並未依系爭契約交付系爭契約附件A之相關物品、資料，且並無技術移轉之事實：
依系爭契約第5行以下表示：「授權標的：MagneticPositioningPointingStick（磁性位置指向桿）具有之台灣新型證書號碼M328034與中國大陸新型證書號碼0000000之專利權利及專利技術移轉。或是以磁場及磁場感測器作為座標定為之指向桿的結構或裝置。」，系爭契約之授權標的除我國與中國大陸專利外，被上訴人亦須負擔移轉「磁性位置指向桿」專利技術或「以磁場及磁場感測器作為座標定為之指向桿的結構或裝置」技術之義務。其次，依據系爭契約第1.2條約定：「『待交付物』指甲方依本合約，應交付予乙方之編碼、文件、使用說明、凸面以及其他資料（詳如附件A）」，顯見附件A為系爭契約之一部，而被上訴人負有交付附件
A（原證4）所列項目予上訴人之義務。惟依證人○○○、林招慶之證述可證，簽約當時即有第4、5、11、
17、19、23以及24項資料為被上訴人應交付而未交付者，上開技術資料皆係確保系爭技術確實可行之重要資料，且未交付可行之樣品。系爭專利為一方向選擇裝置，系爭專利授權之標的為磁性位置指向桿，故方向之選擇及位置之操控，為系爭技術之基本功能及規格。被上訴人於102年11月11日當庭操作系爭產品時無法順利畫出圓圈、寫出米字或「8」字，足見所授權之系爭技術無法實施，縱已經上訴人投入相當經費及人力參與開發過程之樣品，亦仍不成熟，無法順利控制方向及位置，無法達到一「鼠標」應有之一般性功能，不可能被客戶所接受，於技術上及商業上俱不可行。被上訴人並未履行其契約義務，亦未曾給上訴人「有益之指導及協助」其所主張教導證人○○○更改參數之skype紀錄亦並未產生效果。
（３）被上訴人未履行系爭契約中最低保證量之下單義務：系爭契約訂定時，上訴人之所以承諾依照「最低保證量」之約定給付被上訴人權利金，係因被上訴人曾承諾其有依最低保證量下單予上訴人之義務，而上訴人負責產出產品供被上訴人販售之。因上訴人未開發出可實施系爭技術之產品，無法依據最低保證量生產，故被上訴人亦未依照最低保證量下單予上訴人（縱使被上訴人於明知上訴人並未開發出任何產品之狀態下仍下一數量僅有
100顆之訂單，亦不代表上訴人可交貨）。
（４）系爭契約中除技術授權項目外，尚包括二項專利，其一為台灣新型證書號碼M328034專利，另一為中國大陸新型證書號碼0000000專利。系爭我國專利原申請權人為 正欣 科技有限公司（下稱正欣公司），於智慧局網站公告資料中可得知系爭我國專利讓與予被上訴人法定代理人湯沛霖，惟並無其他讓與登記顯示系爭我國專利有自湯沛霖讓與予被上訴人之事實。被上訴人既並非系爭我國專利之專利權人，如何將該專利授權予上訴人使用，是系爭契約為一給付不能之契約。其次，系爭契約中關於系爭大陸專利部分，未見被上訴人提出原權利人移轉專利予被上訴人之證據，以證明被上訴人確係專利權人，難認被上訴人有權利授權此專利予上訴人。被上訴人以不屬於其之專利與他人簽訂授權契約，其授權行為顯有瑕疵。
２、系爭契約係以不能之給付為契約標的，依據民法第246條規定為無效：
（１）系爭專利有應撤銷之理由，系爭契約係以不能之給付為契約標的：
依據系爭契約第1.5條，「授權標的」包括系爭專利及專利技術，而其中系爭專利實缺乏新穎性、進步性及未完全揭露，故有應撤銷之理由，不符合專利要件。是系爭專利有應撤銷之理由，不能實施之專利權更無從作為契約之授權標的。其次，上訴人提出之舉發證據足以證明系爭專利有應予撤銷之理由，被上訴人執系爭專利請求上訴人給付權利金，並不合理。
（２）系爭授權標的包括已可實施且已可供量產之技術，然該「已可供實施及量產」之技術亦不存在，故系爭契約係以不能之給付為契約標的：
系爭契約之目的係上訴人得以生產系爭專利產品並銷售，兩造締約之精神，在於上訴人希望獲得被上訴人之專利及已可進行量產之成熟技術，以製造商品在市場上販售而獲利，而被上訴人亦透過上訴人製造之商品在市場上販售因而收取授權金。系爭契約前言第3點即約定：
「緣甲方（即被上訴人）於設計、研發MagneticPositioningPointingStick（磁性位置指向桿）具有相當經驗…願授與乙方（即上訴人）前揭技術與智慧財產權，並揭露前述情報，使乙方得據以使用於設計、研發、製造、銷售相關產品」；第4點：「緣於乙方從事積體電路設計之業務，希望獲得甲方授予使用前揭技術與智慧財產權及相關情報的全球使用權，用以設計、研發、製造、銷售相關產品」。且附件A中所約定需要交付之相關項目為量產所必須，包括樣品、製造程序、試產之後的記錄表及檢測結果等，此亦顯見系爭契約所授權之技術應為一已可供「量產」之成熟技術。其次，系爭契約第3條所約定之授權金計算方式係以上訴人之「最低銷售數量保證維持量」為基礎計算之，於簽署系爭契約時，兩造就系爭契約合意之授權標的即為「系爭專利及技術係可量產」，且該「最低銷售數量」之約定亦係因被上訴人法定代理人告知已有基本客戶及訂單。兩造就系爭契約所達成之合意為「可量產之系爭專利及技術」。被上訴人與上訴人接洽關於系爭專利及技術之授權時，表示已經有客源，且產品已經可量產，亦顯見系爭契約技術授權之目的即為上訴人量產系爭產品，且依證人○○○之證述被上訴人係因財力及策略的問題沒有量產，但有這個技術，顯見被上訴人自己之負責人亦係欲授權進行產品量產之專利及技術能力，顯見其所移轉予上訴人者亦應為一「可量產」之產品技術，然被上訴人之技術自始無法達到量產之程度，且系爭技術亦未曾有人成功發展出可實施（甚或可量產）之技術或產品。被上訴人與上訴人簽訂系爭契約，顯係以不能之給付為契約標的，系爭契約有無效之理由。再者，被上訴人自承依據系爭契約，其負擔將授權標的授權予上訴人使用並將專利技術移轉之義務，是必須於被上訴人履行技術移轉之前提下，上訴人始有從事設計、研發、製造及銷售之可能。惟系爭專利有應予撤銷之原因、系爭授權技術亦不具可行性且未達所稱已可供量產之標準等，上訴人無法利用一應撤銷且未完整揭露之專利，及無法實施之技術從事設計、研發、製造甚或銷售。因此，因系爭技術事實上不可量產甚或不可實施（亦未曾有任何人發展出可量產之技術），故屬自始客觀不能給付之標的，且因被上訴人之系爭專利有應撤銷之理由，系爭專利自始即不應予以專利，故屬自始不能給付之標的，依民法第246條規定，系爭契約應為無效。
３、退步言之，縱認系爭契約為有效，上訴人業已合法解除系爭契約：
依上訴人於98年2月3日寄予被上訴人之電子郵件及證人○○○於原審之證詞，可知上訴人曾以「系爭專利有應撤銷之事由」為解除契約之意思表示，上訴人於98年2月3日之電子郵件（被證1）中表示：「由於此issue，導致目前合約恐無法立即執行……故目前暫停此合約之執行，待此issue結束再重新修訂合約啟動」可知上訴人之真意為「暫停」系爭契約之執行，更需要「重新修訂合約」後，才欲執行，故應解釋為上訴人已同時表達解除系爭契約之意思，且事由係因「系爭專利」之相關問題。上訴人於原審提出之答辯狀中，亦主張上開信函有為解除契約之意思表示。其次，上訴人102年5月20日準備程序中，將「系爭專利是否有應撤銷之事由」列為「上訴人是否業已合法終止或解除系爭契約」之事由，上訴人之意思表示係以「系爭專利有應撤銷之事由」為由終止及解除系爭契約，更於102年12月11日之庭期以「系爭專利有應撤銷之事由」行使解除系爭契約之意思表示，而該解除之意思表示亦當庭傳達予被上訴人，因解除權為一單方意思表示，無須經被上訴人同意，故上訴人行使解除權之意思表示於到達被上訴人時已發生效力，系爭契約業已解除，解除權使契約溯及失效，故系爭契約確實已經合法解除，且因系爭專利具備應撤銷之事由，系爭專利自始根本不存在，類推適用民法第350條前段及第353條規定，上訴人得依據債務不履行之規定行使解除權，上訴人解除系爭契約顯屬合法。從而，系爭契約已因解除而溯及失效，被上訴人自無權要求上訴人為給付。
４、上訴人終止系爭契約為有理由，且雙方已達成合意終止系爭契約之效果：
依系爭契約第8.6條約定：「如甲方未履行或違反其依本合約所應履行之任何承諾、聲明或保證者，乙方應書面通知終止本合約」，被上訴人未履行契約義務時，上訴人有權單方終止契約，上訴人行使終止權並無須催告，亦無庸得到被上訴人之同意。被上訴人未履行其基於系爭契約之義務（交付附件Ａ第2項「DetailMechanicalDrawing」、第5項「DemoKit」、第17項「Sample」等），且被上訴人所授權之系爭專利與技術無法實施，縱上開98年2月3日之通知有瑕疵（上訴人仍否認之），自被上訴人於
102年12月4日民事陳報狀中所附之「合約終止確認書」亦可知，上訴人實有終止系爭契約之意思表示，且上訴人曾於100年5月6日以內湖西湖存證號碼000351號存證信函正式通知被上訴人解除及終止系爭契約（被證6），並業經被上訴人收悉，故至遲上訴人於該時點業已表達終止契約之意思，故系爭契約即已終止，而被上訴人不得請求系爭契約終止後之權利金。再者，依證人○○○、證人林招慶之證述及被上證6可知被上訴人之法定代理人湯沛霖已同意終止系爭契約，且雙方於98年2月間已無條件合意終止系爭契約，並於99年6月10日寄予被上訴人法定代理人湯沛霖之電子郵件中（原證20），夾帶此份檔案即係為就系爭契約業已終止一事，另作成書面證明系爭契約實於98年2月間已經終止。
５、上訴人依法可行使同時履行抗辯權：依系爭契約第1.2條約定：「『待交付物』指甲方依本合約，應交付予乙方之編碼、文件、使用說明、凸面以及其他資料（如附件A）」，亦顯見附件A為系爭契約之一部，而被上訴人負有交付附件A所列項目予上訴人之義務。因專利授權契約為雙務有償契約，被上訴人依據系爭契約有將相關專利以及技術授權予上訴人實施之義務，而上訴人依據銷售之物品數量，有給付權利金予被上訴人之義務，是給付權利金與專利權之授權與技術移轉間顯有對價關係。被上訴人未交付全部技術文件或樣品，亦無技術移轉之事實，且授權專利及技術無法據以實施，則難謂被上訴人至今有履行契約之情事，故上訴人亦無給付權利金予被上訴人之義務。再者，被上訴人於簽約當時即同意要依照最低保證量下單予上訴人，上訴人始同意依據最低保證量給付權利金，惟系爭專利及技術無法據以實施，故被上訴人並無法依照最低保證量之約定下單予上訴人。因此，上訴人亦得主張同時履行抗辯權，拒絕給付權利金予被上訴人。
６、被上訴人違反誠信原則，屬權利濫用：由證人○○○、○○○及林招慶之證詞可證，系爭專利有應撤銷之理由、系爭授權技術不可行，上訴人誤信被上訴人有足夠之技術能力、有可行之樣品而可以進行商業利用，且同意將系爭專利及技術移轉予上訴人，嗣後發現該技術不可行，被上訴人並未依據系爭契約履行其義務，實不能因系爭契約已經簽署，而要求上訴人需履約。是被上訴人就有撤銷事由之專利及不可實施之技術進行授權，並於合約納入最低保證量約定，實有違誠信，故不應拘泥於契約中之「最低銷售數量保證維持量」之文字，而認為即使上訴人未能夠在市場上銷售產品，仍可依契約第3條請求授權金。被上訴人逕向上訴人請求高額權利金之行為係有違誠信原則，屬權利濫用，顯非適法。再者，被上訴人之資本額僅1千萬元，於並未利用授權標的產製任何產品之前提下，若認被上訴人得依系爭契約向上訴人求償達約2億4仟萬元，顯失公允。
７、本件有民法第227條之2情事變更之適用：系爭契約之授權標的並無可實施性，市場上亦未有任何產品，被上訴人自2010年4月起至2013年12月，依據所謂「最低銷售數量保證維持量」之約定，可向上訴人求償共計
802.5萬美金，約相當於2億4千萬台幣，顯見被上訴人主張並非合理。如認系爭契約仍屬有效（上訴人仍否認之），而上訴人不得解除或終止系爭合約（上訴人仍否認之），依民法第227條之2規定，系爭契約成立後，情事變更，確實非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，上訴人自得聲請減少其給付或變更其他原有之效果。
（三）被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並以：
１、系爭契約合法有效：
（１）被上訴人為系爭我國專利及系爭大陸專利之專利權人：系爭我國專利是由正欣公司於96年9月7日向智慧局申請新型專利，該局於97年3月1日公告；系爭大陸專利則是由 張永欣 於西元2007年12月4日申請，於西元2008年8月27日公告。正欣公司及張永欣於同年11月27日將系爭我國及大陸專利讓與予湯沛霖，湯沛霖再於97年12月29日將系爭我國及大陸專利轉讓予被上訴人，故兩造簽立系爭契約時，被上訴人確為系爭我國及大陸之專利權人。
（２）上訴人不得在第二審程序提出新證據主張系爭專利無效，且系爭專利並無應撤銷之事由：
①上訴人雖另向智慧局提起舉發，並將舉發證據於本案中
援引作為主張系爭專利無效之理由，惟上訴人係在第一審判決後始提起舉發，於第一審時並未以系爭專利權有撤銷之事由作為抗辯，故依智慧財產案件審理細則第33條第2項規定，上訴人自不得再行以此抗辯；縱認上訴人得以此抗辯，亦屬逾時提出，應予以駁回。
②舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性：
系爭專利的基座係具有一中空容置部的殼體結構，其中，容置部是用以容納其他構件之空間，而舉發證據1所指出之基座為一手機前蓋，並非一基座且不具有可容納其他構件之容置部。系爭專利的彈性構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面，由其第三圖可知，彈性構件的外環具有彎折的結構用於卡設在基座所成型的凹槽內，而舉發證據1的橡膠片材3僅為一薄片型狀之元件，並無可與手機前蓋卡合之結構，且手機前蓋亦無凹槽可與橡膠片材配合。舉發證據1與系爭專利不同，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。
其次，系爭專利利用可容納其他構件之基座，使其整體可製造成一個單位，可應用在各種電子裝置，如：電腦、手機、筆電或遙控器上，用以做為游標式或選單式操作的手段，且整體體積小便於攜帶，而舉發證據1的手機上蓋僅為一殼體，不但無法容納其他構件，更無法製造為一個單元，且僅能應用於手機上。系爭專利的彈性構件利用其外環具有彎折之結構用卡設在基座所成型的凹槽內，使其能更穩固地設置在基座內，較能長時間的使用，而舉發證據1的橡膠片材3並非穩固地設置於殼體內，在長期使用下不但容易移位，且可能產生彈性疲乏，進而導致損壞之疑慮。因此，系爭專利較舉發證據
1有上開優點，且舉發證據1未提供相關結構之改進動機，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
③舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第2項係依附至第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵之外，進一步界定：「進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性，自無法據以證明依附系爭專利申請專利範圍第1項之系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性及進步性。其次，舉發證據1與系爭專利不同處在於系爭專利僅有一電路板，而舉發證據1具有兩個電路板，分別為第一電路板8及第二電路板9，其中，第一電路板8貼附有一層樹脂片6，該樹脂片6完全覆蓋開關裝置5並以面向橡膠片材3的位置設置於第一電路板8上(【0058】...Theresinsheet6isformedonthefirstPCB
8bycoveringthemetaldome5atthepositionfacingtherubbersheet3,andcoversthemetaldome5completely.)，系爭專利並無兩塊電路板，亦無樹脂片，更無樹脂片覆蓋開關裝置之技術特徵。故舉發證據1與系爭專利不同，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具新穎性。再者，舉發證據
1的製造費用較系爭專利高，且因為多了電路板及樹脂片，舉發證據1除利用手機上蓋外需以一較大的底座用以容納兩者，亦需另外設計該底座之內部結構使得容納兩者時不產生結構間之干涉，系爭專利的目的即為提供一種降低整體構件體積之方向選擇裝置。因此，系爭專利較舉發證據1有上開優點，且舉發證據1未提供相關結構之改進動機，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
④舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第3項係依附至系爭專利申請專利範圍第2項，第2項係依附至第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第1、2項之技術特徵之外，進一步界定：「該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路板中」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具新穎性及進步性，自無法據以證明間接依附至系爭專利申請專利範圍第1項之系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性及進步性。其次，舉發證據1的霍爾元件7係設置於第二電路板9，且第二電路板9並未與開關裝置5連接，其中，開關裝置5係以第一電路板8連接，然系爭專利的霍爾元件則設置於連接有開關裝置之電路板上，且電路板設置於基座底部。舉發證據1與系爭專利不同，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性。再者，舉發證據1的霍爾元件7設置於第二電路板9上，而開關裝置5設置於第二電路板9，兩者並非設置於同一個電路板，製造舉發證據1的方向選擇裝置時，必需將兩電路8、9板做電性連接才得以使用，且必須另外設計手機殼之結構用以設置於兩電路板8、9，而系爭專利未有此問題。因此，系爭專利較舉發證據
1有上開優點，且舉發證據1未提供相關結構之改進動機，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
⑤舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第4項係依附第2項，第2項係依附第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第1、2項之技術特徵之外，進一步界定：「一磁力訊號處理裝置，且該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係設置於該電路板中，該磁力感測器係電氣連接該磁力訊號處理裝置，該磁力訊號處理裝置係轉換該磁力感測器所感測之磁力場分佈資料並輸出一對應該移動件位移的電氣資料」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具新穎性及進步性，自無法據以證明間接依附至系爭專利申請專利範圍第1項之系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性及進步性。其次，舉發證據
1的計算區101及移動命令產生區102即為系爭專利的磁力訊號處理裝置，然舉發證據1的說明書並未明確指出計算區101及移動命令產生區102設置於何處，且圖3(b)僅用流程圖表示計算區101及移動命令產生區102，舉發證據1具有兩個電路板8、9，所以計算區101及移動命令產生區102亦有可能設置於第一電路板8上，如設置於第一電路板上8，則明顯與系爭專利不同，其中，系爭專利的磁力訊號處理裝置根據說明書及第三圖，明確指出其設置於設置有霍爾元件之電路板上，故舉發證據1與系爭專利不同，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。
⑥舉發證據1組合通常知識、舉發證據1組合舉發證據2不足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第5項係依附第4項，第4項係依附第2項，第2項係依附第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第1、2、4項之技術特徵之外，進一步界定：「一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該磁力訊號處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該磁力訊號處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4項不具新穎性及進步性，自無法據以證明間接依附至系爭專利申請專利範圍第1項之第5項不具進步性。且舉發證據
1無法結合通常知識或舉發證據2據以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。其次，舉發證據1不僅未揭露系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵，亦無提供動機去做改進之結合。故舉發證據1與通常知識之組合無法據以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。再者，舉發申請書中主張舉發證據1與舉發證據
2之組合使系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，其中，舉發證據2為一具有儲存資料功能的滑鼠，其包括微處理器（介面裝置）、座標輸出電路（磁力訊號處理裝置），微處理器用以執行USB傳輸協定（資料傳輸協定）。舉發證據2揭露系爭專利說明書中對於習知技術的描述提到「通常這類方向選擇裝置一般的產品型態是滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵，且其係透過許多機械構造達到方向的選擇與控制，以至於這樣的方向選擇裝置體積較大，不利於目前電子產品可攜性以及小型化的需求。」，舉發證據2即為系爭專利所欲解決之問題，解決的方針即為：提供一種可降低整體構件體積之方向選擇裝置。由於舉發證據1具有兩個電路板8、9，所以即使舉發證據1結合舉發證據2的介面裝置，亦有可能結合至第一電路板8，是舉發證據1必需另外電性連接兩電路板8、9，使得兩電路板8、9上的各項電器組件能搭配使用，系爭專利則沒有此問題。因此，舉發證據1與舉發證據2之組合無法據以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。
⑦舉發證據1組合舉發證據2、舉發證據1組合舉發證據
2、3，不足以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第6項係依附至第5項，第5項係依附至第4項，第4項係依附至第2項，第2項係依附至第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第1、
2、4、5項之技術特徵之外，進一步界定：「該介面裝置係具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4、5項不具新穎性及進步性，自無法據以證明間接依附於系爭專利申請專利範圍第1項之第
6項不具進步性。舉發證據1無法結合舉發證據2或舉發證據3據以證明系爭專利第6項不具進步性。其次，舉發證據1加上舉發證據2無法據以證明系爭專利申請專利範圍第6項所依附之系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，舉發證據1及舉發證據2之組合自無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。舉發證據
1不僅未揭露系爭專利申請專利範圍第6項之技術特徵，亦無提供動機去做改進之結合。故舉發證據1與舉發證據2之組合無法據以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。
⑧舉發證據1組合舉發證據2、舉發證據1組合舉發證據
2、3，不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第7項係依附至第6項，第6項係依附至第5項，第5項係依附至第4項，第4項係依附至第2項，第2項係依附至第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第1、2、4、5、6項之技術特徵之外，進一步界定：「該介面裝置係符合通用串列傳輸協定之介面，並進一步包括一連接器，該連接器係通用串列傳輸協定所定義的連接器結構」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4、5、
6項不具新穎性及進步性，自無法據以證明間接依附於系爭專利申請專利範圍第1項之第7項不具進步性。故舉發證據1無法結合舉發證據2或舉發證據3據以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。其次，舉發證據1加上舉發證據2無法據以證明系爭專利申請專利範圍第7項所依附之第6項不具進步性，故舉發證據1加上舉發證據2與通常知識之組合自無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。舉發證據1不僅未揭露系爭專利申請專利範圍第7項之技術特徵，亦無提供動機去做改進之結合。舉發證據1具有兩個電路板8、
9，即使舉發證據1結合舉發證據2的通用串列傳輸協定之介面(USB)，亦有可能結合至第一電路板8，是舉發證據1必定需另外電性連接兩電路板8、9使得兩電路板8、9上的各項組件能搭配使用，系爭專利則沒有此問題。故舉發證據1與舉發證據2之組合無法據以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。再者，舉發證據1加上舉發證據2加上舉發證據3無法據以證明系爭專利申請專利範圍第7項所依附之第6項不具進步性，自無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。
⑨舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第8項係依附至第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵之外，進一步界定：「一開關裝置，該開關裝置係一按壓式的觸發訊號產生裝置，且該開關裝置係可設置於對應該移動件的位移路徑處，並由該移動件選擇該開關裝置為觸發狀態或非觸發狀態」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性，自無法法據以證明依附至系爭專利申請專利範圍第1項之第8項不具新穎性及進步性。其次，舉發證據1與系爭專利其他不同處在於系爭專利的壓掣部是設置於開關裝置，而舉發證據1的壓掣部4則是設置於橡膠片材3上，壓掣部4黏著於橡膠片材3相反於該移動件1之端面上，且所成形材質硬度較橡膠片材3大；摩擦係數則小於橡膠片材3(【0057】Thepushingcomponent4isadheredtotherubbersheet3attheoppositepositionofthecenterkey1,andisformedbyamaterial,whichisharderthantherubbersheet
3andwhosefrictionfactorissmallerthantherubbersheet3)，系爭專利的壓掣部並無上開技術特徵。故舉發證據1與系爭專利不同，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性。再者，舉發證據
1因為其壓掣部4設置於橡膠片材3上，因此當移動件
1移動至其他位置時可能無法按壓到開關裝置5，系爭專利則不會有此問題。舉發證據1提及「因為開關裝置
5經由樹脂片6覆蓋，因此壓掣部4不會被開關裝置5的邊緣絆住。壓掣部4所成形材質硬度較橡膠片材3大，摩擦係數則小於橡膠片材3，因此可在樹脂片6上較順利的滑動(【0057】...Atthistime,sincethemetaldome5iscoveredwiththeresinsheet6,
thepushingcomponent4isnotcaughtbytheedgeofthemetaldome5.Thepushingcomponent
4isformedbyamaterial,whichisharderthan
therubbersheet3andwhosefrictionfactorissmallerthantherubbersheet3,therefore,thepushingcomponent4slidessmoothlyontheresinsheet6.)」，系爭專利的壓掣部因為設置在開關裝置上，不會有被絆住的問題，因系爭專利沒有樹脂片，不需煩惱壓掣部的硬度是否比彈性構件大或摩擦係數則小於彈性構件。因此，系爭專利較舉發證據1有上開優點，且舉發證據1未提供相關結構之改進動機，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。
⑩舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第9項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第9項係依附至第8項，第8項依附至第1項，其範圍除具有系爭專利申請專利範圍第
1、8項之技術特徵之外，進一步界定：「一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件；該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路板中；以及該開關裝置係設置於該電路板並對應該移動件的位移路徑，且該彈性構件垂直方向的容許彈性變形量係足以讓該方向選擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1、8項不具新穎性及進步性，自無法據以證明間接依附至系爭專利申請專利範圍第1項之第9項不具新穎性及進步性。
⑪舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第10項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第10項係依附至第1項，具有系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，進一步界定：
「彈性構件係一橡膠材質所構成的彈性結構」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性，自無法據以證明依附至系爭專利申請專利範圍第1項之第10項不具新穎性及進步性。
⑫舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第11項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第11項係依附至第10項，第10項係依附至第1項，具有系爭專利申請專利範圍第1、10項之技術特徵，進一步界定：「彈性構件係一薄膜體結構」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第
1、10項不具新穎性及進步性，自無法據以證明間接依附至申請專利範圍第1項之第11項不具新穎性及進步性。
⑬舉發證據1不足以證明系爭專利的申請專利範圍第12項不具新穎性及進步性：
系爭專利申請專利範圍第12項係依附至第1項，具有第
1項之技術特徵，進一步界定：「彈性構件係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性構件之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構，該彈性構件的周邊係固設於該基座之容置部中」。舉發證據1無法據以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性，自無法據以證明依附至系爭專利申請專利範圍第1項之第12項不具新穎性及進步性。其次，專利舉發申請書主張，舉發證據1的凸出部32係為沿徑向延伸的桿狀結構（舉發證據1圖9），凸出部32的延伸方向係垂直於移動件1，然系爭專利第六圖，可看出系爭專利的桿狀結構所謂的徑向係平行於移動件半徑之方向，並非如同舉發證據1的凸出部32係垂直於移動件1半徑之方向，故舉發證據1與系爭專利不同，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具新穎性。再者，依系爭專利的第六圖，彈性構件為三條略呈S型之桿狀彈性結構體，其所花費之製造成本遠小於舉發證據1的薄片狀橡膠片材3，系爭專利之彈性構件的周邊係可固設於該基座之容置部，使得使用者未推移移動件時，移動件可處於一平衡位置。因此，系爭專利較舉發證據1有上開優點，且舉發證據1未提供相關結構之改進動機，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。
⑭從而，系爭專利申請專利範圍的技術特徵和舉發證據1
不同，且舉發證據1加上舉發證據2或舉發證據1加上舉發證據2加上舉發證據3所揭露之技術手段並不能達成系爭專利所訴求之功能與效果，因此，系爭專利申請專利範圍應具有新穎性及進步性。
⑮系爭專利並未違反修正前專利法第108條準用第26條第
2、3項之規定：
Ａ、上訴人以系爭專利未界定「開口較移動件為大」、與容置部的配合的形狀大小尺寸為何而針對系爭專利申請專利範圍第1項作舉發，惟專利法並無規定新型專利之說明書需詳細標示創作之尺寸，原則只要該熟知該領域者能夠自行推知即可，因為本創作在應用上可依實際產品需求做不同尺寸的調整，並且可以製成一個單元與不同的裝置相結合，無須限定本創作之尺寸，而方向選擇裝置之開口大小，此領域者可自行判斷移動件可移動之範圍，去相對應設置開口大小，已明確揭露其技術內容。其次，上訴人主張系爭專利申請專利範圍第1項之實質範圍遠超出說明書與圖式所揭露與教示範圍，無法受到說明書完整通份之支持云云，惟系爭專利的說明書於第7頁第4行「該方向選擇裝置中的彈性構件的彈性變形方向係包括垂直方向，且該彈性構件垂直方向的容許彈性變形量係足以讓該方向選擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置。」，說明與移動件配合的彈性構件之運動方式可以係垂直方向。系爭專利說明書第11頁第14行「具體來說，該磁力訊號處理裝置(17)可將第二狀態(200)之移動件(14)的座標位置減去第一狀態(100)之移動件(14)的座標位置，而獲得一向量資料，且此向量資料的方向係該移動件(14)的平移方向，此向量資料的長度係該移動件(14)的平移距離」、系爭專利說明書第11頁第21行「另外，透過擷取該移動件(14)的平移向量資料，可以去除該方向選擇裝置(1)中因為機構變形造成訊號誤差所導致的訊號漂移。」，說明移動件之運動方式可以係為平行方向。且系爭專利說明書第13頁第5行「前述實施例中，該彈性構件(13)係可由另ㄧ彈性構件(13')所取代，且該彈性構件(13'
)係由數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性構件(13')之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構」，說明移動件與該彈性構件配合之下，該移動件之運動方式可以係為平行方向、垂直方向及平行與垂直之組合(各方向均可)。再者，上訴人主張「磁力訊號處理裝置」乃系爭專利必要技術特徵，系爭專利卻在第4項才記載，違反修正前專利法第26條第
3項之規定云云，惟本創作「方向選擇裝置」可當成一個元件、一個子裝置，該元件只包含基座、彈性構件、移動件、磁性元件、磁力感測器，該方向選擇裝置為；其中系爭專利只欲包含此單元、子裝置之結構，該單元、子裝置可設置在任何其他裝置之上，也可添加任何附屬裝置如同上訴人所說之磁力訊號處理裝置就是，本創作上開之最基本構件已可做到感測磁力之變化，要如何對應此變化建立一個對應的資料庫，其方法則有非常多的選擇，可另外加入，系爭專利可以製作出具有磁力訊號處理裝置的產品，亦可以製作出不具有磁力訊號處理裝置的產品，當產品具有磁力訊號處理裝置時，磁力訊號可以透過內建的磁力訊號處理裝置運算後傳出；當產品不具有磁力訊號處理裝置時，磁力訊號轉發至與系爭專利相結合的裝置運算，並非如同上訴人所述係屬必要技術特徵。
Ｂ、上訴人主張「方向選擇裝置」中無具體結構、連結結構等實際作法以及「磁力訊號處理裝置」、「介面裝置」、「特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面」、「通用串列傳輸協定之介面(及其連接器)」、「觸發訊號產生裝置」…等技術特徵無對應之結構元件、材料與其他元件之具體連結關係，違反專利法第26條第2項云云，惟上訴人所提及之各裝置，熟知電機電子領域技藝之人皆常使用於該領域當中，且系爭專利之技術特徵並非各裝置單獨之結構或材料成分，而是將其組合應用在方向選擇裝置上。其次，上訴人稱熟知此領域技術之人無法明確透過系爭專利了解磁性元件之磁力場改變如何從磁力感測器透過一系列之轉換/傳輸以及如何透過介面裝置傳送至電子裝置並成為電子裝置之可用資料，違反修正前專利法第26條第2項云云，惟其內容係指霍爾元件的運作以及簡易的電性連結至其他裝置，此為熟知此領域技術之人常用之手段且並非為系爭專利之技術特徵，因此與上訴人之認定明顯不同。再者，上訴人主張系爭專利內之電路板可與多種多樣不同功能支援件連接…無說明電路板處理、運算及傳輸多種訊號之方式，因此，系爭專利並未清楚揭露該電路板(12)及與其他元件之間的具體連接與運用方式云云，惟電路板與其他元件之間的連接為熟此技術領域者常用之手段且並非此專利之技術特徵，系爭專利無須詳敘其之間關係，僅以功能性描述連結即可。上訴人再主張熟知此技術領域之人無法了解「透過擷取該移動件(14)的平移量資料，可以去除該方向選擇裝置(1)中因為機構變形造成訊號誤差所導致的訊號漂移」云云，惟透過擷取該移動件之平移量資訊來修正該方向選擇裝置(1)中因為機構變形造成訊號誤差所導致的訊號偏移，其中擷取偏移量作成資料庫再經由處理裝置事先設定的程式去判斷偏移所導致的後果進行修正，此技術已經是此領域之人常見之技術方法且不只一種，此技術內容非系爭專利之主要技術特徵，與上訴人所提出之主張有所出入，且該彈性構件產生局部永久變形時此機制僅為彌補的作用，任何裝置都不可能保證其受到重大損壞後不損壞，該手段確實可強化該裝置受損時之堪用程度。
２、上訴人終止、解除系爭契約不合法：
（１）被上訴人已依系爭契約交付實施該契約附件A之相關資料予上訴人：
依系爭契約第2條授權及技術移轉之文字，被上訴人僅負將授權標的授權予上訴人使用並將專利技術移轉之義務，即同意上訴人使用系爭專利技術及提供附件A所示文件予上訴人，已按契約本旨為給付。依證人○○○、○○○、○○○之證述，足證被上訴人已授權系爭專利、交付附件A文件，經過試產、送樣等程序，並教導上訴人工程人員系爭專利技術內容，完成技術移轉。其次，由系爭契約前言第3段後段、第4段及第2條可知，上訴人應自己使用系爭專利技術從事設計、研發、製造及銷售相關產品。系爭契約中未約定被上訴人應擔保上訴人一定可以製成產品並銷售之文字，依證人○○○之證述，試產時材料、晶片等都是都是上訴人所自行準備，上訴人曾自行更動機構重寫過演算法，因此產生的組合問題實與被上訴人無關。再者，於102年11月11日勘驗被上證三號樣品，確實可以達到控制滑鼠方向之功能，並有如滑鼠左鍵按壓之效果，足證系爭專利可以實施。
（２）系爭專利並無應撤銷之事由：系爭我國專利經智慧局審查通過取得新型專利，即已具有新穎性、進步性及產業利用性，原判決亦說明上訴人所提之引證1至6不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性。上訴人以系爭專利產品可能侵害NEC專利為由拒絕給付授權金，惟系爭專利是否有瑕疵上訴人應於簽訂系爭合約前即應妥為審閱查證，上訴人在簽訂系爭合約後始以此為由拒付權利金，無法令人信服，況系爭我國專利並無侵害NEC專利情事，NEC專利在台灣等地亦未提出申請與取得權利，並無侵害之可能。其次，系爭契約第5條約定當系爭專利產品若侵害他人專利時之處理方式，設若真有侵害他人權利之情事發生時，上訴人亦依此條款請求，而非執為拒付授權金之依據。
（３）上訴人終止或解除系爭契約均非合法：上訴人並未曾以系爭專利有應撤銷之事由向被上訴人主張終止或解除契約，系爭專利亦無應撤銷之事由，被上訴人為系爭專利之專利權人，並依約履行給付，且依98年2月3日電子郵件之文字內容，並無終止合約之意思。因此，上訴人無論依據系爭契約第8.6條、民法第35
0、353條以存證信函於98年2月3日、100年5月6日、或於102年12月11日當庭解除或終止系爭契約，均非合法，不生法律上之效力。
３、被上訴人可依系爭契約約定，請求上訴人給付自99年4月至100年2月之授權金：
上訴人向被上訴人採購的產品乃利用系爭專利生產之電磁式touchstick產品，非上訴人所自行研發，嗣後所提技術合作及經銷合約之標的亦均係利用系爭專利生產之產品。上訴人雖主張Touchstick技術是上訴人自行研發云云，惟上訴人未就此主張為舉證證明。其次，上訴人訂立系爭契約，係基於契約自由原則同意支付權利金及計算權利金之方式，被上訴人已將系爭專利授權予上訴人，經過試產、送樣等程序，並教導上訴人工程人員系爭專利技術內容，業已完成技術移轉，已履行契約上義務，依約上訴人即應自2010年4月起按不同年度的最低銷售數量保證維持量給付授權金，並無違反誠信原則及權利濫用情事，亦無民法第227條之2情事變更之適用。
４、上訴人不得主張同時履行抗辯：被上訴人已交付系爭契約附件A相關資料，系爭契約第3.
1條之「最低銷售數量保證維持量」係為上訴人保證銷售的最低數量，非為被上訴人應向伊下單的最低數量，被上訴並人無最低保證量之下單義務，是上訴人自不得以此主張同時履行抗辯等語，資為抗辯。
二、兩造不爭執事項（見本院卷㈠第91頁）
（一）被上訴人與上訴人於98年1月15日簽立系爭契約，約定以「MagneticPositioningPointingStick（磁性位置指向桿）具有之臺灣新型證書號碼M328034與中國大陸新型證書號碼0000000之專利權及專利技術移轉，或是以磁場及磁場感測器做為座標定位之指向桿的結構或裝置」作為授權標的授權予上訴人。
（二）兩造簽約迄今，上訴人從未給付授權金予被上訴人。
（三）被上訴人於99年5月11日寄發存證信函催告上訴人依約履行並給付款項。
（四）上訴人總經理○○○曾於98年2月3日寄發電子郵件予被上訴人法定代理人湯沛霖，記載「由於此issue導致目前合約恐無法立即執行，因合約對於日期由強制的約束，故目前暫停止此合約之執行，待此issue結束再重新修訂合約啟動，亦請能盡速回覆關於patentissue的最新進度．
．」等語。
（五）上訴人於100年5月6日起訴後寄發存證信函告知被上訴人主張解除系爭契約，該函主張解除契約，且表示為免爭議，再次以此為終止契約之意思表示。
（六）上訴人就系爭我國專利已向智慧局提起舉發。
三、兩造爭執事項：（見本院卷㈠第91至92、315頁、卷㈡第60至61頁）
（一）系爭契約是否依民法第246條規定為無效？
１、被上訴人是否為系爭我國專利之專利權人？是否為系爭大陸專利之專利權人？
２、系爭專利是否有應撤銷之事由？上訴人可否在第二審程序提出新證據主張系爭專利無效？
（１）舉發證據1可否證明系爭專利申請專利範圍第1至4、
8至12項不具新穎性或不具進步性？
（２）舉發證據1及通常知識之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性？
（３）舉發證據1及舉發證據2之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性？
（４）舉發證據1及舉發證據2之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性？
（５）舉發證據1、舉發證據2及舉發證據3之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性？
（６）系爭專利是否違反修正前專利法第108條準用第26條第2、3項之規定而有應撤銷之原因？
（二）上訴人是否業已合法終止或解除系爭契約？
１、被上訴人是否已依系爭契約交付實施該契約附件A之相關資料予上訴人？
２、系爭專利是否有應撤銷之事由？
３、上訴人是否業於98年2月3日合法終止系爭契約？
４、上訴人是否業於100年5月6日合法終止或解除系爭契約？
（三）被上訴人可否依系爭契約約定，請求上訴人給付自99年4月至100年2月之授權金？
１、Touchstick技術是否為上訴人自行研發而得之產品？
２、被上訴人是否違反誠信原則並屬權利濫用？或本件有無民法第227條之2情事變更之適用？
３、上訴人可否以被上訴人未交付系爭契約附件A相關資料及未履行最低保證量之下單義務，而主張同時履行抗辯？
四、得心證之理由：
（一）系爭契約是否依民法第246條規定為無效？
１、被上訴人是否為系爭我國專利之專利權人？是否為系爭大陸專利之專利權人？上訴人固主張被上訴人並非系爭我國專利之專利權人，亦非系爭大陸專利之專利權人，無權利授權上訴人，系爭契約為無效等語。惟買賣契約與移轉所有權之契約不同，出賣人對於出賣之標的物，不以有處分權為必要（最高法院37年上字第7645號判例意旨參照）。蓋出賣人仍負有權利瑕疵擔保責任，買受人依民法第353條規定，得依關於債務不履行之規定行使權利，而系爭契約固非屬買賣契約，然亦為債權契約，並屬有償契約，依民法第347條，買賣之規定於買賣契約以外之有償契約準用之，則被上訴人縱非系爭專利權人，兩造所簽訂之債權契約亦非自始當然無效，如同買賣契約之出賣人或出租契約之出租人亦非即為物之所有權人，是本件不論被上訴人是否為系爭我國專利之專利權人或系爭大陸專利之專利權人，均不影響系爭契約之效力，系爭契約並非因此無效。況系爭我國專利及系爭大陸專利之申請人分別為正欣公司及張永欣，正欣公司及張永欣於97年11月27日將系爭我國及大陸專利讓與予被上訴人法定代理人湯沛霖，湯沛霖再於97年12月29日將系爭我國及大陸專利轉讓予被上訴人等情，有系爭專利查詢資料（見原審卷第35至36頁）、97年12月29日協議書（見原審卷第74頁）、系爭大陸專利證書（見本院卷㈠第86頁）、97年11月27日協議書（見本院卷㈠第87頁）附卷可稽，故兩造於98年1月15日訂立系爭契約時，被上訴人就系爭我國及大陸專利權並非無授權權限，上訴人此部分主張，尚無可採。
２、系爭專利是否有應撤銷之事由？上訴人可否在第二審程序提出新證據主張系爭專利無效？
（１）被上訴人固主張上訴人於第一審時並未以系爭專利有撤銷之事由作為抗辯，依智慧財產案件審理細則第33條第
2項規定，上訴人自不得再行以此抗辯；縱認上訴人得以此抗辯，亦屬逾時提出等語。按智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第196條第
2項規定駁回之。關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯，智慧財產案件審理細則第33條定有明文。本件上訴人於原審即第一審即已主張系爭專利有應撤銷之原因（見原審卷第191至237頁），並非未曾主張，且依卷內證據資料尚難認上訴人係意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出新證據主張系爭專利無效，被上訴人此部分主張，即有未合，自仍須審酌上訴人所提引證資料。
（２）上訴人雖主張系爭專利如有應撤銷之事由，系爭契約即係以不能之給付為契約標的，依民法第246條規定為無效等語。惟民法第246條第1項之給付不能係指自始永久不能而言，而專利授權係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權，故授權之專利倘有應撤銷之事由，甚或經專利舉發撤銷確定，於專利授權時仍非以自始永久不能之給付為契約標的，授權契約並非自始當然無效，僅屬權利瑕疵擔保抑或不完全給付之問題。準此，系爭專利縱有應撤銷之事由，系爭契約並非因此無效，上訴人此部分之主張，尚有未合。
３、從而，上訴人主張系爭契約因被上訴人並非系爭我國專利及系爭大陸專利之專利權人，且系爭專利有應撤銷之事由，依民法第246條規定系爭契約無效部分，並無可採。
（二）上訴人是否業已合法終止或解除系爭契約？
１、被上訴人是否已依系爭契約交付實施該契約附件A之相關資料予上訴人？
（１）依系爭契約第1.2條約定：「『待交付物』指甲方（即被上訴人）依本合約，應交付予乙方（即上訴人）之編碼、文件、使用說明、圖面以及其他資料（詳如附件A）」，是被上訴人負有給付附件A予上訴人之義務，而依被上訴人所提附件A（見原審卷第61頁，原證4號）所示，被上訴人於98年1月19日就附件A編號4、5、
11、17、23及24所示項目尚未交付，而附件A編號19雖勾選已交付，然於備註欄註明「待商議」，足徵被上訴人於98年1月19日尚未交付全部附件A所示項目予上訴人。
（２）被上訴人主張於簽約後1個月內將全部附件A所示項目交付上訴人，另兩造約定就附件A編號19部分無須交付，係以證人○○○、○○○之證詞為憑（見原審卷第16
8至173、178至181、129至130頁）。而證人○○○證稱：就附件A編號3、4、5、11、14、17、23及24記載未交付或備註欄特別記載「準備」字樣物品，有陸續補齊未交付的東西，編號14是包含在編號3裡面，編號3磁鐵性質的部分不是伊親自交付的，是湯沛霖向廠商要的，因為湯沛霖要去面交編號3的磁鐵及編號4的燒錄器時，燒錄器在伊這邊，當時是湯沛霖來向伊要的，湯沛霖交付完之後有打電話給伊說之前跟林招慶談的事情，伊才知道湯沛霖有去交付這些東西，時間在簽約後一、二個禮拜。編號11、23、24是伊親自撰寫、透過電子郵件寄給林招慶，時間是在一月份。另簽約當天伊確定沒有交足10片樣品，但不確定2片是當天交付還是事後補交，但伊記得林招慶事後有說還欠了幾piece沒交。因為簽約後林招慶在催樣品，說要補樣品，湯沛霖當時在伊辦公室，林招慶打電話跟湯沛霖說樣品不足，湯沛霖說當下樣品沒那麼多，扣掉之前的2片，欠林招慶的東西要回正欣公司的辦公室找，所以伊才認為當時湯沛霖應該至少已經給了二片。簽約後一個月前後湯沛霖跟伊說剩下的有補給了，但伊沒有看到交付的過程。編號19實際未交付，因林招慶打電話來，問伊技術問題，伊跟林招慶提到PMP文件，林招慶給伊的範本有一百多頁，伊問林招慶是否真的要寫到一百多頁，後來林招慶在該通電話中就說不用寫。簽約到現在，林招慶或上訴人的人員均無跟伊談過樣品沒有交付的事情等語（見原審卷第171頁反面、172、181頁）。是依證人○○○之證詞，僅附件A編號11、23、24為伊於系爭契約簽訂後親自撰寫，透過電子郵件寄給上訴人法定代理人林招慶，其餘附件A編號3、4、5、14、17之交付均係證人○○○聽聞被上訴人法定代理人湯沛霖所說，並非證人○○○親身經歷該交付過程，且湯沛霖為被上訴人法定代理人，附件A所示項目有無交付上訴人，攸關被上訴人是否履行其給付義務，有明顯之利害關係，自難期湯沛霖會對證人○○○為不利於被上訴人之陳述。其次，證人○○○先證稱：伊記得林招慶事後有說還欠了幾piece沒交，因為簽約後林招慶在催樣品，說要補樣品，湯沛霖當時在伊辦公室，林招慶打電話跟湯沛霖說樣品不足（見原審卷第171頁反面）；嗣又稱：簽約到現在，林招慶或上訴人的人員均無跟伊談過樣品沒有交付的事情（見原審卷第172頁），前後所述已有明顯矛盾。再者，證人○○○雖證稱：附件A編號19部分林招慶說不用寫。然證人○○○自陳係被上訴人之外包商（見原審卷第168頁反面），並非被上訴人員工，並無權限代表被上訴人與上訴人為任何約定；且林招慶所說不用寫是否即係免除被上訴人交付附件A編號19之義務，抑或僅係不用寫到100多頁之意思，亦非明確；況依系爭契約第9.1條後段約定：「任何附件或修改均應以書面為之，並經當事人簽署始生效力。」則林招慶既僅向證人○○○表示不用寫，而非向被上訴人表示無須交付附件A編號19，恐難謂兩造已約定就附件A編號19所示項目無須交付。則本件能否僅憑證人○○○「聽聞」被上訴人法定代理人陳稱附件A編號3、4、5、14、17均已交付予上訴人，附件A編號19林招慶說不用寫，即遽認被上訴人確已履行其給付義務，實有疑問？
（３）至證人○○○為系爭契約簽訂當時被上訴人之法定代理人，於原審證稱：有看過附件A，但因屬於技術的東西，其全權委託湯沛霖處理，內容不是很清楚，據湯沛霖及○○○回報，附件A已經全部交付（見原審卷第130頁）。是證人○○○亦全係「聽聞」被上訴人法定代理人湯沛霖及證人○○○所述，並非證人○○○親身經歷該交付過程，亦難執此即認附件A已全部交付予上訴人。又湯沛霖固曾以被上訴人法定代理人身分於本院具結陳稱：附件A所示項目於簽約後全部都有交付，但沒有簽收單據，因當時對林招慶信任等語（見本院卷㈠第19
7至198頁）。惟湯沛霖為被上訴人法定代理人，對於被上訴人是否履行其給付義務，有明顯之利害關係，本難期湯沛霖會為不利於被上訴人之陳述，且系爭契約附件A所示項目有無交付上訴人，攸關被上訴人是否履行其給付義務及有無依債務本旨為給付，影響兩造權益重大，系爭契約金額復非小額，倘被上訴人確已全部交付附件A所示項目予上訴人，理應要求上訴人出具簽收單據，或於原先之附件A記載業已交付或予以註記，甚或有相關電子郵件紀錄作為交付憑證；況上訴人法定代理人林招慶亦曾以上訴人法定代理人身分於本院具結陳稱：附件A所示項目並未全部交付（見本院卷㈠第190頁）。自難憑被上訴人法定代理人湯沛霖之陳述遽認被上訴人業已全部交付附件A所示項目予上訴人。其次，上訴人曾於99年6月10日以電子郵件寄送技術合作契約草稿予被上訴人，該草稿係修改自系爭契約，但該草稿第
1.2條仍記載：「『待交付物』指甲方（即被上訴人）依本合約，應交付予乙方（即上訴人）之編碼、文件、使用說明、圖面以及其他資料（詳如附件A）」，且該草稿附件A項目與系爭契約附件A並無不同等情，有電子郵件、技術合作契約草稿在卷足憑（見原審卷第77至80頁）。足徵上訴人於系爭契約簽訂後之99年6月10日對附件A是否交付完畢仍有爭執，否則無須將此條款列於技術合作契約草稿，尚非臨訟始爭執附件A並未交付。再者，兩造縱曾於系爭契約簽訂後共同至高雄工廠試產，然依被上訴人所提證據資料既無法證明上訴人因已達試產階段即同意被上訴人無須交付附件A，自不因此影響被上訴人依約交付附件A之義務。
（４）準此，本件尚難僅憑證人○○○、○○○「聽聞」自被上訴人法定代理人湯沛霖之陳述及被上訴人法定代理人湯沛霖之陳述，即遽認被上訴人確已全部履行其給付附件A之義務。則被上訴人所提證據資料既無法證明已將附件A所示項目全部交付予上訴人，自難謂已履行其給付義務，被上訴人此部分主張，尚無可採。
２、系爭專利是否有應撤銷之事由？
（１）按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。本件上訴人既抗辯系爭專利有應撤銷原因存在，本院即應就此抗辯自為判斷。又系爭專利係於96年9月7日申請，於97年3月1日核准公告等情，有系爭專利專利查詢資料附卷可參（見原審卷第35頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即93年7月1日修正公布之專利法為斷。
（２）系爭專利技術內容：系爭專利係一種方向選擇裝置1，其包括：一基座11，其係具有一中空之容置部11a的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部11a的一開口11b；一彈性構件13，其係一彈性結構體，且該彈性構件13係周圍固設於該基座11對應該容置部11a的內表面；一移動件14，其係設置於該彈性構件13上的一柱狀體，該移動件14頂端係貫穿該開口11b；一磁性元件15，其係設置於該移動件14底部且具有磁力場的元件；以及一磁力感測器16，其係設置於對應該磁性元件15底部的一磁力場分佈感測裝置（主要圖面如附圖1所示）。
（３）系爭專利申請專利範圍共計12項，其中第1項為獨立項，其餘項次為附屬項。
①第1項：一種方向選擇裝置，其包含：一基座，其係具
有一中空之容置部的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部的一開口；一彈性構件，其係一彈性結構體，且該彈性構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面；一移動件，其係設置於該彈性構件上的一柱狀體，該移動件頂端係貫穿該開口；一磁性元件，其係設置於該移動件底部且具有磁力場的元件；以及一磁力感測器，其係設置於對應該磁性元件底部的一磁力場分佈感測裝置。
②第2項：如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，
其中進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件。
③第3項：如申請專利範圍第2項所述之方向選擇裝置，
其中該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該霍爾元件係佈置於該電路板中。
④第4項：如申請專利範圍第2項所述之方向選擇裝置，
其中進一步包括一磁力訊號處理裝置，且該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係設置於該電路板中，該磁力感測器係電氣連接該磁力訊號處理裝置，該磁力訊號處理裝置係轉換該磁力感測器所感測之磁力場分佈資料並輸出一對應該移動件位移的電氣資料。
⑤第5項：如申請專利範圍第4項所述之方向選擇裝置，
其中進一步包括一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該磁力訊號處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該磁力訊號處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料。
⑥第6項：如申請專利範圍第5項所述之方向選擇裝置，
其中該介面裝置係具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面。
⑦第7項：如申請專利範圍第6項所述之方向選擇裝置，
其中該介面裝置係符合通用串列傳輸協定之介面，並進一步包括一連接器，該連接器係通用串列傳輸協定所定義的連接器結構。
⑧第8項：如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，
其中進一步包括一開關裝置，該開關裝置係一按壓式的觸發訊號產生裝置，且該開關裝置係可設置於對應該移動件的位移路徑處，並由該移動件選擇該開關裝置為觸發狀態或非觸發狀態。
⑨第9項：如申請專利範圍第8項所述之方向選擇裝置，
其中進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件；該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路板中；以及該開關裝置係設置於該電路板並對應該移動件的位移路徑，且該彈性構件垂直方向的容許性變形量係足以讓該方向選擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置。
⑩第10項：如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，其中彈性構件係一橡膠材質所構成的彈性結構。
⑪第11項：如申請專利範圍第10項所述之方向選擇裝置，其中彈性構件係一薄膜體結構。
⑫第12項：如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，
其彈性構件係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性構件之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構，該彈性構件的周邊係固設於該基座之容置部中。
（４）上訴人主張系爭專利申請專利範圍第1至12項有應撤銷之原因，所引用之證據包括：
①舉發證據1：2004年6月24日公開之美國第US2004/000
0000A1號專利案，其公開日係早於系爭專利申請日（96年9月7日），可為系爭專利相關之先前技術（見本院卷第110至125頁）。
②舉發證據2：2004年7月1日公開之我國第000000000
號專利案，其公開日係早於系爭專利申請日（96年9月
7日），可為系爭專利相關之先前技術（見本院卷第12
6至132頁）③舉發證據3：2004年10月16日公開之我國第000000000
號專利案，其公開日係早於系爭專利申請日（96年9月
7日），可為系爭專利相關之先前技術（見本院卷第13
3至145頁）。
（５）舉發證據1可否證明系爭專利申請專利範圍第1至4、
8至12項不具新穎性？①舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性：
Ａ、舉發證據1圖式第7圖之「FRONTSURFACEOFCABINET」已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「一基座，其係具有一中空之容置部的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部的一開口」技術特徵；舉發證據1圖式第7圖之「therubbersheet3」已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「一彈性構件，其係一彈性結構體，且該彈性構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面」技術特徵；舉發證據1圖式第7圖之「thecenterkey1」已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「一移動件，其係設置於該彈性構件上的一柱狀體，該移動件頂端係貫穿該開口」技術特徵；舉發證據1圖式第7圖之「themagnet2」已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「一磁性元件，其係設置於該移動件底部且具有磁力場的元件」技術特徵；舉發證據1圖式第7圖之「theHallelement
7」已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「以及一磁力感測器，其係設置於對應該磁性元件底部的一磁力場分佈感測裝置」技術特徵（舉發證據1圖式第7圖與系爭專利之比對如附圖2所示）。準此，舉發證據1既已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵，自足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。
Ｂ、被上訴人固辯稱：系爭專利申請專利範圍第1項中「一基座，其係具有一中空之『容置部』的殼體結構…」之「容置部」係用以容納其他構件之空間，與舉發證據1不同，系爭專利申請專利範圍第1項之「彈性構件」的外環具有彎折結構，亦與舉發證據1不同等語。惟系爭專利申請專利範圍第1項並未限定「容置部」係用以容納其他構件之空間，亦未限定「彈性構件」的外環具有彎折結構，是舉發證據1所揭露者與系爭專利申請專利範圍第1項所界定之申請專利範圍並無不同，被上訴人此部分所辯，尚無可採。
②舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性：
Ａ、系爭專利申請專利範圍第2項係依附於第1項，係系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第1項所有技術特徵，而舉發證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已如前述。而舉發證據1圖式第7圖之「thesecondPCB9」已揭示系爭專利申請專利範圍第2項之「其中進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件」技術特徵（舉發證據1圖式第7圖與系爭專利之比對如附圖2所示）。準此，舉發證據1既已揭示系爭專利申請專利範圍第2項之所有技術特徵，自足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性。
Ｂ、被上訴人固辯稱：系爭專利申請專利範圍第2項僅有一電路板，而舉發證據1有2個電路板，與舉發證據
1不同等語。惟系爭專利申請專利範圍第2項並未限定僅能具有一電路板，是舉發證據1所揭露者與系爭專利申請專利範圍第2項所界定之申請專利範圍並無不同，被上訴人此部分所辯，尚無可採。
③舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性：
Ａ、系爭專利申請專利範圍第3項係依附於第2項，係系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第2項所有技術特徵，而舉發證據1可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性，已如前述。而舉發證據1圖式第7圖之「theHallelement7」已揭示系爭專利申請專利範圍第3項之「其中該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路板中」技術特徵（舉發證據1圖式第7圖與系爭專利之比對如附圖2所示）。準此，舉發證據1既已揭示系爭專利申請專利範圍第3項之所有技術特徵，自足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性。
Ｂ、被上訴人固辯稱：系爭專利申請專利範圍第3項之「霍爾元件」係設置於連接有「開關裝置」之電路板上，而舉發證據1之「霍爾元件」與「開關裝置」設置於不同電路板，與舉發證據1不同等語。惟系爭專利申請專利範圍第3項未界定「開關裝置」，而僅限定「霍爾元件」設置於電路板上，是舉發證據1所揭露者與系爭專利申請專利範圍第3項所界定之申請專利範圍並無不同，被上訴人此部分所辯，尚無可採。④舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第4項係依附於第2項，係系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第2項所有技術特徵，而舉發證據1雖可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性，已如前述。然系爭專利申請專利範圍第
4項之「該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係設置於該電路板中」，亦即「磁力感測器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同一「電路板」中，而舉發證據1並未明確指出其計算區101及移動命令產生區102之「磁力訊號處理裝置」設置何處，僅以圖3(b)流程圖表示計算區計算區101及移動命令產生區102（見本院卷㈠第111頁），且舉發證據1具有2個電路板，故計算區101及移動命令產生區102之「磁力訊號處理裝置」自有可能與「磁力裝置」設置於不同電路板。準此，舉發證據1既未揭示系爭專利申請專利範圍第4項之所有技術特徵，尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。
⑤舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性：
Ａ、系爭專利申請專利範圍第8項係依附於第1項，係系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第1項所有技術特徵，而舉發證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已如前述。而舉發證據1段落[0058]揭示：輸入裝置具有一金屬彈片（5），其係為一對應滑動鍵（1）設置且可偵測滑動鍵（1）朝向殼體內部路徑方向進行按壓的開關（原文為：Themetaldome5isaswitchtodetectthatthecenterkey1waspushedintheinsidedirectionofthecabinet…）」；舉發證據1段落[0060]揭示：上述金屬彈片（5）具有彈片狀導電板（domeshapedconductiveplate5a）以及線路圖案（wiringpattern5b），並且當滑動鍵（1）被按壓，按壓元件(4)則會在向第一印刷電路板（8）之方向施予一力至彈片狀導電板（5a），而彈片狀導電板（5a）則會變形，且其中央則會接觸線路圖案（5b），如此金屬彈片（5）具有兩種不同狀態（見舉發證據1之Fig.2(a)及Fig.2(c)，本院卷㈠第110頁反面），以偵測滑動鍵（1）的按壓。準此，舉發證據1既已揭示系爭專利申請專利範圍第8項之所有技術特徵，自足以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性。
Ｂ、被上訴人固辯稱：系爭專利申請專利範圍第8項之「壓摯部」是設置於「開關裝置」，而舉發證據1之壓摯部4是設置於橡膠片材3，二者並不相同等語。惟系爭專利申請專利範圍第8項未界定「壓摯部」，僅限定「開關裝置」設置於對應「移動件」的位移路徑處，是舉發證據1所揭露者與系爭專利申請專利範圍第8項所界定之申請專利範圍並無不同，被上訴人此部分所辯，尚無可採。
⑥舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第9項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第9項係依附於第8項，係系爭專利申請專利範圍第8項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第8項所有技術特徵，而舉發證據1雖可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性，已如前述。然系爭專利申請專利範圍第
9項之「磁力感測元件」係設置於連接有「開關裝置」之電路板上，而舉發證據1之「磁力感測元件」與「開關裝置」則係設置於不同電路板。準此，舉發證據1既未揭示系爭專利申請專利範圍第9項之所有技術特徵，尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第9項不具新穎性。
⑦舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第10、11項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第10項係依附於第1項，係系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第1項所有技術特徵，另系爭專利申請專利範圍第11項係依附於第10項，而舉發證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已如前述。而舉發證據1圖式第7圖之「therubbersheet3」、舉發證據1段落[0056]揭露：「橡膠片材(3)，其係為一薄片形狀的元件，並以高彈性材料製成，例如：矽膠。（Therubbersheet3isasheetshapedcomponentmadeofamaterialhaving
alargeelasticlimit,forexample,siliconerubber.）」，業已揭示系爭專利申請專利範圍第10項彈性構件係一橡膠材質所構成的彈性結構、系爭專利申請專利範圍第11項彈性構件係一薄膜體結構之技術特徵（舉發證據1圖式第7圖與系爭專利之比對如附圖2所示）。準此，舉發證據1既已揭示系爭專利申請專利範圍第10、11項之所有技術特徵，自足以證明系爭專利申請專利範圍第10、11項不具新穎性。
⑧舉發證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第12項係依附於第1項，係系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第1項所有技術特徵，而舉發證據1雖可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已如前述。然系爭專利申請專利範圍第12項之「彈性構件」為「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」，而舉發證據1之「彈性構件」為「橡膠片材」。準此，舉發證據1既未揭示系爭專利申請專利範圍第12項之所有技術特徵，尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具新穎性。
⑨從而，舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第1
至3、8、10、11項不具新穎性，不足以證明系爭專利申請專利範圍第4、9、12項不具新穎性。
（６）舉發證據1可否證明系爭專利申請專利範圍第1至4、
8至12項不具進步性？①舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3、
8、10、11項不具進步性：舉發證據1既已揭示系爭專利申請專利範圍第1至3、
8、10、11項所有技術特徵，則系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參考舉發證據1之揭露，當能輕易完成系爭專利申請專利範圍第1至3、8、10、11項所有技術特徵，故舉發證據1自足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3、8、10、11項不具進步性。
②舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：
Ａ、系爭專利申請專利範圍第4項內容：如申請專利範圍第2項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一磁力訊號處理裝置，且該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係設置於該電路板中，該磁力感測器係電氣連接該磁力訊號處理裝置，該磁力訊號處理裝置係轉換該磁力感測器所感測之磁力場分佈資料並輸出一對應該移動件位移的電氣資料。
Ｂ、舉發證據1圖式第3(b)圖（見本院卷㈠第111頁）已揭示與磁力感測器之「複數個霍爾元件（hallelement7a,7b,7c,7d）」電氣連接至「計算區（calculatingsection101）」再電氣連接至「移動命令產生區（movingcontrolcommandgeneratingsection102）」，以及舉發證據1段落[0066]已揭示「移動命令產生區（102）」產生並輸出一對應「磁性元件（2）」之移動方向與移動量的移動控制訊號，是舉發證據1之「計算區（calculatingsection101）」、「移動命令產生區（movingcontrolcommandgeneratingsection102）」所揭示其與霍爾元件之磁力感測器電氣連接且轉換該霍爾元件所感測之磁力資料轉換輸出一對應移動方向與移動量的電氣資料，業已揭示系爭專利申請專利範圍第
4項之「磁力訊號處理裝置」技術特徵。
Ｃ、系爭專利申請專利範圍第4項之「該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係設置於該電路板中」，亦即「磁力感測器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同一「電路板」中，而舉發證據1雖未明確指出其計算區101及移動命令產生區102之「磁力訊號處理裝置」設置何處，且舉發證據1具有2個電路板，計算區101及移動命令產生區102之「磁力訊號處理裝置」可能與「磁力裝置」設置於不同電路板，故舉發證據1所揭露之「磁力感測器」及「磁力訊號處理裝置」並不相同。惟「單層電路板」、「雙層電路板」或「多層電路板」均為電子裝置業界的通常知識，且舉發證據1第4圖（見本院卷㈠第111頁反面）亦揭示另一實施例採用「單層電路板」之情形，則系爭專利所屬電子裝置技術領域中具有通常知識者，參考舉發證據1所揭露2個電路板之技術，必能將之轉換應用於「單層電路板」中，顯能輕易完成系爭專利申請專利範圍第
4項之「磁力感測器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同一「電路板」中之技術，故舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。至被上訴人雖主張系爭專利申請專利範圍第4項僅使用1個電路板，並無舉發證據1使用2個電路板所產生電路板間電連接的相關問題等語。然「單層電路板」、「雙層電路板」或「多層電路板」既均為電子裝置業界的通常知識，且舉發證據1第4圖亦揭示另一實施例採用「單層電路板」之情形，已如上述，系爭專利所屬電子裝置技術領域中具有通常知識者參考舉發證據1所揭露顯能輕易完成系爭專利申請專利範圍第4項之技術特徵，被上訴人此部分主張，尚無可採。
③舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性：
Ａ、系爭專利申請專利範圍第9項內容：如申請專利範圍第8項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件；該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路板中；以及該開關裝置係設置於該電路板並對應該移動件的位移路徑，且該彈性構件垂直方向的容許性變形量係足以讓該方向選擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置。
Ｂ、系爭專利申請專利範圍第9項之「磁力感測元件」係設置於連接有「開關裝置」之電路板上，而舉發證據
1之「磁力感測元件」與「開關裝置」則設置於不同電路板，惟「單層電路板」、「雙層電路板」或「多層電路板」均為電子裝置業界的通常知識，且舉發證據1第4圖（見本院卷㈠第111頁反面）亦揭示另一實施例採用「單層電路板」之情形，則系爭專利所屬電子裝置技術領域中具有通常知識者，參考舉發證據
1所揭露「磁力感測元件」與「開關裝置」設置於不同電路板之技術，必能將之轉換應用於「單層電路板」中，顯能輕易完成系爭專利申請專利範圍第9項之「磁力感測元件」係設置於連接有「開關裝置」之電路板上之技術，故舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性。至被上訴人雖主張：舉發證據1較系爭專利多1塊電路板及樹脂片，成本較高，且系爭專利申請專利範圍第9項僅使用1個電路板，沒有舉發證據1使用2個電路板所產生電路板間電連接的相關問題等語。然「單層電路板」、「雙層電路板」或「多層電路板」既均為電子裝置業界的通常知識，且舉發證據1第4圖亦揭示另一實施例採用「單層電路板」之情形，已如上述，系爭專利所屬電子裝置技術領域中具有通常知識者參考舉發證據1所揭露顯能輕易完成系爭專利申請專利範圍第9項之技術特徵，被上訴人此部分主張，並無可採。
④舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性：
Ａ、系爭專利申請專利範圍第12項內容：如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，其彈性構件係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性構件之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構，該彈性構件的周邊係固設於該基座之容置部中。
Ｂ、系爭專利申請專利範圍第12項之「彈性構件」為「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」，舉發證據1之「彈性構件」則為「橡膠片材」，惟舉發證據1圖式第
9、10圖（見本院卷第112頁反面、113頁）所示之「橡膠片材」（rubbersheet3）具有水平以及垂直彈性作用，已教示利用彈性材料以達成水平垂直彈性作用之功效，則系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參考舉發證據1之揭露，當有動機利用各種形狀的彈性材料達成水平垂直之彈性作用，顯能輕易完成系爭專利申請專利範圍第12項之「彈性構件」為「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」之技術，故舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。至被上訴人雖主張，舉發證據1為片狀橡膠片材，而系爭專利彈性構件為桿狀彈性結構體，成本花費較小等語。惟依系爭專利說明書僅提及彈性構件可為「彈性構件(13)係由一彈性膜水平設置於該基座(11)之容置部(11a)下方」亦或「彈性構件(13')係由數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」，完全未說明「彈性膜(13)」與「桿狀彈性結構(13')」之間的差異，可知「彈性膜」與「桿狀彈性結構」間的置換為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，是通常知識者在參考舉發證據1之「彈性片材」後，當有動機轉換成系爭專利申請專利範圍第12項之「彈性構件」為「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」之技術特徵，被上訴人此部分主張，亦無可採。⑤從而，舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第1至4、8至12項不具進步性。
（７）舉發證據1及通常知識之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：
①系爭專利申請專利範圍第5項內容：如申請專利範圍第
4項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該磁力訊號處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該磁力訊號處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料。
②依系爭專利說明書第5頁先前技術第1段記載：「習知
方向選擇裝置係使用於電腦、手機、PDA等電子裝置中，用以作為於游標控制的輸入器或是作為選單式操作介面控制的輸入器。通常這類方向選擇裝置一般的產品型態是滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵，且其係透過許多『機械構造』達到方向的選擇與控制，以至於這樣的方向選擇裝置體積較大，不利於目前電子產品可攜性以及小型化的需求」，可知習知之方向選擇器必然包含「一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該『機械構造』訊號處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該『機械構造』訊號處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」，否則滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵將無法將其控制訊號輸出。其次，依系爭專利說明書第5頁先前技術第
2段記載：「另外，也有使用力回饋的方向選擇裝置，這類技術是透過使用者施加『壓力』的方向，作為辨別輸入方向的判斷依據。然而，由於使用者必須非常靈敏地施加壓力，才能靈活地操作方向控制，導致一般使用者不一定能適應這樣的操作方式」，可知習知之方向選擇器必然包含「一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該『壓力』訊號處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該『壓力』訊號處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」，否則力回饋的方向選擇裝置將無法將其控制訊號輸出。再者，系爭專利申請專利範圍第5項係依附於第4項，係系爭專利申請專利範圍第4項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第4項所有技術特徵，而舉發證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性，已如前述，且系爭專利所屬技術領域中，將「一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該訊號處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該訊號處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」係屬通常知識，準此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於舉發證據1及通常知識之組合，顯可輕易完成系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵，故舉發證據1與通常知識之組合自足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。
（８）舉發證據1及舉發證據2之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：
舉發證據1與通常知識之組合既足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，亦即系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依據舉發證據1之揭露以及自身所具備的通常知識，已可輕易完成系爭專利申請專利範圍第5項技術特徵，準此，舉發證據1組合任何其他證據，當然亦可輕易完成系爭專利申請專利範圍第5項，故舉發證據1及舉發證據2之組合自足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。
（９）舉發證據1及舉發證據2之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性：
①系爭專利申請專利範圍第6項內容：如申請專利範圍第
5項所述之方向選擇裝置，其中該介面裝置係具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面。第7項內容：如申請專利範圍第6項所述之方向選擇裝置，其中該介面裝置係符合通用串列傳輸協定之介面，並進一步包括一連接器，該連接器係通用串列傳輸協定所定義的連接器結構。
②依系爭專利說明書第5頁新型所屬之技術領域所載系爭
專利係方向選擇裝置之技術領域，因此，不論滑鼠、軌跡球或電子裝置上的鍵盤等方向選擇裝置，該裝置本體以及該裝置與電子裝置訊號傳輸介面之相關技術皆屬於系爭專利之技術領域，是舉發證據1之「INPUTDEVICE
ANDMOBILETERMINAL」、舉發證據2之「具儲存資料功能的滑鼠」等關於方向選擇裝置本體之相關先前技術，皆屬系爭專利之技術領域，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，皆有動機參考舉發證據1、2所揭示之技術，以解決系爭專利申請前習知技術所遭遇之問題，足徵舉發證據1、2之組合對於通常知識者而言應屬明顯。其次，依舉發證據2第7頁第2段（見本院卷㈠第129頁）記載：「…微處理器222利用其內的USB連接埠…」，而USB傳輸介面即具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面，且USB傳輸介面即包含一通用串列傳輸協定所定義的連接器結構，此為系爭專利所屬技術領域中之通常知識，因此，系爭專利技術領域具有通常知識者依據舉發證據2之揭露顯可輕易完成系爭專利申請專利範圍第6項之「其中該介面裝置係具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面」技術特徵及系爭專利申請專利範圍第7項之「其中該介面裝置係符合通用串列傳輸協定之介面，並進一步包括一連接器，該連接器係通用串列傳輸協定所定義的連接器結構」技術特徵。再者，系爭專利申請專利範圍第
6項係依附於第5項，係系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第5項所有技術特徵，系爭專利申請專利範圍第7項則係依附於第6項，而舉發證據1、2足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，已如前述，故舉發證據1與舉發證據2之組合自亦足以證明系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性。
（10）舉發證據1、舉發證據2及舉發證據3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性：
舉發證據1與舉發證據2之組合既足以證明系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性，則舉發證據1與舉發證據2與其他證據之組合，當然亦可輕易完成系爭專利申請專利範圍第6、7項，故舉發證據1、舉發證據
2與舉發證據3之組合亦足以證明系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性。
（11）系爭專利並未違反修正前專利法第108條準用第26條第
2、3項之規定而有應撤銷之原因：①102年5月20日準備程序所載兩造爭執事項：依據修正
前專利法第97條第1項第3、5款，系爭專利是否未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者而無法據以實施？（見本院卷㈠第92頁），因所引用之法條有誤，應更正為：系爭專利是否違反修正前專利法第108條準用第26條第2、3項之規定而有應撤銷之原因？（見本院卷㈠第
315頁），合先敘明。②依系爭專利說明書第5頁先前技術第1段記載：「習知
方向選擇裝置係使用於電腦、手機、PDA等電子裝置中，用以作為於游標控制的輸入器或是作為選單式操作介面控制的輸入器。通常這類方向選擇裝置一般的產品型態是『滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵』，且其係透過許多『機械構造』達到方向的選擇與控制，以至於這樣的方向選擇裝置『體積較大』，不利於目前電子產品可攜性以及小型化的需求」，可知習知技術之方向選擇裝置有透過「機械構造」的方式達成者，例如滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵等，因此產生「體積較大」之缺點。其次，依系爭專利說明書第5頁先前技術第2段記載：「另外，也有使用『力回饋的方向選擇裝置』，這類技術是透過使用者施加『壓力』的方向，作為辨別輸入方向的判斷依據。然而，由於『使用者必須非常靈敏地施加壓力』，才能靈活地操作方向控制，導致一般使用者不一定能適應這樣的操作方式」，可知習知技術之方向選擇器亦有透過「壓力」方式達成者，例如力回饋的方向選擇裝置，因此產生「使用者必須非常靈敏地施加壓力」的缺點。再者，依系爭專利說明書第6頁第3段記載：「為達到上述目的，本創作主要係一種方向選擇裝置，其包括：『一基座』，其係具有一中空之容置部的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部的一開口；『一彈性構件』，其係一彈性結構體，且該彈性構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面；『一移動件』，其係設置於該彈性構件上的一柱狀體，該移動件頂端係貫穿該開口；『一磁性元件』，其係設置於該移動件底部且具有磁力場的元件；以及『一磁力感測器』，其係設置於對應該磁性元件底部的一磁力場分佈感測裝置」，可知系爭專利之方向選擇裝置係以「基座」、「彈性構件」、「移動件」、「磁性元件」、「磁力感測器」所構成，以解決習知方向選擇裝置「體積較大」、「使用者必須非常靈敏地施加壓力」的缺點。且系爭專利方向選擇裝置之具體構造及運作方式並有系爭專利第3圖（如附圖1所示）可供參考，堪認系爭專利說明書已清楚揭露其「基座」具有中空之容置部而「彈性構件」之周圍固設於「基座」對應該容置部的內表面，「基座」頂端具有垂直貫通該容置部的開口而「移動件」頂端貫穿該開口，「磁性元件」置於該移動件底部而「磁力感測器」設置於對應「磁性元件」底部，亦揭露「移動件」移動前後之狀態位置，準此，系爭專利說明書已明確且充分揭露如何利用磁力感測原理感測方向輸入機構之位移方向以及位移量的具體結構，可使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，尚難謂系爭專利違反修正前專利法第107條第1項第1款規定即第108條準用第26條第2項之規定。另系爭專利申請專利範圍第1項：一種方向選擇裝置，其包含：一基座，其係具有一中空之容置部的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部的一開口；一彈性構件，其係一彈性結構體，且該彈性構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面；一移動件，其係設置於該彈性構件上的一柱狀體，該移動件頂端係貫穿該開口；一磁性元件，其係設置於該移動件底部且具有磁力場的元件；以及一磁力感測器，其係設置於對應該磁性元件底部的一磁力場分佈感測裝置，亦已明確界定「基座」具有中空之容置部，而「彈性構件」之周圍固設於「基座」對應該容置部的內表面，「基座」頂端具有垂直貫通該容置部的開口而「移動件」頂端貫穿該開口，「磁性元件」置於該移動件底部而「磁力感測器」設置於對應「磁性元件」底部等系爭專利方向選擇裝置之結構，可被系爭專利說明書之記載所支持，自難認系爭專利違反修正前專利法第107條第1項第1款規定即第108條準用第26條第3項之規定。
③上訴人雖主張：系爭專利申請專利範圍第1項之內容並
未界定開口與「移動件」之關係，未揭露開口係用以限制「移動件」之移動範圍；系爭專利申請專利範圍第4項之「磁力訊號處理裝置」為系爭專利之必要技術特徵，而系爭專利申請專利範圍第1、2、3、8、9、10、11、12項欠缺該必要技術特徵；且系爭專利說明書第11頁倒數第2行起僅揭露「透過擷取該移動件(14)的平移向量資料，可以去除該方向選擇裝置(1)中因為機構變形造成訊號誤差所導致的訊號漂移」，但未詳述如何克服訊號誤差所導致之訊號漂移，違反修正前專利法第
107條第1項第1款規定等語。惟系爭專利係為一透過「移動件」操控之方向選擇裝置，是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利申請專利範圍第1項所界定「該移動件頂端係貫穿該開口」之技術特徵，當會瞭解「移動件」係以開口來限制其移動範圍。其次，依舉發證據1之[0065]（見本院卷第120頁）揭露：
「計算部分101藉由參考初始位置，根據在霍爾元件7a、7b、7c及7d測量的磁通密度計算磁鐵2移動方向和移動量；此計算方式可用『現有的方法』執行」，可知系爭專利技術領域中已經存在現有之「磁力訊號處理裝置」可根據霍爾元件的磁通密度計算磁鐵移動方向和移動量之相關技術，則「磁力訊號處理裝置」及電磁訊號之相關計算既屬習知技術，電磁訊號誤差所導致的訊號漂移之計算自亦屬習知技術，非屬系爭專利之必要技術特徵，自無須在說明書中詳述，上訴人此部分之主張，尚無可採。
３、上訴人是否業於98年2月3日合法終止系爭契約？
（１）按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。另解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實文字及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意；又解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法院39年台上字第1053號、17年上字第1118號判例意旨參照）。
（２）上訴人總經理○○○曾於98年2月3日寄發電子郵件予被上訴人法定代理人湯沛霖，記載：「由於此issue導致目前合約恐無法立即執行，因合約對於日期由強制的約束，故目前暫停止此合約之執行，待此issue結束再重新修訂合約啟動，亦請能盡速回覆關於patentissue的最新進度」等語，為兩造所不爭執，並有該電子郵件在卷足憑（見原審卷第34頁），則依該電子郵件所載文字僅係目前暫停止此合約之執行，待此issue結束再重新修訂合約啟動，並無任何終止系爭合約之意，應甚為明確，尚難執此即認上訴人業於98年2月3日合法終止系爭契約，上訴人此部分主張，並無可採。
４、上訴人是否業於100年5月6日合法終止或解除系爭契約？上訴人於100年5月6日寄發存證信函予被上訴人，表示被上訴人未依約將附件A所示項目交付予上訴人，乃以該存證信函為解除系爭契約之意思表示乙節，為兩造所不爭執，並有該存證信函附卷可稽（見原審卷第44至46頁），而被上訴人所提證據資料無法證明已將附件A所示項目全部交付予上訴人，已如前述，自難謂已履行其給付義務，則上訴人執此行使解除權，解除系爭契約，並無不合。其次，系爭專利有應撤銷之事由，亦如前述，縱上訴人並未於100年5月6日合法解除系爭契約，然因系爭專利有應撤銷之事由，上訴人並於102年12月11日準備程序當庭以此事由表示解除系爭契約（見本院卷㈠第315至316頁），則上訴人依民法第347條準用同法第350條、第353條權利瑕疵擔保規定，依債務不履行規定行使解除權，亦無不合（上訴人雖主張係類推適用民法第350條、第353條規定，然民法第347條前段既規定：「本節規定，於買賣契約以外之有償契約準用之」。自無須類推適用）。
（三）從而，上訴人既已合法解除系爭契約，系爭契約即因解除而溯及消滅，則被上訴人依系爭契約約定，請求上訴人給付自99年4月至100年2月之授權金，尚有未合。則就Touchstick技術是否為上訴人自行研發而得之產品？被上訴人是否違反誠信原則並屬權利濫用？或本件有無民法第227條之2情事變更之適用？上訴人可否以被上訴人未交付系爭契約附件A相關資料及未履行最低保證量之下單義務，而主張同時履行抗辯等爭點，既不影響上開判斷，自無逐一審酌之必要。
五、綜上所述，上訴人既已合法解除系爭契約，系爭契約即因解除而溯及消滅，則被上訴人依系爭契約約定，請求上訴人給付美金975,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，即有未合，不應准許。
其假執行聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決廢棄改判如
主文第二項所示。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。
中華民國103年2月20日
智慧財產法院第三庭
審判長法官汪漢卿
法官蔡惠如法官陳容正以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國103年2月26日
書記官劉筱淇