裁判字號：臺灣臺北地方法院100年智字第25號民事判決
裁判日期：民國101年10月26日
裁判案由：履行契約
臺灣臺北地方法院民事判決100年度智字第25號原告騵創科技股份有限公司法定代理人 湯沛霖 訴訟代理人 許進德 律師
許峻鳴 律師被告陞達科技股份有限公司法定代理人 林招慶 訴訟代理人 黃仕翰 律師
吳鴻奎 律師上列當事人間履行契約事件，本院於民國101年10月3日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告應給付原告美金玖拾柒萬伍仟元，及自民國一百年三月二十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新臺幣壹仟萬元供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣貳仟捌佰玖拾玖萬叁仟伍佰柒拾伍元供擔保後，得免假執行。
事實及理由
壹、程序方面：按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。依兩造所簽立之技術轉移及授權契約（下稱系爭契約）第9.5條約定，任何有關系爭契約之爭議，兩造合意以本院為第一審管轄法院，故本院自有管轄權。
貳、實體方面：
一、原告主張：原告與被告於民國98年1月15日簽立系爭契約，約定以「MagneticPositioningPointingStick（磁性位置指向桿，下稱系爭專利）具有之台灣新型證書號碼M328034與中國大陸新型證書號碼0000000之專利權及專利技術移轉，或是以磁場及磁場感測器做為座標定位之指向桿的結構或裝置」作為授權標的的授權予被告。詎兩造簽約之後，迄今為止被告從未依約按月提供銷售報表，致原告無從得知被告每月的銷售數量並開立發票，而被告亦從未給付授權金予原告。但被告業已於99年3月31日舉辦研討會，會中除展示包含使用系爭專利的產品外，亦提及「隨著手機行動上網的應用興起，林招慶博士特別看好未來手機內建滑鼠的需求，開發了體積精巧的觸控棒（TouchStick）產品，能易於整合在各式可攜式裝置中，深具市場潛力。此產品採電磁式技術，已進入最後開發階段，將會是全球最小的滑鼠裝置」，而觸控棒實即指利用系爭專利所研發製造出之產品，此由足證原告確已依據系爭契約內容將系爭專利授權予被告使用，而被告亦實際使用中，因此，依系爭契約第3.1、3.3、3.4項約定，被告應給付原告授權金，然原告多次催告被告依約履行並給付款項，惟均未獲置理，不得已提起本訴訟請求之。
依系爭契約第3.1條約定，自99年4月起最低銷售數量保證維持量為500K/Monthly（即每月至少500,000個），自100年起最低銷售數量保證維持量則為1KK/Monthly，而累積銷售數量再0KK以上至6KK時，授權金為每1個美金0.13元，故被告應給付自99年4月至100年3月之授權金美金975,000元【計算式：美金0.13元×50萬×9個月＋0.13×100萬×3個月＝美金975,000元】等語。並聲明：被告應給付原告美金975,000元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：㈠兩造於98年1月簽訂系爭契約，惟兩造簽約後因原告始終
未依約交付資料、移轉技術，實測上亦無法應用，系爭專利並非原告所有，且有侵害NEC公司專利之情事，經被告要求原告處理未果，被告乃向原告口頭終止契約，並於98年2月3日以電子郵件再次表明終止契約。原告始終無法履行系爭契約移轉技術義務，被告乃自行投資研發，因原告又向稱其有業務通路、與業界關係密切，在被告研發完成後，可向被告下單並對外銷售，可助被告快速提高銷售量，希望被告可與之合作分享商業利益，從而，兩造遂於99年4、5月間，由管理階層洽談之技術合作契約及經銷合約，期間曾密切聯繫產品開發及生產事宜，此時被告自行投資開發製造，惟關於成品規格即報價均有聯繫原告之情事，然而，礙於確實無法將磁性核心技術實作，終告放棄，至終並未開發出可應用的成品，故此階段兩造聯繫過程中將預定成品名稱為「磁性Touchstick」。在確定「磁性Touchstick」無法應用於實作上後，被告另自行以「電容」感應方式作為核心技術自行研發，迄至100年研發有成，得以應用於實作上，命名為「電容Touchstick」，無論「磁性Touchstick」或「電容Touchstick」均由被告自行投資研發，原告從未履約進行所謂技術移轉。
㈡依系爭契約原告應主動交付系爭契約第一條第1.2規定之
文件，且亦應為專利授權的移轉，該二項義務依法原告均有先履行之義務，依原證四載明原告始終未依系爭契約交付第一條第1.2之約定，交付乙方編碼、文件、使用說明、圖面以及詳如附件A資料，且被告發現原告所提供的專利根本無法實施，迄今無法使用該專利技術並將其應用於實務，是以，原告顯然並無履行契約所定義務，其對被告所為主張，被告自得主張同時履行抗辯，原告請求並無理由。
㈢又原告於簽約時並非系爭專利之專利權人，專利權人為正
欣科技，簽約後移轉為湯沛霖所有。系爭專利既非係原告所設計、研發，自然原告不可能有所謂具有相當經驗、且已設計、研發並擁有某些相關的智慧財產權的能力，原告竟隱瞞此一重要事實，事後發生問題，原告始終無能力加以解決，且系爭專利為新型專利，核准領證時並未經實質審查，經被告初步分析，未來若函請經濟部智慧財產局對系爭專利作新型技術報告，可望評為近乎習知技術而因不具可專利性而得撤銷其專利權，另原告迄今名下只有一件未經實質審查之新型專利，該專利係在與被告簽約後始申請，顯見原告無相關技術授權的能力，足見系爭契約確屬無效契約。此外，原告並非系爭專利設計研發者，無法做出有效改善，系爭契約約定之「據以使用於設計、研發、製造、銷售相關產品」之契約目的根本無法達到，是以，系爭技術實際上無法應用操作，原告並無宣稱之技術，無法履行交付專利技術之義務，技術移轉部份顯屬不能之給付，故系爭契約因自始不能給付，依民法第246條規定自屬無效。
㈣被告與原告簽約後，發現原告專利無法操作實現，且該專
利可能侵權，被告無法從其中獲致任何設計、研發等幫助，因此於98年2月3日即已發電子郵件向原告表示終止契約，復兩造均未就原證四其他未交付物再為履行，足認系爭契約已終止，原告自無可憑系爭契約向被告請求給付。解釋當事人真意後，上開電子郵件顯係當時原告無法履約而為解除系爭契約之意思表示。而兩造契約雖早已終止解除，然由於原告可帶給被告業務上之協助，被告乃同意一方面以自己之能力再研發，另方面與原告保持聯絡，是雙方仍於99年4月間洽談該契約之簽訂，除就「技術轉移及授權」契約修改條款討論外，雙方並討論經銷契約，因兩造始終未存共識，以致無法簽訂，倘若系爭契約有效並未終止，兩造怎可能再簽一次技術契約，兩造有協商技術合作契約乙情，更足證明兩造早知系爭契約已終止解除而無效。再者，兩造沒有系爭契約技術移轉關係存在，否則原告既有技術、又有業務通路，何須與被告訂立經銷合約，逕訂立委託生產合約即可，故經銷合約可證系爭契約已終止。
㈤被告早已口頭向原告表示終止契約，詎原告竟違反商業誠
信行為再持原契約向被告請求，被告於日前發函正式告知原告主張解除兩造契約，該函業經原告收憑，系爭契約已發生解除效力，原告自不得依系爭契約向被告請求給付。
又被告從未以系爭契約之專利或移轉之技術而生產銷售任何產品，事實上所謂的觸控棒「TouchStick」是被告自行研發產品之名稱，採電容式感應技術，該技術與原告之專利「磁式感應」並無關聯，無容混淆，現在電容TouchStick無涉及系爭專利內容，亦可證系爭契約早已終止，原告所稱被告以生產且對外銷售乙節，被告否認，原告對此應負舉證責任。此外，原告本於經銷關係而訂購被告產品，並願將客戶資料提供被告建檔，故原告所稱技術移轉顯然不實，原證十二至原證實六不足作為有利原告之證據。綜上，原告始終未履行系爭契約，無論未完成之「磁性TouchStick」或開發完成「電容TouchStick」均為被告自行研發，否則原告為何無法對有技術移轉事實舉證，足見原告之訴顯無理由。
並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免予假執行。
三、兩造不爭執之事項（見本院卷第308頁反面）：㈠原告與被告於98年1月15日簽立系爭契約，約定以「Magne
ticPositioningPointingStick（磁性位置指向桿，下稱系爭專利）具有之臺灣新型證書號碼M328034與中國大陸新型證書號碼0000000之專利權及專利技術移轉，或是以磁場及磁場感測器做為座標定位之指向桿的結構或裝置」作為授權標的的授權予被告（見本院卷第5頁）。
㈡兩造簽約之後迄今，被告從未給付授權金予原告。
㈢原告於99年5月11日寄發存證信函催告被告依約履行並給付款項（見本院卷第12頁至第14頁）。
㈣被告曾於98年2月3日寄發電子郵件予原告記載「由於此
issue導致目前合約恐無法立即執行，因合約對於日期由強制的約束，故目前暫停止此合約之執行，待此issue結束再重新修訂合約啟動，亦請能盡速回覆關於patentissue的最新進度．．」等語（見本院卷第34頁）。
㈤被告於起訴後寄存信函告知原告主張解除系爭契約（見本院卷第44頁至第46頁）。
五、得心證之理由：原告主張依系爭契約第3.1條約定請求被告給付授權金，惟為被告所否認，並以前揭情詞置辯，是本院應審究者為：系爭契約是否依民法第246條規定為無效？系爭契約兩造是否合意終止？被告終止、解除契約是否合法？原告依系爭契約第3.1條約定，請求被告給付自99年4月至100年2月之授權金美金975,000元，有無理由？茲析述如下：
㈠系爭契約是否依民法第246條規定為無效？
１、系爭專利於臺灣地區與大陸地區之原始申請人為 正欣 科技股份有限公司（下稱正欣公司）及 張永欣 ，其後移轉予原告之法定代理人湯沛霖，湯沛霖於97年12月
29日已簽立協議書，將系爭專利的專利權讓予原告（見本院卷第35頁、第36頁、第74頁），則系爭專利於兩造簽約之前已讓與原告，被告辯稱系爭專利於簽約時非原告所有云云，並非可採。
２、又被告另辯稱系爭專利為近乎習知技術而不具可專利性云云，惟查：
⑴系爭專利技術內容：系爭專利係一種方向選擇裝置
1，其包括：一基座11，其係具有一中空之容置部11a的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部11a的一開口11b；一彈性構件13，其係一彈性結構體，且該彈性構件13係周圍固設於該基座11對應該容置部11a的內表面；一移動件14，其係設置於該彈性構件13上的一柱狀體，該移動件14頂端係貫穿該開口11b；一磁性元件15，其係設置於該移動件14底部且具有磁力場的元件；以及一磁力感測器
16，其係設置於對應該磁性元件15底部的一磁力場分佈感測裝置。
⑵系爭專利請求項共計12項，其中請求項1為獨立項
，其餘為附屬項，各請求項內容為：1.一種方向選擇裝置，其包含：一基座，其係具有一中空之容置部的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部的一開口；一彈性構件，其係一彈性結構體，且該彈性構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面；一移動件，其係設置於該彈性構件上的一柱狀體，該移動件頂端係貫穿該開口；一磁性元件，其係設置於該移動件底部且具有磁力場的元件；以及一磁力感測器，其係設置於對應該磁性元件底部的一磁力場分佈感測裝置。2.如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件。3.如申請專利範圍第2項所述之方向選擇裝置，其中該磁力感測器係進一步包括複數個 霍爾 元件，該霍爾元件係佈置於該電路板中。4.如申請專利範圍第2項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一磁力訊號處理裝置，且該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係設置於該電路板中，該磁力感測器係電氣連接該磁力訊號處理裝置，該磁力訊號處理裝置係轉換該磁力感測器所感測之磁力場分佈資料並輸出一對應該移動件位移的電氣資料。5.如申請專利範圍第4項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該磁力訊號處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該磁力訊號處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料。6.如申請專利範圍第5項所述之方向選擇裝置，其中該介面裝置係具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面。7.如申請專利範圍第6項所述之方向選擇裝置，其中該介面裝置係符合通用串列傳輸協定之介面，並進一步包括一連接器，該連接器係通用串列傳輸協定所定義的連接器結構。8.如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一開關裝置，該開關裝置係一按壓式的觸發訊號產生裝置，且該開關裝置係可設置於對應該移動件的位移路徑處，並由該移動件選擇該開關裝置為觸發狀態或非觸發狀態。9.如申請專利範圍第8項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件；該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路板中；以及該開關裝置係設置於該電路板並對應該移動件的位移路徑，且該彈性構件垂直方向的容許性變形量係足以讓該方向選擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置。10.如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，其中彈性構件係一橡膠材質所構成的彈性結構。11.如申請專利範圍第10項所述之方向選擇裝置，其中彈性構件係一薄膜體結構。12.如申請專利範圍第1項所述之方向選擇裝置，其彈性構件係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性構件之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構，該彈性構件的周邊係固設於該基座之容置部中。
⑶系爭專利申請日為96年9月7日，而被告提出98年2
月10日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證1）及98年3月10日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證2，見本院卷第第99頁至第102頁）公告日均係晚於系爭專利申請日，無法依專利法第94條規定而為系爭專利之先前技術。
⑷被告提出96年8月1日公告之我國第M316444號專利
案（下稱第3引證，見本院卷第198頁至第200頁）由其第3圖及第4圖內容可知，第3引證雖其軸套3、磁體10及傳感器芯片15分別具有等同於系爭專利請求項1之基座、磁性元件及磁力感測器等構件的技術特徵，然其彈簧6（對應系爭專利請求項1的彈性構件）係設置於軸套3容置部正中央位置處，並使搖桿軸8（對應系爭專利請求項1的移動件）穿過該彈簧6而使搖桿軸8保持在正中央的位置，反觀，系爭專利請求項1的彈性構件乃係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面，且系爭專利請求項1的移動件係設置於該彈性構件上，系爭專利請求項1的彈性構件及移動件等構件，分別與引證3的彈簧6及搖桿8等構件為不相同的結構技術特徵，故系爭專利請求項1之彈性構件及移動件等技術特徵非為引證3所揭露，尚難據而認系爭專利請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項2至12係為直接或間接依附於請求項1之附屬項，且引證3尚難證明系爭專利請求項1不具新穎性，則引證3亦難證明系爭專利請求項2至12不具新穎性。另引證3申請日為95年10月24日，公告日為95年8月1日均早於系爭專利申請日，不符專利法第95條規定我國專利申請案申請在先而其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案，故尚難證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。
⑸被告提出之95年12月27日申請，99年2月11日公告
之我國第I320328號專利案（下稱引證4，見本院卷第201頁至第203頁），因公告日係晚於系爭專利申請日，無法依專利法第94條規定而為系爭專利適格之先前技術，故尚難證明系爭專利請求項1不具新穎性。又引證4圖二可知，雖引證4的基座4（由上基座41及下基座42組成）、磁性單元62及磁場感測模組7分別具有等同於系爭專利請求項1之基座、磁性元件及磁力感測器等構件的技術特徵，然引證4的彈簧2（對應系爭專利請求項1的彈性構件）係設置於基座4（由上基座41及下基座42組成）上方，並使操縱桿1（對應系爭專利請求項1的移動件）穿過該彈簧2而使操縱桿1保持在正中央的位置。反觀，系爭專利請求項1的彈性構件乃係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面，且系爭專利請求項1的移動件係設置於該彈性構件上，系爭專利請求項1的彈性構件及移動件等構件，分別與引證4的彈簧2及操縱桿1等構件為不相同的結構技術特徵，故系爭專利請求項1之「彈性構件」及「移動件」等技術特徵非為引證4所揭露，是以，引證4尚難證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。另系爭專利請求項2至12係為直接或間接依附於請求項1之附屬項，且引證4尚難證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性，則引證3亦難證明系爭專利請求項2至12擬制喪失新穎性。
⑹被告提出之1967年7月18日公告之美國第0000000號
專利（下稱引證5），雖與系爭專利請求項1均同為利用磁力變化的技術手段而用以產生控制訊號，然引證5乃為球窩關節結構（ball-and-socketjoint）的控制搖桿，其利用具有磁性的球體（jointball）11並在其球體11周圍設置堆疊的薄板（Iaminations）18，藉由轉動球體11使其與薄板18間磁力改變而產生控制訊號。反觀，系爭專利請求項1之方向選擇裝置乃在移動件14底部設置磁件元件15，且對應磁性元件15底部設置磁力感測裝置16，藉由移動移動件14而使磁性元件15與磁力感測裝置16間發生磁力改變而產生控制訊號。是以，引證5與系爭專利請求項1的內部結構完全不同，亦非系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證5顯能輕易完成，故引證5尚難證明系爭專利請求項1不具進步性。另系爭專利請求項2至12係為直接或間接依附於請求項1之附屬項，且引證5尚難證明系爭專利請求項1不具進步性，則引證5亦難證明系爭專利請求項2至12不具進步性。
⑺被告提出2007年3月6日公告之美國第0000000號專
利案（下稱引證6，見本院卷第206頁至第229頁）主要應用磁力感應原理來計算位移路徑及強度，其係將滑行鍵（slidekey）1由中心點（centerofopeningsection）移動至一圓形範圍邊緣（rim
oftheopeningsection）所產生之對應訊號，轉換並計算出該滑行鍵1的位移距離、方向以及強度等資訊。雖由引證6圖1、圖2以及說明書第8欄第10至25行記載等內容可知，引證6的滑行鍵（slidekey）1、磁鐵（magnrt）11及霍爾元件（hallelements）2（2a、2b、2c及2d）分別具有等同於系爭專利請求項1之移動件、磁性元件及磁力感測器等構件的技術特徵，另由引證6圖19A及圖19B可直接得知引證6具有等同於系爭專利請求項1之基座的中空殼體結構，用以容置該滑行鍵1，然引證6並未揭露其指向裝置的具體內部結構，無法得知引證6指向裝置的內部結構中是否具有等同系爭專利請求項1之彈性構件技術特徵的元件，故系爭專利請求項1之「彈性構件」技術特徵非為引證6所揭露，是以引證6尚難證明系爭專利請求項1不具新穎性。另系爭專利請求項2至12係為直接或間接依附於請求項1之附屬項，且引證6尚難證明系爭專利請求項1不具新穎性，則引證6亦難證明系爭專利請求項2至12不具新穎性。
⑻綜上，引證1至6均無法證明系爭專利請求項1至12
不具進步性或新穎性、擬制喪失新穎性，則被告辯稱系爭專利不具可專利性云云，顯非可採。被告以之而陳稱系爭合約自始無效云云，亦不足採。
３、被告復辯稱系爭技術實際上無法應用操作，原告並無宣稱之技術，無法履行交付專利技術之義務云云，然查：
⑴觀之系爭合約內容，雖於前言有記載原告於設計研
發授權標的具有相當經驗，且已設計、研發並擁有某些相關的智慧財產權以及其他技術，願授與被告前揭技術及智慧財產權，並揭露前述情報，使被告得據以使用於設計、研發、製造、銷售相關產品等字句，然上開文字並非有關兩造之權利、義務，顯非契約內容，證人 蘇坤煌 即被告受僱人亦證述那是伊參考其他合約所寫，沒有特別查詢被告到底有何經驗等語（見本院卷第165頁），而上述文字僅述及原告有智慧財產權及技術，並無原告須已有量產能力之記載，被告據而謂原告依約應具備量產能力云云，已非可採。
⑵系爭專利於簽約前已讓與原告，已如上述，而湯沛
霖為原告股東，且為簽約代表人，其主要是負責指導科技方面的專業，此據證人 穆衍東 即原告之前法定代理人證述明確（見本院卷第129頁反面），難認原告無系爭專利技術，或無法履行移轉專利技術之義務。
⑶被告於99年6月間向原告提出技術合作契約（見本
院卷第88頁），此為兩造所不爭執，雖兩造對該技術合約提出經過仍有爭執，惟觀之該合作標的即為系爭專利，非被告所稱其自行研發之產品，而衡之常情，若原告無系爭專利技術或系爭專利確無法實施，被告應無以系爭專利為標的與原告洽談締結該合作契約之可能，而證人 高振翔 即原告受僱人亦證述之後有按照技術移轉契約去談銷售合約，但未談成，其原因純粹因利潤無法達成共識，與產品無關，在與蘇坤煌談的過程中，蘇坤煌未表示技術無法操作一詞（見本院卷第132頁），被告辯稱原告無系爭專利技術及該技術無法應用云云，誠屬有疑。⑷證人 楊博雄 到庭證述：伊是原告法代湯沛霖在前一
間公司的外包商，就是原告產品開發的時候負責程式的撰寫，線路圖是伊畫的，測試也是伊做的，伊做的東西就是屬於原告的，有試產過2次，正欣科技委託伊設計，但他們沒有工廠，所以有去外面找代工廠，工廠在高雄楠梓工業區，請工廠代工做伊設計的搖桿樣品、或稱原型機，樣品就是做一個東西給客戶看目前做到這個程度，可能還沒有辦法到達可以販賣的程度，還需要再改善，二次都各試產50台，第一次試產的良率是46％，東西要量產，起碼良率要有8、90％，所以後來又有第二次試產，第一次試產出現短路的問題，與伊程式、線路圖都無關，是跟工廠的製成與畫電路板有關，第二次試產時良率提升到70％，部分樣品無法燒錄，無法將程式放到電路裡面，因為還有位置的斷線，是工廠的問題，另外還有使用壽命的問題，當時伊有跟正欣之前的負責人說覺得這個東西品質不是很好，因為伊要求良率要在90％以上，他說這個產品是要賣山寨機，若以山寨機的市場，這個東西品質已經很好了，不需要繼續做試產，這個試產品在伊心中伊給的分數大概是70分，以伊的技術背景，這個東西是原型機，當時正欣負責人跟伊說伊的70分是以日本人的70分作標準，但在大陸來說，日本的70分就是非常好的產品，當時正欣是希望做到那個版本就要去銷售，所以正欣就沒有再做第三次試產，之後伊就將所有設計研發的相關資料交給正欣，湯沛霖就開始與被告談。因為技術移轉的部分還包含伊要去作口頭說明或寫說明，或是要程式碼的導入，湯沛霖希望伊能夠跟被告講解導引。簽約前到簽約後湯沛霖都有通知伊跟他一起去被告公司，去被告教只有一次，時間點只記得是在被告自行去南部代工廠視察的一個半月期間，教的時間只有2小時左右，當時是蘇坤煌帶伊到那個工程師的位置，伊是一對一的教程式碼、流程、演算法，教完後工程師都說沒問題，因為林招慶有說他要換CPU，程式也要重寫，工程師說主要就是在流程，所以要伊教他算法、流程、程式碼，另外董事長常常會打電話給伊，詢問伊技術的內容，約5次左右，另外研發經理打電話給伊，約打過2、3次。第三次試產，就是湯沛霖到原告的第一次試產，湯沛霖有到高雄試產過一次，因為湯沛霖打電話給伊，要伊下去高雄住二天，他正在楠梓工業區，湯沛霖說當時被告的工程師在現場，不會調參數，要伊下去改，所以這是簽約後、伊教過工程師後的事情。約98年2月底、3月初，簽約後約一個半月，該次試產伊沒有到現場，伊會知道是因為 張榮舜 在去楠梓工業區之前打了二通電話給伊，第一通問伊IC的原理，後來他問伊電路板要重新修改，要縮多少，電話中他有談到他要和湯沛霖下去試產這個東西，所以要將改過的電路板寄給伊，請伊儘快回覆電路板是否可以使用，二通電話是隔了二、三天，伊在第二通電話就收到他寄給伊修改過的電路板圖及連接器，當晚伊就回電給他說沒有問題，張榮舜他們是希望放在筆電上，所以將連接器改成可以連接筆電的連接頭，張榮舜在上開二通電話中其中一通有問伊會不會一起下去，伊當時回答他不一定，後來隔了約十多天，湯沛霖又打一通電話給伊，說他跟被告的人已經在工廠那邊，遇到的問題是燒軟體的機器如何操作，後來問題解決後，要線上調整參數，伊與被告的人即張榮舜在電話中講，但他聽不懂，伊就叫他找壹台電腦，我們以skype對話，直接在電腦上打程式碼，請他將程式碼貼上去就可以直接燒錄，當時伊確定有在場的就是湯沛霖與張榮舜，根據他們所述，被告的人有下去。後來湯沛霖有傳1張試產後的照片給伊看，伊知道他們試產約上百台，因為是原物料的廠商跟伊抱怨湯沛霖他們試產希望要以免費的備料，時間不記得，CPU廠商希望他們大量購買，所以打電話給湯沛霖，湯沛霖有跟伊提到林招慶很厲害，打電話給松翰科技，松翰科技就表示說要免費提供物件。湯沛霖有寄試產後的新的形狀給伊看，寄了2、3張照片給伊，就是連接到筆電，有多一個尾巴出來。原告有對外送樣，和別人的產品如遊戲機廠商、簡報筆廠商試著作結合，遊戲機廠商伊記得是普格，簡報筆應該是正欣送的等語（見本院卷第168頁、第169頁、第172頁反面、第173頁、第178頁、第179頁），原告亦提出證人楊博雄所稱與張榮舜skype之對話內容及張榮舜的名片（見本院卷第187頁至第190頁、第65頁），證人蘇坤煌亦證述上開名片確係張榮舜的名片一詞（見本院卷第167頁），足見證人楊博雄證述兩造已進行試產之詞，應屬可採。而由證人楊博雄之上述證詞可知，系爭專利技術並非不可生產製造，且曾結合遊戲機、簡報筆產品送樣。至於被告所稱系爭專利技術無法應用，所舉證人蘇坤煌及 李文定 即被告受僱人，前者於本院審理時證述被告未用原告的技術做測試，是因為無法測試，單純以文件來自有侵權的疑慮等語（見本院卷第166頁），後者則證稱伊根據不違反
NEC專利內容的方式去研發如何使搖桿靜止不動，但經過一段時間後，伊發現以電磁式的方式去做是做不出來，伊曾嘗試以電磁式的方式製作搖桿，但若避開NEC的專利搖桿就無法停下來，伊有聽之前的工程師說無法以原告提供的樣品實際操作，與專利權無關，就是無法操作，但原因伊不清楚（見本院卷第134頁反面、第135頁、第136頁），足證被告僅以有無侵害NEC專利及避開NEC專利去檢測系爭專利技術即謂系爭專利無法實施，然如上述，系爭專利技術並無侵害NEC專利，被告以上開檢驗方式而稱系爭專利技術無法應用云云，當非可信。
⑸承前，原告已舉證證明其有系爭專利有經過試產、
送樣等程序，原告並已教導被告工程人員系爭專利技術內容，而被告對於所稱系爭專利技術無法應用云云，尚無法舉證證明之，被告辯稱系爭專利無法應用，原告無法履行轉移技術義務云云，即非足採。
４、綜上，系爭專利為原告所有，且非欠缺可專利性，並可應用據以實施，系爭契約當無被告所辯自始給付不能之情事，被告辯稱系爭契約無效云云，自非有據。
㈡系爭契約兩造是否合意終止？
被告另辯稱系爭契約兩造已合意終止云云，然為原告所否認，經查：
１、觀之被告提出之98年2月3日電子郵件，其上係記載：由於此issue導致目前合約恐無法立即執行，因合約對於日期由強烈的約束，故目前暫停止此合約之執行，待此issue結束再重新修訂合約啟動等語（見本院卷第34頁），依其文字內容並無終止合約之意，甚為明確。
２、證人蘇坤煌證述伊寄發上開電子郵件，之後伊又打電話給穆衍東，他說他會研究這個專利，也口頭上告訴伊若專利有問題，當然可以終止，之後伊又打電話給湯沛霖，也清楚告訴她這份合約我們要終止，湯沛霖說他知道這件事情，並同意終止，伊的印象中好像有講同意終止的這四個字，但伊不確定，伊跟湯沛霖共通過三通電話，第一通電話的內容是告訴他專利有問題，他說他要研究，第二通電話也是問他針對合約的部分我們希望終止，他說他會處理，最後一通電話伊告訴她合約已經終止，希望將合約拿回來，他有清楚告訴伊他會將合約拿回來。就伊印象是有聽到湯沛霖表示同意終止合約，所以當下伊認為很清楚我們與原告公司的技術移轉合約已經終止等語（見本院卷第162頁），則證人蘇坤煌先證稱不確定湯沛霖有無講同意終止一詞，嗣後又證述就其印象有聽到湯沛霖表示同意終止契合約一語，先後證詞已有不一，其有關湯沛霖已表示同意終止合約之證詞，已難盡信。至其證稱湯沛霖表示會將合約拿回來部分，亦難認推認原告已同意終止系爭合約。況兩造於98年3月間尚且進行試產，業如前述，而證人蘇坤煌對於原告同意終止系爭契約之時間證述約於2月15日之前等詞（見本院卷第165頁），顯與事實不符，證人蘇坤煌證稱原告已同意終止系爭契約之證詞，顯非可採。
３、證人穆衍東證述伊確實有收到98年2月3日之電子郵件，說有侵權的疑慮，希望停止合約，但伊沒有同意，也沒有回復，伊全權委託湯沛霖處理，經過湯沛霖查核之後，認為原告並沒有侵權。後續契約到底有無繼續執行或是否終止伊都沒有參與，都是聽湯沛霖回報給伊，湯沛霖說原告並未侵害NEC的權利，另被告公司並未履約，伊就告訴湯沛霖應該要走法律途徑，後來對方提出希望修改合約，伊還是全權委託湯沛霖處理，湯沛霖並沒有告訴伊契約已經終止，也沒有告訴伊契約有修改，只有說對方希望修改契約，內容是希望以二、三千萬元買斷我們的專利技術等語（見本院卷第130頁反面），堪證原告於接獲蘇坤煌之信函已經查證系爭專利無侵權疑慮，並未同意終止系爭合約。
４、再參酌證人高振翔證述伊有下單給被告，約於99年4月，大陸的客戶下單2千，伊就告訴被告的業務闕惟恩，伊請他報價，中間我們有討論規格，最後我們表示先下200，剩下的1800之後再下，之後他們沒有回復訂單，我們向被告詢問原因，他們請我們去問蘇坤煌，伊將這件事情告訴湯沛霖，由湯沛霖詢問蘇坤煌，蘇坤煌表示要修改合約才願意出貨，合約內容改成被告公司希望的條件，授權金的部分改成被告給我們二千萬元，分五年給付，這是湯沛霖直接找蘇坤煌問的，伊是聽湯沛霖講的等語（見本院卷第132頁反面、第133頁），原告亦提出99年5月間兩造往來之郵件（見本院卷第68頁至第73頁），而被告提出技術合作契約記載日期99年6月1日、6月15日，三者互核時間相互吻合，足證原告於99年間仍向被告購買被告應用系爭專利技術製造之產品，益徵兩造應無於98年間合意終止系爭契約。至於證人蘇坤煌固證述上開郵件及經銷合約的產品是指被告技術發展的磁性搖桿產品等語（見本院卷第167頁），惟經銷合約已明確記載合作標的為系爭專利，並未提及被告自行研發之電磁性或電容性TouchStick，且證人李文定證稱其避開NEC專利以電磁性方式製作搖桿無法固定不動，99年5月開始做電磁式，99年年底到隔年才開始研發電容式等詞（見本院卷第135頁反面、第136頁），可見於99年4月、5月間，被告根本尚未完成其所稱自行研發之電磁式或電容性搖桿，又焉有可能接受原告訂單，證人蘇坤煌上述證詞，應非實在。
５、綜上，被告尚無法證明系爭契約兩造已合意終止之事實，則被告辯稱系爭契約兩造已合意終止云云，尚非可取。
㈢被告終止、解除契約是否合法？
被告雖辯稱原告未將系爭專利技術移轉，未交付系爭契約附件A物品，被告業已合法解除、終止系爭契約云云，並提出附件A表格及存證信函影本為證（見本院卷第44頁至第46頁、第61頁），惟查：證人楊博雄證述：之後有陸續補齊未交付的東西，編號14是包含在編號3裡面，編號3磁鐵性質的部分不是伊親自交付的，是湯沛霖向廠商要的，因為他要去面交編號3的磁鐵及編號4的燒錄器時，燒錄器在伊這邊，當時是她來向伊要的，湯沛霖交付完之後有打電話給伊說他之前跟林招慶談的事情，伊才知道他有去交付這些東西，時間在簽約後一、二個禮拜；編號11、23、
24是伊親自撰寫、透過電子郵件寄給林招慶，時間是在一月份；編號5是湯沛霖跟編號3、4一起交付，因為湯沛霖來跟伊拿燒錄器時，伊看他從辦公室拿了展示板，他跟伊要燒錄器的時候，就是提著展示板，伊確認湯沛霖有跟伊要燒錄器，且表示她要拿去林招慶辦公室，之後湯沛霖就到伊辦公室拿燒錄器，伊看他手上有拿展示板，離開後當天湯沛霖打電話給伊，說他剛才跟林招慶談了一些事情，目的要將東西交給林招慶，湯沛霖說已經將磁鐵物性、安全表、燒錄器拿給林招慶，當天湯沛霖去找伊時伊沒有看到磁鐵物性表，只有看到他手裡有拿筆電及展示板，之後伊曾經在湯沛霖電腦裡看到廠商提供的物性表等資料；簽約當天伊確定沒有交足十片樣品，但不確定二片是當天交付還是事後補交，但伊記得林招慶事後有說還欠了幾piece沒交。因為簽約後林招慶在催樣品，說要補樣品，湯沛霖當時在伊辦公室，林招慶打電話跟湯沛霖說樣品不足，湯沛霖說當下樣品沒那麼多，扣掉之前的二片，欠林招慶的東西要回正欣的辦公室找，所以伊才認為當時湯沛霖應該至少已經給了二片，掛完電話伊並沒有問湯沛霖什麼事情，這通電話約是在簽約後快一個月時發生的，沒有在半個月之內。簽約後一個月前後湯沛霖跟伊說剩下的有補給了。編號19是實際未交付的，且後來有約定不用交付，伊坐在辦公室位置上，林招慶打電話來，問伊技術問題，伊跟他提到PMP文件，時間的部分是簽約前後伊不確定，伊跟林招慶說技術的問題，後來提到PMP文件，林招慶給伊的範本有一百多頁，伊問他是否真的要寫到一百多頁，後來林招慶在該通電話中就說不用寫，簽約到現在，林招慶或被告的人員均無跟談過樣品沒有交付的事情等語（見本院卷第171頁反面、第172頁、第181頁），縱其中其餘樣品交付係證人楊博雄聽聞湯沛霖之陳述，惟衡之常情，湯沛霖實無刻意捏造不實之事告知證人楊博雄之必要，堪見附件A兩造約定原告應交付之物，已於系爭契約簽立當時或事後補足，或約定已無須交付，並無欠缺，此參酌如前述兩造已進行至試產甚至下訂單之程序，益足證被告確已取得系爭專利技術全部內容及物品。又原告人員已以電話或親自至被告教導系爭專利技術內容，業如上述，則原告已完成系爭專利技術移轉之事宜，被告以原告未移轉專利技術、未全部交付應交付物品為由，解除或終止系爭契約，顯難認合法。
㈣原告依系爭契約第3.1條約定，請求被告給付自99年4月至
100年2月之授權金美金975,000元，有無理由？查系爭契約並非無效，被告解除或終止系爭契約亦無理由，已如上述，而被告依系爭契約第3.1條約定應給付原告權利金，據該條約定，原告自99年4月起即應給付最低銷售數量保證維持量之授權金，並依累計銷售數量表每片授權金金額計算，是以，原告請求被告給付自99年4月起最低銷售數量每月至少50萬個，自100年起最低銷售數量每月至少100萬個，以每個0.13美元計算，自99年4月起至100年3月止合計美元97萬5千元，洵屬有據，應予准許。
六、綜上所述，原告依系爭契約請求被告給付自99年4月至100年3月止之授權金共計美元97萬5千元，及自起訴狀繕本送達被告翌日即100年3月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。
七、兩造陳明願供擔保，請准宣告假執行及免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防，核與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。
叁、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。
中華民國101年10月26日
民事第四庭法官鄭佾瑩以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國101年10月26日
書記官李云馨