裁判字號：臺灣桃園地方法院92年智字第5號民事判決
裁判日期：民國95年03月08日
裁判案由：損害賠償
臺灣桃園地方法院民事判決92年度智字第5號原告萬國電腦股份有限公司法定代理人 陳立青 訴訟代理人 程守真 律師
莊植寧 律師 陳世寬 律師被告精威科技股份有限公司兼上一人法定代理人乙○○共同訴訟代理人 楊嘉文 律師
陳美玲 律師複代理人 林怡萱 律師上列當事人間請求損害賠償事件，於民國95年2月22日辯論終結，本院判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告之法定代理人已由甲○○變更為陳立青，業據其提出該公司基本查詢資料為證，並具狀聲明承受訴訟並續行訴訟，核無不合。
二、原告起訴主張：伊係中華民國第182880號「記憶卡之訊號轉接器」新型專利（下稱系爭專利）之共同專利權人之一，專利期間自民國（下同）90年11月11日起至101年12月6日止，因伊疑被告精威科技股份有限公司（下稱精威科技公司）所製造、販賣、進口型號為「4-IN-1CompactFlashCardAdapter）」之記憶卡訊號轉接器之構造與系爭專利之專利權範圍相同，遂於市面上購得系爭物品送請台灣經濟發展研究院鑑定結果認為系爭物品之構造與系爭專利之專利權範圍相同，則被告精威科技公司未經伊授權而使用系爭專利，顯已侵害伊之專利權；又被告乙○○係精威科技公司之董事長，依公司法第23條之規定，應與精威公司負共同侵權行為連帶損害賠償責任等情，爰依專利法第108條規定準用同法第84條第1項、第85條、第89條及公司法第23條規定，求為聲明求為判決：（一）被告應連帶給付原告新台幣（下同）3,000,000元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。（二）被告應即停止各別或共同製造、要約販賣、販賣、使用及為上述目的而進口任何侵害上訴人所有中華民國第182880號「記憶卡之訊號轉接器」新型專利權之物品。（三）被告於本件損害賠償訴訟判決其敗訴確定後，應共同具名將本件損害賠償之確定判決以全十版之篇幅連續三日登載道歉啟事於經濟日報及工商時報第一版下方，其等費用應由被告共同負擔；並被告精威科技公司應將本件損害賠償之確定判決書如實登載於該公司網站之首頁一個月。（四）第1項之請求，願以現金或第一商業銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
三、被告則以：系爭物品並未侵害原告系爭專利，經伊送請財團法人中國生產力中心鑑定結果認為二者之構成要件顯然不同，且系爭物品使用之技術屬習知技術，非屬系爭專利之權利範圍，原告之請求顯無理由等語置辯。並聲明：（一）原告之訴及其假執行之聲請均駁回。（二）如受不利益之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執之事實：
（一）原告係中華民國第182880號記憶卡之訊號轉接器新型專利之共同專利權人之一（另一專利權人係為泰碩電子股份有限公司），專利權期間自90年11月11日起至101年12月6日止。又被告及訴外人 陳宏慶 對系爭專利提出舉發，經經濟部智慧財產局審定之結果認舉發案不成立，是原告本件專利權現仍有效存在，此有專利證書、專利公報及舉發審定書在卷可稽。
（二）原告享有本件專利權範圍，依據專利公報所載內容如下：
１、一種記憶卡之訊號轉換器，包括一板型基座及固定於基座上、下兩面之基板，其特徵在於：基座從記憶卡插入端之一側沿水平方向至另一側加以延伸，並利用空間交互重疊的方式形成複數個可以容納不同型式、尺寸之記憶卡的槽位，使上述之基座及二基板相互組立後，基座上的槽位自然成為一個可以容納不同型式記憶卡插入定位之位置，使此轉接器可提供不同型式記憶卡插入並發生訊號轉接作用。
２、如申請專利範圍第一項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中基板上分佈有電路連接組態，兩基板之間又以導通元件將彼此之訊號相連，且兩基板都在面對上述基座的板面上焊接有複數組接觸元件，供記憶卡在插入基座後能與該接觸元件接觸導通者。
３、如申請專利範圍第一或第二項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中一基板在遠離記憶卡插入端的板面上，設有與外接介面或設備端連接導通的若干接點及控制IC。
４、如申請專利範圍第一或第二項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中一基板在遠離記憶卡插入端的板面外另以導通元件連接有一輔助基板，並在該輔助基板的板面上設有與外接介面或設備端連接導通的若干接點及控制IC。
５、如申請專利範圍第一項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中二基板在遠離記憶卡插入端的板面外各以導通元件連接有一輔助基板，並在該輔助基板的板面上設有與外接介面或設備端連接導通的若干接點及控制IC。前開申請範圍其中第一項係為獨立項，另第二至五項為附屬項。
（三）原告於起訴前曾委請臺灣經濟發展研究院鑑定結果，認為依據「全要件原則」兩造之物品構成要件7項有3項不相同，但依據「均等論原則」得出實質相同之結果，而認定有侵害專利權，又因無法調閱本件專利於申請期間、公告期間或取得專利後之相關專利權人與經濟部智慧財產局往來資料，專利權人亦未提供此部分資料，故前開鑑定報告並未進一步實施禁反言原則之鑑定。
（四）被告於起訴後亦曾委請財團法人中國生產力中心鑑定結果，認為經依據「全要件分析」、「均等論分析」結果，認與本件專利範圍與實質均不相同。又因無本件取得專利之原始紀錄資料，故未進一步實施禁反言原則之鑑定。
五、原告雖主張被告之系爭記憶卡訊號轉接器侵害伊系爭專利權云云，惟為被告所否認，並以前開情詞置辯。經查：
（一）原告於起訴前曾自行委請臺灣經濟發展研究院為鑑定結果，認為依據「全要件原則」兩造之物品構成要件7項有4項不相同，但依據「均等論原則」得出實質相同之結果；而被告於起訴後，亦曾自行委請財團法人中國生產力中心鑑定結果，認為經依據「全要件分析」、「均等論分析」結果，認與本件專利範圍與實質均不相同，此有鑑定報告在卷可稽，雖有不同。惟本案被告所生產之物品，係向訴外人艾斯艾姆開股份有限公司（下稱艾斯艾姆開公司）購買，此有購買發票為證，原告亦不爭執；而原告亦以訴外人艾斯艾姆開公司侵害專利權為由對其提起訴訟，而本案之記憶卡訊號轉接器與原告主張訴外人艾斯艾姆開公司侵權之記憶卡訊號轉接器為相同之物品，僅是其組裝成不同之產品，業據兩造陳述在卷，並不爭執。而就艾斯艾姆開公司之記憶卡訊號轉接器是否侵害原告之專利權，業經台灣高等法院93年度智上字第18號案件囑託財團法人工業技術研究院進行鑑定結果：「雖認為被上訴人（即艾斯艾姆開公司）之系爭記憶卡訊號轉接器與上訴人（即原告）之新型專利權，在全要件分析方面均相同，另在逆均等論分析方面其範圍亦屬相同，惟依禁反言分析方面（按禁反言即專利權人在申請中為了避免審核委員利用既有技術核駁，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，依禁反言之原則是不被允許之意），由本件新型專利說明書所示，接觸元件布列方式非系爭專利權創新之要件；又一般記憶卡之訊號轉接器（含艾斯艾姆開公司所生產銷售者在內）設計均有偵測開關，係提供系統記憶卡有無在槽內的訊息，以為作業系統更有效控制系統資源之用，此要件亦不在系爭專利申請範圍內，由上訴人（即原告）於舉發案答辯理由書中，說明伊係以克服該舉發案就進步性要件作答辯，強調不具備偵測開關較能增進功效，不論採用與接觸元件相同之彈性金屬片方式（同被上訴人之系爭記憶卡訊號轉接器）是否會如發生接觸不良或易故障，然不需偵測開關，所採技術特徵與系爭專利所強調改良之標的及所預期獲得之效果實無相關，但既已獲准給予專利權，為防止專利權人，在申請中為了避免專利審查委員利用既有技術核駁，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。因此用已補正之申請專利範圍之構成要件作權利要求之主張，俟後欲依補正前之專利範圍主張權利，依禁反言之原則是不允許，不需偵測開關應視為在上訴人補正之專利申請範圍權利主張之內，故本項被上訴人之訊號轉接器與本案申請專利範圍不同。」而認定艾斯艾姆開公司之系爭記憶卡訊號轉接器與原告之系爭專利權範圍不同，因此艾斯艾姆開公司並無侵害原告之專利權。既然艾斯艾姆開公司之記憶卡訊號轉接器並無侵害原告系爭記憶卡訊號轉接器之專利權，則向艾斯艾姆開公司購買相同記憶卡訊號轉接器作為組裝成不同產品之被告，就系爭記憶卡訊號轉接器亦無侵害原告之專利權，是原告主張被告之系爭記憶卡訊號轉接器侵害伊之專利權云云，即不足取。
（二）雖原告主張依經濟部智慧財產局93年10月5日智專字第0000000000-0號函自公告時起，停止「專利侵害鑑定基準」之適用，並以「專利侵害鑑定要點」作為專利鑑定機構進行鑑定之準據，其鑑定流程中符合全要件原則時，須再依逆均等論檢示，若無逆均等論之適用，即落入專利權文義範圍。則「專利侵害鑑定要點」已刪除「禁反言原則」在符合全要件原則時之適用，而上開鑑定報告書依全要件及逆均等論認定系爭侵害物品與系爭專利之申請專利範圍相同，卻再適用「禁反言」進行鑑定，明顯違反「專利侵害鑑定要點」之流程，其有關「適用禁反言」之鑑定意見及結論殊屬錯誤云云，惟查原告係於91年12月3日對被告乙○○提出侵害專利權之刑事告訴，經檢察官為不起訴處分確定，嗣再於92年7月23日對被告等人提起本件損害賠償事件訴訟，均係主張被告係於91年7月間侵害伊之專利權，而斯時「專利侵害鑑定基準」並未廢止，其鑑定之準據自應適用「專利侵害鑑定基準」，是財團法人工業技術研究院依行為時之法令「專利侵害鑑定基準」為鑑定，自屬有據。原告主張應依經濟部智慧財產局93年10月5日公告之「專利侵害鑑定要點」之流程進行鑑定云云，亦無足取。
六、從而，原告依據專利法第108條規定準用同法第84條第1項、第85條及第89條之規定及公司法第23條，請求被告連帶給付3,000,000元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；並應立即停止各別或共同製造、要約販賣、販賣、使用及為上述目的而進口任何侵害上訴人所有中華民國第182880號「記憶卡之訊號轉接器」新型專利權之物品；及被告於本件損害賠償訴訟判決其敗訴確定後，應共同具名以全十版之篇幅連續三日登載道歉啟事於經濟日報及工商時報第一版下方，其等費用應由被告共同負擔，暨被告精威科技公司應將本件損害賠償之確定判決書如實登載於該公司網站之首頁一個月，自屬不應准許。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，併予駁回，附此敘明。
七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國95年3月8日
民事第三庭法官張益銘以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中華民國95年3月8日
書記官陳純姃