臺北高等行政法院97年度訴字第956號判決

裁判字號：臺北高等行政法院97年訴字第956號判決

裁判日期：民國97年07月30日

裁判案由：新型專利舉發

臺北高等行政法院判決
97年度訴字第00956號原告甲○○訴訟代理人 黃仕勳 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年2月21日經訴字第09706102460號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國（下同）94年11月11日以「具防滑結構之扳手」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M291343號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利違反專利法第94條第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，旋原告於96年8月15日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經被告審查，認該更正本於申請專利範圍第1項獨立項中所增加之技術特徵已使該獨立項之解釋與原來不同，將導致實質變更申請專利範圍，不符專利法第108條準用第64條第
2項後段之規定，應不准更正，案經被告依原95年6月1日公告之申請專利範圍審查，核認系爭專利違反專利法第94條第4項規定，於96年11月1日以（96）智專三（三）06006字第09620610790號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年2月21日經訴字第09706102460號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：引證1、2可否證明系爭專利不具進步性？㈠原告主張：
⒈按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝
置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第93條暨第94條第1項前段所明定。而「新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」同法第94條第4項復定有明文。
又「省略技術特徵之發明，指刪減先前技術中之技術特徵。列如物品之元件或方法或步驟等之發明。若省略技術特徵之發明仍然具備原有全部功能或能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。」此為西元2004版專利審查基準第2-3-26頁所明載（見本院卷第22頁），合先敘明。
⒉觀之系爭專利說明書第5至6頁所述之「先前技術」，系
爭專利所欲解決之技術問題點2.即便是將防滑握柄護套20完全包覆於扳手本體10之頸部時，仍有其缺點存在，因橡膠或塑膠製成之防滑握柄護套20之材質較軟，容易與金屬製之工具相互碰撞之後產生刮傷而破損，造成防滑效果逐漸降低之缺點。且膠質之防滑握柄護套20與油漬相接觸之後，會因變質而脆化，故有防滑握柄護套20損壞而失去防滑效果的缺點。3.除此之外，觀之習知結構之第4至6實施例，其防滑設計並非直接設計於扳手本體10上，而係於該扳手本體10上另行設置上、下固定槽111、112，或開設穿孔113，或開設螺紋孔114，以分別供裝設不同結構之防滑握柄護套20、20'，如此繁複之結構設計將造成產製成本上的負擔，且無法真正解決扳手本體10打滑的問題，相當不符合產業利用，故有加以研發改良之必要。
⒊所謂「置換技術特徵之發明」係指「將先前技術之技術特
徵置換為其他先前先前技術特徵之發明。」；而「省略技術特徵之發明」，則指「刪減先前技術中之技術特徵。列如物品之元件或方法或步驟等之發明。」，西元2004年版專利審查基準第2-3-25、2-3-26頁均有明載，亦即前者發明案僅單純以其他技術特徵（如物品之元件）替代引證案之技術特徵（物品元件），而沒有減少先前技術中之技術特徵（物品元件）之情況；而後者發明案則著重於有減少引證案之技術特徵（物品之元件）之情況，兩說明之區別謹舉例說明之：
⑴如：引證案技術特徵（元件）為A＋B＋C＋D，而發
明案技術特徵（元件）為A＋B'+C＋D；發明案以B'此技術特徵（元件）替代引證案B此即屬於「置換技術特徵之發明」⑵如：引證案技術特徵（元件）為A＋B＋C＋D，而發
明案技術特徵（元件）為A＋B'＋D；發明案以B'此技術特徵（元件）替代引證案B＋C，發明案刪減引證案技術特徵（元件）C，此即屬於「省略技術特徵之發明」。
⒋以系爭專利申請專利範圍中所載之請求項1與參加人所提
91年7月11日公告之第00000000號「握柄具有較佳強度之扳手」新型專利案（下稱引證1）進行判斷比對：
⑴系爭專利申請專利範圍第1項與第1圖：
一種具防滑結構之扳手，其包括有：一握柄10，具有一第一握持面101，而相鄰接於第一握持面101處則形成一第二握持面102，該握柄10端部設有至少一驅動頭11用以扳轉螺件，該握柄10靠近該驅動頭11之位置設有規則狀紋路之防滑部13，該防滑部13係朝向握柄10之中段處延伸，且防滑部13之兩側係朝向該二握持面101、10
2之交接處延伸者（見本院卷第10頁上圖）。⑵舉發人稱其所提引證1第12圖可證明系爭專利請求項1不具進步性。觀引證1說明書第7頁第14至16行所述：
「可將一防滑物質（75）以填充或射出之方式設於該等容置空間（72）中，如第12圖，防滑物質（75）並埋設於該等透孔66中，增加其與握柄之結合性」（見本院卷第10頁下圖）。
⑶由此可知：
①系爭專利以防滑部13此元件，取代引證1第12圖中防
滑物質75及透孔66兩元件，系爭專利比引證案減少透孔66元件（技術特徵），故系爭專利符合「省略技術特徵之專利」之定義，且系爭專利仍然具備引證1原有全部功能甚至功效更佳，依前揭專利審查基準第2-3-26頁所載：「省略技術特徵之發明…。若省略技術特徵之發明仍然具備原有全部功能或能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。」，自具備進步性。
②引證1技術手段係於握柄62的容置空間內以「填充」
或「射出」之方式埋設一個「防滑物質75」，此種技術手段等同於系爭專利於「先前技術」中所引用之前案，其係藉由注模方式將防滑握柄護套20一體成型於握柄部11上（見系爭專利說明書第5頁第11至16行）。實質上引證1更與系爭專利「先前技術」一樣具有相同的缺失存在，亦即：
引證1的防滑物質75材質較軟，容易與金屬製之工
具相互碰撞之後產生刮傷而破損，造成防滑效果逐漸降低之缺點。
引證1膠質之防滑物質75與油漬相接觸之後，會因變質而脆化，故有損壞而失去防滑效果的缺點。
引證1之防滑設計並非直接設計於扳手握柄62上，
而係於該扳手握柄62上另行設置個透孔66，以供埋設軟質之防滑物質75，如此繁複之結構設計將造成產製成本上的負擔，且無法真正解決扳手握柄62打滑的問題。
⒌綜合上述，系爭專利比引證案減少一元件透孔66，依前揭
專利審查基準所載，系爭專利第1項（獨立項）已具備進步性，況且引證1防滑物質7材質較軟，容易與金屬製之工具相互碰撞之後產生刮傷而破損，造成防滑效果逐漸降低之缺點，又膠質之防滑物質與油漬相接觸之後，會因變質而脆化，有損壞而失去防滑效果的缺點，另該扳手握柄上需設置透孔以供埋設軟質之防滑物質75，如此繁複之結構設計將造成產製成本上的負擔等，此些均是系爭專利所要克服之問題，而系爭專利在握柄10靠近該驅動頭11之位置設有規則狀紋路之金屬物質防滑部13，即克服上述問題，故系爭專利第1項自具有進步性，訴願決定不查，認為系爭專利第1項無進步性，認事用法有不當之處，而不足維持。
⒍復按「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性
。」此為西元2004年版專利審查基準第2-3-29頁所明載（見本院卷第23頁），今系爭專利獨立項既然具有進步性，其他附屬項當然具進步性，訴願決定認為系爭專利附屬項第2至17項無進步性，顯不足採。
⒎參加人主張系爭專利相對於引證案為置換專利而不是省略
技術專利云云，實不足採；另參加人所舉電話機及電話筒例子，本案中並不適用，因：
⑴系爭專利相對於引證1第12圖並非僅形狀之改變，還包括構造改變及功能效用之增進。
⑵系爭專利名稱為「具防滑裝置之扳手」，引證1名稱為
「握柄具有較佳強度扳手」，扳手為本體，若去除「扳手」則防滑部或防滑物質、透孔均無其附麗，毫無意義；同理，電話筒須附著於電話機才能產生通話功用，故參加人所陳「不會因引證案多具一電話機而有差別（反面言之，系爭案少了電話機）」云云，實令人不知所云。
⑶若要舉電話機及電話筒例子來解釋系爭專利是否為省略
技術特徵專利此爭點，應是：引證案之電話筒與電話機間需靠電話線予以連接，才能產生通話功能（即有線電話），而系爭專利，除電話筒構造有改變外，其毋須依靠電話線與電話機連接，亦能產生通話功能（即無線電話），系爭專利較引證案減少「電話線」此元件並具備引證案原有全部功能，為「省略技術特徵之發明」；同理，系爭專利較引證1第12圖減少透孔此元件，仍然具備引證案原有全部功能，自亦為「省略技術特徵之新型專利」。
⒏查專利法僅對舉發人補提理由及證據有期間限制（參專利
法第67條第3項），並未對於被舉發專利之發明人（即原告）提出答辯理由有任何期間限制，而原告於起訴狀中就主張系爭專利相對於引證案為「省略技術特徵之新型專利」，於準備程序當庭予以說明清楚，依行政訴訟法規定，也無逾期提出而生失權效果之問題，故參加人指稱原告提出此理由有為訴外裁判，實有誤會。
㈡被告主張：
⒈起訴理由1係陳述專利法第93條、第94條第1項前段及第
4項之相關規定；起訴理由2係陳述系爭專利之創作背景，均不予贅述。
⒉起訴理由3、4主要係以系爭專利之申請專利範圍第1項
與引證1進行比對，說明引證1之技術手段等同於系爭專利之先前技術，一樣具有相同的缺失，引證1都是在扳手本體上額外增加防滑物質，其材質較軟易刮傷破損，造成防滑效果逐漸降低之缺點，又防滑物質與油漬相接觸會變質而脆化，有損壞而失去防滑的缺點，且扳手握柄須設透孔以埋設防滑物質，繁複結構造成產製成本負擔等，而系爭專利比引證1減少一元件透孔，於握柄兩端靠近驅動頭處設有金屬防滑部，可克服上述問題，因此系爭專利申請專利範圍第1項具有進步性云云。按引證1已揭示握柄一端設一夾持部，以供夾持螺帽、螺栓，相同於系爭專利之握柄端部設有一驅動頭用以扳轉螺件，且引證1之第12圖亦已揭露其握柄之第一平面設有防滑物質，而系爭專利係直接於金屬製扳手之握柄形成防滑部，其材質固與引證1之防滑物質不同，惟其不易刮傷破損或變質脆化之功效僅是其金屬材質之固有特性，為所屬技術領域中具有通常知識者可經由引證1所揭示之防滑物質之置換而輕易完成者。系爭專利雖無須另設其他防滑結構、或可節省產製成本，但仍非屬專利要件所得審究之技術特徵，殊難據以認定系爭專利申請專利範圍第1項具有進步性。
⒊起訴理由5指系爭專利獨立項之發明具有進步性，其他附
屬項當然具有進步性。按系爭專利申請專利範圍第1項如上所述已不具進步性，其第2至17項均係直接或間接依附於第1項，第1項以及第2至17項附屬項所依附之請求項業經引證1或引證1與參加人所提舉發證據3（91年6月21日公告之第00000000號「活動扳手之穩定施力裝置」新型專利案，下稱引證2）之組合證明不具進步性（詳如原處分審定理由所述），難謂系爭專利第2至17項附屬項具有進步性。
㈢參加人主張：
⒈依原告所提準備狀理由及於準備程序庭中所爭之爭點，原
告係認為依專利審查基準第2-3-26頁中規定「若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期的功效者，應認定發明具有進步性…」等語，然原告不爭執無可產生非預期之功效，合先敘明。
⒉依原告庭上所述，可歸究原告主張依上開審查基準之「若
省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能」規定認為系爭專利係為省略技術的特徵之發明仍具有原有的全部功能時，應具有進步性，且其省略的特徵為引證案1之透孔66，然此論點乃是錯誤的比對，並規納為錯的類別，茲就此論點說明如下：
⑴系爭專利相對於引證1並非為省略技術之專利，而是單
獨的置換技術而巳，因為系爭專利之技術特徵在於防滑部之特徵，而引證案所受引證之內容係如被告答辯書第
2頁第3行所述「…按引證1巳揭示握柄一端設一夾持部，以供夾持螺帽、螺栓，相同於系爭專利握柄端部設有一驅動頭用以扳轉螺件，且引證1之第12圖亦巳揭露其握柄之第一平面設有防滑物質，而系爭專利係直接於金屬製扳手之握柄形成防滑部，其材質固與引證1之防滑物質不同，惟其不易刮傷破損或變質脆化之功效僅是金屬材質之固有特性，為所屬技術領域中具有通常知識者可經由引證1所揭示之防滑物質之置換而輕易完成者」，因此引證案巳充分揭露系爭專利之置換特徵。
⑵在比較基礎上，系爭專利為受比較物，引證案為比較物
，專利上所稱揭露的事項係指引證案相對於系爭案可以揭露系爭案之內容程度，本案引證案（內容巳有防滑部、扳手及驅動部…等特徵）巳清楚揭露系爭專利所具有之扳手、驅動部及防滑部等技術特徵，自然系爭專利相對於引證案為置換專利，而不是省略技術專利，系爭專利之防滑部被完全揭露，不會與引證案有無多餘的透孔特徵相關聯。
⑶舉例來說，如同引證案揭露一電話機及圓形電話筒，而
系爭案則一方形電話筒，被告乃因引證案之圓形電話筒巳可揭露系爭案之方形電話筒特徵，而予以舉發成立之處分，自不會因為引證案多具有一電話機而有差別，因為系爭案只有電話筒特徵受比對而巳，而無引證案電話機之特徵，相信此例子可以清楚了解本案之爭執處。⒊綜上所述，本案爭點在於系爭專利利用金屬材質之防滑部
替代置換引證案之塑膠防滑部，其金屬材質之防滑部特徵為熟悉此項技術人士所易於達成之創作者，且其功效亦屬於可預期之範圍內，當然屬於等效置換，此部份於原處分、訴願理由及被告之行政訴訟答辯書中巳清楚揭露對應的基礎。
理由
一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第93條暨第94條第1項前段所明定。惟「新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」同法第94條第4項復定有明文。
二、原告前於94年11月11日以「具防滑結構之扳手」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M291343號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利違反專利法第94條第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，旋原告於96年
8月15日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經被告審查，認該更正本於申請專利範圍第1項獨立項中所增加之技術特徵已使該獨立項之解釋與原來不同，將導致實質變更申請專利範圍，不符專利法第108條準用第64條第2項後段之規定，應不准更正，案經被告依原95年6月1日公告之申請專利範圍審查，核認系爭專利違反專利法第94條第4項規定，於96年11月1日以（96）智專三（三）06006字第09620610
790號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：引證1、2可否證明系爭專利不具進步性？
三、經查：㈠本件系爭第00000000號「具防滑結構之扳手」新型專利案，
主要係於扳手之握柄上具有一第一握持面，而相鄰接於第一握持面處則形成一第二握持面，該握柄端部設有至少一驅動頭用以扳轉螺件，該握柄靠近該驅動頭之位置設有規則狀紋路之防滑部，該防滑部係朝向握柄之中段處延伸，且防滑部之兩側係朝向該二握持面之交接處延伸者。參加人所提舉發證據1係系爭專利公告本；證據2係91年7月11日公告之第00000000號「握柄具有較佳強度之扳手」新型專利案（即引證1）；證據3係91年6月21日公告之第00000000號「活動扳手之穩定施力裝置」新型專利案（即引證2）。
㈡又原告於96年8月15日提出系爭專利申請專利範圍更正本，
在申請專利範圍第1項獨立項之內容中增加敘述「該第一握持面之寬度係大於該第二握持面之寬度」等語，惟該增加之技術特徵使申請專利範圍第1項獨立項之解釋不同於原公告本之內容，已實質變更申請專利範圍，違反專利法第108條準用第64條第2項後段之規定，被告不准更正，並無不合，本案自應依原公告本審查。又原告就上述被告認本案應不准更正乙節亦無爭執，此部分即無庸再為論究，合先敘明。
㈢引證1揭示一種握柄具有較佳強度之扳手，除在一端設有夾
持部以供夾持螺帽、螺栓等之扳手握柄上形成一夾持平面，並使該握柄之軸向上具有一第一平面，其斷面概與該夾持平面平行，主要技術係另包含有二第二平面，沿著握柄之軸向分別設於該第一平面二側，並與該第一平面呈大角度相交，各該第二平面係成型於握柄之所有長度；藉此，該握柄整體係具有較佳之強度及易於握持。與系爭專利相較，兩者均具有相同之握柄端部設有一驅動頭用以扳轉螺件，系爭專利固然揭露一種直接於金屬製扳手之握柄靠近驅動頭之位置形成有規則狀紋路之防滑部，然此種握柄上之防滑設計已見揭露於引證1圖式第12圖所顯示在握柄之頂面或底面所形成之容置空間中係容置一防滑物質之相同結構。而系爭專利所強調其防滑部具有良好之強度，不易受到異物碰撞而刮傷破損，可保良好之防滑等效果，僅係將引證1防滑結構之材質改為金屬，對熟習該項技術者而言，金屬本即具有堅硬不易刮傷破損或變質脆化之功效，乃金屬材質本身當然特性，系爭專利申請專利範圍第1項獨立項所揭露是為一般材質之改變或選用，並僅具有選用後材質所應具有之當然功效，故其申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。
㈣其次，系爭專利申請專利範圍第2至7項附屬項所記載該防
滑部設於握柄之第一握持面上，係自扳手之驅動頭與第一握持面之交接處朝向握柄中段處縱向延伸一適當之距離內的握柄部分才設有防滑部，防滑部兩側所與第二握持面之交接處則保持一定空隙；以及在上述該距離內的第一握持面係全面設有防滑部，且防滑部之兩側係延伸至該二握持面之交接處者。上述各申請專利範圍附屬項僅係針對系爭專利扳手上防滑部所設置位置與面積大小等之調整或變化為進一步的界定，系爭專利係引證1防滑物質之簡易變化，為所屬技術領域中具有通常知識者可經由引證1所揭示之技術而輕易完成者，故系爭專利申請專利範圍第2至7項附屬項亦不具進步性。
㈤再系爭專利申請專利範圍第8項附屬項係依附於申請專利範
圍第6項或第7項附屬項，主要在進一步界定上述防滑結構之距離與範圍，係以大姆指的平均指頭長度作為計量基礎，與引證2圖式第3圖所揭示其供姆指抵持用之弧凹抵持部的大小，亦係以足使姆指能伸直抵持之適當部位作為計量，期使扳手在扳轉施力上可穩定其頭部方位且不致有滑脫之虞者，兩者技術手段相同。又系爭專利申請專利範圍第6項及第
7項附屬項業經引證1證明不具進步性已如前述，故所屬技術領域中具有通常知識者自可經由引證1與2之組合，輕易完成其申請專利範圍第8項附屬項。是系爭專利申請專利範圍第8項亦不具進步性。
㈥至於依附於第8項附屬項之申請專利範圍第9、10項附屬項
，乃再進一步界定申請專利範圍第8項附屬項扳手的驅動頭扳動部具有開口、梅花或棘輪形態，以及扳手握柄兩端分別設有驅動頭等構造；惟各該等構造均已見揭露於引證1之圖式第12圖，故組合引證1及2可證明系爭專利申請專利範圍第9、10項附屬項不具進步性。
㈦再系爭專利申請專利範圍第11至17項附屬項所進一步界定該
防滑部形狀為凹凸紋路、多數個圓型交錯排列而成、多數條沿握柄軸線方向延伸或垂直於握柄軸線方向之直線、弧線或多數條傾斜於握柄軸線方向排列或交錯排列之線條者，亦均僅為防滑部紋路形狀及排列方向之變化，確已為引證2圖式第2圖或引證1圖式第8圖所揭露，其申請專利範圍第11至17項附屬項所敘述之各類型紋形與排列態樣應為引證1、2紋路形態之等效置換，並無突出之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第11至17項附屬項亦為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前既有諸引證技術所能輕易完成者，不具進步性。
四、原告雖稱：依專利審查基準第2-3-26頁中規定，若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期的功效者，應認定發明具有進步性，系爭專利省略的特徵為引證案1之透孔66，故具進步性云云。惟查：
㈠系爭專利相對於引證1並非為省略技術之專利，而是單獨的
置換技術而巳，蓋系爭專利之技術特徵在於防滑部之特徵，而引證1巳揭示握柄一端設一夾持部，以供夾持螺帽、螺栓，相同於系爭專利握柄端部設有一驅動頭用以扳轉螺件，且引證1之第12圖亦巳揭露其握柄之第一平面設有防滑物質，而系爭專利係直接於金屬製扳手之握柄形成防滑部，其材質固與引證1之防滑物質不同，惟其不易刮傷破損或變質脆化之功效僅是金屬材質之固有特性，為所屬技術領域中具有通常知識者可經由引證1所揭示之防滑物質之置換而輕易完成者」，因此引證案巳充分揭露系爭專利之置換特徵。
㈡又在比較基礎上，系爭專利為受比較物，引證案為比較物，
專利上所稱揭露的事項係指引證案相對於系爭案可以揭露系爭案之內容程度，本案引證案（內容巳有防滑部、扳手及驅動部…等特徵）巳清楚揭露系爭專利所具有之扳手、驅動部及防滑部等技術特徵，自然系爭專利相對於引證案為置換專利，而不是省略技術專利，系爭專利之防滑部被完全揭露，不會與引證案有無多餘的透孔特徵相關聯。故原告所述系爭專利相對於引證1為省略技術之專利云云，要不足採。
五、從而，被告以系爭專利違反專利法第94條第4項規定，所為舉發成立，應撤銷專利權之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年7月30日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官畢乃俊法官陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年7月30日
書記官陳可欣