裁判字號：最高行政法院89年判字第2740號判決
裁判日期：民國89年09月15日
裁判案由：新型專利異議
最高行政法院判決八十九年度判字第二七四○號
原告甲○○訴訟代理人 陳文郎 律師
劉法正 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十八年四月二十二日台八十八訴字第一五九○五號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實本件關係人 劉國珍 於八十五年一月十日以其「具磁吸元件之螺絲起子」主要包括一管體，管體之一端可固設一握柄，另一端設有一結合開口供結合螺絲起子頭等工具；特徵在於伸縮桿固定在管體之內部空間，一端可伸出於管體之結合開口外固設磁吸元件吸取螺絲等元件，使磁吸元件伸至預定長度，將位在深處之螺絲吸出等情，向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以本案有違專利法第九十八條第二項規定，檢具申准在先之第00000000號「具照明之磁性吸附工具」、第0000000號「磁性起子」及第00000000號「可吸附螺絲（帽）之扳手」等新型專利案（以下分別稱引證一、二及三）專利公告影本，對之提起異議。案經被告審查，為「本案異議成立，應不予專利」之審定。關係人訴經經濟部經（八七）訴字第八七六三○四一二號訴願決定將原處分撤銷。被告重新審查，為「本案異議不成立」之審定，發給八十七年六月十七日台專（判）○五○三一字第一二○○三四號異議審定書。原告不服，循序提起訴願、再訴願，均遭駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨略謂：一、按被告審定本案異議不成立之理由，無非認為本案與引證案之構造不同，其係將一般常見螺絲起子之實心桿改為中空管體以容納具磁吸之伸縮管，其構造特徵並非可輕易達成，且本案具有功效之增進，故稱本案具有進步性．．．云云。惟查，被告與原決定機關審認本案，其立論難謂適切，爰就此詳加敍明：（一）被告所編印之『專利審查基準』，其中對於進步性之概念、判斷進步性之基本原則、判斷方式．．．多有詳盡之闡述；進步性的概念中載有：「專利法第九十八條第二項『新型係運用申請前既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成而未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得申請取得新型專利』之規定，一般稱之為不具進步性之規定。依據該條項規定之意旨，係指申請專利之新型，為運用申請當日之前既有之技術或知識，已完成其創作或改良之新型，如該新型為熟習該項技術者之一般技術知識，所能輕易完成且未能增進功效時，則該新型之創作或改良則不具有進步性」。而判斷新型專利是否能輕易完成時：⒈准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；⒉准予先前技術之各片段部相互組合。相關新型類型之進步性判斷中之『構成要件形狀、排列變更之新型』中載有：構成要件形狀、排列變更之新型，係指將他新型之構成要件的構造，在形狀、排列上予以變更所成之新型而言。如此之構成要件形狀、排列變更，如未能產生某一新功效或某種功效時，則視為熟習該項技術者能輕易完成且未能增進功效者。綜合以上所述，則被告在判定本案是否具有進步性之專利要件時，理應依循前述審查基準所在內容為判斷，方屬合理。（二）查本案係在一管體內部設有一伸縮桿，且伸縮桿末端固設一磁吸元件，利用磁吸元件來吸取螺絲等元件，使得磁吸元件可以伸至預定長度而將位在深處的螺絲吸出．．．等等特徵，其中，在伸縮桿末端固設一磁吸元件以達成該磁吸元件可以伸至預定長度而將位於深處之螺絲吸出之技術手段，在其申請之前早已為第00000000號（即引證一）所揭露，而將一般實心桿體改成中空管體以供容納伸縮桿之技術知識，亦屬熟習該項技術者所易於思及，且本案只是將習知以起子桿套接起子頭之螺絲起子結構之起子桿部份構成要件形狀予以簡易變更，變更後功效並未全然優於引證案或一般起子桿具有螺絲起子操作功能，實難稱本案具有進步性，顯見被告及原決定機關所為審定及決定要與事實不符。二、被告及原決定機關審定本案具進步性之理由，有違進步性判斷之原則：（一）觀本案之申請專利範圍所記載，其係以特徵式寫法撰寫，其前言部分主要是在敘述其所運用的習知技藝，故『管體一端可供固設一握柄，而在管體的另一端設有一結合開口可供結合一螺絲起子頭等工具』之結構，關係人顯已自承為習知技藝，亦即關係人在提出專利申請時，即已明確主張管體與起子頭套接之結構為習知，而被告及原決定機關不察，在論究本案與引證案之異同時，反而將該等習知技藝及其可產生之功效當為本案特徵（即在伸縮末端固設一磁吸元件）以與引證按比較，如此，不僅與本案申請當時所主張之權利範圍不同，且更顯見被告及原決定機關認事有違事實。（二）再者，『在伸縮桿末端固設一磁吸元件』既已為引證案所揭露，則該等結構特徵即屬『既有之技術或知識』，而『管體一端可供固設一握柄，而在管體的另一端設有一結合開口可供結合一螺絲起子頭等工具』之結構，關係人既已自承為習知，可見該等結構亦為『熟習該項技術者所熟知之技術』。至於「將管體由實心變化為中空」之部分，誠亦屬熟習該項技術者所能預期的一般性技術發展，被告及原決定機關一再指稱由實心變中空之構造非習知技術可輕易達成，顯然是對現今產業界的技術發展有所未解。三、被告對同一證據的處分，前後不一，立場不公：被告第一次異議審定理由第三項稱：「本案構造特徵係在習知具鎖卸功能之螺絲起子上附加一端設有磁吸元件之伸縮桿，以吸附定位於深處螺絲，使習知螺絲起子增加吸附螺絲功能，但本案所附加具磁性元件之伸縮桿之構造特徵，與引證案一於伸縮操作桿末端設有磁鐵之技術內容相同，且兩案皆具有吸附位於深處螺絲之功能，因此本案於習知螺絲起子附加磁性元件之伸縮桿之構造特徵及所增加吸附螺絲功能已揭示於引證案一中，本案不具進步性」。反觀第二次之處分理由，被告竟反稱本案構造係「於管體的內部空間裡面固定伸縮桿，再於其管體之一端固設握柄，並於管體另一端設一結合開口供結合螺絲起子頭，而與引證案之構造不同，且引證案並未具螺絲起子之功能，兩者達成之功效有所不同．．．」云云，故可見被告針對同一事實、同一證據，前後之審查理由完全相反、前後矛盾。縱然原決定機關於決定理由中已有述明「被告前次所為之處分既有不當而經原決定機關予以撤銷，被告重為處分自得依法就異議證據重行審酌、而為不同之認定」，惟其前、後處分結果完全相反、立場不一，仍難令原告甘服。且由被告所為第一次審定結果可知，被告在審認本案與引證案之異同時，亦是針對本案申請專利範圍之『特徵部分』而論，而非將習知結構納入一併比較，此顯符前揭基準，其後在未有新事證情形下又為相反審定，自有可議。四、原告對本案提起異議、訴願、再訴願時，均一再地陳明，即使本案之磁吸元件有保持可替換螺絲起子頭於定位不易掉落之功效，意即在伸縮桿內縮於管體之狀態下，磁吸元件恰位於管體之接合開口之內側，以供起子吸附定位，如此結構在使用上亦存有不便之疏失。即當伸縮桿完全內縮於管體內部時，使用者無法直接拉出伸縮桿使用，而必須拿取一起子頭插入接合開口中，才能將伸縮桿順利拉出，不若引證案可直接拉出操作桿使用，顯然本案將伸縮桿置於管體內部亦有使用不便之缺失，於功效上並未全然優於引證案。然上述原告之陳明事項顯然均未為被告及原決定機關所採納，本案之設計並非為具功效增進者，被告及原決定機關之認事用法確實可議。五、綜前所述，被告係將關係人已自承為習知之技藝及其特徵部分一併與引證案做對比，據以審認本案具有進步性專利要件，其審定要與進步性之判斷原則不符，所為異議不成立之處分，自難謂為適法允當，訴願決定及再訴願決定遞予維持，亦有未洽。敬請大院明鑒，均予撤銷，令被告就本案重為公平審查，以臻翔實等語。
被告答辯理由略謂：一、本局（八七）台專（判）○五○三一字第一二○○三四號異議審定理由（四）已明確指明本案與引證案構造不同。本案將一般常見螺絲起子之實心桿改為空心管體以容納具磁吸之伸縮管，其構造特徵並非熟習該項技藝者易於思及，且本案不但可節省空間，其中空之螺絲起子管體也可保護易受折損之伸縮管，而磁吸元件尚有保持可替換螺絲起子頭於定位不易掉落之功效，也較引證案具功效增進，故本案確具進步性。二、專利案之專利權範圍，係以其申請專利範圍所載內容為準，亦即專利範圍所載之構造須整體判斷，而非一一拆開而論，就本案申請專利範圍所載之整體構造而言，其構造與引證案不同已如前向所述，故本局論述比對並無違反事實。三、本局第一次之處分既已為上級機關（經濟部）予以撤銷，本局依經濟部訴願決定意旨重新審查，並受訴願法之拘束而作不同前次處分之認定，並無不法之處。四、專利範圍之判斷本就須將申請專利範圍所載之構造（包含習知技藝、特徵部分）整體觀之，而非分別拆開而論，不然反而擴大專利權範圍，本局之審定並無違反進步性判斷原則之情事，先予陳明。至於就整體構造而言，本案較引證案具功效增進，已於第一項理由中載明，故原告所言，不足採信。綜上所述，本局原處分並無違法，敬請駁回原告之訴等語。
理由按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定。又公告中之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定而向專利專責機關提起異議者，依同法第一百零二條第一項規定，除應備具異議書外，並應附具證明文件；從而有無違反專利法規定之情事，依法應由異議人附具證據供查。本件關係人劉國珍於以其「具磁吸元件之螺絲起子」向被告申請新型專利，經被告准予專利，公告中原告以如事實欄所載之異議證據，對之提出異議，被告以引證一係在握把上設可適時伸長、收縮之操作桿，操作桿末端適當位置設有磁鐵，其特徵在於操作桿末端固接一底座，底座側邊套設一蓋體，蓋體設有發光元件，底座及蓋體內部設有供應發光元件發光之電源供應元件，藉開關控制電源供應元件與發光元件呈導通或隔絕狀態，蓋體側邊套設透明材質製成之套座，套座末端固設磁鐵。引證一之基本結構係在握把上設可適時伸長、收縮之操作桿，操作桿末端適當處設磁鐵，與本案於管體內部空間固定伸縮桿，一端固設握柄，另一端設結合開口供結合螺絲起子頭之構造不同，且引證一未具螺絲起子之功能，所達成之功效不同。引證二之特徵係柱體本體之前端為較大圓盤接觸面，接觸面置較小之刀口部，柱桿本體施以磁性，促使刀口部與接觸面作鬆放與固定螺絲時作吸磁之作用。本案與引證二雖均具有鎖卸及吸附螺絲之功能，然本案於螺絲起子設置具磁性元件之伸縮桿構造並未揭示於引證二，且引證二之磁性起子不能伸縮吸取深處之螺絲。引證三係由套筒本體及連接套筒本體底面之手桿所構成，套筒本體之頭端有一內孔，內孔成適合螺絲頭與螺帽之多角形，其特徵在於套筒本體之內孔內設一孔洞，孔洞可置入彈簧，彈簧外設可固定於孔洞之推桿，推桿可在內孔中作適當距離之位移，推桿前端設磁塊，可達套筒本體之內孔套於螺絲帽，藉磁塊吸附螺絲帽。本案與引證三雖皆以磁吸元件吸附螺絲，然本案於螺絲起子管體內部空間設置伸縮桿，伸縮桿一端可伸出管體之構造，與引證三於板手之套筒本體內部設置推桿彈簧之構造不同，且引證三無法使推桿任意伸縮至足以吸出位於深處之螺絲。引證一、二及三之構造及功效與本案不同。習知之螺絲起子大多為實心桿狀結構，不易將磁性伸縮管附加於上使工具具有兩功能，本案之結構特徵並非習知技術可輕易達成，復較引證一、二及三具有增進之功效，無違專利法第九十八條第二項規定，乃為本案異議不成立之審定。原告不服循序提起訴願、再訴願及行政訴訟，訴稱；本案在伸縮桿末端固設一磁吸元件以達成該磁吸元件可以伸至預定長度而將位於深處之螺絲吸出之技術手段，在其申請之前早已為引證一所揭露，而將一般實心桿體改成中空管體以供容納伸縮桿之技術知識亦屬熟習該項技術者所易於思及，且本案只是將習知以起子桿套接起子頭之螺絲起子結構之起子桿部份構成要件形狀予以簡易變更，變更後功效並未全然優於引證案或一般起子桿具有螺絲起子操作功能，實難稱本案具有進步性。且被告對同一事實及證據，前後作成不同之處分，自有可議。況本案不若引證一可直接拉出操作桿使用，於功效上並非全然優於引證案云云。除訴願、再訴願決定所述理由外，經查原告對於引證一及引證二不足採為本案異議之依據，並無不同意見之陳述。次查本案將一般常見螺絲起子之實心桿改為空心管體以容納具磁吸之伸縮管，不但可節省空間，其中空之螺絲起子管體也可保護易受折損之伸縮管，而磁吸元件尚有保持可替換螺絲起子頭於定位不易掉落之功效，較引證案具功效增進，其構造特徵並非熟習該項技藝者易於思及，故本案確具進步性。又專利案之專利權範圍，係以其申請專利範圍所載內容為準，亦即專利範圍所載之構造須整體判斷，就本案申請專利範圍所載之整體構造而言，其構造與引證案不同，就整體構造而言，本案較引證案具功效增進，尚難以本案其中一項功能有未盡完美之處，即遽認不合專利要件。至於被告第一次之處分既已為訴願決定依法予以撤銷而不存在，被告依訴願決定意旨重新審查，並受訴願法之拘束而作不同前次處分之認定，並無不法之處。本件在訴願階段經送請國立交通大學機械系之專家審查，亦認本件具有新穎性及進步性，此有該校函復之意見審查書在訴願卷可稽。綜上所述，原告所訴核無可採。是被告所為之本案異議不成立之審定，及一再訴願決定遞予維持，俱無不合。原告起訴意旨非有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國八十九年九月十五日
最高行政法院第一庭
審判長法官黃綠星
法官高啟燦法官蔡進田法官黃璽君法官廖宏明右正本證明與原本無異
法院書記官彭秀玲中華民國八十九年九月十八日