裁判字號：最高行政法院93年判字第888號判決
裁判日期：民國93年07月09日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決九十三年度判字第八八八號
上訴人中國石油化學工業開發股份有限公司代表人甲○被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○
參加人美商瑟蘭斯國際股份有限公司代表人詹姆斯．穆倫訴訟代理人 黃章典 律師
簡秀如 律師 陳翠華 右當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國九十二年三月六日臺北高等行政法院九十年度訴字第六九七五號判決，提起上訴，本院判決如左：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人在原審起訴意旨略以：參加人於民國七十四年四月四日以「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」向被上訴人申請發明專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利，並於公告期間後，發給發明第二七五七二號專利證書（下稱系爭案），上訴人向被上訴人提出舉發，參加人於八十八年十月十一日提出更正說明書及申請專利範圍，該更正事項並已於八十九年四月一日公告在案。經被上訴人依該更正本審查，為審定舉發不成立，上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。按從一九七三年十月三十日公開之美國第0000000號專利（下稱引證一）之申請專利範圍第十三項及第十四項可知，當以甲醇為羰化反應之原料時，反應介質可由銠觸媒、水、甲基碘及醋酸組成，在該引證一之申請專利範圍第十三及十四項中雖未特別提及反應介質中含有醋酸甲酯，但其說明書第十欄第五十一至五十七行述及再循環回反應器之液體流中包含醋酸甲酯，顯見反應介質中必然含有醋酸甲酯。事實上，如該說明書第七欄第三十九至七十二行所述，當反應系統中無醋酸甲酯或甲醇與醋酸甲酯之比高於2：1時，甲醇會部分或全部轉變為醋酸甲酯（該比值越高越傾向於生成醋酸甲酯）。所以在反應開始之時，即使未加入醋酸甲酯，但一旦饋入甲醇後，甲醇會立即轉變為醋酸甲酯，然後再進行羰化反應。在連續式反應系統中，由於連續饋入甲醇，所以反應系統必將持續存在醋酸甲酯，又藉著控制甲醇之饋入速率，可以將醋酸甲酯穩定控制在特定之濃度，因此引證一揭示之反應介質實質上由銠觸媒、水、醋酸甲酯、甲基碘及醋酸組合而成。又一九八二年七月七日公開之歐洲第0000000號專利案（下稱引證二）為引證一之改良發明，其反應介質與引證一大體相同，惟額外添加安定劑以減少銠觸媒之沉澱，其申請專利範圍第十一項特別指出該安定劑可為鹼金屬碘化物或乙酸鹽等。換言之，在該引證二中揭示之反應介質，與系爭案一樣，可由銠觸媒、水、醋酸甲酯、甲基碘、碘鹽（例如鹼金屬碘化物）及醋酸組成。且引證二之醋酸製程係採用連續操作方式，所以在反應期間內必可使反應介質中之銠觸媒、水、碘鹽、醋酸甲酯及甲基碘維持穩定之特定組合。綜上所述，系爭案揭示之反應介質之成分組合以及藉連續操作方式，使反應期間內反應介質中之水、碘鹽、醋酸甲酯及甲基碘維持穩定之特定組合之技術已被完全揭示於引證二中，不具新穎性。又系爭案所揭示之反應介質各成分之作用已在引證案中被明示或暗示，所有成分組合而達成之整體功效亦未超越可從引證案推知之範圍，因此系爭案不符合發明專利之進步性要件。另查系爭案之申請專利範圍確實不合理地過廣，且系爭案更正後之申請專利範圍並非專利權人考量最佳商業化之操作條件，亦不符合產業上利用性等專利要件。為此請判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人對系爭案應為舉發成立之處分等語。
二、被上訴人則以：系爭案係針對相關引證案之改良，由系爭案說明書所揭露之技術內容以及申請專利範圍所請之範圍，均可證實其改良之技術特徵。上述引證一申請專利範圍第十三項所揭示之內容，並未揭露或教示系爭案之技術特徵，而該美國專利說明書及附圖所揭露之技術內容，亦未清楚指出或教示系爭案之技術特徵。至於上訴人另指之孟山都公司所申請之一系列專利，惟此等專利案均係於舉發審定之後始行提出，即未經被上訴人審查，實未便在訴訟程序受理審究。更何況其內容亦未揭露系爭案改良之技術特徵。另上訴人強調於醋酸製程中，連續式操作方式與批式操作方式並無不同，惟連續式或批式之操作方式並非系爭案所強調之改良技術特徵，其單純以連續式或批式之操作方式比較，並無任何實質意義。即使引證一及引證二已揭示系爭案之成分或組合，然系爭案所請之標的係有關由甲醇與一氧化碳製造醋酸之『方法』，而非『成分』或『組合物』。故縱使前述引證案已揭露系爭案之相關成分或組合，其亦未能揭露系爭案所請方法之技術特徵。且查系爭案本就非屬首創之新發明，其於說明書之內容中即已明白指出，系爭案係針對習知技術（如引證一及引證二）之改良，其所揭露之技術內容，包括各實施例及比較表，其功效應可獲得證實。且系爭案之申請專利範圍更正，係專利權人考量最佳商業化之操作條件，並依專利法第六十七條之規定，申請縮限申請專利範圍，應無不合，最佳商業化之操作條件於說明書第十六頁之表二亦可獲得證實等語，資為抗辯。
三、參加人參加意旨略謂：上訴人於其舉發理由中提出引證一、二及歐洲第0000000號專利（下稱引證三）共三件專利，質疑系爭案之新穎性及進步性，惟其中就被上訴人不採其引證三之理由，上訴人於訴願理由及起訴理由中均未再加爭執，顯已接受被上訴人之判斷，故關於舉發理由中引證三之部分，應非本件所需審究之範圍。又系爭案之性質原係屬組合發明，其技術特徵在於反應過程中維持各反應介質成分之特定濃度組合，上訴人顯曲解組合發明之意義及本質，不僅忽視系爭專利係將所有反應成分整體視為一特定組合，更刻意將引證一說明書中不同段落、不同實例及圖式所分別提及之反應成分及濃度片段，擅自加總比較，其比較基礎顯非公平合理，足徵引證一並不具證據力。另由引證二所揭示或例示之內容觀之，其所使用之反應系統係高水系統，與系爭案所強調之低水含量系統迥然不同；再者，引證二之說明書中亦未提及醋酸甲酯等反應介質成分之特殊效益，凡此均難謂系爭案之反應介質成分組合已被引證二所完全揭示而不具新穎性。另查上訴人於向被上訴人提起舉發申請之初，其所主張系爭專利應予撤銷之理由，僅包括系爭案不具新穎性及進步性二者，詎至訴願階段，上訴人另以系爭案範圍過廣，其中部分範圍之醋酸生產力低下，不具實用性云云等新理由，主張系爭案應予撤銷。惟此項理由，不僅於程序上應非爭訟機關所應審查者，究其實質，亦不構成影響系爭專利效力之原因。上訴人卻於行政爭訟階段方提出不具實用性之新舉發訴訟標的請求撤銷系爭案，既未經被上訴人審理，法院對於此等新標的，自無庸加以審查。且系爭案所強調者乃系統生產力，其係著眼於整個系統之效能，而非僅反應器中醋酸生成反應之生產率而已等語。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據結果，以：查系爭案技術特徵在於反應期間維持反應介質特定比例之組合，以維持催化劑之安定性及系統之生產力，而非僅係上述反應介質單純之集合。引證一上述反應介質之參與反應之集合，與系爭案經由特定比例組合所生功效增進之技術特徵不同；經由引證一技術內容之揭示不足以使熟習該項技藝者可輕易思及系爭案之技術特徵，引證一不足以證明系爭案之技術內容係申請前已見於刊物已公開使用，他人可能仿效者，亦非運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。又查引證二之技術內容所揭示者仍均為製程中之各組份種類，雖其另額外添加安定劑以減少銠觸媒之沉澱，例如其申請專利範圍第十一項特別指出該安定劑可為鹼金屬碘化物或乙酸鹽等，仍屬特定反應介質參與反應之揭露，引證二並無與系爭案相同技術內容之揭示，引證二所指連續操作方式亦與系爭案之技術特徵無關。且系爭案相較於引證二，亦非運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者，上訴人以引證二主張系爭案有違系爭案核准審定時專利法第二條第一款、第五款，非屬有據。又依引證三之申請專利範圍以觀，其亦未揭示系爭案之技術特徵，故亦不能以引證三證明系爭案有違核准審定時專利法第二條第一款、第五款之規定。另查上訴人於八十八年六月二十五日舉發申請書係以系爭案不具當時專利法第二條第一款之新穎性及專利法第二條第五款之進步性為理由提出舉發，並未主張系爭案不具產業上利用性（實用性），上訴人延至九十年四月十日訴願時及嗣後行政訴訟審理時，始於理由中主張系爭案不具實用性。按異議人補提理由及證據，應自異議之日一個月內為之，上訴人主張系爭案不具實用性之理由未於異議之日起一個內為之，核與專利法第四十一條第二項程序遵守之規定，已有未合，本已毋庸於本案加以審酌。況系爭案說明書所揭露之技術內容，包括各實施例及比較表，其功效應可獲得證實，而申請專利範圍所請之範圍，只要能證實其功效，自當應給予合理範圍之保護。而系爭案八十九年四月一日公告在案之申請專利範圍更正，將醋酸甲酯之濃度從原先之0.5%至30%縮限為0.5%至5%，該系爭案之申請專利範圍更正，係專利權人考量最佳商業化之操作條件，並依專利法第六十七條之規定，申請縮限申請專利範圍，應無不合，最佳商業化之操作條件於說明書第十六頁之表二亦可獲得證實，業據被上訴人陳述明確，經核並無不合，上訴人此部分主張亦非可採。至上訴人引用美國專利0000000號、0000000號、0000000號、0000000號、0000000號及0000000號專利案，並非舉發時所提之證據，核均屬新證據，且非引證一、引證二及引證三之補強證據，既未經被上訴人審查又未在原處分認定之範圍內，應屬另案舉發之問題，非本院所得審究。雖上訴人主張依行政訴訟法規定，法院亦應依職權加以調查云云，惟查本件係發明專利舉發事件，應僅就原處分（審定）之適法性加以審查，且系爭專利是否有違反核准當時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違當時專利法之規定，自應為舉發不成立之處分，是以逾舉發階段始行提出之證據，而又與原舉發證據無直接關連者，即非法院所得審究，此與行政訴訟法兼採職權調查主義之規定無關。綜上所述，系爭專利之技術特徵，並未揭露於引證一、引證二及引證三，且熟習該項技術之人亦難由前述引證案，輕易思及系爭專利之技術特徵，故系爭專利未違反核准審定時專利法第二條第一項第一款、第五款之規定。從而，被上訴人為本件舉發不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦屬妥適。上訴人主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被上訴人對系爭案應為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。又本件引證一、二、三之技術內容，並未揭示系爭案於反應期間維持反應介質特定比例之組合，以維持催化劑之安定性及系統之生產力之技術特徵。為其判決之論據。並敘明本件事證已臻明確，上訴人聲請將本件移送鑑定，核無必要。
五、本院按：系爭案係關於由甲醇與一氧化碳製造醋酸之改良方法，其係於含有約200ppm至約1000ppm之銠催化劑（以銠計算）及包含水、醋酸、甲基碘及醋酸甲酯之液態反應介質中，令一氧化碳與甲醇反應，接著由所得反應產物回收醋酸，此方法之改進包含：於前述反應期間，維持前述反應介質含有重量比0.1%至低於14%之水，重量比約2%至20%之碘化物鹽類，重量比約0.5%至5%之醋酸甲酯，及重量比5%至20%之甲基碘，而差額大體上由醋酸組成，以維持催化劑之安定性及系統之生產力，而非僅係上述反應介質單純之集合。引證一係上述反應介質之參與反應之集合，與系爭案經由特定比例組合所生功效增進之技術特徵不同，經由引證一技術內容之揭示不足以使熟習該項技藝者可輕易思及系爭案之技術特徵，亦非運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。又查引證二之技術內容所揭示者仍均為製程中之各組份種類，雖其另額外添加安定劑以減少銠觸媒之沉澱，例如其申請專利範圍第十一項特別指出該安定劑可為鹼金屬碘化物或乙酸鹽等，仍屬特定反應介質參與反應之揭露，引證二並無與系爭案相同技術內容之揭示，引證二所指連續操作方式亦與系爭案之技術特徵無關。且系爭案相較於引證二，亦非運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。又依引證三之申請專利範圍以觀，其亦未揭示系爭案之技術特徵，故亦不能以引證三證明系爭案有違核准審定時專利法第二條第一款、第五款之規定等情，業經原判決敘明甚詳，上訴人就被上訴人不採其引證三之理由，於訴願及起訴意旨中均未再加爭執，故原判決之認定與證據法則或論理法則尚無違。尚難謂原判決有理由不備或不適用法規之違誤。上訴意旨除執與起訴意旨相同之論證外，另以：系爭專利案之申請專利範圍中所揭示之反應介質成份，各成份之作用，以及藉由連續操作方式在反應期間內維持反應介質中各成份比率恆定之技術，皆已被揭示於各引證案及其他先前技術中，而不具新穎性。系爭專利之申請專利範圍所揭示之反應介質組合所達成之整體功效，亦未超越舉發證據揭示之範圍，而不具進步性云云。核屬其一己之見解，尚無可取。次按專利法第七十二條第四項明定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之」，係為免舉發人藉故拖延證據之提出以延宕審理，造成行政機關資源之浪費並使專利權長期陷於不安定，故特明文限制舉發人補提理由及證據之期間。又訴願及行政訴訟所審究之標的，為被上訴人作成之行政處分是否合法適當，則應審查之證據資料原則上應以經被上訴人所審查者為對象。故如舉發人延滯提出舉發證據，甚或遲至訴願階段方始提出，依前述規定，該等新證據均非屬訴願機關或法院所應審究之範疇。是以原判決以：上訴人主張系爭案不具實用性，以及引用美國專利0000000號、0000000號、0000000號、0000000號、0000000號及0000000號專利案，並非舉發時所提之證據，核均屬新證據，且非引證一、引證二及引證三之補強證據，既未經被上訴人審查又未在原處分認定之範圍內，應屬另案舉發之問題，非行政法院所得審究。且系爭專利是否有違反核准當時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違當時專利法之規定，自應為舉發不成立之處分，是以逾舉發階段始行提出之證據，而又與原舉發證據無直接關連者，即非法院所得審究，此與行政訴訟法兼採職權調查主義之規定無關等情，並敘明無另送請相關機關鑑定之必要。核與專利法第七十二條第四項規定相符，於法自無不合。上訴意旨猶執：系爭案在原撤銷程序中所為之申請專利範圍更正，顯非最佳商業化之操作條件，故其亦不具實用性。至於系爭案是否具產業利用性，自有必要囑託公正之第三者鑑定機構作妥適之鑑定等語，亦難認有理由。綜上，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十三年七月九日
最高行政法院第一庭
審判長法官黃綠星
法官林茂權法官蔡進田法官黃璽君法官廖宏明右正本證明與原本無異
法院書記官彭秀玲中華民國九十三年七月九日