臺北高等行政法院95年度訴字第96號判決

裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第96號判決

裁判日期：民國95年12月28日

裁判案由：商標註冊

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第96號原告台北商旅股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 任秀妍 律師（兼送達代收人）複代理人徐含慧律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人乙○○上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國94年11月8日經訴字第09406138980號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國93年6月17日以「商旅」商標（下稱系爭商標，），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第39類之旅行社、安排旅遊、安排觀光旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊服務，向被告申請註冊，經其審查，認系爭商標圖樣上之中文「商旅」為商務旅遊之意，以之作為商標指定使用於旅行社、安排旅遊等服務，顯係直接表示服務有關之說明，應不准註冊，以94年7月4日商標核駁第286206號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.命被告為系爭商標核准註冊之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第39類之服務，是否有違商標法第23條第1項第2款之規定，而應不准註冊？㈠原告主張之理由：
1.「商旅」商標應具有識別性的理由：⑴「商旅」商標，為原告所自創，具有獨特性，因此具有識別性，符合商標法識別性要件之規定：
①按「商標識別性審查要點」第2點規定，商標有無「
識別性」，應就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情形及其使用方式，判斷是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。而具有識別性之商標大體上可分成3類，即「獨創性商標」、「任意性商標」及「暗示性商標」，並以「獨創性商標」之識別性最強（混淆誤認之虞審查基準第5.1點參照）。
②原告之創辦人致力於台灣旅館行業之改造與提升，同
時以台北為目標，欲打造國際化、高品質，且一般消費者皆負擔得起，並能讓遠道而來的商人、旅人於居住時可享有賓至如歸感覺的「精緻旅館」。原告之創辦人有感於台灣之旅館僅侷限於五星等級但價格高昂大飯店與可供休息但有時淪為情色場所長期予人印象不佳之小型旅、賓館，希望提供旅人及商人另類選擇，遂自西元1997年著手擘劃結合時尚、品味的「商旅產業」國際連鎖性旅館，並為提升「商旅」國際連鎖飯店的整體口碑與行銷實力，有感於企業整體識別系統(CorporateIdentitySystem，簡稱CIS)建立之必要，遂透過「商旅」，將消費者心目中的理想飯店與原告所推出的「精緻旅館」作一連結，遂於2004年向被告陸續提出「商旅」第16、36、39、43等類之商標申請案。
③原告考查古代典籍並為便於消費者記憶，遂取「商旅
」作為商標之特取部分，將前冠以地名─台北，於91年取得註冊第163154、171036號商標。原告為國內率先使用「商旅」商標者，至88年以前除原告外，別無任何業者使用「商旅」二字於旅館業。可知「商旅」在台灣為原告自創，且不具特別的意義，更非為任一商品或服務之通用名稱。其指定於「旅行社、安排旅遊、安排觀光旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊服務」等商品時，亦無陳述其商品之形狀、品質、功用之說明，商標存在識別性。系爭商標既為原告所獨創，且非為產品之通用名稱，故存在有與他人之商品或服務相區別之條件，應具備得准註冊保護之識別性。
⑵系爭商標並非商務旅遊之謂，不包含產品或服務性質、功能之說明，而具備識別性：
①系爭商標並非商務旅遊性質或功能之說明，查中國大
陸地區已有公告第0000000號「商旅假日」商標，指定於「提供食宿旅館、提供野營場地設施、旅遊房屋出租」等服務，而日本有原告申請註冊第0000000號「商旅」商標，指定使用於「宿泊設施提供、飲料服務提供」等服務，除非被告能證明上開國家之中文體系與我國不同，故在中文識別性之認定上有顯著差異，否則不能以文義概括解釋否定商標之識別性。
②「商旅」是否等於商務旅遊應聽取消費者及商標申請人之意見，而非行政機關一廂情願之解釋：
蓋商標為企業識別與消費者對該企業商譽之連結，故在做商標識別性之認定時應廣泛聽取消費者及商標申請人之意見以免流於審查人員恣意判斷，被告於檢索時固有發現「商旅服務」、「商旅指引」與「商旅飯店」等名稱，惟其「商旅」係指「原告所創設之台北商旅」，或「原告所提供之服務」及「原告提供服務所產生之商譽」抑或為其他人因業務往來關係知悉原告之商標而擅自用於開放網路空間，以致造成原告商譽被侵犯之情形，被告皆未考察以釐清事情之真相，誤以「商旅等於商務旅遊」作為核駁原告申請商標之基礎，有裁量濫用、裁量不備理由等具體行政處分撤銷原因。
⑶「台北商旅」為一顯著知名之商標，相關消費者皆能認
識其為原告營業或服務的標識，其識別性可平移至「商旅」：
①商標法除保護商標權人對於該商標之使用權外，亦保
護消費者對於商標商品的品質與確信：由於原告之「台北商旅」商標在媒體頻頻曝光之時及其後4、5年間，台灣地區市場上並無第2家旅館以「商旅」作為其商品或服務之主體名稱，亦未有旅行社或其他業者以之作為產品、服務名稱使用，是以，消費者所普遍認知之「商旅」即為商旅產業之謂，其識別性已為「台北商旅」所涵括。
②以微軟企業之Windows98為例，倘該商標已享有廣泛
知名度，而微軟企業在提出「Windows」商標註冊時卻使被告以有「視窗」說明之意而認定無識別性駁回其申請；則市場上必定有電腦軟體相關業者競相使用WindowsXX做其商標使用，而妨害消費者對Windows系列產品已建立之認識與信賴。則因Windows98打出知名度之微軟企業豈非為人作嫁，由於其識別性無法平移之結果，導致其若非提出Windows使用資料而無法獲得註冊，縱使眾所周知Windows98為Windows系列商標之一，正如「台北商旅」為「商旅」系列商標之一，將來還會有「台中商旅」、「高雄商旅」等商標，則原告所建立之商旅企業商標系統因品質參差之「XX商旅」林立而毀於一旦。
③「商旅」商標應具有識別性，否則無法杜絕不公平競
爭：商標法是法律對「產業之正當競爭秩序」所為之特別保護， 謝銘洋 教授在其所著「智慧財產權基礎理論」一書中亦有提及。「商旅」商標經市調證明有超過6成以上之相關消費者認識其為原告商品或服務之表徵，足以為構成「商標使用」的要件，若不予原告「商旅」商標之專用權，將使市場上可替代性商品分列並陳，而造成不公平競爭之情事。如現正申請中之「內江商旅」、「拓程商旅」等非原告相關商品之商標，亦有已申請核准之「城市商旅」、「新大商旅」等繼原告之後仿冒「商旅」之名者。蓋商標權屬無體財產性質之準物權，商標權之取得係在維護市場上公平交易秩序與保護消費者權益、使用者利益，如將「商旅」商標視為無識別性而任意容許市場上可替代性商品存在，則原告已取得「台北商旅」之註冊將形同具文，無法發揮商標法杜絕不公平競爭之美意。
2.被告裁量瑕疵情事：⑴被告未就對原告有利、不利之情事一律注意，已違反程序保障：
依行政程序法第4、9、36條之規定，本案被告及訴願決定機關於做成行政處分時，應考慮原告所提出之多項有利證據及主張，被告稱市調資料僅供參考，非審酌之唯一依據云云。事實上，本件被告如認為原告所提出之市場調查報告之方法或結果有爭議致該報告尚非可採，即有依職權調查之義務。然綜觀全卷，被告並未調查。
自不能未經合法調查事實及證據，亦未為任何審酌及評估，逕認該市場調查資料非其審酌之唯一資料，最高法院89年判字第2549號判決意旨亦有明示。被告逕以網路搜尋結果，認定「商旅」於網路上已有他人使用而不符識別性要件，刻意省略「商旅」已於世界各國，尤其是中文系國家取得註冊之事實，與其他商標審查基準之適用有利於原告之處。被告於做成裁量處分時顯未考量原告有利事實，依行政程序法「正當法律程序」之意旨，原處分及訴願決定應予撤銷。
⑵被告未能積極適用商標審查基準，顯已構成裁量濫用、怠惰：
查商標「識別性」係一不確定法律概念，商標是否具有識別性，行政機關具有裁量權。為輔助商標審查人員於不確定法律概念之認定上更加精確，俾作成合法適當之裁量處分，商標審查人員於審查商標是否具有「識別性」時應受商標審查基準之拘束，否則即為恣意之行政處分，構成裁量濫用。被告只以「google」搜尋系統鍵入「商旅」，而出現1百多萬筆資料，便判定原告之商標不具識別性。若如是，則「蘋果」如何能註冊在電腦類別，「石頭」如何能取得「兒童樂園」等服務之專用權？不能僅以上網便認為其職權調查任務已盡。
⑶被告對於申請案有不備要件之情事，應盡舉證責任，而非由原告負舉證之責：
被告及訴願決定機關就商旅等於商務旅遊，只以審查時發現有他人亦使用「商旅」，無論其實際使用情形，或消費者識別情況便跳躍式地認定商旅即為商務旅遊之謂，顯然其並未善盡舉證責任。假設商旅即等於商務旅遊，則在國中小教材、字典中應能見其先例，而非以便宜措施上網檢索，發現有原告以外之人使用商旅、無論其指定使用之商品或服務類別、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，便認定商旅已經成為商務旅遊之代名詞，要求原告提出進一步之使用資料，此無異脫避行政機關之舉證責任。再者，依商標法第2條之規定，我國並非採「先使用」主義之國家，商標原告於申請商標時僅須檢具形式要件提供審查人員認定即可，待註冊後商標權人始須負使用義務，故有未使用廢止制度。商標權人之使用義務既發生於「註冊」後，就是否提供使用資料以作為識別性之認定實非申請時原告之義務，亦非商標原告舉證責任所在。被告及行政機關不得以此脫卸舉證責任。
⑷商標是否具有識別性，應以商標「申請時」為主，被告以審查時之資料作成核駁處分顯不適法：
商標是否具有識別性，應以商標申請人申請時為準。原告提出「商旅」商標申請時為93年6月17日，距被告為核駁處分時已有1整年之久，期間被告為審查需要而上網查詢，其時點顯然晚於原告商標「申請時」，被告應以原告提出商標申請時之資料作為商標是否具有識別性之參考資料，此係因商標「識別性」之認定時點係以原告提出商標註冊申請之時間點，而非商標註冊時，或申請後之時點，被告所提出之資料，也是唯一核駁依據之網頁資料其時點明顯晚於原告商標申請時，此項證據顯不可採，是以，被告所作成之核駁處分並不合法。
⑸被告及訴願決定機關未考量「商標法第19條反面解釋及地名不具識別性」之訴願理由，有處分不備理由之嫌：
原告曾於94年10月27日提出訴願補充理由書，其中關於「商旅」商標具有識別性的諸多理由，訴願決定機關皆未做出任何表示，亦未於訴願決定書中有所裁量，其訴願決定大抵依據原告94年8月8日之訴願理由表示意見，然而就原告10月27日之訴願補充理由書中的諸多法理解釋、邏輯推演並未置喙，恐有決定未備理由之違法，有違行政程序法第9條、第96條之意旨，其所作成的訴願決定應不可採。而對於原告曾於申覆理由中表示「依商標法第19條反面解釋及地名不具識別性」之理由推演「商旅」應具有識別性，被告亦未曾表示意見，更未於訴願答辯書中作成答辯，其中不但有核駁處分未具理由之虞，亦輕忽人民之聽審程序保障，導致不適法、不適當的行政處分之作成。
㈡被告主張之理由：
1.系爭商標之「商旅」圖樣為單純之中文商標，雖出現於諸多古典文獻中，乃指「商人及旅人」之意，於現今則多衍生為「商務旅遊」或「商務旅行」之意，並已為國內旅館業者所普遍廣泛使用，此觀搜尋網路查詢繁體中文網站出現「商旅服務」、「商旅指引」、「商旅飯店」等用語即達數萬筆之多自明。是原告以「商旅」申請註冊於與商務旅遊有關之「旅行社、安排旅遊、安排觀光旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊」等服務，顯係服務相關之直接說明，客觀上不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別。
2.依據原告檢送之報章雜誌推薦文章引用之飯店名稱，或實際宣傳廣告等使用證據資料，或所登記之公司名稱特取部分，或首次獲准註冊第163154號商標及其網站觀之，原告固有以中文「商旅」作為其商標圖樣內容之一部分，惟該中文「商旅」其前尚有「台北」併用（即「台北商旅」），尚非以本件商標中文「商旅」單獨出現或使用之態樣呈現，且均伴隨原告之註冊第163154號「台北商旅lessuitestaipei及圖」商標整體圖樣呈現，是一般消費者主要識別其服務來源之部分仍為中文「台北商旅」、外文「lessuitestaipei」或該等文字與圖形之整體結合，自難以該等資料逕認本件商標中文「商旅」業經原告使用且在交易上已成為其服務之識別標誌，而得依商標法第23條第4項之規定准予其註冊。
3.至於原告稱其前申請已經核准註冊第163154號「台北商旅
lessuitestaipei及圖」商標，圖樣中之「商旅」並未放棄專用權，且圖樣上之「台北」為地名，不具識別性，故具識別性之部位在於「商旅」二字。經查註冊第163154號「台北商旅lessuitestaipei及圖」商標案之審查當時，亦經原告檢送該商標之整體圖案實際使用證據資料，證明該商標已經原告使用且在交易上足以成為原告服務之識別標識，方依商標法第23條第4項之規定，予以核准註冊。又依『被告93年5月1日修正施行之「聲明不專用審查要點」：4、商標圖樣整體已符合本法第23條第4項規定者，無庸就其中包含說明性或不具識別性之文字或圖形聲明不專用』規定，該註冊商標圖樣整體因已符合本法第23條第4項規定，則圖樣上不具識別性之「商旅」部分，無須聲明放棄不專用，特此敘明。
4.原告檢附其委託TVBS民調中心所作之民調結果，主張有54％之受訪者認為「台北商旅」即代表「商旅」，可認系爭商標已具識別性一節。按就市場調查報告而言，其市場調查公司之公信力、實施調查之內容、抽樣之方法、問卷內容之設計、內容與結論之關聯性等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。經查原告所檢送之品牌調查報告，應屬市場調查問卷之1種，姑不論其母體選擇及抽樣方法及調查人員之素質如何；單從問卷資料分析欄之其中一項表示對「台北商旅」與「商旅」的品牌具連結度者接近6成之結論觀之，該問卷係針對638位中有84％聽過「台北商旅」的受訪者當中，直接以「台北商旅消費品牌」為題所為問卷調查報告，即因該等受訪者大多數對「台北商旅」已有一定程度之認識及熟悉，之後，再接著設計問卷內容謂「商旅」是否等於「台北商旅」之是非題型，顯然其問卷內容之設計，有致受訪者先入為主的主觀性預設答案，況其內容與結論亦具有誘導式之關聯性，故該調查方式及問卷題型均難稱公正客觀，因此，該市場調查之正確性，即屬有疑。更何況該問卷調查所得之報告結果，並非作為商標識別性之唯一證據，復參酌原告所檢附之使用證據均未單獨以「商旅」形態呈現，殊難執為系爭商標已具識別性應准註冊之論據。
理由
一、按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第2款所明定。所謂「商品之說明」係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品、本身之說明或與商品、本身之說明有密切關聯者，即有該款不得註冊之適用。經查，系爭商標係由單純自左而右橫書之中文「商旅」二字所構成，而「商旅」一詞，原告雖指出出現於諸多古典文獻中（ 周禮 考工記及 范仲淹 岳陽樓記，原告94年
5月20日申覆函參照），乃指「商人及旅人」之意等情，但「商旅」一詞，現今依其字面文義已多衍生為「商務旅遊」之意，並已為旅館、旅遊業者所普遍廣泛使用，此由搜尋網路查詢繁、簡體中文網站，出現「商旅報導」、「○○商旅網」、「商旅服務」、「商旅指引」、「商旅飯店」等用語已達數以百萬之多可以證明（附於訴願卷第44頁至71頁）。
原告雖指該網路搜尋資料晚於系爭商標申請時，該項證據不可採取云云。惟查，被告於94年7月4日（94）智商0570字第09480259830號發文核駁第0000000號審定書即於所附附件1之資料顯示網路可輕易以商旅查出有一百多項。再參照訴願卷所附2005年10月18日以「商旅」關鍵詞所查得3百多萬筆資料顯示，在系爭商標於93年6月17日申請前，以「商旅」使用於商務旅行或旅遊之報導已甚習見，尚不能以該網路資料搜尋時間晚於系爭商標申請時，即認該證據為不可採或指被告與訴願決定機關認定事實未盡舉證責任。被告及訴願決定機關依其上述網路資料認定「商旅」一詞有「商務旅遊」之意，亦不能認其為裁量濫用、裁量不備理由。因此，「商旅」使用於商務旅行或旅遊於93年6月17日系爭商標申請前既屬習見，則原告以該「商旅」作為商標，指定使用於旅行社、安排旅遊、安排觀光旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊服務，顯係該等服務相關之直接說明，自有首揭法條規定之適用。
二、原告雖主張「商旅」在台灣為原告自創，且不具特別的意義，更非為任一商品或服務之通用名稱。其指定於旅行社、安排旅遊、安排觀光旅遊等，亦無陳述其商品之形狀、品質、功用之說明，商標存在識別性等等。經查，「商旅」為「商務旅遊」或「商務旅行」之意，並已為旅館業者所普遍廣泛使用，此由前揭搜尋網路查詢繁體中文網站於系爭商標申請前即出現「商旅服務」、「商旅指引」、「商旅飯店」等用語即甚為習見之事實，尚難認「商旅」一詞係原告自創，原告以之使用於旅遊、住宿安排服務之提供，依社會一般通念，與其服務提供之本身說明有密切關聯，依前揭法條之規定，自不得准予註冊。原告雖另主張「台北商旅」為一顯著知名之商標，相關消費者皆能認識其為原告營業或服務的標識，其識別性可平移至「商旅」一節。但查，「台北商旅」與「商旅」為不同之商標圖樣，二者為不同商標權標的，其等是否具識別性或已臻著名，自應各自依其商標圖樣所顯示之內容及其使用證據判斷，尚不能以「台北商旅」之識別性或其著名性認可平移至系爭「商旅」商標圖樣。原告所提「台北商旅」已臻著名之使用證據並非以「商旅」二字單獨出現之商標圖樣，並不能作為系爭「商旅」商標具有識別性或第二層意義，或已屬著名之論據。雖然原告提出委託TVBS民調中心所作之民調結果，認有54％之受訪者認為「台北商旅」即代表「商旅」，姑不論其母體選擇及抽樣方法及調查人員是否客觀可信。系爭「商旅」是否具識別性、第二層意義或著名，均應以其「商旅」以其商標圖樣本身所顯示之內容及其使用證據判斷，已如前述。本件原告並未提出以「商旅」二字單獨於系爭商標申請前作為商標圖樣之使用證據，縱認「台北商旅」於系爭商標申請時已臻著名，亦不能以「台北商旅」與「商旅」有某程度之關連，即主張以「台北商旅」與「商旅」的品牌連結程度之高低援引作為「商旅」已具識別性之依據。因此，原告以該民調認有54％之受訪者認為「台北商旅」即代表「商旅」即主張「商旅」已臻著名或具第二層意義，非屬可採。
三、再原告主張訴外人如現正申請中之「內江商旅」、「拓程商旅」等非原告相關商品之商標，亦有已申請核准之「城市商旅」、「新大商旅」等仿冒「商旅」部分，本件系爭商標既與其指定使用之服務本身有密切關聯而不能註冊，則「內江商旅」、「拓程商旅」「城市商旅」、「新大商旅」因有另附加其他文字，判斷基礎不同，其是否仍得註冊均屬另案就該等商標圖樣再行審究問題，並不能執為本件有利原告判斷之論據。
四、從而被告以系爭商標之註冊即有違審定時商標法第23條第1項第2款之規定而為系爭商標不准予註冊之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標應為准予註冊之審定，為無理由，應予駁回。
五、本件得心證之理由，已如前述，兩造其餘攻擊防禦方法，核與本件判斷結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年12月28日
第三庭審判長法官姜素娥
法官陳秀媖法官陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年12月29日
書記官王英傑