裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第2761號判決
裁判日期：民國93年11月25日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第二七六一號
原告鵝媽媽世界網股份有限公司代表人甲○○董事長被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同右訴訟代理人丙○○
參加人太易資訊股份有限公司代表人乙○○右當事人間因服務標章評定事件，原告不服經濟部中華民國九十二年四月十八日經訴字第０九二０六二０八二七０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣參加人太易資訊股份有限公司於民國（下同）八十七年十二月九日以「MOTHERGOOSE」服務標章（如附圖一，下稱系爭服務標章），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座服務，向被告機關之前身經濟部中央標準局申請註冊，經該局准列為註冊第一二○九七○號服務標章。嗣原告以系爭服務標章有違註冊時商標法第七十七條準用同法第三十六條、第三十七條第七、十二款之規定，檢據如附圖二之商標或服務標章（下稱據以評定標章），對之申請評定，經被告審查，以九十二年一月二十日中台評字第九○○四○八號服務標章評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應就原告申請評定系爭服務標章案，為申請成立之處分㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
㈢參加人未於言詞辯論期日到場，依其於準備程序所為聲明及陳述：
駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：㈠系爭服務標章是否為著名標章？㈡系爭服務標章是否近似於據以評定標章，而有致公眾混淆誤認之虞？
甲、原告主張之理由：
一、本件主張之法律依據：㈠依前揭商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款規定，相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊。
㈡新修正商標法第二十三條第一項第十二款規定，相同或近似於他人著名商標或標
章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。
㈢公平交易法第三章不公平競爭第二十條第三款，於同一商品或同類商品，使用相同或近似未經註冊之外國著名商標。
㈣所謂著名商標定義，被告於八十九年八月十日（八九）智商九八○字第八九五○
○○五二號公告，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。
二、「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）商標的歷史淵源及使用情況。㈠「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）一詞，源於西元一六九０年的歐洲一童話故事，推
展於美國。西元一九四七年三月，美國企業 凱斯勒 鞋業公司（KesslerShoeManufacturingCompany,Inc.）以「MOTHERGOOSE」童話故事為素材，首次以「MOTHERGOOSE」作為商標使用在鞋類商品上。
㈡早期「MOTHERGOOSE」商標主要使用在鞋類商品上。凱斯勒家族在歷經幾代經營
者的努力，使「MOTHERGOOSE」品牌在競爭激烈的國際市場上成功的佔一席之地。原告附件一是西元一九七七年四月十八日美國太陽晚報財經版對凱斯勒鞋業公司及其「MOTHERGOOSE」品牌的報導文章。該報道詳細陳述了該公司的發展歷史及經營規模，這篇報道可證實：早在西元一九七七年之前，「MOTHERGOOSE」商標就已經獲得了很高的、與凱斯勒鞋業公司密切相關的高知名度。更由於凱斯勒鞋業公司從西元一九三六年設童鞋廠起其以穩建紮根向上發展的方式不斷的辛苦經營、推展，經過以往四十多年來的努力經營「MOTHERGOOSE」品牌，才能在西元一九七七年於競爭激烈的海內外市場成功的佔有舉足輕重的地位。原告附件二是西元一九七八至一九九五年間，凱斯勒鞋業公司對「MOTHERGOOSE」品牌的部分產品目錄及宣傳資料，這些以「MOTHERGOOSE」商標為表現重點並帶有明顯時間標誌的資料可直接證明該公司對「MOTHERGOOSE」商標的使用狀況及使用時間。原告附件三是早在上個世紀七０年代，「MOTHERGOOSE」牌鞋子就已行銷美國五十個州，僅西元一九七六由第一間鞋廠一年所生產該品牌鞋產品的銷量就超過百萬雙，第二年更擴充第二家鞋廠，年產量達數百萬雙。該品牌產品不僅通過著名的銷售商K-Mart及JCPenny銷售，且還擁有數百家美國「MOTHERGOOSE」品牌的連鎖專賣店。而那時「MOTHERGOOSE」品牌歐、亞洲海外出口亦已形成規模。
原告附件四是西元一九八二年進入台灣市場註冊商標和隨後於台灣完成註冊之三十四件商標，以及銷售商品廣告。原告附件五係西元一九八六年六月三十日與日本三菱公司就「MOTHERGOOSE」商標授權使用及產品目錄、銷售資料；此些資料可證明早在西元一九八二年起（民國七十一年），「MOTHERGOOSE」品牌就已進入亞洲市場，而合作者是著名的三菱公司亦可間接證明「MOTHERGOOSE」品牌在國際上的影響力。隨著企業規模的不斷擴大以及「MOTHERGOOSE」品牌的極大成功，凱斯勒家族的經營者相繼設立了凱斯勒行銷集團公司（KesslerMarketingGroupInc.）及鵝媽媽公司（MotherGooseCorporation）等關聯企業，並以此在數十年間將「MOTHERGOOSE」品牌的商品及服務種類擴大至數十種，商品及服務領域涉及家庭用品、個人用品、文具禮品、服飾配件、玩具等（參原告附件六）。
㈢兒童讀物及其發行以及兒童教育是「MOTHERGOOSE」品牌的主要使用領域之一。
以「MOTHERGOOSE」品牌形象為基礎，凱斯勒公司下屬的鵝媽媽公司出版了各種詩歌及童話。早在西元一九八○年代，MOTHERGOOSE讀物在美國暢銷書籍中的排名就已高居第四位，其銷量僅僅位列舊、新聖經及動物世界刊物之後。而在音樂帶、兒童卡通片及童話故事中，凱斯勒公司「MOTHERGOOSE」的品牌形象更是經常與米老鼠、芝麻街、兔寶寶等相提並論。除文字與音樂出版品外，鵝媽媽公司更是組織了「鵝媽媽與我」俱樂部及「鵝媽媽韻律中心」等針對兒童教育而成立的組織。非營利性質的「鵝媽媽與我」是一個以讀書會友為形式的教育型俱樂部，早在西元一九九○年，就已吸引了美國超過百萬的少年兒童回應，這個俱樂部經常以活潑健康的形式教授給小朋友有關健康及良好生活習慣等方面的知識，對父母的家庭教育具有很好的輔助功效，因而受到許多家長的肯定與歡迎。原告附件七是自西元一九九三年以來鵝媽媽公司在美國開展的各項教育、知識傳授講座及親子活動圖書、錄音帶及有聲錄影帶的包裝等。原告附件八是駐美臺北經濟文化代表處於西元一九九七年一月二十九日簽發給（Mr.PatrickYaw-HorngHuang）的著作權認證書影本。原告附件九是西元一九九○年鵝媽媽公司贊助第五屆KIDS募捐活動（兒童公益活動）的證明書影本。上述證據可直接或間接證明「MOTHERGOOSE」品牌在書籍、錄音、錄影帶及教育知識傳授講座等服務領域裏的使用及時間。
㈣西元一九九四年十一月十五日為保持並更好地弘揚「MOTHERGOOSE」這一世界著
名品牌，「MOTHERGOOSE」系列商標的持有人凱斯勒鞋業公司及凱斯勒行銷集團公司正式授權甲○○先生（Mr.PatrickYaw-HorngHuang）即本案原告之代表人為亞洲區總代表，並由他組織成立相關公司，以推展「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）品牌在亞洲的事業。西元一九九五年，以甲○○為負責人的凱斯勒行銷集團亞洲有限公司，以及鵝媽媽國際股份有限公司分別在中國香港和台灣成立，原告附件十是凱斯勒行銷集團公司在香港的公司註冊證書影本，該證書可證明上述公司成立於西元一九九五年十二月八日，而原告附件十一可證明鵝媽媽國際股份有限公司的成立時間。
㈤西元一九九五年，「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）品牌擴大台灣市場，當時引起了
台灣眾多媒體的關注，紛紛給予新聞報道，「MOTHERGOOSE」、「鵝媽媽」及其卡通形象出現在各大報紙雜誌中。原告附件十二是西元一九九五年十一月十七日記者會資料及部分台灣報紙及雜誌對「MOTHERGOOSE」系列品牌的新聞報導。原告附件十三是「禮品世界雜誌」上刊登的「MOTHERGOOSE」、「鵝媽媽」及圖形品牌的報導及廣告，發佈時間分別為西元一九九五年十一月、一九九七三年十一月、一九九九年六月及二○○○年六月。
㈥西元二○○○年四月二十日，MOTHERGOOSE世界網站公司在美國成立，同年六月
二十七日，又一家圍繞「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）品牌的公司即鵝媽媽世界網股份有限公司在台灣成立。在西元二○○○年七月七日至七月十一日舉辦的台北婦女用品暨啟蒙教育展覽活動中，「MOTHERGOOSE」品牌更是隆重登場並獲得了積極的宣傳效果。原告附件十四是原告之公司執照影本及印製的宣傳單及參加世貿展的照片。
㈦西元一九九五年以來，「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）系列品牌以鵝媽媽國際股份
有限公司等數家亞洲企業為基礎，在亞洲地區實現了極大拓展，通過積極宣傳和穩健經營，「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）系列品牌在亞洲公眾中的影響力越來越大。「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）雖源於童話故事，但自二十世紀以來，進一步賦予「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）以愛、關懷、分享、溫馨與安全感的美好形象，並使這一形象得以在世界範圍內廣泛傳播的因素來源正是凱斯勒公司、鵝媽媽公司及其下屬的關聯企業共同努力宣傳和積極樹立的結果。「MOTHERGOOSE」的知名度源泉來自這些企業，從這一角度看，是這些企業塑造了「MOTHERGOOSE」並賦予其作為商標的強顯著性和識別性。
三、「MOTHERGOOSE」品牌的商標註冊、版權登記及轉讓情況。㈠西元一九五○年十一二十日，凱斯勒鞋業公司以「MOTHERGOOSE」文字商標向美
國商標主管部門申請註冊，西元一九五二年二月十九日該商標獲准註冊，註冊號第五五五○二八號，使用商品為國際分類第二十五類「嬰兒及兒童鞋」。此後，凱斯勒鞋業公司及凱斯勒行銷集團公司陸續以「MOTHERGOOSE」、「MOTHERGOOSE及圖」等系列商標向美國專利商標局申請註冊，核定使用商品類別涉及國際分類第二十五、十四、二十一、十八、二十四、十、四十一的近四十種商品。原告附件十五是「MOTHERGOOSE」及其圖形系列商標的八件美國註冊證書影本及美國專利商標局商標電子查詢系統對其的記錄。每件美國註冊證都記錄有各個「MOTHERGOOSE」商標就其註冊使用商品的首次使用及首次商業使用時間。如第五五五○二八號「MOTHERGOOSE」商標的首次使用及首次商業使用時間是西元一九四七年三月，第七三四九六一號「MOTHERGOOSE及圖」商標的首次使用及首次商業使用時間是西元一九五九年一月十三日。
㈡在美國之外，凱斯勒公司、鵝媽媽公司以及其相關公司，在加拿大、德國、英國
、法國等國家註冊有一批「MOTHERGOOSE」系列商標，這批商標的註冊日期亦相當早，在加拿大，「MOTHERGOOSE」商標的註冊始於西元一九六六年四月二十二日，在德國的註冊始於西元一九八五年八月二十八日，在英國的註冊始於西元一九六一年八月四日，在韓國的註冊始於西元一九八二年十一月十日，在法國的註冊始於西元一九七七年四月二十九日，在愛爾蘭註冊始於西元一九八二年四月五日，原告附件十六是「MOTHERGOOSE」系列商標在上述國家的註冊證影本。而在台灣的商標註冊更是早於西元一九八二年（民國七十一年）九月十六日（經濟部訴願決定書誤認為一九九二年，請參原告附件四），足見「MOTHERGOOSE」為著名商標無誤。除以商標註冊外，「MOTHERGOOSE」的版權亦早在西元一九五五年五月二十五日即在美國版權局登記註冊，美國版權註冊號第一○七一三二號，原告附件十七是該版權註冊證影本。
㈢出於對甲○○的信任及對更大弘揚「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）系列品牌的期望
，西元二○○一年三月四日，凱斯勒行銷集團公司的董事長尚‧凱斯勒（SeanKessler）簽署商標轉讓協定，代表凱斯勒行銷集團公司將該公司擁有的「MOTHERGOOSE」系列商標以及圍繞該系列商標的一切權利及義務都轉讓給甲○○。西元二○○一年五月十七日，凱斯勒鞋業公司的董事長 大衛 ‧凱斯勒（DavidKessler）亦簽署商標轉讓協定，代表凱斯勒鞋業公司將其擁有的「MOTHERGOOSE」系列商標以及圍繞此系列商標的一切權利及義務都轉讓給甲○○，原告附件十八是此兩份轉讓協議書及公證書影本。從原告附件十九的美國專利商標局商標電子查詢系統亦可看到「MOTHERGOOSE」系列商標的轉讓情況。
㈣在獲得「MOTHERGOOSE及圖形系列商標後，甲○○又以其名義在美國就此系列商
標進一步擴大註冊範圍，原告附件二十是美國商標電子查詢系統對此七件註冊申請的記錄。此外，自西元二○○○年九月十二日起又陸續以鵝媽媽世界網股份有限公司（MotherGooseWorld.com,Inc.）的名義向美國版權局做了五份版權登記註冊，原告附件二十一是此批版權註冊證影本。
㈤綜上所述，原告的「MOTHERGOOSE」系列商標擁有十分悠久的使用歷史，該系列
商標已在世界多國廣泛註冊，在眾多消費者中擁有極高的知名度，該商標已在台灣廣泛註冊，理應被認定為著名商標並應給予其相應的法律保護。
四、本件系爭服務標章是對原告擁有的「MOTHERGOOSE」系列商標的惡意複製，且其使用服務是原告商標最重要的使用領域之一，參加人太易資訊股份有限公司的行為實屬不正當搶先註冊，按照前揭商標法第三十七條第七款的規定，及新修正商標法修正條文第二十三條第一項第十二款規定「．．．或有損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」（此為加入WTO宣示維護市場公平競爭而立法），及公平交易法第三章不公平競爭第二十條第三款，以及台灣加入WTO依「保護工業產權巴黎公約」第六條之二的規定，系爭服務標章當被予撤銷註冊並應被禁止使用。
系爭服務標章與與原告據以評定服務標章的對比，可參附圖，而兩者沒有區別。前已詳述，原告據以評定服務標章是擁有五十五年使用及宣傳歷史的世界級著名商標，其產品及服務類別更擴及美洲、歐洲及亞洲。台灣為貿易大國，一向與美國市場為出口導向，直接進入國際市場者亦為數不少，以「MotherGoose」在國際市場之著名程度，應為業者有所認知。尤其早在二十世紀八○年代初，「MOTHERGOOSE」品牌產品就已部分進入台灣市場，且該商標早在西元一九八二年（民國七十一年）即在台灣獲得一批註冊。而在西元一九九五年該品牌更是因規模性進入台灣市場而掀起了一陣新聞報道的熱潮，在亞洲有數家以「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）為商號的知名企業合力共同大力宣傳「MOTHERGOOSE」品牌。參加人做為一家地處台灣的企業，與原告的數家關聯企業都同處一地，對於早已在台灣地區樹立了極高知名度的「MOTHERGOOSE」系列品牌，參加人有絕對充分的條件知曉。系爭服務標章使用在知識或技術傳授、舉辦講座等服務上，而「MOTHERGOOSE」系列商標在這些服務上的使用歷史已有數十年之久（如原告附件
七、八、九），這些服務是「MOTHERGOOSE」品牌最為重要的使用領域之一。以上種種事實都可證明系爭服務標章與據以評定服務標章的完全相同絕非巧合使然，系爭服務標章必定是針對原告著名商標「MOTHERGOOSE」的惡意複製之作。
五、依WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄一九九九年十一月公佈之第一章著名商標之認定第二條（ｂ）項：主管機關就所提資料判斷是否為著名商標，應考量因素有六種，但不以此六種因素為限：⒈相關公眾知悉或認識該商標之程度。⒉該商標使用的期間及使用地域範圍。⒊該商標宣傳的期間及使用地域範圍：包括廣告及展覽會、展示會的公開與陳列。⒋該商標註冊或申請註冊的期間或地域範圍等足以反應其使用或被認知的程度者。⒌該商標成功實施其權利的紀錄；特別指曾經主管機關認定（承認）為著名商標者。⒍該商標相關的價值。而上開條文中清楚標明著名商標之認定，而原告所持有之「MOTHERGOOSE」商標，在此六條中完全符合者有第一、二、三、四、六條之多，足以證明其為國際著名商標，因此引用前揭商標法第三十七條第七款：「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，及新修正商標條文第二十三條第一項第十二款：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊使用。
六、由於「MOTHERGOOSE」品牌早已樹立了極高的商業信譽，且此信譽是與原告及其先前權利人密切聯繫。系爭服務標章以完全相同的面目出現，且使用在原告最為重要的服務領域，該服務標章在實際使用中必將引發大量消費者的混淆，其誤導性不容置疑。消費者的錯誤聯想必定會損害到原告著名商標「MOTHERGOOSE」的顯著性和它在消費者心目中的品牌形象，這無疑已對原告的合法權益構成嚴重侵犯。並由原告附件二十二亦可舉證，參加人疑似有數次惡意搶註他人商標標章之前科，如「佳音」、「地球村」、「潛能」等家喻戶曉之商標名稱，依照巴黎公約第六條之二第三款（Ｌ）項中所述：行政或司法機關將決定衝突商標的註冊或使用是否為惡意（badfaith），若是，則無申請期間的限制。一般而言，註冊專用權人或使用權人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。參加人在必定明知的情況下，竟利用原告尚未來得及在台灣就第四十一類服務申請註冊「MOTHERGOOSE」商標的時機，惡意地向被告申請註冊「MOTHERGOOSE」商標，這種行為是不折不扣的惡意搶先註冊。同時，由於原告對「MOTHERGOOSE」擁有版權，系爭商標亦侵犯了原告在先的版權。前揭商標法條文應適用於本件，原告著名商標應得到商標法的保護，純屬惡意搶註的系爭服務標章應被撤銷註冊並應被禁止使用。
七、台灣已加入WTO並為APEC會員國，基於APEC於西元二○○○年三月決議會員國應遵守WIPO決議，及一九九九年十一月WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄及入會宣示為維護市場公平競爭所修正商標法之規定，被告依照本國法律及該國際公約對著名商標給予擴大保護，保護力度應當超過對一般商標的保護力度。一方面，嚴格禁止在相同或類似商品上的與著名商標的近似，另一方面，在有可能損害到著名商標所有人利益的情況下，這種保護可以跨越商品和服務類別的限制。這在被告大量的商標審查實踐中已經被廣泛運用。遵循該公約的對著名商標的保護精神，惡意複製原告著名商標「MOTHERGOOSE」的系爭服務標章當被予以撤銷註冊並應被禁止使用。
八、被告稱所皆知 趙麗蓮 博士所引用之「MotherGoose」（鵝媽媽）英語教學所使用之教材、教學法皆源自美國。然前揭商標法施行細則第五十條準用第三十一條第一項明定，所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指服務商標圖樣有使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞者。「MotherGoose」品牌源自美國，原告及其相關企業在美國使用「MotherGoose」商標已近百年之久，為世界馳名商標。而參加人不僅搶註原告所擁有之著名商標，更以與美國註冊公司合作為名，完全誤導消費者誤認為其來源、性質及提供者皆源自美國。被告又稱商標註冊法規尚未修正前，中文與英文商標視為不相同商標，而參加人於八十三年先以中文「鵝媽媽」註冊商標，待核准後又于八十七年再轉換成英文「MotherGoose」註冊使用，且為不同類註冊商標，其惡意搶先註冊他人著名商標之用心可見一般。被告現持用此理由證明為參加人已註冊中文商標且用此作為核駁憑藉，但若就以註冊時間來評斷，原告在台灣早於七十一年時業已完成四項「MotherGoose」商標註冊，同樣為非同類商標，且早已提出此證據。被告不僅不採用原告之事實，反已此作為評定理由，其法源依據不知標準及法則為何？正如被告所述，參加人所研發之「大易輸入法」及「大易OA系列」，其內容與「MotherGoose」之意義可謂風馬牛完全不相干。參加人以其國中英語教學光碟冠上「鵝媽媽」之名，借用鵝媽媽在台灣早已享有之知名度以誤導消費者對其營業服務之性質、來源及提供者皆出自美國來行銷，而被告卻以此作為證據來證明此為消費者所熟知，實無法令人信服。
九、由參加人所提交經濟部之報章雜誌廣告宣傳顯示：其於八十四年至八十九年間六年內所舉證之簡報資料僅二十二筆，其中有多筆僅以短訊消息發布者及僅贈送「鵝媽媽」CD片，六年內僅以此非密集性而少量之文宣，而證明該商標為其所推廣，實無法令人置信。原告於八十四年十一月份在晶華酒店舉辦之「MotherGoose」記者招待會及在報章、雜誌及電視上所報導之盛況，均超越其甚多。參加人所提供資料中之銷售事蹟，以其註名之「大易輸入法」、「大易OA系列」者為數不少，佔其證據中之大部份，此資料與本件無關。僅以「鵝媽媽國中英語」部份論述，參加人在向經濟部工業局申請「軟體五年開發動計劃」申請補助時以強調依據英美初級英語標準教材編輯，及在眾多報章雜誌上引用來自美國採用美國「MotherGoose」教學法之趙麗蓮博士而命名，利用其原有知名度及來源以致於其產品銷售量大增，為其不爭之事實。
十、綜上所述，訴願決定及原處分之認事用法顯有違誤，依前揭商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款、新修正商標法法第二十三條第一項第十二款、及公平交易法第二十條第三款之規定，系爭服務標章不得註冊，應予撤銷。
乙、被告主張之理由：
一、按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為前揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款所明定。所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第五十條準用第三十一條第一項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指服務標章圖樣有使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言。
二、查系爭註冊第一二０九七０號「MotherGoose」服務標章圖樣之外文，與據以評定註冊第一一八０五二號「MotherGoose」、一一八０五三號「MotherGoose＆Me」服務標章圖樣之外文相較，均有外文「MotherGoose」，固屬近似之服務標章，惟查以「MotherGoose」或「MotherGoose」之中文翻譯「鵝媽媽」作為商標或服務標章使用，除早期趙麗蓮教授於其主持推廣之英語教學節目扮成鵝媽媽，被推崇暱稱為鵝媽媽而為消費者耳熟能詳外，國內一般業者以之作為商標或服務標章圖樣申請獲准註冊於各類商品或服務者亦所在多有，有被告商標圖樣名稱資料列印附卷可稽。「MotherGoose」或「MotherGoose」之中文翻譯「鵝媽媽」應已為一般消費者所習知，其所表彰之商品品質或來源主體之特殊識別性並不高。且觀諸原告所檢送據以評定標章之行銷使用資料，包括參與世界貿易中心商展活動，接受禮品世界雜誌之採訪報導，於禮品採購雜誌刊登廣告，製作精美商品型錄等，除廣告宣傳之份數不多外，其所表彰者或為鞋類商品，或為衣服、玩具、襪、帽、日用品、文教品等商品，與系爭之「知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座服務」相較，在消費者族群、銷售場所及管道等方面並不同，市場區隔有別，營業利益衝突情況並不明顯，一般消費者應可區辨。
三、復據參加人檢送之證據資料觀之，參加人早於八十三年即相繼以「鵝媽媽」、「MotherGoose」作為商標或服務標章圖樣申請註冊，並獲准取得註冊第六八三九
六六、七六一五一四、八九六九五○號及註冊第九二三七號等多件商標或服務標章專用權。與關係企業「學道資訊有限公司」合併經營研發「大易輸入法」、「大易OA系列」，銷售「鵝媽媽國中英語」等教學光碟系列產品，於全省北、中、南均設有代理經銷商，廣為各國中、小學採為英語教學教材，並自八十四年起，持續於中國時報、工商時報、民生報、聯合報、兒童日報等國內知名報紙及資訊新聞周刊、電腦光碟等期刊雜誌刊登廣告密集宣傳促銷，凡此有其檢送與廠商往來之發票、各級學校採購單、訂購單；授權書、報章雜誌廣告等證據資料影本附卷可稽。該標章所表彰之信譽與知名度，應已超越據以評定標章而為國內消費者所熟知。從而在「MotherGoose」或「MotherGoose」之中文翻譯「鵝媽媽」標章圖樣所表彰之商品品質或來源主體之特殊識別性並不高，且指定之服務亦不類似的情況下，系爭註冊第一二０九七０號「MotherGoose」服務標章之申請註冊，指定使用於「知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座服務」，揆諸上開說明，應不致有使消費者對其所表彰之營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞，應無前揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定之適用。又原告原主張條款為同法第七十七條準用第三十六條及第三十七條第七、十二款，經被告為申請不成立之處分，原告僅就第七款部分表示不服提起訴願及行政訴訟，該第七十七條準用第三十六條及第三十七條第十二款部分並未一併表示不服提起救濟，應不予論究，併予敘明。
丙、參加人主張之理由：
一、援引被告主張之理由。
二、「MotherGoose」由來從歐洲開始，大概有六百多年了，最早是在義大利有一位女士所講的童話主角就是鵝媽媽，後來到法國，真正發揚是從英國到美國到加拿大。
三、趙麗蓮是應華視邀請，用鵝媽媽這個名字製作英語節目，不是美國公益團體贊助的，那個節目與原告、我們公司、Kessler公司無關。
四、Kessler公司在美國最早是做跟孩童相關的服裝、鞋子、帽子，不是以兒童英語教育為主，在它們的營業項目也沒有這個主業。在美國鵝媽媽這一百多年來的產品，Kessler公司所佔的份量不到一萬分之一。
五、原告公司已申請停業了。理由
一、現行商標法（九十二年四月二十九日三讀，九十二年五月二十八日修正公布，於同年十一月二十八日施行）第九十一條第一項規定：「本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」故現行商標法施行前所提評定案如已評決，縱於現行商標法施行時尚未確定，亦無適用現行商標法相關實體規定之餘地。本件服務標章評定事件，早於九十二年一月二十日即為「申請不成立」之評決，在行政救濟中，自無法適用現行商標法相關實體規定。又依本件評決時商標法第七十七條，服務標章準用同法第七十七條之一第二款規定：「商標評定案件適用註冊時之規定」，系爭服務標章係於八十九年二月一日核准註冊，其評定案件自應適用註冊當時之商標法（即八十七年十一月一日施行之商標法），本件原處分即係適用系爭服務標章註冊時之商標法，合先敍明。
二、按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為系爭服務標章註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款所明定。而服務標章是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第五十條準用第十五條第一項定有明文。又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第三十一條第一項所明定。而著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：㈠相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。㈡商標或標章使用期間、範圍及地域。㈢商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。㈣商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。㈤商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。㈥商標或標章之價值。㈦其他足以認定著名商標或標章之因素。亦有被告機關訂頒之「著名商標或標章認定要點」第五點可資參考。又商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，雖不以國內為限，但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷，亦即商標之著名性，係以國內相關事業或消費者之認知為斷。且他人商標或標章是否著名應以本件商標或標章申請註冊時之狀態為準。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指有使一般消費者對該申請註冊商標或標章所表彰之商品、服務來源或產製、營業主體與該著名商標或標章所表彰者產生混淆誤信之虞而言。其認定應綜合該著名商標之著名程度、商標圖樣近似程度、商標圖樣是否具有創意、商標所指定使用商品之相關及類似程度（關連性）、商品銷售網路或販賣陳列之處所、購買人對商品種類、價格及其性質之注意程度，及二商標各自使用情形等因素判斷之，如二商標在市場上長期併存使用多年，已各自建立信譽，即難謂有使一般消費者對二商標所表彰商品、服務來源或產製、營業主體，產生混淆誤認之虞。
三、本件被告機關以系爭註冊第一二○九七○號「MOTHERGOOSE」服務標章，與原告申請在先之據以評定註冊第一一八０五二號、第一一八０五三號「MOTHERGOOSE」服務標章，二者非屬同一或類似近似服務，無系爭服務標章註冊時商標法第七十七條準用同法第三十六條規定之適用；又在「MotherGoose」或「MotherGoose」之中文翻譯「鵝媽媽」標章圖樣所表彰之商品品質或來源主體之特殊識別性並不高，且指定之服務亦不類似的情況下，系爭服務標章之申請註冊，指定使用於「知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座服務」，應不致有使消費者對其所表彰之營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞，亦無前揭商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款規定之適用；另系爭服務標章申請註冊時，據以評定之註冊第一一八０五二號「MotherGoose」、第一一八０五三號「MotherGoose」服務標章尚未獲准註冊，無前揭商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款規定之適用，乃為申請不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張「MOTHERGOOSE」（鵝媽媽）一詞，源於西元一六九０年之歐洲童話，一九四七年三月，美國企業凱斯勒鞋業公司（KesslerShoeManufacturing
Company,Inc.）首次以「MOTHERGOOSE」作為商標，使用在鞋業商品上，早在西元一九七七年之前，「MOTHERGOOSE」商標即獲得很高的知名度，除在美國，加拿大、西德、英國、法國註冊外，西元一九九二年「MOTHERGOOSE」品牌鞋子進入我國市場銷售，在我國之註冊始於西元一九八二年，隨著企業規模不斷擴大，凱斯勒家族經營者相繼設立了凱斯勒行銷集團公司（KesslerMarketingGroupInc.）及鵝媽媽公司（MotherGooseCorporation）等關聯企業，將「MOTHERGOOSE」品牌擴及家庭用品、個人用品、文具禮品、服飾配件、玩具等商品及書籍、錄音、錄音帶、教育知識傳授講座等服務；西元一九九四年凱斯勒鞋業公司及凱斯勒行銷集團公司正式授權原告之代表人甲○○為亞洲區總代表，西元一九九五年國內報紙及雜誌對「MOTHERGOOSE」品牌商品紛紛報導，西元二０００年四月二十七日MOTHERGOOSE世界網站公司在美國成立，同年六月二十七日鵝媽媽世界網股份有限公司（即原告）在台灣成立，西元二００一年三月四日及二００一年五月十七日，凱斯勒行銷集團公司及凱斯勒鞋業公司分別簽署商標轉讓協定，各將其擁有之「MOTHERGOOSE」系列商標以及圍繞此系列商標的一切權利及義務都轉讓給原告之負責人甲○○（按原告則自鵝媽媽國際股份有限公司受讓註冊第八五九一六六號「MotherGoose&Me」商標、註冊第一一八０五二號「MotherGoose」服務標章及註冊第一一八０五三號「MotherGoose&Me」服務標章等）。因此，原告（或其負責人）所享有的「MOTHERGOOSE」系列商標擁有十分悠久的使用歷史，該系列商標已在世界多國廣泛註冊，在眾多消費者中擁有極高的知名度，理應被認定為著名商標。而參加人以完全相同之外文「MotherGoose」作為系爭標章圖樣，實屬不正當搶先註冊，且其所指定使用之知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座服務，亦為原告「MOTHERGOOSE」系列商標最重要之使用領域之一，則系爭服務標章之註冊，應有違前揭商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款之規定等云云，至於前揭商標法第七十七條準用同法第三十六條及第三十七條第十二款規定部分，訴願理由及起訴理由並未爭執。
四、本院查：㈠商標評定案件申請人於訴願程序對被告所為申請不成立審定理由涉及之某項爭點
不再爭執，訴願機關對該部分爭點即不得加以審究，而未經提起訴願之爭點於訴願程序終結時即告確定，不能再以之作為行政訴訟之標的。此有改制前行政法院六十二年判字第九六號判例所揭櫫之爭點主義可資參考。本件原告以系爭服務標章有違註冊時商標法第七十七條準用同法第三十六條、第三十七條第七、十二款之規定，對之申請評定，經被告為申請不成立之處分後，提起訴願時僅爭執系爭服務標章有違前揭商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款之規定，對於前揭商標法第七十七條準用同法第三十六條及第三十七條第十二款規定部分，已不再爭執，對此未經提起訴願之爭點，即不能再以之作為行政訴訟之標的。故原告於起訴狀亦未再爭執系爭服務標章有違前揭商標法第七十七條準用同法第三十六條及第三十七條第十二款規定，於本院行準備程序時亦陳稱：「只爭執舊商標法第三十七條第七款即新商標法第二十三條第一項第十二款」（本院卷第三三○頁），則其於本院行言詞辯論時，改稱原申請評定時所爭議之三個條款都要主張云云，自有未合，本院僅應就系爭服務標章有無違反前揭商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款之規定，加以審究。
㈡本件系爭註冊第一二０九七０號「MotherGoose」服務標章圖樣，與原告據以評
定之註冊第八五九一六六號「MotherGoose&Me」商標（指定使用於唱片、影碟、已錄錄影帶、雷射唱片、已錄錄音帶商品）、註冊第一一八０五二號「MotherGoose」服務標章（指定使用於影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶等製作及發行；電台及電視育樂節目之策劃、製作）及註冊第一一八０五三號「MotherGoose&Me」服務標章（指定使用於各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱）圖樣之外文相較，均有外文「MotherGoose」，固屬近似之標章，惟查以「MotherGoose」或「MotherGoose」之中文翻譯「鵝媽媽」作為商標或服務標章使用，除早期美籍趙麗蓮教授於華視主持推廣之英語教學節目扮成鵝媽媽，被推崇暱稱為鵝媽媽而為消費者耳熟能詳外（按此節目與原告、參加人及美國凱斯勒鞋業公司KesslerShoeManufacturingCompany均無關，為兩造及參加人所共認），國內外一般業者以之作為商標或服務標章圖樣申請獲准註冊於各類商品或服務者亦所在多有（參見參加人於九十一年一月二十二日所提服務標章評定答辯書附件三及四），凱斯勒鞋業公司、原告之前手及參加人以外其他業者於我國註冊含有「鵝媽媽」或「MotherGoose」之商標或服務標章已高達三十六件，亦有被告機關商標圖樣名稱資料列印附原處分卷及本院卷（外放）可稽，足見「鵝媽媽」或「MotherGoose」表彰商品或服務來源之識別性，早已被沖淡；再觀諸原告所檢送據以評定標章之行銷使用資料，包括參與世界貿易中心商展活動，接受禮品世界雜誌之採訪報導，於禮品採購雜誌刊登廣告，製作精美商品型錄及美國太陽晚報財經版報導等，其於美國使用之資料，無從證明已為我國境內相關業者或消費者所普遍知悉，其於國內廣告宣傳之份數又不多，加上識別性不高，尚不足以證明原告（或其負責人）所享有的「MOTHERGOOSE」系列商標於系爭服務標章申請註冊時在我國境內已臻著名。且其所表彰者主要為鞋類商品，其次為衣服、玩具、襪、帽等日用品、文教出版品。其中所謂文教出版品係指童話書籍、童歌錄音帶，其使用資料大部分是在八十七年以後，更無法證明據以評定標章使用於文教出版品於系爭服務標章申請註冊時在我國境內已臻著名。
㈢據以評定標章所使用者主要為鞋類商品，其次為衣服、玩具、襪、帽等日用品、
文教出版品，所謂文教出版品係指童話書籍、童歌錄音帶，已如前述，與系爭服務標章所指定使用之「知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座服務」相較，在消費者族群、銷售場所及管道等方面均不相同，市場區隔有別，營業利益衝突情況並不明顯，一般消費者應可區辨。復據參加人檢送之證據資料觀之，參加人早於八十三年起即相繼以「鵝媽媽」、「MotherGoose」作為商標或服務標章圖樣申請註冊，並獲准取得註冊第六八三九六六號、註冊第七六一五一四號、註冊第八九六九五０號商標及註冊第七九二三七號服務標章專用權。且與關係企業「學道資訊有限公司」（兩者之代表人為配偶關係）合併經營研發「大易輸入法」、「大易OA系列」，銷售「鵝媽媽國中英語」等教學光碟系列產品，於全省北、中、南均設有代理經銷商，廣為各國中、小學採為英語教學教材，並自八十四年起，持續於中國時報、工商時報、民生報、聯合報、兒童日報等國內知名報紙及資訊新聞周刊、電腦光碟等期刊雜誌刊登廣告密集宣傳促銷，凡此有其檢送與廠商往來之發票、各級學校採購單、訂購單；授權書、報章雜誌廣告等證據資料影本附原處分卷可稽，該標章所表彰之信譽與知名度，應已為國內消費者所熟知。從而，在據以評定之「MotherGoose」或「MotherGoose」之中文翻譯「鵝媽媽」標章圖樣所表彰之商品或服務來源之識別性及知名度並不高，且使用之商品或服務亦互相不類似的情況下，系爭服務標章之申請註冊，指定使用於「知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座服務」，應不致有使消費者對其所表彰之營業服務之性質、來源或提供者與原告發生混淆誤認之虞，自無違反首揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款之規定，原告所訴尚不可採。
五、綜上所述，被告以系爭服務標章之申請註冊無違首揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款之規定，所為本件申請評定不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為申請成立之處分，為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十三年十一月二十五日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官姜素娥
法官吳東都法官林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年十一月二十五日
書記官呂美玲