裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第4839號判決
裁判日期：民國93年11月24日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第四八三九號
原告京展光學股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人 龍雲翔 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人戊○○
丁○○
參加人德商．雨果伯斯公司
(HugoB代表人乙○○○○○
Jorg-V訴訟代理人丙○○複代理人 許淑華 律師右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十二年九月十九日經訴字第○九二○六二二○三八○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣原告之前手京甸企業有限公司（以下簡稱京甸公司）前於民國（以下同）七十三年三月二十一日以「波士BOSS及圖（墨色）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十七條所定商品及服務分類表第八十四類之各種眼鏡、鏡片、鏡框及一切其他應屬本類之組件等商品，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第二六二五四九號商標（以下簡稱系爭商標，如附圖一）。八十四年十月一日核准延展註冊（商標專用權八十三年十一月一日至九十三年十月三十一日），並於九十年二月二十三日移轉登記為原告。嗣參加人以系爭商標有違其延展註冊時商標法（以下簡稱商標法）第三十七條第一項第七款之規定，對之申請評定，並提出「BOSS」、「HUGOBOSS」、「HUGOHUGOBOSS」等系列商標（以下簡稱據以評定商標，如附圖二）為證據。案經被告審查，以九十二年五月二十七日中台評字第九○○四二一號商標評定書為系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合註冊第七二八一七八號商標應一併撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依聲請裁定允許參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告就本件作成評定不成立之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
系爭商標是否襲用據以評定商標？據以評定商標是否為著名商標？系爭商標是否違反商標法第三十七條第一項第七款之規定？
一、原告陳述：
１、按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，為八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款及同法施行細則第三十一條之規定。據以評定商標於眼鏡類商品之使用「晚」於系爭商標申請日，據以評定商標並非參加人所首創，系爭商標係自創並非襲用據以評定商標，並不符合前述「非出於自創而抄襲他人已使用．．．」之要件：
⑴、據以評定商標於眼鏡類商品之使用遠晚於系爭商標申請日，系爭商標早於七十三
年三月二十一日即向前經濟部中央標準局提出申請，早於參加人第一件於眼鏡類申請之商標（註冊第四一一一六二號商標）申請日（七十七年二月二十六日），被告竟認為「先使用」之系爭商標襲用「後使用」之據以評定商標，邏輯推理亦有重大違誤。商標圖樣及商品部分，參加人最早於我國申請之商標（註冊第二七九五四六號商標）指定於衣服類商品，嗣後參加人所申請之第二件商標始指定於眼鏡類商品（前述註冊第四一一一六二號商標），且其圖樣為「HUGOBOSS」而非「BOSS」。由以上先後順序、商標圖樣及商品可知：參加人第一件及後續一連串申請於眼鏡類商品之商標皆是抄襲本件系爭商標而來，違反商標法第三十七條第一項第七款者，實為參加人之商標。
⑵、參加人於評定理由書中主張：參加人曾於七十八年間以商標法第三十一條第一項
第二款舉發系爭商標已達二年未使用，經被告作成申請不成立之處分，由此可知，據以評定商標於舉發系爭商標之時未臻著名，無法以「著名」商標之要件積極地評定系爭商標，僅得以消極之方式對該商標提出舉發。由此即知，原告自創系爭商標後，參加人為取得商標註冊，得對系爭商標提出舉發，然未達到目的，因此以相同於系爭商標之「BOSS」為商標圖樣向被告申請註冊，並進而向原告主張權利，被告竟無視於前述情形，認定系爭商標襲用據以評定商標，請法院詳察。
２、據以評定商標並非參加人所首創：系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣雖均有相同之外文BOSS，惟BOSS乃老闆之意，為一常見之英文單字，國內廠商以之作為商標圖樣申准註冊於各類商品者，多達四百二十件，例如：日商．羅朗株式會社早於六十五年三月二十六日申請「BOSS及圖」，顯見：首創以「BOSS」為商標圖樣之全部或一部者自非參加人，據以評定商標是否有襲用他人商標之嫌，尚有待釐清，被告認為參加人為首創者、據以評定商標為其自創，自不足以令人信服。
３、縱使如同被告所言，據以評定商標為著名商標，其亦僅知名於衣服商品，不得拘束於眼鏡類商品先使用且形成著名之系爭商標：
縱使如被告所言，據以評定商標為著名商標，然而，其所著名及可拘束之商品領域，並非無限延伸，此即八十九年訴字第一一九六號判決所言：「不是商標權人一旦取得『著名商標』地位之判定後，即會認為其商標之著名性，可以對一切商品或服務，均有排他性之專用權」，依參加人所檢附之證據，據以評定商標至多僅知名於衣服商品，並未擴及眼鏡類商品，嗣後，參加人於擴張其商業領域至眼鏡類商品之過程中（參加人早期均於衣服類商品申請註冊，遲至七十七年二月二十六日起始陸續於眼鏡及其組件商品申請商標註冊–七十七年二月二十六日申請註冊第四一一一六二號商標、七十八年四月二十六日申請註冊第四六七○七二號商標、八十二年五月二十六日申請註冊第六四七二六八號商標、八十三年九月二十七日申請註冊第六九○五二九號商標、八十七年十一月十三日申請註冊第九○七六三四號商標、八十八年六月九日申請註冊第九○九五七一號商標，均晚於系爭商標申請日–七十三年三月二十一日），碰到已往「已在眼鏡商品註冊在先且立下根基之系爭商標，此時，著名商標（據以評定商標）之排他性（已在該領域註冊在先而立下根基之營業主體之權利–原告之系爭商標專用權應獲保障）權利當然應該讓步，總不能為了著名標章（據以評定商標）之經濟價值去犧牲早已立基該商品領域（即已取得商標專用權）企業主體（原告）之既有權益，此亦為本院八十九年訴字第一一九六號判決所闡釋之重要見解，於此，足以妥適解決本件紛爭，請法院納為重要參考資料。
４、系爭商標之使用遠早於據以評定商標，早已成為知名商標：系爭商標自七十三年三月二十一日向被告申請註冊，經准列為註冊第二六二五四九號商標，專用期間自七十三年十一月一日至八十三年十月三十一日，並經延展至九十三年十月三十一日，原告於專用期間戮力使用該商標至今已約十九年，於相關業界間亦頗具知名度，全省經銷商多達三百二十家，每年之進口金額亦達千萬元，並於雜誌中刊登廣告（以上有全省經銷商名單資料、進口報單、INVOICE、統一發票、雜誌廣告可稽）。
５、本件所適用之法律為八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款，在判斷「致公眾混淆誤認之虞」時，「遭襲用商標之知名度高低」與「二個相同或近似標章所指定之商品或服務種類間之關連性」二項因素具有重大之意義。因此，被告認為前述法條所襲用之商標不以著名商標為限，顯有違誤，此有以下本院之見解可稽：
⑴、八十九年訴字第二二七八、三四一九號判決：雖然商標法第三十七條第七款經歷
次修正，但修正前後之商標法第三十七條第七款（八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款及現行（指起訴時）之商標法第三十七條第七款）之適用，在司法實務的運作上，並未帶來太大的改變。因為：
①、「著名商標」地位之取得，雖然有一絕對之標準，必須跨過「著名商標」之門檻
，才可主張商標法上對「著名商標」之保護。但由於我國並未如某些立法例，由行政機關先進行事前審查，以抽象之作業準則，來決定「著名商標」之名單。反而是經由個案，在二個商業主體在法律上為實際上之真實爭訟攻防後，才為決定。因此著名性之判斷實質上仍是相對的。
②、有關商標著名性之高低判斷，其實益在於：著名度越高，商標圖樣本身之識別力
也越強，該等排他性（或者係防衛性）商標專用權效力所及於商品或服務種類也越廣。簡言之，商標之著名性越強，商標圖樣之識別性也因此變強，所以在商標近似性之判斷會有比較寬鬆的標準，而且產品及服務間之關連性要求也會比較鬆弛。但著名性越低，標示圖樣之識別性也因此變弱，所以二個商標在近似性之判斷上要採取較嚴格的標準，產品及服務間之關連性要求當然也會比較嚴格。
③、另外主觀之襲用故意，仍須透過表現在外之客觀行為才能判斷，因此只要有商標
圖樣識別力混淆之客觀事實，一般也就因此而推定申請人有襲用他人商標圖樣之故意。」
④、因此實務作業上，商標之混淆判斷，在很多具體案例中，無論是適用現行商標法
第三十七條第七款或八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定，其結論均無不同。
⑵、八十九年訴字第一一九六號：八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款仍需考量據以評定標章之知名度，理由如後：
①、依被告發布之商標手冊行政規則之規定，「致公眾混淆誤認之虞」之判斷，首先即須考慮知名度。
②、商標或服務標章之「知名度」，是一個「層升概念」，具有「程度差異」之「階
梯現象」，因此會有知名度大小之問題。甚至在「著名商標」之情形也一樣，一樣有程度輕重之問題（實務上經常產生之誤會，不外是商標權人一旦取得「著名商標」「著名服務標章」地位之判定後，即會認為其商標之著名性，可以對一切商品或服務，均有排他性之專用權，此種觀念是錯誤的。所以嚴格言之，非著名標章與著名標章，在知名度上僅有「量上的高低」而無「質上之差異」）。
③、商標＼服務標章「知名度」與「產品及服務間之關連性」成正比：因此以上條文
之所指使用在先而遭模仿之商標，雖不以著名商標為必要，但是在判斷「致公眾混淆誤認之虞」時，「遭襲用商標之知名度高低」與「二個相同或近似標章所指定之商品或服務種類間之關連性」二項因素就具有重大之意義，而且彼此間之影響力正呈現對立性的昇降（知名度越高，產品及服務間之關連性也可以比較鬆弛，知名度越低，產品及服務間關連性之要求當然也會比較嚴格）。
⑶、以上商標法第三十七條第一項第七款尚需「知名」之見解，亦有本院九十年訴字
第一○五一號判決採相同見解：「縱參加人與原告間有商業往來，然並非襲用他人已使用之商標或標章即有系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款之適用，因該款之構成要件尚須「有致公眾誤信之虞」始足當之，原告之證據無法證明已為一般消費者所熟知而達知名之程度，自無首揭法條之適用。」
⑷、有關八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款需「知
名」之要件，尚有九十年訴字第一○五一號之見解可參：該判決主要在闡明雖然系爭商標襲用自據以評定標章之事實可資認定，但因據以評定標章非知名標章，因此，系爭商標未違反商標法第三十七條第一項第七款之規定。
⑸、綜上，由上述判決意旨即可證，八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款仍應以「著名」為要件，被告持相反見解應有違誤。
６、據以評定商標並非著名或知名商標：本件適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款，依前述見解，該條款仍應以「著名」為要件，然據以評定商標並非著名或知名商標，茲敘述如後：
⑴、參加人所檢附之國內、外註冊證部分：此部分證據僅係權利取得之靜態資料，於
本件證據力薄弱，況有多國之註冊證資料並非本件系爭商標，而係「HUGOBOSS」、「HUGOHUGOBOSS」等商標，被告未察，一律採為處分依據，洵有違誤。
⑵、參加人所檢附之廣告及型錄資料（西元一九八四年至西元一九八七年間之雜誌廣告、商品型錄）：
①、按商標或標章之使用證據，應有其「圖樣」及「日期」標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，為著名商標或標章認定要點第九點之規定。
②、此部分「日期」及「雜誌名稱」部分均以手寫標示，是否確為其所標示之日期，並無其他足供辨識之佐證資料，真實性可疑，被告亦採為處分依據，亦有違誤。
③、按我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須
在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性，此為本院八十九年訴字第二七六二、三四一九、二二七八、一
九五七、一五一四號判決、九十年訴字第二五九七、五五四四、四三五六號判決意旨。
④、依參加人所提之前述證據，至多只能證明其在國外之知名度，前述雜誌及型錄並
無在我國發行，我國相關消費者無法輕易取得、閱覽，實難謂據以評定商標已在「我國」達著名之程度。此外參加人亦未能提出據以評定商標在國外所為之證據資料，已為國內相關事業或消費者知悉，據以評定商標殊難認係著名商標。被告依據前述於「國外」發行之雜誌認定：「據以評定商標商品於『我國全省』北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於『國內』各報章雜誌刊登廣告宣傳，堪認該商標已為相關事業及消費者所熟知之著名商標」，推理過程實令人無法理解，此為被告重大違誤之一。
⑤、綜觀參加人檢附之證據，均無據以評定商標商品於全省北、中、南各大百貨公司
設有行銷據點之資料，被告竟可憑空認定「據以評定商標商品於全省北、中、南各大百貨公司設有行銷據點」，進而肯認其為著名商標，此亦為被告重大違誤之一。
⑶、參加人所檢附之異議審定書及行政法院判決：
①、按商標之審查是採「個案審查拘束原則」，每一案件中有關商標圖樣近似性之審
查，也有不同之斟酌因素（例如商標之知名度會隨著時間而有昇降起伏，有時也會涉及市場現實使用情況），必須經由個案，透過二個商業主體在法律上之真實攻防，才能決定，本院八十九年訴字第一九五九號著有判決。
②、查參加人以被告中台異字第Ｇ00000000、Ｇ00000000號商標異
議審定書、改制前行政法院八十九年判字第七四四號、八十八年判字第三八○四號，主張據以評定標章為著名，然該四案系爭商標之申請日（八十六年六月三十日、八十六年十月七日、八十五年六月十九日、八十五年六月十九日）與本件系爭商標之申請日（七十三年三月二十一日）尚有極大之落差，該案之據以異議商標是否於本件系爭商標申請時亦屬著名，不得而知，故該審定書及判決書實無法作為本件據以評定商標為著名之有力證據。
⑷、小結，參加人所檢附之證據實無法證明據以評定商標已為一著名商標，被告未察，將系爭商標認定為著名商標，洵有違誤。
７、綜上所陳，本件所適用之八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款，仍應以「著名」為要件，惟依參加人所檢附之證據，本件據以評定商標並非著名，縱使據以評定商標為著名商標，其亦僅知名於衣服商品，不得拘束於眼鏡類商品先使用且形成著名之系爭商標，被告將系爭商標撤銷，自有違誤。系爭商標實無商標法第三十七條第一項第七款之適用，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、註冊已滿十年之商標，違反第二十五條二項第一款規定，即商標之延展註冊有第三十七條第一款至第八款之情形不應核准而予核准者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第三項所明定；又依同法第七十七條之一第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第00000000號商標係於七十三年十一月一日核准註冊，並於八十四年十月一日核准延展註冊，其商標之評定核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法，合先敘明。
２、商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為本件商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定；又前揭條款之規範意旨，係在建立正常之商標秩序。
３、本件系爭商標圖樣與參加人據以評定之「BOSS」、「HUGOBOSS」等系列商標圖樣相較，二者均有相同引人注意之外文「BOSS」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查，外文「BOSS」乃參加人公司名稱之特取部分，其首創以「BOSS」、「HUGOBOSS」等系列商標使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除自西元一九七六年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得註冊第二七九五四六、四二七二○一、五七九三四八、四一二三二○、四一二三三○、四一四三四三、四一四三八四、四一九七六七、四一九七七四、四六七○七二、四七二九九二、四七七一一九、五八一二○○、六三○四六八、六四七二六八、六九○五二九號等多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，據此，堪認該據以評定商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標，凡此有參加人於原評定案所檢送之據以評定商標於世界各國註冊證、國際註冊證、據爭商標之商品於西元一九八四年至西元一九八七年於世界各大雜誌之廣告、型錄及商標異議審定書等證據資料影本附卷可稽。從而原告以相同之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，衡酌客觀事實，應有以不公平競爭之目的非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊之情事，並有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與參加人產生聯想而致混淆誤信誤購之虞，揆諸上開說明，自有首揭條款規定之適用。
３、原告辯稱外文「BOSS」為一常見之英文單字，國內廠商以之作為商標圖樣者多達三百五十二件，不致使消費者產生混淆誤認之虞等情；經查，外文「BOSS」雖非獨創之文字，我國廠商亦有以之作為標章圖樣於各類商品或服務申准註冊，惟其既經參加人使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品而具有相當之商譽，並為一般消費者所熟知，則系爭商標以相同於據以評定商標之外文「BOSS」作為商標圖樣之主要部分之一，復使用於性質相關聯之眼鏡、鏡片、鏡框商品申請註冊，極易使消費者於接觸時聯想到其為參加人所有或與之相關聯，從而本件系爭商標之延展註冊，客觀上仍有使消費者對其所表彰之商品來源與據以評定商標商品產生聯想，而致混淆誤認之虞。
４、本件系爭商標既應依商標法第三十七條第一項第七款規定評定其註冊為無效，則其是否尚有違同條項第五、六款之規定，即毋庸審究。另本件系爭商標之聯合註冊第七二八一七八號「BOSS」商標因正商標被評定無效而失所附麗，亦應一併撤銷。
５、綜上論述，被告之原處分洵無違誤，爰請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：
１、按商標圖樣「有妨害公共秩序或善良風俗者」、「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」及「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第一項第五款、第六款及第七款所明定。其中第六款及第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品或服務為限。所謂「有致公眾誤信之虞者」，係指商標圖樣，有使一般購買者，對其商品之出產地或製造者，發生混淆誤認而購買之虞者而言，並不以被襲用之商標，已在我國註冊為要件。被襲用之商標是否以夙著盛譽，其商品有無行銷我國，亦非所問（改制前行政法院七十一年判字第一一一五號判決參照）。另改制前行政法院六十九年判字第七○一號判決亦明揭︰蓋欺罔公眾乃違悖商業道德之行為，茍非產品優良，盛譽夙著之商標，何足使人萌生不道德之動機，而予以仿襲冒用，以達欺罔公眾令人誤認誤購之目的，理至顯然。是以，上述商標法第三十七條第一項第六款及第七款規範意旨在保護消費者之利益，使消費者免於因受詐欺而誤購非消費者所認同商標之商品。至於商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察以為判定之標準，縱兩商標對照比對能見其差別，倘異時異地隔離觀察則不易見，而有引致他人發生混同誤認之虞者，仍不得謂非近似之商標，迭經行政法院著有判例可稽。而商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標，此為目前實務界於判斷商標近似與否時所採之通說。
２、「BOSS」商標為參加人公司名稱之特取部分，且為參加人首創之「BOSS」「HUGOBOSS」、「BOSSHUGOBOSSLABEL」等系列商標中之主要文字，並指定使用於皮帶、衣服、靴鞋、眼鏡等諸多商品，自西元一九六三年起陸續於奧地利及世界各國如美國、加拿大、愛爾蘭、瑞士、巴拉圭、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、智利等二十餘國獲准註冊，並取得世界智慧財產權組織（OMPI）之國際註冊證。此外，該「BOSS」、「HUGOBOSS」、「BOSSHUGOBOSSLABEL」等商標亦早在西元一九八五年於我國陸續取得註冊第二七九五四六、四一二三二○、四一二三三○、四一四三四三、四一四三八四、四一九七六七、四一九七七四、四二七二○一、四六七○七二、四七二九九二、四七七一一九、五七九三四八、五八一二○○、六三四九四八號多件商標專用權並先後獲准延展註冊，持續使用迄今。據以評定商標之著名性均可從參加人於原評定階段所提供之附件證據得到佐證，因此據以評定商標實已為我國及世界各國之消費者所熟知及喜愛，並已達著名商標之列，殆無疑義。
３、本件系爭商標與參加人據以評定商標相較，無論在外觀、讀音及觀念上均極為近似，是系爭商標與據以評定商標應屬近似之商標︰
⑴、外觀方面︰本件系爭商標圖樣中之主要部分外文字「BOSS」與據以評定商標圖樣
之主要部分外文字「BOSS」，相較之下，其外文字母及其排列順序竟一模一樣，異時異地隔離觀察，實有致一般消費者產生混淆誤認之虞。
⑵、讀音方面︰本件系爭商標圖樣中之外文「BOSS」之發音與據以評定商標「BOSS」
之發音，二者讀音亦屬相同，幾無差異，於交易場所連貫唱呼之際，極易使一般消費者產生混淆誤認而誤購之虞。
⑶、觀念方面︰系爭商標圖樣設計之構思，與參加人上述系列商標圖樣之構思如出一
轍，勢必使一般消費大眾誤以為系爭商標之商品亦是參加人授權給我國代理商於我國推出之系列商品，亦極易使相關大眾產生混淆誤認而有誤購之虞。
４、原告之系爭商標專用權係由訴外人京甸公司於西元一九九五年十月一日移轉而來。惟查，京甸公司曾於西元一九九二年與參加人簽訂商標移轉契約，同意將系爭商標移轉予參加人，豈料京甸公司竟未遵守契約之規定，將系爭商標移轉予參加人，反而未經參加人事前之同意下，偷偷摸摸地將系爭商標移轉於原告。按商標之移轉，辦理移轉登記僅是「對抗要件」（註冊時商標法第二十八條及第二十九條）而非「生效要件」，依京甸公司與參加人之契約（經雙方簽署生效）第二頁第四行，自西元一九九五年一月一日起該商標已自動移轉予參加人。縱然未完成辦理移轉登記，惟契約既已生效，系爭商標專用權應為參加人所有。嗣後京甸公司偷偷摸摸地將系爭商標讓渡予其關係企業即原告，以規避其對參加人之商標移轉義務，顯為脫法行為。京甸公司與原告沆瀣一氣，違背誠信，仍不影響系爭商標專用權已經異動之事實。
５、核本件系爭商標係惡意抄襲參加人馳名國際之著名商標之事實至為顯然，倘若本件據以評定商標非為盛譽卓著之商標，何足使人萌生抄襲剽竊之動機，倘准其註冊，顯有致公眾混淆誤認之虞，故系爭商標自有首揭商標法第三十七條第一項第七款之適用而不得申請註冊。尤其原告係使用參加人據以評定商標之全部作為自己商標之一部申請註冊，顯易使一般消費者對其商品之品質、來源或產製主體產生混淆誤認；而原告之前手與參加人簽署商標移轉契約後，竟又偷偷將系爭商標移轉予原告，此等行為不僅已違反商業誠信，更破壞公序良俗，故系爭商標亦有首揭商標法第三十七條第一項第五款及第六款之適用而不得申請註冊。
６、綜上所述，本件系爭商標實有違反商標法第三十七條第一項第五款、第六款及第七款之規定而不准註冊，原告之訴實為無理由，為此，請判決駁回原告之訴。
理由
一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。
二、本件被告略以，外文「BOSS」乃參加人公司名稱之特取部分，其首創以「HUGOBOSS」、「BOSS」、「HUGOHUGOBOSS」等系列商標使用於旅行袋、皮夾、皮包、皮帶、手提箱、鐘錶、眼鏡及其組件、衣服、冠帽、靴鞋等商品，並依參加人檢送之世界各國註冊證，指定商品報章雜誌廣告、行政法院判決等證據資料，堪認據以評定商標之信譽已為一般消費者所熟知，原告以相同之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於當時商標法施行細則第二十七條所定商品及服務分類表第八十四類之各種眼鏡、鏡片、鏡框及一切其他應屬本類之組件等商品，有致公眾誤信之虞者，乃為系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合註冊第七二八一七八號商標應一併撤銷之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，商標法第三十七條第一項第七款仍應以「著名」為要件，惟依參加人所檢附之證據，本件據以評定商標並非著名，縱使據以評定商標為著名商標，其亦僅知名於衣服商品，不得拘束於眼鏡類商品先使用且形成著名之系爭商標，系爭商標實無商標法第三十七條第一項第七款之適用，被告將系爭商標撤銷，自有違誤云云。惟查：
１、系爭商標固經原告於七十三年三月二十一日申准註冊，惟因其商標專用權期限業於八十三年十月三十一日屆滿（商標專用權為七十三年十一月一日至八十三年十月三十一日），並已於八十三年十月十五日申准延展註冊（商標專用權為八十三年十一月一日至九十三年十月三十一日），是據以評定商標是否具知名度自以延展註冊時點為準。
２、本件系爭商標圖樣與參加人據以評定之「BOSS」、「HUGOBOSS」等系列商標圖樣相較，二者均有相同引人注意之外文「BOSS」，於實際交易隔離觀察或唱呼，自易使一般消費者誤認為系列產品，應屬近似之商標，又據以評定商標除自西元一九七六年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得註冊第二七九五四六、四二七二○一、五七九三
四八、四一二三二○號等多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，堪認據以評定商標已為相關事業及消費者所熟知之具知名度商標，凡此有參加人所檢送之世界各國註冊證、國際註冊證、及據以評定商標之商品於西元一九八四年至西元一九八九年於世界各大雜誌之廣告、多件行政法院判決及商標異議審定書等證據資料影本附於原處分卷可稽，是參加人之據以評定商標所表彰商品之信譽應為國內消費者所知悉，具相當之知名度，則系爭商標以相同據以評定商標之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一，復指定使用於性質相關聯之眼鏡、鏡片、鏡框等商品申請延展註冊，應有使一般消費者產生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。又本件系爭商標之聯合註冊第七二八一七八號「BOSS」商標因正商標被評定無效而失所附麗，亦應一併撤銷。
３、本件系爭商標既依商標法第三十七條第一項第七款規定評定其延展註冊為無效，則其是否尚有違同條項第五、六款之規定，即毋庸審究。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合註冊第七二八一七八號「BOSS」商標應一併撤銷之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就本件作成評定不成立之處分，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十三年十一月二十四日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官李得灶
法官蕭惠芳法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年十一月二十四日
書記官劉道文