智慧財產法院103年度行商訴字第65號判決

裁判字號：智慧財產法院103年行商訴字第65號判決

裁判日期：民國103年10月23日

裁判案由：商標評定

智慧財產法院行政判決
103年度行商訴字第65號民國103年9月25日辯論終結原告嘉南科技股份有限公司代表人 鄭麗英 （董事長）被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 孫重銘
參加人日商 小池 酸素工業股份有限公司代表人 今城進 （常務取締役兼國際部部長）訴訟代理人 鍾文岳 律師
呂靜宜 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國103年
3月24日經訴字第10306101860號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：查參加人為外國法人，未依中華民國法律經經濟部認許，並指定我國境內之訴訟及非訟代理人，故以其常務取締役兼國際部部長今城進為代表人（本院卷第1冊第61頁、第2冊第
249頁）。
二、事實概要︰原告前於民國96年12月31日以「K設計圖」商標，指定使用於核准時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第7類「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植銲機、氫氧焰銲接機、二氧化碳電弧銲接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯銲接器、瓦斯噴火嘴、銲接件夾具、銲接熔接機、電弧熔接機」商品，向被告申請註冊，經被告審查後核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），權利期間自97年11月1日起至
107年10月31日止。嗣參加人以系爭商標之註冊有違核准時商標法第23條第1項第12款及第14款規定，對之申請評定。
於被告審查期間，商標法於101年7月1日修正施行，原評定主張之條款業經修正為第30條第1項第11款及第12款。經被告審查，以102年9月27日中台評字第H00000000號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。嗣原告向經濟部提出訴願，經經濟部以103年3月24日經訴字第1030610186
0號訴願決定書作成訴願駁回之決定，原告遂向本院提起行政訴訟。
三、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。並主張：㈠臺灣廠商見利貿易股份有限公司（下稱見利公司）並未取得
參加人之授權，亦非真正取得臺灣地區總代理商的資格，除未見有任何具公信力之書面授權書外，更未向主管機關申請授權登記，依商標法第39條第2項規定，被告及訴願機關何以僅憑見利公司之產品型錄及網頁資料（評定附件9、10），即認有授權關係，且可對抗第三人？故參加人於日本地區先使用之註冊商標（如附圖2-2所示），根本未於臺灣地區合法使用。
㈡訴願機關已承認原告與參加人無直接業務往來關係，可證原
告與參加人間並無「契約、地緣、業務往來」之關係。又參加人從未合法授權任何廠商於臺灣地區行銷，自己也未行銷於臺灣地區，且 弘鈺 貿易股份有限公司（下稱弘鈺公司）亦非合法正式的授權廠商，僅是自行進口而不特定地於臺灣地區販售參加人之商品，且自95年至原告96年12月31日申請系爭商標期間，弘鈺公司已未販賣任何參加人之商品，亦即在原告申請系爭商標時，參加人之商標商品已有將近1年或1年以上的時間未於國內地區行銷，故原告與參加人間沒有所謂因同業競爭關係或業務往來關係或因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係，且原告自95年起未向弘鈺公司購買任何參加人商品後，經過了1年或1年以上的時間，始依法申請商標註冊，並非於與弘鈺公司交易期間申請商標註冊，基於商標使用申請的原則，及商標法第30條第2項規定，何以原告申請系爭商標為意圖仿襲而有搶先申請註冊之主觀認定？㈢參加人所提之證物（附件18產品及其包裝、附件15發票、訴
外人弘鈺公司《下稱弘鈺公司》估價單、於另案《本院103年度行商訴字第57號》所提之「SAFTYGOLDOX」商品實物、型錄等）並無證據能力，不應任意比附援引。
四、被告聲明求為判決：原告之訴駁回。並抗辯：㈠系爭商標與參加人據以評定之「K設計圖」商標（詳如評定
理由及附件資料，如附圖2-1至2-3所示）相較，二者皆係由深色方形底圖，內置反白類似英文字母K設計圖所構成，整體外觀及構圖意匠如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會誤認二者商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度極高之商標。且系爭商標指定使用之商品，與參加人主張據以評定商標先使用之切斷器、熔接器等商品相較，皆屬切割、熔接等工具，二者商品功能、用途相同或相近，應屬高度類似之商品。
㈡據參加人檢送之附件資料可知，在系爭商標96年12月31日申
請註冊前，據以評定商標業經參加人使用於切斷器、熔接器等商品，並透過見利公司代理，在我國市場行銷販售據以評定商標商品。
㈢徵諸訴外人○○○（原告之實際經營者）於另案刑事案件偵
訊時之證述，衡諸一般經驗法則，○○○既與參加人之代理商弘鈺公司就參加人之產品有長期業務往來關係，難謂在系爭商標申請註冊前，原告無法知悉同為參加人切割器相關產品品牌之一之據以評定「K設計圖」商標之存在。
㈣綜上所述，衡酌原告因業務往來關係已知悉據以評定商標業
經參加人先使用於切斷器、熔接器等商品，竟於其後以與之如出一轍之圖形作為系爭商標，並指定使用於高度類似之商品，自難諉為巧合，應有意圖仿襲據以評定商標而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。
五、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠參加人為全球知名之瓦斯切斷器、熔接器等機械設備之製造
廠商，亦早於西元1992年即投入臺灣市場販售上開商品，參加人藉由與臺灣販售代理店見利公司及弘鈺公司之合作，在全臺灣銷售參加人所生產製造之產品，絕無原告所稱參加人之商標商品有將近1年或1年以上之時間未於國內地區行銷之事。
㈡2009年7月之前，見利公司及弘鈺公司均代理銷售相同之商
品，後基於業績成效考量，於2009年7月起區分代理銷售之商品項目及銷售途徑，見利公司主要負責將熔接器、低壓吹管等商品販售給五金行之代理銷售；弘鈺公司則負責將加熱器、加熱器火口等商品販售給終端消費者之代理銷售。
㈢據以評定商標早於系爭商標申請日前已在臺灣使用，為「先
使用」之商標，二商標使用之商品亦為相同或類似，而原告為參加人之競爭同業，且與參加人之臺灣經銷商曾有業務往來關係，竟以與據以評定商標完全相同之圖樣申請系爭商標之註冊，意圖使相關消費者發生混淆誤認。
㈣原告最晚於1993年起至2006年間，曾多次透過參加人在臺灣
之代理商弘鈺公司取得參加人產品之估價單，故原告至少在2006年3月8日之前就已針對參加人的產品詢價，卻於隔年2007年12月31日申請註冊系爭商標，足見其係惡意搶註參加人著名之據以評定商標。又據以評定商標圖樣設計特殊，並非習見，而系爭商標圖樣之圖形部分竟能與之一模一樣，若謂原告完全不知悉，顯違經驗法則。
六、得心證之理由：㈠查系爭商標係於民國96年12月31日申請註冊，於97年11月1
日公告註冊，而參加人係於100年9月16日提起本件評定，於被告審查期間，商標法在101年7月1日修正施行，是本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件。而本件原主張之評定事由（即註冊時《92年5月28日修正公布》商標法第23條第1項第14款規定）業經修正為第30條第1項第12款規定，依現行商標法第106條第1項規定，以註冊時及商標法修正施行後之規定均為違法事由為限。故本件爭點為系爭商標之註冊是否違反註冊時商標法第23條第1項第14款本文，及現行商標法第30條第1項第12款本文規定（本院卷第2冊第244頁之準備程序筆錄）。
㈡註冊時商標法第23條第1項第14款、及現行商標法第30條第
1項第12款之要件：⒈按註冊時商標法第23條第1項第14款、第2項規定：「（
第1項）商標有下列情形之一者，不得註冊：商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者之情形者，不得註冊，但得該他人同意申請註冊者，不在此限，（第2項）前項第14款規定之情形，以申請時為準。」現行商標法第30條第1項第12款、第2項規定：「（第1項）商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。（第2項）前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」本款之規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938、1012號判決參照），即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形。
⒉所稱「先使用之商標」，係指相對於系爭商標為先使用之
商標，重在作為商標使用之事實，不以於國內或國外先為註冊之商標為限，不限於絕對先使用之商標，縱有其他商標早於據以評定商標併存註冊或使用，據以評定商標並非參加人所「創用」或最先使用，在所不問，僅須於系爭商標申請註冊前，於國內或國外先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有本條款之適用（最高行政法院96年度判字第105號、98年度判字第321號判決，及86年5月7日修正公布之商標法增訂第37條第1項第14款之立法理由參照）。
⒊註冊時商標法第23條第1項第14款、及現行商標法第30條
第1項第12款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言。雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321、1039號、103年度判字第23號判決參照）。
㈢參加人有先使用據以評定商標於切斷器、熔接器等商品之事實：
⒈查參加人為日本熔接協會之會員，早在西元1986年11月15
日發行之「溶接新報」、1991年1月1日發行之「溶接ニュ－ス」上，即刊登所產製之切斷器等商品廣告（本院卷第1冊第308至313頁之附件6至8），並於2000年2月、2004年7月、2006年4月、1997年9月、2007年2月印製日文型錄（本院卷第1冊第196至208、256至258頁之附件4，以及本院調閱103年度行商訴字第57號案之外放證物箱內2007年2月產品型錄正本）行銷該等商品，其上均標示有據以評定商標。另於2003年9月、2006年9月、2007年4月、6月、9月至12月於美國發行之「Fabricator」、「Welding&GasesToday」、「WeldingJour
nal」、「Penton'sWeldingMagazine」、「BetterMachine」、「NodernMetals」、「WeldingJournalDirectory」等雜誌刊登據以評定商標商品廣告（附件二十八，置於外放證物袋）。又參加人之臺灣代理商見利公司為便於國內行銷，亦於1992、1994、2000及2005年間印製標示有據以評定商標切斷器、熔接器等商品之中文商品型錄（附件九，置於外放證物袋，本院卷第1冊第125至
188頁之附件3）。佐以見利公司之公司簡介網頁資料（附件十，置於外放證物袋）、見利公司進口參加人產品額度一覽表、2004年至2008年間參加人開立予見利公司之發票及見利公司之進口報單（本院卷第1冊第68至122頁之附件一）、參加人與見利公司、弘有貿易有限公司（下稱弘有公司）於2009年7月1日簽署之「臺灣分類代理販賣備忘錄」（本院卷第1冊第307頁之附件5）、參加人於1979年至2004年間所出具授權臺灣代理商弘鈺公司之相關授權證明文件（本院卷第3冊第176至185頁之附件31）等，且○○○於另案（臺灣高雄地方法院檢察署100年度他字第5917號偽造文書案）偵查時供稱：弘鈺公司當時是參加人總代理商，業界都知道，96年以前，除弘鈺公司外，臺灣地區尚有慶貿公司、長高公司合法代理小池產品等語（本院卷第3冊第5至6頁之附件23訊問筆錄，並經本院調閱上開卷宗核閱無誤），○○○亦於另案（臺灣臺中地方法院檢察署100年度他字第685號偽造文書案）偵查時證稱：95年以後弘鈺沒有代理小池公司產品，換台北的 慶茂 （應為「貿」之誤載）公司代理小池公司產品等語（本院調閱上開卷宗第95頁），參加人所提之日文型錄亦有蓋有慶貿公司、「臺灣總代理弘有貿易有限公司」之印章（本院卷第1冊第195、233、235、250、252、255、258、260、261、270、276、306頁），參加人於另案（本院103年度行商訴字第57號）所提之「KOIKEGA
SEQUIPMENTCATALOGUE」型錄底頁印有「台灣總代理弘鈺貿易股份有限公司總經銷」等字樣（置於該案外放證物箱），原告復自陳弘鈺公司有進口在臺灣地區販售參加人之商品，且○○○為原告、縉豪公司之前負責人等語（本院卷第1冊第13頁之起訴狀第6頁倒數第3行至最末行，本院卷第3冊第187頁之補充理由狀第2頁第三項第2至
3行），堪認在系爭商標民國96年12月31日申請註冊前，據以評定商標業經參加人於日本使用於切斷器、熔接器等商品，且至少自81年起即經由臺灣代理商見利公司、弘有公司、慶貿公司等，在我國市場行銷販售使用據以評定商標之切斷器、熔接器等商品。
⒉原告雖主張：見利公司並未取得參加人之授權，亦非真正
取得臺灣地區總代理商的資格，除未見有任何具公信力之書面授權書外，更未向主管機關申請授權登記，依商標法第39條第2項規定，被告及訴願機關何以僅憑見利公司之產品型錄及網頁資料（評定附件9、10），即認有授權關係，且可對抗第三人云云。然按所謂「先使用之商標」，係指相對於系爭商標為先使用之商標，重在作為商標使用之事實，不以於國內先為註冊或使用之商標為限，僅須於系爭商標申請註冊前，於國內或國外先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有註冊時商標法第23條第1項第14款本文，及現行商標法第30條第1項第12款本文規定之適用，已於前述。而參加人確實於系爭商標申請前即已在日本先使用據以評定商標，原告亦不否認參加人在日本取得先使用註冊商標（如附圖2-2所示，本院卷第1冊第13頁之起訴狀第6頁第⒈項倒數第3至2行），且參加人經由見利公司、弘有公司在臺灣行銷販售據以評定商標商品，已如前述。再者，商標授權非經商標專責機關登記，固不得對抗第三人（註冊時商標法第33條第2項、及現行商標法第39條第2項規定參照），然本件重點在於參加人是否有先使用據以評定商標於切斷器、熔接器等商品之情事，至於參加人是否授權臺灣代理商使用據以評定商標、是否向經商標專責機關申辦授權登記、弘鈺公司是否長期性地進口販售參加人之商品乙節，在所不問。故原告此部分主張，要無足取。
㈣系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣近似程度極高：
系爭商標（如附圖1所示）與據以評定商標（如附圖2所示）之圖樣，皆係由深色方形底圖、內置反白類似英文字母K之設計圖所構成，其識別性高，二者整體外觀及構圖意匠極為近似，因此，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二者商品為來自同一來源之系列商品，或雖不相同但有關聯之來源，是系爭商標與據以評定商標之近似程度極高，難使相關消費者得以區別系爭商標之商品與據以評定商標之商品。
㈤系爭商標與據以評定商標指定使用之商品高度類似：
系爭商標指定使用於「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植銲機、氫氧焰銲接機、二氧化碳電弧銲接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯銲接器、瓦斯噴火嘴、銲接件夾具、銲接熔接機、電弧熔接機」商品，與據以評定商標先使用之切斷器、熔接器等商品相較，依一般社會通念及市場交易情形，二者均屬切割、熔接等工具，於功能、材質、用途、產製者等具有共同或關聯之處，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度類似之商品。
㈥原告因與參加人間具有業務往來關係，而知悉據以評定商標之存在：
原告主張其與參加人間並無直接業務往來或因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係，自95年起即未向弘鈺公司購買任何參加人商品，其後經過1年以上的時間，始申請系爭商標之註冊，並非於與弘鈺公司交易期間即申請商標註冊，基於商標使用申請原則，及商標法第30條第2項規定，如何認定原告申請系爭商標為意圖仿襲而有搶先申請註冊之主觀云云。然查：
⒈查○○○曾為原告94年11月18日設立時之董事，於97年11
月17日變更登記時仍任董事，此有原告之公司登記卷在卷可稽。又○○○於另案（臺灣臺中地方法院檢察署100年度他字第685號偽造文書案）偵查時證稱：伊為原告、誌銘、縉豪公司之總經理、實際經營者，自75年至95年間向南部的弘鈺公司購買小池系列的切割器產品，後來弘鈺公司未代理小池公司產品，改由臺北的慶茂公司代理，這段期間到99年間，伊沒有小池的產品可以賣，因為慶茂（應為「貿」之誤載）與伊在商場有競爭，曾跟慶茂（應為「貿」之誤載）的南部業務提過可不可以由伊來代理，但被拒絕等語（本院調閱上開卷宗第95頁）。佐以參加人所提弘鈺公司於95年3月至96年10月間開立予原告之估價單第三聯存根（置於本院卷第2冊末之證物袋），其上所載「OX氧氣錶」、「AC錶」、「SafetyGold-OX」及「SafetyGold-AC」等產品名稱可與產品型錄（本院卷第2冊第21
5頁之附件12）相互勾稽，是原告之董事兼實際經營者○○○與參加人之代理商弘鈺公司就參加人之切割器等商品有長期業務往來關係。復佐以據以評定商標係由深色方形底圖、內置反白類似英文字母K之設計圖所構成，與參加人先使用之切斷器、熔接器等商品並無關聯性，具相當之識別性，而原告以與據以評定商標極為近似之系爭商標圖樣申請註冊使用於高度類似商品乙情，實難謂為偶然之巧合，原告亦未能說明其創作或使用系爭商標之始末或由來。是以原告應已知悉據以評定商標之存在，卻於96年12月31日以極為近似之系爭商標，申請指定使用於「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植銲機、氫氧焰銲接機、二氧化碳電弧銲接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯銲接器、瓦斯噴火嘴、銲接件夾具、銲接熔接機、電弧熔接機。」商品，原告顯係因向參加人的經銷商弘鈺公司購買商品之業務往來關係，而知悉據以評定商標之存在，卻基於仿襲之意圖，申請系爭商標之註冊，而有搶註之不公平競爭情事。是系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定。
⒉至原告主張：系爭商標經取得註冊已有3年以上時間，已
經原告廣泛行銷，在臺灣地區已逐漸打出知名度，然因參加人想重回臺灣市場才依法想撤銷原告之商標權，進而直接取得原告辛苦經營之市場，其心可議云云（本院卷第1冊第15至16頁）。惟按我國商標法固採取註冊主義，而非使用主義，原則上不保護先使用而未註冊之商標，然因商標之使用乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生流弊，商標法乃例外注入使用主義之精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護。是註冊時商標法第23條第1項第14款規定、及現行商標法第30條第
1項第12款即前述商標使用主義及屬地主義之例外，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的救濟機會（最高行政法院103年度判字第23號判決參照）。因此，參加人先使用據以評定商標，原告係因業務往來關係，知悉據以評定商標之存在，而有剽竊搶註商標之情形，已於前述，至原告於評定階段所提出之使用證據（評定卷第55至60頁之證物一至四），其上未見系爭商標之圖樣，難認原告使用系爭商標之情形，無從認定於被告為原處分時前述系爭商標不得註冊之情形已不存在，自無現行商標法第60條但書情況決定規定之適用。故原告此部分主張，要無足取。
七、綜上所述，系爭商標有近似於參加人先使用於高度類似商品之據以評定商標，而原告因與參加人間具有業務往來關係，知悉參加人之據以評定商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，復未經參加人之同意，而有註冊時商標法第23條第
1項第14款，及現行商標法第30條第1項第12款所定不准註冊之情形。從而，被告以原處分撤銷系爭商標之註冊，於法並無不合。訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國103年10月23日
智慧財產法院第三庭
審判長法官蔡惠如
法官林靜雯法官陳端宜以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││者，得不委任律師│格或為教育部審定合格之大學或獨││為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││形之一，經最高行│二親等內之姻親具備律師資格者。││政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││，亦得為上訴審訴│。││訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國103年10月23日
書記官林佳蘋