裁判字號：臺北高等行政法院94年訴字第2782號判決
裁判日期：民國95年09月21日
裁判案由：新式樣專利舉發
臺北高等行政法院判決
94年度訴字第2782號原告廣明光電股份有限公司代表人甲○○（董事長）訴訟代理人丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人乙○○
參加人日商‧蒂雅克股份有限公司（ティアック株式會社）
（原名為日商‧提阿克股份有限公司）代表人 坂井淑晃 訴訟代理人 李宏澤 律師上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國
94年6月24日經訴字第09406130450號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：日商‧提阿克股份有限公司（於民國94年9月14日更名為日商‧蒂雅克股份有限公司）於85年6月27日以「光碟機」向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請新式樣專利，經其編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第57117號專利證書。嗣原告以其違反核准時專利法第107條第1項第1款及第2項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，為舉發不成立之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.被告就系爭案為舉發成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第107條第1項第1款及第2項之規定，而不符新式樣專利之要件？㈠原告主張之理由：
1.系爭案請求保護為「光碟機」之形狀：系爭案申請專利範圍為一「光碟機」之形狀，其創作說明則述明創作特徵為：「本創作係有關於一種『光碟機』之新式樣設計。如圖所示者：本創作所展現的外觀為一扁長方形體，但於長方形體之右後部有一缺角，沿著缺角向右前方斜切延伸一較薄之機殼設計。另，本創作之前側面板連同片匣係為全面可動式設計，故整體外觀造形較為簡單大方，且線條較為簡潔。」。
2.系爭案申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物，不具新穎性：
⑴按「若隔離觀察兩新式樣物品之主要部分，足以發生混同
或誤認之虞者，縱其附屬部分外觀稍有改易，亦不得謂非近似之新式樣。」有最高行政法院71年判字第399號及第
877號判決要旨可資參照。另「物品造形係由點、線、面、體等要素所構成，其要素中不可能全部皆係嶄新的，通常其改變部分或是諸多構成組件中之一，或是單一組件中之某部分，因而其創作特點並非全面性，而係局部的，而近似比對時應將創作特點之相同處列入重要考量，對於非其創作之習知部分縱使完全相同，而創作特點不同，亦不可判定為近似。創作特點如同前述有些在『單元』、有些在『構成』，應參酌其專利創作說明及申請專利範圍判定之。」亦載明於系爭案核准審定時專利審查基準第3-2-5頁及第3-2-6頁以為新式樣近似性之判斷說明。又「按一般物品之形狀或因功能需求或因加工方法、材料等因素限制，均具有其基本形狀，或不可避免運用公開習見之部分形狀，不論是基本形狀或公開習知部分形狀均不得據以稱為物品之形狀特徵，就整體觀之，該等非特徵部分應不論，應就物品創作之形狀特徵配合，其餘部分所形成之整體視覺象來判斷是否符合新式樣專利要件，本案『置物盒』而言，應就其造形設計主要特徵部分而致之整體形狀視覺效果來論，而非就其習知公開非創作之（盒體）部分來比對其間是否近似」，最高行政法院88年度判字第3731號判決亦可供參。
⑵故若隔離觀察系爭案之主要部分，因系爭案除外形輪廓外
，其餘為平面，系爭案之形狀特徵顯然在於「一扁長方形體機殼，其右後角落設一缺角，沿缺角向右前方斜切並延伸一較薄之機殼，前側面板連同片匣係為全面可動式設計。」，此有系爭案創作說明可稽。再隔離觀察1996年3月19日發行之日本第949293號之類似1「光碟驅動機」專利公報（意匠專利）（下稱引證1）相對的部分，引證1在相對的部分，亦存有一光碟機之整體外形具有扁長方形體，長方形體之右後有一缺角，沿著缺角向右前方斜切延伸一較薄之機殼，且前側面板連同片匣係為全面可動式設計。可見引證1已揭示系爭案所有的創作特點，且兩者完全相同，況且系爭案申請專利範圍請求僅為「光碟機」之形狀，系爭案整體外形特點並未脫離引證1造型之巢臼，實有發生混同或誤認之虞。
⑶退步言之，縱使系爭案對引證1之機殼頂面、後方D形連接
器及面板等附屬部分外觀移除改變，惟其前開主要之形狀特徵，仍完全擷取自引證1輪廓形狀，已如前述，並無任何創新設計。該等附屬部分之輕微改易，並不足改變系爭案之主要形狀特徵，已為引證1所完全揭露。故依前揭最高行政法院71年度判字第399號及第877號所明示判決要旨，系爭案當不具新穎性。
3.被告及訴願決定機關未著眼於系爭案創作特徵審查，違反近似性之判斷原則：
⑴系爭案除扁長方形體機殼，其右後角落設一缺角，沿缺角
向右前方斜切並延伸一較薄之機殼，前側面板連同片匣係為全面可動式等外，其餘均為毫無設計的平面，顯然其創作的特點僅在前述的外觀輪廓形狀，此於系爭案專利權人所述之創作說明中業已清楚揭示。故依前揭專利審查基準要點及最高行政法院判決意旨可明確得知，為近似性比對時，應將創作特點之相同處列入重要考量，亦即應以兩者間之創作特點是否相同為準，而不應僅就非其創作之習知部分是否完全相同為認定是否構成近似之評斷依據。
⑵惟就被告所認定系爭案之創作特點在於：「本創作所展現
的外觀為一扁長方形體，但於長方形體之右後部有一缺角，沿著缺角向右前方斜切延伸一較薄之機殼設計。」為比對之基準，其與引證1所揭示之光碟機之形狀，就非特徵之公開習知部分（即機殼頂面、後方D形薄片、連接器及面板等)予以排除後，為隔離之觀察，兩者之主要創作部分確有相同之處，被告於此未查，未著眼引證1揭露系爭案創作特徵之重點，反卻僅以引證1所揭示機殼頂面、後方D形薄片、連接器及面板等非關系爭案創作特點，且係屬於光碟機習知部分，列為主要比對對象其所為比對，有違反近似性之判斷原則。
4.系爭案為熟習該項技術者易於思及之創作者，不具創作性：
⑴按專利審查基準第3-2-30頁有關創作性判斷參考例圖36：
「由左至右或由右至左，皆為近似且易於思及者，因其特徵在腳部，椅背則為習知之變化，故不具創作性」可知，在創作特徵相同或相似下，即使在其餘的部分進行習知之變化，亦屬不具創作性，前揭最高行政法院裁判意旨亦為肯同見解。故就系爭案前開主要之形狀特徵已為引證1所揭露，縱使引證1尚有光碟機之機殼頂面條狀凹紋、在機殼後方移除D形薄片、連接器，以及面板缺角等，然系爭案除擷取引證1之扁長方形體機殼，右後角落設一缺角，沿缺角向右前方斜切並延伸一較薄之機殼等輪廓外形外，並無其他形狀特徵，實難稱創新。況且系爭案於維持引證
1輪廓外形下，僅以一般未經過修飾的平面連接，不僅毫無新式樣之實質創新，且為熟習該項技術者所能輕易於思及，實不具創作性。
⑵1996年3月18日發行之日本第949293號「光碟驅動機」專
利公報（意匠專利）（下稱引證2），揭示殼體表面為平坦無紋；1996年5月21日發行之日本第949293之類似2號「光碟驅動機」專利公報（意匠專利）（下稱引證3），揭示殼體表面為平坦無紋外，其面板亦為無缺角之長方形；以及1996年3月8日發行之日本第948640號「光碟情報再生機」專利公報（意匠專利）（下稱引證4）揭示機殼後方無凸出之連接器及D形薄片形成平整狀等光碟機習知形狀。故綜合引證1至引證4以觀，系爭案僅就引證1機殼頂面條狀凹紋、D形薄片和連接器，以及面板缺角形狀等之習知附屬部分，為些微之改易，且該改易亦早為引證4所揭露，係為熟習該項技術者之系爭案專利權人所明知，足證系爭案毫無創作性可言。
5.無D形薄片、連接器、及面板缺角形狀之光碟機為習知光碟機設計：
按引證1至3為IBM公司就光碟機產品所為同一系列申請之聯合新式樣，僅需熟悉於該一般工業設計者，即自可輕易思及而為系爭案所示造形之創作，更遑論係同屬於專精於設計、開發、生產及銷售系爭薄型光碟機產品領域之參加人，當更能不加任何思索即輕易予以抄襲引用，此業經原告於訴願階段提出該項主張。又參加人於1996年3月27日申請之我國專利第000000000號「碟片裝置」專利案，其已自述第1至3圖為其據以改良之創作背景技術，為其申請日前之先前技術，早於系爭案之申請日，其中第1至3圖揭露一光碟機外觀為一扁長方形體，長方形體之右後部有一缺角，沿著缺角向右前方斜切延伸一較薄之機殼，及前側面板連同片匣係為全面可動式的設計為習知，除可證原告於訴願階段所提出「後無D形薄片和連接器，及面板缺角形狀」確為光碟機習知造形之主張為真外，另可同時證明該習知造形為熟稔於該項技術領域之原告所明知在先，故系爭案確實毫無任何創作性。
6.系爭案申請專利範圍僅為光碟機之形狀，以花紋審究，有所違失：
系爭案申請專利範圍申請者僅為一「光碟機」之形狀，並未及於花紋，因而光碟機機殼頂面有無複數並列之長、短條狀凹紋，並非系爭案申請專利範圍所主張的範疇，原處分及訴願決定以該條狀凹紋作為比對，超越系爭案申請專利範圍，顯有違失，原處分應予以撤銷。況且以未經過修飾之平面基本形狀取代既有的花紋殼體，不僅易於思及，亦為引證2至4所揭示，為光碟機習知之造形，不具創作性，已如前述。故引證案不僅具有證據力，且訴願決定及原處分在認定上亦有所多處違誤，系爭案確有違反修正前專利法第107條第1項第1款及第2項之規定，不符新式樣專利要件。
㈡被告主張之理由：
1.按最高行政法院83年判字第2815號判決：「新式樣之是否相同，乃係以其產品之整體造形為觀察之重點，並非以其部分零組件之特徵，作為比較之依據。」可知，新式樣專利之新穎性審查，係以通體觀察為原則。況且，產品之工業設計，有其整體造形之專業考量，物品之形狀無法任意分離支解。本件原告排除引證1與系爭案不相同之「機殼頂面、後方D形薄片、連接器及面板」形狀特徵，僅就引證1與系爭案之相同部分，作選擇性之比對，據以否定系爭案之新穎性，顯然違反通體觀察之原則。
2.按修正前專利法第107條第1項所規定之新穎性可知，新式樣之「特徵」或「習知」部分之判斷，係以公開在先之前案（客觀證據）為依據，而非個人主觀之認定。惟原告主觀將引證1分解為「特徵」或「習知」部分形狀特徵，再作選擇性之比對，亦即將引證1之「機殼頂面、後方D形薄片、連接器及面板」認為係「習知部分」。惟僅就引證2至4光碟機觀之，均未見有如引證1「於光碟機機殼頂面設有複數並列之長、短條狀凹紋，後方設有概呈D形之薄片，後端凸設有連接器，前端矩形面板右下角設一直角缺角」之形狀特徵，故原告片面主觀所稱之「習知部分」，與客觀事實不符。
3.引證1所揭示之光碟機雖然與系爭案皆於扁長方形體機殼右後角落設一缺角，沿缺角向右前方斜切並延伸一較薄之機殼，惟引證1之光碟機機殼頂面設有複數並列之長、短條狀凹紋，後方設有概呈D形之薄片，後端凸設有連接器，前端矩形面板右下角設一直角缺角等形狀特徵，為系爭案所無。與系爭案比較，兩者之整體形狀明顯有異，並無誤認、混淆之虞，兩者形狀不相同亦不近似，難證系爭案不具新穎性。
4.原告將引證1至3之形狀特徵分離支解，作選擇性之比對，然後據以否定系爭案之創作性，顯然違反通體觀察之原則。況且，引證1至3光碟機部分形狀之改變，僅為個別造形之改變，其造形變化之排列組合之可能性甚多，引證1至3並未揭示出其造形構成之必然關係，亦即熟習該項技藝者尚難經由引證1至3之部分改變必然推理出系爭案之整體造形。況且，產品之工業設計，有其整體造形之專業考量，並非部分視覺單元之簡單加減或視覺單元之任意排列組合即可輕易達成，故熟習該項技藝者尚難經由引證1至3而易於思及系爭案整體形狀，難稱系爭案不具創作性。
5.引證1的前方與上方造形與系爭案不同；引證3後方的造形與系爭案不同；引證1及3形狀構造不同，二者沒有造形關聯性，無法推導系爭案的外觀形狀。從被告於準備程序期日庭呈圖式，引證1到引證4個別特徵無法推知系爭案，須結合4個形狀不一樣的引證案才能推知系爭案，所以系爭案並非可以輕易思及。新式樣為視覺效果，須考量整體。
6.至於90年5月1日公告之第00000000號「碟片裝置」新型專利案，其公開日晚於系爭案申請日，非系爭案申請前既有之技藝，礙難執為系爭案不具新穎性、創作性之證據。且該新型專利案係訴訟階段方提之新證據，未發原告答辯，亦未經被告審查，自非原處分階段所得審究。
7.引證1「光碟機機殼頂面設有複數並列之長、短條狀凹紋」之形狀特徵，係配合機體外形輪廓佈列有多數長、短不一之條狀凹紋，該等條狀凹紋具有凹凸之立體視覺效果，與花紋明顯有別，應屬形狀。原告將該等條狀凹紋主觀認為係花紋，純為個人錯誤認知所致。
㈢參加人主張之理由：
1.關於原告主張系爭案申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物，不具新穎性部分：
由於原告用以區分引證1之外觀的「特徵部分」及「非特徵部分」的區分標準，是原告基於後見之明所產生的，亦即原告在看過系爭案之後才產生的區分標準，所以在原告未客觀地指出引證1之特徵部分及非特徵部分之前提下，原告所引用之專利審查基準及最高行政法院判決等判斷原則，仍無法用來判斷系爭案是否與引證1具有相同的特徵部分。
其試圖將引證1之「特徵部分」套用在系爭案上，讓人誤以為系爭案與引證1具有相同的創作特點…等見解，顯然有誤，實不足採。
2.關於原告主張被告及訴願決定機關未著眼於系爭案創作特徵審查，違反近似性之判斷原則部分：
如前述，原告以其主觀（非客觀）的區分標準，將引證1之外觀區分成特徵部分及非特徵部分（非特徵之習知部分），在此前提下，原告所引用的判斷原則無一適用。是原告之主張，自不足採。
3.關於原告主張系爭案為熟習該項技術者易於思及之創作者，不具創作性部分：
創作性是否可以輕易思及，須考量單元、單元的構成及視覺效果。原告僅考量單元而已，並沒有考量單元的構成及視覺效果。原告雖引用系爭案核准審定時專利審查基準第3-2-30頁有關創作性判斷參考例：「圖36：由左至右或右至左，皆為近似且易於思及者，因其特徵在腳部，椅背則為習知之變化，故不具創作性。」，惟原告所引用參考例之差異僅在於椅背之變化，至於腳部則完全相同，消費者是看得出來的。惟本件引證1與系爭案之間至少存在引證1具有機殼頂面凹紋、後方之D形薄片、連接器及面板缺角等諸多差異，此使得熟習該項技術者難以將引證1改易來獲得系爭案，故系爭案難謂不具創作性。此外，引證1至4之加總後的形狀特徵甚多，使其造形變化之排列組合的可能性更多，所以引證1至4之結合難以直接獲得系爭案。綜上，系爭案難謂不具創作性。又引證案各個的創作特點不同，彼此間沒有關聯性，無法輕易結合，且引證案高達4個，更表示系爭案具有進步性。
4.原告將引證1至3之形狀特徵分離支解，作選擇性之比對，據以否定系爭案之創作性，而認引證1至3之結合可以直接獲得系爭案…等主張，顯然違反通體觀察之原則。且引證1至3並未揭示出其造形構成之必然關係，熟習該項技術者尚難經由引證1至3之部分改變必然推理出系爭案之整體造形。況產品之工業設計，有其整體造形之專業考量，並非部分視覺單元之簡單加減或視覺單元之任意排列組合即可輕易達成。至於原告所提出之90年5月1日公告之第000000000號「碟片裝置」新型專利案，其公開日晚於系爭案申請日即85年6月27日，非適格之證據，且在此行政訴訟階段，依法亦不應審究原告所提出的新證據。
5.原處分及訴願決定，即可明白得知所指稱的「凹紋」，係指配合機體外形輪廓佈列有多數長、短不一之條狀凹紋，該等條狀凹紋具有凹凸之立體視覺效果，與「花紋」明顯有別，應屬「形狀」。
理由
一、系爭案申請日為85年6月27日，被告於86年1月24日審定准予專利，其是否違反規定，自應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法規定為斷。按「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。」為系爭專利核准時專利法第106條第1項所明定。又「凡新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。」、「新式樣係熟習該項技術者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利」，復為同法第107條第1項第1款及第2項所規定。
二、系爭案所展現的外觀為一扁長方形體，但於長方形體之右後部有一缺角，沿著缺角向右前方斜切延伸一較薄之機殼設計，前側面板連同片匣係為全面可動式設計。引證1係1996年3月19日發行之日本第949293號之類似一「光碟驅動機」新型專利（意匠專利），引證1所揭示之光碟機雖然與系爭案皆於扁長方形體機殼右後角落設一缺角，沿缺角向右前方斜切並延伸一較薄之機殼，惟證據1之光碟機機殼頂面設有複數並列之長、短條狀凹紋，後方設有概呈D形之薄片，後端凸設有連接器，前端矩形面板右下角設一直角缺角等形狀特徵，均為系爭案所無，系爭案與引證1並非相同新式樣，且兩者之整體形狀明顯有異，並無誤認、混淆之虞，兩者形狀亦不近似，難證系爭案不具新穎性。原告主張系爭案主要之形狀特徵，仍完全擷取自引證1輪廓形狀，並無任何創新設計，其附屬部分之輕微改易，並不足改變系爭案之主要形狀特徵，系爭案當不具新穎性一節，並非可採。
三、引證2係1996年3月18日發行之日本第949293號「光碟驅動機」新型專利，引證3係1996年5月21日發行之日本第949293之「光碟驅動機」新型專利，引證4為1996年3月8日發行之日本第948640號「光碟情報再生機」新型專利。引證2雖揭示殼體表面為平坦無紋，但其右後角落並未設一缺角；引證3揭示殼體表面為平坦無紋外，其右後角落亦未設一缺角；引證4揭示機殼後方並無凸出之連接器及D形薄片，形成平整狀等光碟機習知形狀，其右後角落亦未設一缺角，引證2、3、4與系爭案均非屬相同新式樣，其上開差異顯著，均非近似新式樣。另引證2平坦之長方形體表面、引證3長方形之面板、引證4之平整狀等光碟機習知形狀，雖均為殼體表面平坦無紋，但僅具單元之視覺效果，而引證1為機殼頂面設有複數並列之長、短條狀凹紋，後方設有概呈D形之薄片，後端凸設有連接器，前端矩形面板右下角設一直角缺角之整體光碟機形狀之視覺效果，熟習該項技藝者尚難經由上述引證1、2、3、4之轉用組合而易於思及系爭案外觀為一扁長方形體，但於長方形體之右後部有一缺角，沿著缺角向右前方斜切延伸一較薄之機殼，前側面板連同片匣係為全面可動式設計專利之整體形狀，難稱系爭專利不具創作性。原告主張無D形薄片、連接器、及面板缺角形狀之光碟機為習知光碟機設計，綜合引證1至引證4，系爭案僅就引證1機殼頂面條狀凹紋、D形薄片和連接器，以及面板缺角形狀等之習知附屬部分，為些微之改易，且該改易亦早為引證4所揭露，係為熟習該項技術者所明知，系爭案毫無創作性一節，非屬可採。
四、至原告所舉90年5月1日公告之第00000000號「碟片裝置」新型專利案，其公開日晚於系爭案申請日，非系爭案申請前既有之技藝，本不能作為系爭案不具新穎性、創作性之證據。且該新型專利案係於本院審理時始提出之新證據，未經被告審查，核屬得否作為另案舉發之證據問題，無從於本件作為有利原告判斷之論據。從而被告以系爭案並無違核准審定時應適用之專利法第107條第1項第1款、第2項之規定，而為舉發不成立之審定，應屬合法。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭案為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年9月21日
第三庭審判長法官陳國成
法官吳東都法官陳秀媖上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年9月27日
書記官王英傑