裁判字號：臺灣高等法院臺南分院94年上字第199號民事判決
裁判日期：民國95年08月29日
裁判案由：排除侵害等
臺灣高等法院臺南分院民事判決94年度上字第199號上訴人德保有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人蘇文生律師被上訴人臨鎰鋼板有限公司兼法定代理人乙○○（即 莊鎮陽 ）上列二人共同訴訟代理人林瑞成律師複代理人張文嘉律師被上訴人嘉宏機械有限公司兼法定代理人丙○○住同上上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國94年10月26日臺灣臺南地方法院第一審判決（92年度重訴字第18號）提起上訴，本院於95年8月15日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實
甲、上訴人方面：
一、聲明：㈠原判決廢棄。
㈡被上訴人臨鎰鋼板有限公司（下稱臨鎰公司）、莊鎮陽應連
帶給付上訴人新台幣（下同）939,400元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
㈢被上訴人嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）、丙○○應連
帶給付上訴人605,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
㈣被上訴人臨鎰公司應將置於台南縣麻豆鎮 麻口 里1之8號建物
內侵害上訴人所有新型第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之機器壹台拆除並銷燬，嗣後並不得再裝設使用。
㈤訴訟費用由被上訴人等負擔。
㈥上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者予以引用外，補稱略以：
（一）按上訴人係新型第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，則其依專利法第106條規定，專有排除他人未經其同意而使用該新型專利物品之權。依據上訴人於原審所提出之國立中興大學90年8月24日機鑑（90）字第119號鑑定報告，已依據全要件、均等論、禁反言原則等準則，認定待鑑定物即被上訴人系爭浪板製造機之構造及裝置特徵與上訴人系爭專利所主張的技術內容範圍實質相同，故被上訴人構成侵害甚明。智慧財產局所定「專利侵害鑑定基準」，並未規定鑑定僅能就待鑑定物之實物為之，是就待鑑定物各部分構造及零件如已詳為拍照，使鑑定機構得以解析待鑑定物之構成，比較專利權之申請專利範圍其所有構件及待鑑定物之所有構成要件，自仍得進行有效可信之鑑定。故前開國立中興大學鑑定報告雖係針對台灣台南地方法院90年度聲字第601號保全證據案照片所作，仍可採信。
（二）被上訴人系爭機器之成形板、導引滾輪與上訴人專利之成形槽、固定架及導槽架實質相同：
1.成形槽部分：上訴人專利係以預設深度之成形槽使壁紙摺邊，而被上訴人系爭機器之成形板之功能亦係讓壁紙摺邊，雖兩者裝置構造並不相同，但其成形機制相同，且此項特徵為被上訴人機器與上訴人專利案在實施時之主要技術，且具有相同功能，且符合置換之可能性及容易性，可視為均等，此有上訴人於原審所提出國立中興大學90年8月24日機鑑（90）字第119號鑑定報告足稽。上訴人專利說明書圖式第三圖雖顯示有兩組成形槽（21A、21），惟查第1組成形槽（21A）之功能僅係輸送壁紙，並未摺邊，壁紙實際上係在第2組成形槽（21）摺邊：又壁紙因有壁紙導輪（53）之支撐及上支輪（22）牽引，具有拉力，不會下垂影響輸送（按上訴人專利說明書已載明：壁紙捲51於導入成形槽21之區段間因具壁紙導輪53可輔助支稱壁紙材料，令其於此一幅長中不會下垂干擾輸送帶31之運行）。故原審認倘上訴人專利兩成形槽之間無其他支撐物，軟性壁紙將會凹陷下來，系爭機器之成形板，只用一片即能達成將壁紙逐漸摺邊完成，且壁紙在成形期間亦無凹陷之虞，進而認定兩者實質不相同云云，顯有違誤，且未考慮置換可能性及容易性。
2.固定架、導槽架部分：上訴人專利之固定架係用於安置導槽架用，而上輸送帶兩側之定位皮帶於前緣受導槽架之限制導引，使上輸送帶之定位皮帶不致左、右偏離，再配合下輸送帶內端設置輸送帶導輪，令浪板輸送之方向更為穩定；而被上訴人機器所使用固定架及導引滾輪，因該導引滾輪與固定架間有間隙，可夾住上輸送帶兩側之定位皮帶，使定位皮帶不致左、右偏離，功能及結果相同。故被上訴人系爭專利之滾輪導引裝置與上訴人專利之固定架及導槽架，僅為簡單容易產生之置換設計變化，技術內容實質相同，此觀前揭國立中興大學鑑定報告甚明，則原審認兩者實質不相同，應不可採。
（三）他件台灣台中地方法院90年度簡上字第18號判決，及台灣高雄地方法院91年度重訴字第262號判決，所涉機器均係被上訴人嘉宏公司所製造，且與本件被上訴人機器相同，被上訴人對此並未爭執。則該兩件判決既認被上訴人嘉宏公司所製造之機器侵害上訴人系爭專利權，益證本件上訴人系爭機器確實有構成侵害。另他件台灣高等法院高雄分院92年度上字第25號判決，亦認他件浪板製造機之成形裝置以一片金屬板一體成型而成，於兩側向上彎折約一吋高度而形成側導板，側導板在壁紙導入端與底板約成垂直（90度），而與底板之角度逐漸向內變小至壁紙導出端與底板形成銳角及一摺邊定位支架所組成之成形裝置（按與前揭國立台灣科技大學鑑定報告書第4頁所載被上訴人機器之成形板係為一長板狀，其兩旁凹摺向內角度由90度漸增到180度之技術特徵相同），其結構雖與本件上訴人系爭專利權並不相同，但就所採用的摺邊形成方式，大抵係利用側導板角度之漸進變化（由入口端的直角至出口端的銳角），於壁紙輸送中為連續漸進之摺紙（摺邊）方法，而此種摺邊結構及方式，雖與系爭專利權有所不同及略為改良，但其特徵及功能仍與系爭專利權之摺邊效果相同，且屬簡單及容易置換之技術手段，故兩者在實質上的功能及效果應為相同。
（四）按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第84條第1項定有明文，本條依同法第108條之規定為新型專利所準用。次依民法第185條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」。又公司法第23條復規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」。復依專利法第108條準用同法84條第1項第2款規定，專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵權行為所得之利益，作為計算標準，且侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；又同條第3項更明定侵權行為如屬故意時，法院得依侵害情節，酌定損害額以上賠償，但不得超過損害額之3倍。查上訴人嘉宏公司製造、販賣系爭機器所得之利益，係其銷售該機器予被上訴人臨鎰公司之利益，則依被上訴人嘉宏公司出售系爭機器之金額，應係被上訴人臨鎰公司財產目錄所載之編號0000000「浪板成形機」即系爭機器於88年5月29日之取得原價605,000元。故在被上訴人嘉宏公司迄未舉證證明系爭機器之成本或必要費用之情況下，上訴人自得依專利法第108條準用第85條第1項第2款後段規定，以其銷售系爭機器全部收入為所得利益，計算損害數額。又被上訴人臨鎰公司使用系爭機器所得之利益，乃其生產銷售PU烤漆浪板之利益，則依原審所函查被上訴人臨鎰公司92年度之營利事業所得稅結算申報資料，其中商品產銷存明細表所列其銷售烤漆鋼板之金額已有25,132,310元，現上訴人暫請求其中之939,400元部分，自屬有據。
（五）按原審所載專利侵害判斷之流程，乃經濟部智慧財產局（下稱智財局）所制定之「專利侵害鑑定基準」；又原審囑託國立台灣科技大學所作93年11月30日專利侵害鑑定報告書亦係依該基準所為。惟查智財局業將該基準修訂為「專利侵害鑑定要點」草案，而於93年10月4日公告，並於同年月5日公告原基準自該日起停止適用，嗣司法院秘書長於同年11月2日將「專利侵害鑑定要點」檢送各法院參考。則原審判斷及國立台灣科技大學鑑定報告，既係依舊基準所為，鑑定基礎已不存在，自不足採。次查舊基準與新要點於鑑定流程已有不同，且兩者之差異為：
(1)確立「全要件原則」之基本精神，亦即整個鑑定流程中，無論是文意侵權或均等侵權之判斷，任一階段皆須符合「全要件原則」，易言之，即新要點於均等論之判斷改採絕對全要件原則。
(2)舊基準對於均等論係以「置換可能性」與「置換容易性」為判斷方式，而新要點則係參酌美國侵害鑑定實務，對於均等論之判斷，係以待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係之改變或替換，相對於申請專利範圍之技術特徵，有無實質差異（substantialdifference）為要件，即所謂「無實質差異測試（insubstantialdifferencestest）」；其比對方式則採「三步測試（tripleidentitytest或tripartitetest）」或「功能-手段-結果測試（function-way-resulttest）」，另不適用逆均等論時，無庸再判斷有無禁反言之適用。
(3)增加先前技術阻卻為均等論之限制。故舊基準與新要點就專利侵害鑑定之鑑定原則於主要之全要件及均等論部分，均有重大差異，顯影響本件之鑑定結論及侵害判斷，絕非被上訴人所稱補強鑑定方法，不會影響鑑定爾。準此，本件仍有再送鑑定之必要，上訴人亦於94年12月23日上訴理由狀中陳報鑑定機構：財團法人台灣經濟發展研究院、國立屏東科技大學機械工程系、國立雲林科技大學，並詳載鑑定項目，更表明願負擔鑑定費用在卷足稽。
（六）就原審所囑託之鑑定單位國立台灣科技大學，雖係經兩造所同意者，然此並不代表其所為鑑定報告內容一定正確，上訴人94年12月23日上訴理由狀已詳載其錯誤，而此錯誤並非因前揭舊基準與新要點所致。故本件亦應送其他鑑定單位鑑定釐清，是上訴人爰依民事訴訟法第340條第1項規定，聲請鈞院囑託前揭鑑定機構審查國立台灣科技大學所作鑑定報告。
三、證據：除援用原審提出者外，補提： 張仁平 撰「專利侵害鑑定基準修正紀要」乙文全文、國立中興大學90年8月24日機鑑（90）字第119號鑑定報告、上訴人專利說明書節本、台灣台中地方法院90年度簡上字第18號判決、台灣高雄地方法院91年度重訴字第262號判決、台灣高等法院高雄分院92年度上字第25號判決各影本乙份為證。並請求再囑託其他鑑定單位鑑定。
乙、被上訴人等方面：
一、聲明：㈠上訴駁回。
㈡訴訟費用由上訴人負擔。
㈢若受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者予以引用外，補稱略以：
（一）依據經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定要點，所謂先前技術阻卻，於該節中稱：『㈠「先前技術阻卻」之意義：「先前技術」係涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術。因此，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。㈡「先前技術阻卻」之成立要件：即使待鑑定對象適用「均等論」，若被上訴人主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。上訴人專利權於83年4月14日向經濟部智慧財產局申請之前，於浪板製造機中早已存在相同摺紙效果之其他專利權申請在前，如公告第248102號「三層式隔熱浪板製造機壁紙褶邊定型裝置」（新型第101185號），係於82年3月2日向經濟部智慧財產局提出專利申請，其申請日並早於上訴人專利權1年又43天，且也是做為隔熱浪板製造機之壁紙褶邊裝置，用以將壁紙、發泡材與鋼板結合為一體，因此，由其所揭示之技術特徵，就足以阻卻均等，因此，原審指定之鑑定單位，所為系爭機器與上訴人專利權不構成均等，當然可被採信。
（二）上訴人專利權屬於核准專利當時專利法第97條之新型改良專利權，其構成要件為形狀、構造或裝置之創新或改良，上訴人專利權就是一種改良自他人早已存在之技術，則任何人當然也可以依法改良上訴人專利權，只要形狀、構造或裝置脫離上訴人專利權範圍，即得以再取得專利權，如新型專利第174942號「複合金屬板成型機之供料設備」及公告第521698號「浪板製造機之壁紙導流座結構改良」，即是明證。且系爭機器之雙方爭執部分，被上訴人均有取得案外人 林宗鑫 先生之新型第174942號「複合金屬板成型機之供料設備」專利授權使用及製造。林宗鑫之專利權並未涉及上訴人專利權之任何新創元件，且上訴人專利權為改良性質之新型專利權，則依照核准當時專利法第97條規定：稱新型者，謂對物品之形狀、構造、或裝置之創作或改良。上訴人一直強調將壁紙褶入鋼板兩側，以於發泡材發泡時可以與鋼板結合就是其申請專利範圍，顯然已不當擴張其申請專利範圍。
（三）再者，參酌上訴人提出之79年3月印製之德保彩色絕緣板施工說明及注意事項，於該施工說明及注意事項第2頁並揭示有包含有ＰＶＣ不織布之隔熱角浪板，該ＰＶＣ不織布就是上訴人專利權之申請專利範圍所稱之壁紙，也就是由該施工說明及注意事項第2頁所揭示之隔熱角浪板，就可以知悉，該種將壁紙包含於鋼板兩側，並為發泡材所包覆之方法，依據上訴人所提出之施工說明及注意事項，早於79年就已存在，並為上訴人大量製造，則上訴人卻將早經公開之技術，於83年4月14日再提出專利權之申請，則上訴人專利權除了違反核准專利當時專利法第98條第1項第1款「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：申請前已見於刊物或已公開使用者。」之不得申請專利之新穎性要件，更違反同法第2項「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」之進步性要件，上訴人專利權之取得，本屬違法。再者，又依據核准專利當時專利法第105條準用第57條第1項第2款及3款：「專利權之效力不及於下列各款情事：二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。三、申請前已存在國內之物品。」，由此，由上訴人提出之施工說明及注意事項，該種結構特徵之機器早於79年3月就已存在，其專利權效力當然就不得再拘束任何人。
（四）再者，經濟部智慧財產局將「專利侵害鑑定基準」修正後更改名稱為「專利侵害鑑定要點」，雖然於各章補充內容甚多，但均只是補強鑑定方法，避免爭執發生，並不會影響本案之鑑定結果，因此，被上訴人認為應將第一審法院完成之鑑定報告送請原鑑定單位，並以「專利侵害鑑定要點」內容之鑑定方法，再次表示意見即可。再雙方爭執之系爭部分僅占整體機器價值中之26,000元，上訴人之上訴聲明所主張之訴訟標的金額顯然與事實不符。
（五）臺灣高雄地方法院91年度重訴字第262號案之鑑定報告並未踐行專利侵害鑑定應為之標準程序，包含系爭機器之現場採樣、現場採樣過程未由雙方當事人到場陳述與確認系爭機器、鑑定報告之瑕疵，如均等論是否阻卻、未告知另一當事人應提出事項等。至於台灣高等法院高雄分院92年度上字第25號判決，均與本案無關，上訴人提出之他案判決也不能做為本案之判決或重為鑑定依據，且由該些案件中並無與一審法院相同之鑑定單位，更加顯示出上訴人提出之各證據欠缺證據能力。
三、證據：除援用原審提出者外，補提：戶籍謄本影本一份、國立中興大學之鑑定一覽表、本院94年度上字第178號民事判決影本一份、第248102號「三層式隔熱浪板製造機壁紙褶邊定型裝置」專利公報影本一份、新型專利第174942號「複合金屬板成型機之供料設備」專利公報影本一份、第521698號「浪板製造機之壁紙導流座結構改良」專利公報影本一份為證。
理由
一、上訴人起訴主張：其係系爭專利之專利權人，因發現被上訴人臨鎰公司工廠內所設置之系爭機器結構有侵害上訴人系爭專利權之嫌，上訴人乃於90年6月間向原審法院聲請保全證據（原審法院90年度聲字第601號），並將保全證據所拍攝之照片送請國立中興大學鑑定，鑑定結論為系爭機器與系爭專利請求範圍內容實質相同。而系爭機器為被上訴人嘉宏公司製造、販賣，被上訴人臨鎰公司所使用，被上訴人所為顯已侵害上訴人之系爭專利權，爰依專利法第108條準用第84條、第85條（修正前專利法第105條準用第88條、第89條），民法第184條、第185條，公司法第23條之規定，提起本訴。
二、被上訴人等則以：被上訴人臨鎰公司所有系爭浪板製造機，係向嘉宏公司所購，而嘉宏公司生產之系爭浪板製造機業經多家公、私專業機構、學校鑑定，確認與上訴人上述新型專利之申請範圍並不相同。且被上訴人臨鎰公司亦於90年10月取得訴外人林宗鑫授權其所擁有之新型專利第174942號「複合金屬板成型機之供料設備」，自取得日起，被上訴人工廠生產隔熱鋼板所使用之附屬設備『壁紙供料設備』，係依據林宗鑫之專利權實施使用至今。且被上訴人工廠內所使用之新型專利第174942號「複合金屬板成型機之供料設備」經由中國機械工程學會92年3月26日專利鑑定服務報告（台灣板橋地方法院委託）鑑定，並未侵害上訴人前述之新型專利權，上訴人請求損害賠償，並無理由等語，資為抗辯。
三、兩造不爭執之事實：
（一）上訴人係系爭專利（新型第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」）之專利權人，專利權期間自83年9月21日，第一追加專利權期間自85年7月11日起，至95年4月13日止。
（二）訴外人林宗鑫係新型第174942號專利「複合金屬板成型機之供料設備」之專利權人，專利權期間自90年6月7日至101年5月16日。林宗鑫將新型第174942號專利權全部授權被上訴人臨鎰公司在中華民國境內實施，授權期間自90年10月23日至101年5月16日止。
（三）上訴人於90年6月間向原審聲請對被上訴人臨鎰公司位於台南縣麻豆鎮麻口里1之8號工廠內之隔熱浪板製造機為證據保全行為（原審法院90年度聲字第601號）。
（四）上開經證據保全之系爭機器，係被上訴人嘉宏公司產製而出售與被上訴人臨鎰公司。
（五）被上訴人莊鎮陽為被上訴人臨鎰公司之負責人，被上訴人丙○○為被上訴人嘉宏公司之負責人。
（六）以上事實，有新型第105185號專利證書、公告編號第2309
21、281148號專利公報（見原審卷第12-29頁）、原審法院90年度聲字第601號民事裁定及該案90年6月27日勘驗筆錄影本附卷可稽。
四、至於上訴人主張被上訴人臨鎰公司工廠內之系爭機器有侵害上訴人系爭專利權等情，則為被上訴人等所否認，並以前揭情詞置辯，是本件首應審酌者為：系爭機器有無侵害上訴人系爭專利權？茲分述如下：
（一）按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。又新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3倍。為92年2月6日修正公布前專利法第105條（92年2月6日修正公布後為第108條）準用同法第88條第1項（此條文於86年5月7日修正公布，經行政院於90年12月11日令自91年1月1日施行－92年2月6日修正公布後為第84條第1項）及第89條第3項（90年10月24日修正公布－92年2月6日修正公布後為第85條第3項）所明定。此項請求權之性質屬侵權行為之損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立（最高法院93年度台上字第2292號判決要旨參照）。上訴人另依民法第184條、185條第1項前段請求，亦須以行為人有故意或過失為前提。查本件上訴人既主張系爭機器與其所有之系爭專利權有實質相同，而依專利法及民法之前開規定請求被上訴人等連帶負損害賠償責任，揆諸上開說明，自應就被上訴人等不法侵害其系爭專利權，致受有損害，併有可歸責之故意、過失事由等構成要件事實，負舉證責任。
（二）次按新型專利侵害之判斷標準，首先應依專利說明書所載之申請專利權範圍確立其內容，繼將申請專利範圍及爭議標的物之每一構成要件予以分解，再將每一構成要件逐一比對，此即全要件原則。若比對結果，爭議標的物與專利範圍每一構成要件相同，即應適用「消極均等論」來判斷專利範圍與爭議標的物之實質技術手段、作用或效果是否相同，三者之一與專利範圍不同時，則認為無侵害，反之，則有侵害（通稱為文義上侵害）。若依全要件理論認為構成要件有不相同者，則需再依「積極均等論」判斷二者差異是否為熟悉該項技術人士所能完成，若不同點之技術手段、作用及所產生之效果實質上相同，且該差異為熟悉該項技術人士所能輕易完成時，二者均等，應續依禁反言原則判斷，反之，若不同點之技術手段、作用及所產生之效果，三者實質上有一不同者，則不相均等，而未侵害專利權。又如適用禁反言原則時，則認定為不相同，如無禁反言原則之適用，則維持均等論之結論，而認爭議標的物與系爭專利範圍相同，此觀諸專利法第106條第2項規定（舊專利法第103條參照）及智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準，暨其後修正之「專利侵害鑑定要點」第三章有關鑑定方法有關之規定甚明。
（三）茲查上訴人之系爭專利結構申請專利範圍係「一種“壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構”，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽，於座板前下端處再橫支設置二可上、下調整之支輪，並於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置壁紙導輪，且於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵者」，此有專利公報影本在卷可按（見原審卷第15頁）。由專利說明書之專利範圍分析，可知上訴人專利之主要構成要件包含有：左、右支架、座板、成形槽、支輪、固定架、導槽架、壁紙架、壁紙導輪及輸送帶導輪。其專利之主要關鍵技術在於適當地產生壁紙之摺邊，並將壁紙予以導入上下輸送皮帶中，以及控制上下輸送帶位置以配合浪板與壁紙之位置。就整體組立結構而言，上訴人專利其機械結構與上述之功效相關的技術與特徵有
三：⑴產生壁紙摺邊之部分：藉裝置於兩側左右支架上端的座板內設置的成形槽，以令產生壁紙之摺邊。
⑵將壁紙導入輸送帶中之部分：摺邊後之壁紙利用支輪之導引，將壁紙予以導入上、下輸送皮帶之中。
⑶導引上、下輸送帶與保持適當高度之部分：以導槽架限制
並導引上輸送帶二端之定位皮帶之進行方向，使壁紙與浪板之位置正確，再配合下輸送帶內端設置輸送帶導輪，可使輸送皮帶與浪板之輸送穩定。
（四）次查系爭機器於原審經兩造同意送請國立台灣科技大學鑑定是否侵害上訴人之系爭專利權，案經國立台灣科技大學依據經濟部88年3月編訂之專利侵害鑑定基準，系爭機器之構成要件為：一種壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機構，於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左右支架，左右支架下端設置成形板，於成形板前端橫支設置兩支不可調整之支架，於架體上端設置一個壁紙架，於壁紙架後方設置二壁紙導輪，於輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲於前端上摺進入成形板成形再導入上下輸送帶中為其特徵。有國立台灣科技大學93年11月30日專利侵害鑑定報告書附卷可按（見本院卷證物外放）。茲就系爭專利權與系爭機器將先依全要件原則予以分析，再以均等論分析，最後以禁反言之原則分析，認系爭機器與上訴人專利權之比較結果，就：
㈠全要件原則分析，相符合部分為第⒈⒎⒏項：
①左右支架：系爭專利範圍之要件為種壁紙包含發泡材料於
浪板內層之浪板製造機結構，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架；系爭機器之要件為一種壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機構，於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左右支架。
②輸送帶導輪：系爭專利範圍之要件為於下輸送帶內端配合
設置數輸送帶導輪；系爭機器之要件為於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪。
③成形導入機制：系爭專利範圍之要件為藉壁紙捲於前端上
摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵；系爭機器之要件為藉壁紙捲於前端上摺進入成形板成形再導入上下輸送帶中為其特徵。
不符合部分為第⒉⒊⒋⒌⒍項：
①第⒉項差異座板部分：系爭專利範圍之要件為於支架頂端再分別固定設置對向之二座板；系爭機器並無座板。
②第⒊項差異成形槽部分：系爭專利範圍之要件：於座板之
內端緣處再分別凹入設置具預設深度之成形槽；系爭機器之要件為左右支架下端設置成形板。
③第⒋項差異支輪部分：系爭專利範圍之要件：於座板前下
端處再橫支設置二可上、下調整之支輪；系爭機器則為於成形板前端橫支設置兩支不可調整之支輪。
④第⒌項固定架、導槽架差異部分：系爭專利範圍之要件：
於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架；系爭機器無固定架，無導槽架。
⑤第⒍項壁紙架、壁紙導輪差異部分：系爭專利範圍之要件
為於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置數壁紙導輪；系爭機器之要件為於架體上端設置一個壁紙架，於壁紙架後方設置二壁紙導輪。
由於待鑑定物與本專利的各項組成要件並不完全相同，並不適用全原則要件，差異在於比較項目之第⒉⒊⒋⒌⒍等五項：
㈡均等論原則判斷：由於系爭機器與上訴人之系爭專利各項
組成要件並不完全相同，並不適用全要件原則，已如上所述，再依均等論原則判斷上述五項要件不符合之項目，其實施技術是否相同於系爭專利技術內容：
①第⒉項座板部分：由系爭專利說明書第三圖中可看到座板
，此為系爭專利之一技術組成；系爭機器則無座板設置，即系爭機器無專利中此項技術組成。依均等論兩者實質不相同。
②第⒊項成形槽部分：系爭專利之成形槽長度較短，壁紙前
頭必需先行摺邊成ㄈ字型再插入成形槽，藉導輪轉動使後續的壁紙也經過成形槽成形。因為成形槽長度較短，壁紙經過此短距離就要從未摺邊變成已摺邊，變化頗快，因此壁紙在拉入成形槽時，可能會起皺摺，較不順暢；系爭機器的成形板係為一長板狀，其兩旁凹摺向內角度由90度漸增到180度，壁紙前頭必需先行摺邊成L字型再進入成形板，壁紙兩旁可以緩慢增加摺角到180度。因為過程較長，變形較為和緩，壁紙在其間拉動時較不會起皺摺，較為順暢。與系爭專利的技術內容不同，效果也不一樣。依均等論兩者實質不相同。
③第⒋項支輪部分：系爭專利之二可上、下調整之支輪係用
於導引壁紙的運動，設計成可調整方式，可以在使用時調整到較適宜位置；系爭機器之設置兩支不可調整之支輪也是用於導引壁紙的運動。雖然不可調整支輪的位置，但同樣可導引壁紙的運動。而且本案中依壁紙導引的功用而論，支輪的調整性並非必要，因此系爭機器與系爭專利具容易替換性。依均等論兩者實質相同。
④第⒌項固定架、導槽架部分：系爭專利之固定架係用於安
置導槽架，以便於能導引定位皮帶，使定位皮帶在正確位置輸送；系爭機器並無固定架及導槽架的設置。其定位皮帶的導引係經由下輸送帶兩側的凹槽來進行，其與系爭專利之技術內容不同。依均等論兩者實質不相同。
⑤第⒍項壁紙架、壁紙導輪部分：系爭專利之壁紙架之數量
係依需要來決定數量多寡，當然也包括一個，而設置數壁紙導輪也是相同考量；系爭機器設置的壁紙架與壁紙導輪，雖然位置及數量與本專利者不盡相同，但技術上係一個容易之替換，與系爭專利之技術內容相同。依均等論兩者實質相同。
綜合以上分析，系爭機器與系爭專利間，以均等論分析時，有上述三項實質不相同。系爭機器與系爭專利之專利申請範圍不相同。
（五）另鑑定人國立中興大學及國立台灣科技大學就系爭機器是否侵害上訴人系爭專利權之鑑定結果雖有不同，惟本院參酌上訴人之系爭專利權之技術特徵，主要係針對習用浪板自動製造機，藉由成形槽之21之設置以令壁紙捲51之摺邊52確實導入輸送皮帶41中，再配合於輸送皮帶41二端之定位皮帶41上端設置導槽架31，亦即藉於輸送機端設置定位與導形結構，令隔熱浪板之品質提高；並審酌上開鑑定報告依全要件原則、均等論原則將系爭機器與系爭專利之要件一一比較後，本院採認系爭機器與系爭專利之專利申請範圍實質不相同，其理由如下：
㈠系爭機器之成形板可認係系爭專利之成形槽之對應物，茲
觀系爭專利之成形槽有座板之設置，故能用於不同寬度之壁紙摺邊工作，而系爭機器雖無與系爭專利可調節寬度之座板相對應之物，故僅能適用於固定寬度之壁紙摺邊工作，惟固定寬度之壁紙摺邊功能係可受系爭專利可調節寬度之壁紙摺邊功能所涵蓋，是依此而論，系爭機器雖缺少系爭專利之成形槽之座板設置，但二者此部分技術內容並未構成實質不同。惟觀系爭機器之成形板與系爭專利之成形槽之成形機制雖然相同，但依上訴人之系爭專利說明書，其專利第一組成形槽（21A）僅具備引導固定壁紙材料之輸送功能，壁紙摺邊係在第二組成形槽（21）上摺後成形，若只藉由上訴人專利中之一組成形槽是無法順利達成壁紙摺邊工作，且檢視專利說明書，可見其一對成形槽之間設置有壁紙支撐滾輪，倘其兩成形槽之間無其他支撐物，軟性之壁紙將會凹陷下來；反觀系爭機器之成形板，只用一片即能達成將壁紙逐漸摺邊完成，且壁紙在成形期間亦無凹陷之虞，依此足認兩者利用自然法則之技術思想，對物品之構造或裝置之創作思想不同，技術不同，功效亦不相同。是故，系爭機器之成形板與系爭專利之成形槽之技術內容，依均等論原則而論，兩者係實質不相同，應堪認定。
㈡系爭機器之導引滾輪之功效所對應者為上訴人系爭專利之
固定架及導槽架，因導引滾輪之主要目的係用來改變輸送帶運行之方向，故於許多輸送帶傳輸系統中均會使用之，係屬利用自然法則已習用之技術思想。茲觀系爭機器之導引滾輪除了用來改變輸送帶運行方向外，同時因為導引滾輪之長度剛好容入左右兩定位皮帶之間，使定位皮帶不能往兩側偏移，達到定位之功效，可認系爭機器係改善原本就需要之導引滾輪來增加定位之功效。而系爭專利則是配合於輸送皮帶41二端之定位皮帶41上端設置導槽架31及固定架，而達到定位之功效，足見兩者利用自然法則之技術思想，對物品之構造或裝置之創作思想不同，技術手段不同，依均等論原則而言，兩者為實質不相同，亦堪採認。
（六）又原審指定之鑑定單位國立台灣科技大學，乃兩造所合意選任，該鑑定單位並配合原審與兩造到達被上訴人系爭機器所在地為實物勘驗並拍照作成之鑑定報告，故該鑑定單位乃基於兩造所信任而選定之鑑定單位，所為之鑑定報告為真實且應為兩造所信任，基於訴訟經濟之原則，無庸於不同審級法院重新進行鑑定，否則將永無寧日。又經濟部智慧財產局將「專利侵害鑑定基準」修正後更改名稱為「專利侵害鑑定要點」，雖然於各章補充內容甚多，但均只是補強鑑定方法，避免爭執發生，並不影響本案原先之鑑定結果，因此，上訴人請求再送其他鑑定單位鑑定核無必要。
五、綜上所述，上訴人主張系爭機器侵害上訴人之系爭專利權，被上訴人應負損害賠償責任云云，為不足採。從而，上訴人依專利法第108條準用第84條、第85條，民法第184條、第185條，公司法第23條之規定，請求被上訴人臨鎰公司、莊鎮陽應連帶給付上訴人939,400元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；被上訴人嘉宏公司、丙○○應連帶給付上訴人605,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；被上訴人臨鎰公司應將置於台南縣麻豆鎮麻口里1之8號建物內侵害上訴人所有系爭專利權之機器壹台拆除並銷燬，嗣後並不得再裝設使用，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，核與本件判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國95年8月29日
民事第四庭審判長法官王惠一
法官林永茂法官蘇重信上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。依法須繳納裁判費並應委任律師為訴訟代理人，始得上訴。
中華民國95年8月29日
書記官黃文生【附記】民事訴訟法第466條之1：
⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人
為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
民事訴訟法第466之2：
上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。
Ｊ