裁判字號：臺灣士林地方法院104年智字第1號民事判決
裁判日期：民國105年01月29日
裁判案由：給付權利金
臺灣士林地方法院民事判決104年度智字第1號原告熙瀚國際有限公司法定代理人 楊宗運 訴訟代理人 黃秀禎 律師複代理人 潘玉蘭 律師被告怪怪貿易有限公司法定代理人 廖英熙 訴訟代理人 簡榮宗 律師
洪毓 律師上列當事人間給付權利金事件，本院於104年11月16日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：㈠兩造於民國101年1月16日簽訂專利技術授權合約書（下稱
系爭合約），約定就原告所有「玩具槍結構」專利技術全球專屬授權予被告，進行製造、使用及銷售等事宜。被告依系爭合約第參條第8項第1款約定支付首批授權5,000單位之25％對價金額即美金8,750元後，原告已將實施專利所需之技術與設計圖說交付予被告，並協助被告完成樣品並參加展覽，被告卻一再拖延開模與量產，以致無法履行契約，原告依據系爭合約定期催告被告給付權利金及履行契約，被告均置之不理，實已違反系爭合約，爰依系爭合約第陸條第3項第1款約定終止系爭合約，並依第玖條第2項約定請求被告給付違約金。
㈡系爭合約之約定基本精神為授權專利實施與權利金之支付，
被告支付權利金之義務與其是否實施專利並進行量產，並無關連。量產僅係權利金計算之方式，依系爭合約第參條第6項第2款約定，無論被告是否進行量產，被告均應支付權利金，然被告未依系爭合約第參條第8項約定於樣品完成時支付首批授權5,000單位之25％對價金額，更未於系爭合約滿一年後給付第一年最低授權數量計算之權利金。且系爭專利如何量產、何時量產，以及其製作成本等均屬被告內部經營策略問題，不容原告置喙。又原告既已提供被告產品相關之技術說明，被告卻不願意履行契約義務進行量產或給付授權對價，被告公司業已違約甚明，即無從歸責於原告，且在原告發函催告後拒不支付權利金與繼續履行契約，原告自得依系爭合約第陸條第3項第1款約定，終止系爭合約。
㈢專利技術有其時效性及特殊性，倘不即時實施，恐將喪失先
機，且因系爭合約授權方式為專屬授權且全球授權，被告簽訂系爭合約後，遲遲不願意進行開模生產，原告無法再將專利技術另外授權他人或自行實施而取得利益，且為維持專利技術之有效性，必須持續支付相關維護費用及申請費用。且專利技術之可貴在創新性、新穎性及獨特性，本件專利技術經由被告於國際展覽會中透過產品展示，並將專利技術以影像方式公諸於世，恐已啟發其他競爭廠商之研發及改良方向，故原告因被告延宕生產所致之損害，非違約金得以補償。依系爭合約第玖條第2項約定，因被告違約致系爭合約終止，被告負有給付50,000單位權利金之義務，扣除被告前已支付之首批授權金5,000單位之25％，尚得請求被告給付原告違約金為美金341,250元。
㈣據上聲明：1.被告應給付原告美金341,250元及自起訴狀繕
本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以下列各點置辯：㈠原告以被告在玩具槍製造業界之盛名，若能取得其法定代理
人所有「玩具槍結構」專利技術之授權，可確保被告在未來10至20年手動步槍產品之競爭力優於其他廠牌，且本件專利技術可修改現有玩具槍型號G96模具後即行量產、並可快速回收成本，藉此推銷並說服被告與其簽訂系爭合約。惟原告所提之專利技術僅為構想，無法實際用以量產商品，原告為解除被告疑慮，遂提出樣品設計完成圖及零件修改建議，並表示該建議係為讓被告參展之用，之後會再協助被告調整設計使商品得以量產，惟原告嗣後並未盡到開發及生產模具之協力義務，致使被告未能量產商品，被告實無違反系爭合約之情事，故原告依存證信函催告被告終止系爭合約，並依系爭合約第玖條第2項約定請求被告給付違約金，並無理由。
㈡原告主張其於103年10月7日委請律師寄發台北中山郵局第
1752號存證信函，催告被告於文到後15日內依約履行給付權利金義務，未得被告回應後，遂於同年月24日再次委請律師寄發台北雙連郵局第1528號存證信函終止系爭合約。依系爭合約第參條第1項約定，被告公司生產製造銷售本件專利技術產品時，始有依約支付授權對價之義務，然被告係因原告未提供開模製造產品之相關協助，始無法製造銷售產品，故原告終止系爭合約並不合法。再者，原告明知其提供之協助及資料，不足使被告開模製作產品，亦未曾催告被告量產商品予以販售，是原告以前揭存證信函催告被告給付授權金，顯屬無據，其後終止契約之存證信函，亦不生終止之效力。㈢兩造簽立系爭合約前，原告除已就「玩具槍結構」取得臺灣
新型專利外，另已向世界智慧財產權組織國際局提出PCT國際專利申請，並已完成國際階段，而得以申請日主張優先權，則被告於101年3月參展時，並不會使原告喪失該專利之新穎性或有權利無法保障之情事。再者，系爭合約終止後，除原告及原告授權者外，他人亦無法使用本件專利，實無所謂喪失專利先機、市場競爭力之情事，原告據此主張受有損害，顯屬無稽。又被告除花費大筆成本依原告指示打造G96零件外，嗣後亦花費大筆行銷成本進行國外參展事宜，且被告參展後紛紛接到詢問產品之電子郵件，足證G96玩具槍產品在市場上有一定之詢問度，原告即能以其技術繼續製作販售，是原告未支出任何成本即能獲得G96玩具槍之行銷利益，若能再得據此請求被告給付違約金，對被告實非公允，爰依民法第252條規定，請求酌減違約金。
㈣據上聲明：1.原告之訴及其假執行之聲請均駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、本件經本院協商整理兩造不爭執事項如下（本院卷第240頁背面、第241頁）：
㈠兩造於民國（下同）101年1月16日簽訂專利技術授權合約書（參原證1，下稱系爭合約）。
㈡被告已依系爭合約第參條第八項第一款支付首批授權5,000
單位之25%對價金額，即8,750元美金，折合新台幣為255,
000元予原告收受無訛（參原證2、原告103年11月14日民事起訴狀第2頁第9至第20行)。
㈢原告於103年10月7日委請律師寄發台北中山郵局第1752號
存證信函（參原證20），催告被告於文到後15日內依約履行給付權利金義務。
㈣原告於103年10月24日委請律師寄發台北雙連郵局第1528號存證信函（參原證21），主張終止系爭合約。
㈤被告於103年10月30日委請律師寄發桃園府前郵局第1471號存證信函（參原證22），回覆原告。
四、兩造爭點經協商整理如下，並同意以此作為辯論及判決基礎（本院卷第241頁）：
㈠被告是否有違反系爭合約之情事？㈡原告是否已合法終止系爭合約？㈢原告請求被告給付違約金是否有理由？原告請求數額是否應
予酌減？
五、茲就上開爭點，說明本院判斷如下：㈠被告是否有違反系爭合約之情事？⒈原告主張兩造訂有系爭合約，依約被告有給付權利金之義務
，但被告除依約支付首批授權5,000單位之25％對價金額相當美金8,750元折算新台幣255,000元之權利金外，即未再支付其餘權利金，經原告催告亦未置理，被告自有違反系爭合約之情事。其中有關兩造訂有系爭合約、被告已支付相當於美金8,750元以及原告催告被告支付權利金之事實，已經兩造不爭執事項㈠、㈡、㈢確認，又被告除已支付相當美金8,750元之權利金外，未再支付任何其餘權利金乙節，被告並無爭執，亦可採信為真實。
⒉惟被告否認其未再支付任何權利金，有何違反系爭合約之情
事，從而根據系爭合約約定，被告究竟是否及有何支付其餘權利金之義務，即為判斷被告是否有違反系爭合約所必要。⒊系爭合約第參條第1項約定：「乙方使用『本專利技術』或
『乙方改良專利技術』生產製造銷售本產品時，應支付甲方授權對價」、同條第5項第1款約定：「權利金計算基準：
按每一「本產品」為一個單位，授權對價為7元（美元）之任何形式出廠數量計算權利金。」是依照系爭合約權利金係本產品使用「本專利技術」或「乙方改良專利技術」，以任何形式出廠生產製造之對價。惟依原告自己之主張，被告於簽訂系爭合約後，始終遲遲未開模進行量產（本院卷第10頁），是被告是否依約有給付其餘權利金之義務，實已不無疑義。
⒋系爭合約雖在第參條第5項第2款，同有合約在三年效期內
，每年最低授權數量限制，但此應係被告開模量產後，生產數量未達最低授權數量限制時之規範，至於系爭合約所定產品根本未能開模量產時應如何處理？或其相關風險應由何方承擔？則應求諸系爭合約之其他約定。另外，縱認為最低授權數量限制將造成被告未生產使用專利技術，仍有支付權利金之契約義務，亦必須被告依約其權利金給付期限已經到期，卻遲未支付，始有違約可言。
⒌惟查：綜觀系爭合約全部條款，並未規範系爭合約所定產品
未能開模量產時，應如何處理，或其相關風險應由何方承擔。但關於權利金之支付期限，則於系爭合約第參條第6項約定：「權利金計算及支付的週期按授權批次為之」，該項第
1款約定：「第一年度權利金計算週期自乙方第一批『本產品』完成生產日起算（依甲、乙方研發生產工作日誌記載日為依據）。」依此約定，第一年度權利金之支付期限應自被告第一批產品完成生產日始起算到期，在此之前，第一年度權利金之支付期限均未能起算。而何時始能具體認定第一批產品完成生產，依上開約定，則應依兩造研發生產工作日誌記載。據此，應可認系爭合約對於客觀情事是否已經排除未能量產之風險，係由兩造共同以研發生產工作日誌加以認定，且未能量產之風險，顯然與權利金計算週期之起算時間相連結，而可認在系爭合約架構下，未能量產，即未能起算權利金週期，權利金支付期限自無從到期，其因此產生不能收取權利金之風險，自必須由原告承擔。相對地，量產前之樣品開發、測試、修改所需費用，依系爭合約第柒條第4項係由被告負擔。在未能量產之情形下，該等費用，即屬沈沒成本，依約需由被告吸收。此外，在量產前，被告依約至少已先支付首批授權5000單位之25％對價金額（兩造不爭執事項㈡），因原告亦不擔保系爭合約所定產品之市場接受度、適銷性及產品商品化（系爭合約第壹拾貳條第1項第8款參照），故未能量產時，此部分已給付之金額，被告恐亦不能請求返還，而成為被告所應承擔之風險。由此觀之，未能量產之風險，兩造各有承擔，可謂公平而對等。
⒍承上，本院乃於書狀先行程序闡明：請兩造詳為表明兩造間
有無「甲、乙方研發生產工作日誌」？如有，其記載之第一批本產品完成生產日為何？如無，如何起算權利金計算週期？（本院卷第143頁）兩造就此均表示：雙方並無共同製作之研發生產工作日誌（本院卷第148、151頁）。原告雖解釋：簽約時雙方均認為第一年契約年度一定會進行量產，但雙方均不願意拋棄期限利益，故以產品完成生產日為授權金起算日，無論如何第一年之最低授權數量限制，即表示被告有最低授權金之給付義務。惟此為原告自己片面之解釋，且系爭合約既已明定原告根本不擔保產品商品化（應即為量產，見系爭合約第壹拾貳第1項第8款），如何能認為簽約時雙方均認為第一年契約年度一定會進行量產？如果無論量產與否，被告均有給付最低授權數量權利金之義務，則何以系爭合約未於第參條第6項第1款明文約定：「但至遲自簽約日起一年後為第一批本產品完成生產日」，以示由被告完全承擔未能量產之風險？其無此明文約定，顯見未能量產之風險實現時，將因連結授權金計算週期無從起算，而應由原告承擔無法收取權利金之不利益。
⒎事實上，根據原告所提供兩造往來之電子郵件顯示：兩造於
簽約後第一年（即101年1月16日起算一年），最後一次通郵之時間為101年6月29日，原告法定代理人寫給被告法定代理人之郵件內容還提到：「修正過後的設計可以說更接近量產所需」、「這樣可以爭取一些進入量產的時間」，顯見在兩造簽約後第一年，至多僅「接近量產所需」，根本還沒有進行量產階段，自無可能有授權金計算週期起算之第一批產品完成生產，從而如何認定被告有遲延給付授權金而違約之情事？。
⒏此外，本院另依照原告所主張其已提供被告之本件產品所有
專利技術、設計圖說，囑託財團法人中華工商研究院就本件產品可否量產進行鑑定，經鑑定結果亦顯示本件產品並無法量產（G96玩具槍專利產品生產量造鑑定研究報告書第68頁，報告書外放）。原告雖攻擊上開鑑定，因被告另隱藏實體樣品、設計圖說，故鑑定結果不具參考。惟囑託鑑定所提供之資料，乃原告於起訴時所列其確實提供所有相關專利技術、設計圖說之電子郵件內容（本院卷第8頁，撿除非關技術部分之電子郵件往來），如確有不足，原告即應提具充分足夠之資料而為鑑定聲請，以實質鑑定結果而為攻防，但先前經本院於書狀先行程序闡明兩造：「兩造對於本產品無法量產之原因，各執己見，是否願意聲請專業鑑定？或願由本院逕依相關契約條款而為違約責任有無之認定？」（本院卷第
143頁），原告卻表明：願由本院逕依相關契約條款為違約責任之認定、根本無庸鑑定（本院卷第149頁背面）等情，最後確亦未聲請鑑定。是其事後攻擊上開鑑定所憑之資料不足，即非公允。更何況，去除該項鑑定報告，原告並未能舉證本件產品已可量產，按照本判決前揭分析說明，原告即應承擔未能收取權利金之風險實現後果。
⒐原告另主張：依照系爭合約第參條第8項約定，於樣品完成
時，被告應支付首批授權5000單位之25％對價金額之義務，但被告就此並未支付，亦屬違約等情。惟依系爭合約第參條第9項約定，所謂「樣品完成」之階段時程認定標準，係以雙方於商品開發專案計劃工作記錄中書面記載的時間點與會議決策內容為依據。為此，本院曾於書狀先行程序命兩造表明：兩造間有無「商品開發專案計劃工作記錄」，如有，其記錄之樣品完成時間為何？（本院卷第143頁）被告就此明確表示：兩造間並無「商品開發專案記劃工作紀錄」（本院卷第152頁），原告就此並未明確回應，僅謂由兩造間往來之電子郵件可知兩造間確有規劃專案記劃時程，且已完成樣品之時程階段（本院卷第148-149頁）。然而，觀諸系爭合約第參條第9項之約定內容，係明確要求以雙方於「商品開發專業記劃工作記錄中書面記載的時間點與會議決策內容」為依據，此為兩造就各階段完成時間點之特約約定，原告依約請求支付樣品完成之階段權利金，自應遵守系爭合約對於樣品完成時間點認定之要求，其捨此不為，另以兩造間之電子郵件而為主張，自屬無據。
⒑據上，被告並無原告所主張違約（即逾期未給付權利金）之情事。
㈡原告是否已合法終止系爭合約？
承前，被告既未違約，原告引據對造違約得終止合約之條款（系爭合約第陸條第3項第1款），終止系爭合約，即無理由，其終止系爭合約並非合法，自不生終止效力。
㈢原告請求被告給付違約金是否有理由？原告請求數額是否應
予酌減？承前，被告既未違約，原告請求被告給付違約金為無理由，自無判斷應否酌減之必要。
六、根據上開爭點之判斷結果，本件原告之請求，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法，經核於判決結果均不生影響，爰不再一一論述。
七、原告之請求既無理由，其假執行之聲請，亦失所依據，應一併駁回。
八、依民事訴訟法第78條規定，訴訟費用由敗訴之原告負擔。中華民國105年1月29日
民事第二庭法官蔡志宏以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。
中華民國105年2月2日
書記官許竺筠