裁判字號：智慧財產法院100年民專上字第50號民事判決
裁判日期：民國101年05月24日
裁判案由：專利權移轉登記
智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第50號上訴人磐儀科技股份有限公司法定代理人李明訴訟代理人 馮達發 律師
宋皇志 律師 李彥群 律師被上訴人美商達爾特科技有限公司法定代理人BryanJ,Wesolek訴訟代理人 張哲倫 律師
湯舒涵 律師 朱仙莉 律師上列當事人間請求專利權移轉登記事件，上訴人對於中華民國10
0年9月30日本院100年度民專訴字第75號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國101年5月3日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、管轄法院與準據法：按因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄。物權之法律行為，其方式依物之所在地法。
關於以權利為標的之物權，依權利之成立地法。民事訴訟法第12條、民國99年5月26日修正前之涉外民事法律適用法第
5條第2項、第10條第2項分別定有明文。本件被上訴人即原審原告美商達爾特科技有限公司（下稱達爾特公司）係外國法人，具有涉外因素，被上訴人主張上訴人即原審被告磐儀科技股份有限公司（下稱磐儀公司）應將我國專利權移轉登記予被上訴人所有，自應適用涉外民事法律適用法，以定本件之管轄法院及準據法。被上訴人主張我國司法實務多認為當事人同意由外國法院管轄時，除有明文約定排除其他法院之管轄外，均應認屬併存管轄之約定，而不具有排除我國法院管轄權之效力，而我國民事訴訟法關於法院管轄之規定，係以原就被之原則，是被上訴人自得依法向本院提起本件訴訟等語。上訴人抗辯稱兩造前於98年9月24日簽訂保密暨競業禁止協議（下稱系爭協議），依據系爭協議第10條記載可知，系爭協議之相關之全部事項，諸如效力、解釋、行為能力或履行等，均以美國印第安那州法律為準據法，並排除其衝突法之適用，因系爭協議所生爭議，兩造願以印第安那州之聯邦或州法院為管轄法院以解決爭議。故當事人合意由美國印第安那州之法院為管轄法院，依民事訴訟法第24條及最高法院99年度臺抗字第110號民事裁定意旨，涉外契約中關於合意管轄之約定，應解為專屬合意，則本件第一審法院應無管轄權云云。職是，本院首應審究本件專利權移轉登記之涉外民事事件，我國有無管轄權，此為法院應依職權調查之訴訟要件。倘我國有管轄權，繼而認定本件準據法為何？兩造間之實體法律關係為何？經查：
（一）適用修正前之涉外民事法律適用法：被上訴人前於100年4月26日向臺灣臺北法院起訴（見臺灣臺北法院100年度智字第21號卷第2頁，下稱北院100年智字第21號卷），繫屬我國法院時，係於99年5月26日修正之涉外民事法律適用法，嗣於100年5月26日施行之前。準此，本院定本件管轄法院與準據法，應以99年5月26日修正前之涉外民事法律適用法為基準。而修正前之涉外民事法律適用法第5條第2項、第10條第2項分別為修正後之第39條、第42條第1項、第38條第2項。
（二）我國法院有管轄權：
1.按應經登記之智慧財產權登記、有效性問題，應由登記國專屬管轄。專利權、商標權、新式樣專利權及其他基於登記而受保護之智慧財產權之授權、登記、效力、放棄或撤銷為對象之紛爭，權利登記國或依國際公約規定視為登記國之法院，有專屬管轄權。布魯塞爾規則I第22條第4項、布魯塞爾公約第16條第4項、盧迦諾公約第22條第4項及智慧財產法律衝突規則（PrinciplesforConflictofLawsinIntellectualProperty,CLIP）第2條第401項第1款分別定有明文。故關於專利權與商標權等藉由登記而發生效力之智慧財產權之登記與有效性爭議，國際慣例上通認登記國之法院有專屬之國際裁判管轄權。而國際管轄法院之約定於當事人有明示之意思表示時，固應視為排他性之合意管轄，然國際管轄法院之約定如有違反國際專屬管轄原則者，國際管轄法院之約定，自應於違反國際專屬管轄原則之範圍內失其效力。
2.兩造前於98年9月24日簽訂系爭協議，系爭協議第10條雖約定：因本合約所生之任何爭端，各立約人依本合約同意交付予印第安那州內之聯邦或州法院，並以前開法院為解決本合約任何主張之管轄法院（見北院100年智字21號卷第9頁背面、第12頁背面）。惟被上訴人即原審原告係請求上訴人即原審被告應將我國公告第M342673、M341240、M348287、M370765、D126827、D130296、D130297及M339501號等8件專利（下稱系爭專利）移轉登記被上訴人所有，其為我國專利權移轉登記所生之糾紛，專利權為智慧財產權之一環，其為準物權，揆諸首揭說明，自應專屬於我國法院管轄，美國印第安那州法院對於本件訴訟並無管轄權，兩造國際管轄法院之約定在違反因專利權登記涉訟而應由登記國專屬管轄原則之範圍內，應失其效力。況本件管轄經原審認定有管轄權，依民事訴訟法第452條第1項前段之規定，本院自有管轄權，兩造復不爭執。
（三）我國法律為準據法：兩造簽訂之系爭協議第10條雖約定系爭協議之有效性、解釋、執行能力或履行，應按美國印第安那州法律。然我國專利權之移轉為準物權行為，係屬物權之法律行為，而專利權係以智慧財產為標的之權利，參諸修正前之涉外民事法律適用法第5條第2項、第10條第2項，暨修正後之第
39條、第42條第1項、第38條第2項等規定。因以智慧財產為標的之權利，係物權之法律行為之特別規定，就我國專利權之移轉，自應適用我國就專利權利應受保護地之法律，而系爭協議約定之印第安那州準據法，僅適用於兩造間所締結系爭協議之債之關係。兩造就系爭專利讓與之準據法應以我國法為準據法，均不爭執（見本院卷第22至
24、88、117頁）。準此，因系爭專利之創作人、系爭專利之核准與其成立地，均在我國境內，故對於我國專利權之取得、變更等，應以我國法為準據法，是本件應以中華民國法律為準據法。
二、本院有管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件係專利法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
（一）被上訴人起訴主張：
1.上訴人前受被上訴人委託製造平板觸控電腦等相關產品，被上訴人提供各項專業技術及模具組等機密資料，作為上訴人進行設計與代工。當事人於98年9月24日簽訂系爭協議，上訴人依協議應將系爭專利轉讓予被上訴人。依據系爭協議第7條之智慧財產權之轉讓規定：磐儀公司（即上訴人）代表其自身與其員工及代理人，依本合約將全世界所有智慧財產之一切權利、所有權及利益轉讓予達爾特公司（即被上訴人）。磐儀公司代表其自身與其員工及代理人同意：(a)簽署達爾特公司為完整取得可登記之所有權
，而要求之任何及全部其他文件，且(b)配合達爾特公司製作、提出及執行智慧財產之專利申請，包括簽署達爾特公司為此等申請所合理要求之任何及全部文件。再者，系爭協議第6條之定義智慧財產權規定：前揭智慧財產權之範圍包括合指或個別指一切專利、商標、著作權、營業秘密、產品、製程、發明、改良及發現，無論其是否可獲得專利，而其有關或有助於達爾特公司業務，且其最初之發現、開發、構想及/或變成實用，係與磐儀公司提供商品及/或服務予達爾特公司有關者，而無論其(a)僅由磐儀公司或其代理人或員工單獨為之者，或(b)由磐儀公司或其代理人或員工與任何其他人或公司（包括達爾特公司或其代理人或員工）共同為之者。且磐儀公司亦同意，將於智慧財產被發現、開發、構想或變成實用時，立即揭露予達爾特公司。準此，任何被上訴人委託上訴人處理之相關業務或因之而生之智慧財產權，上訴人除應向被上訴人揭露外，亦應將該等智慧財產權無條件讓與予被上訴人，且應按被上訴人之要求，簽訂與前揭智慧財產權之讓與程序相關之文件。
2.被上訴人前於99年4月23日通知終止雙方之合作關係，上訴人雖承諾將配合讓與系爭專利，惟被證3附件1之專利讓與同意書中，不僅將被上訴人之公司名稱記載錯誤，讓與之標的更僅有系爭8件專利中之第M342673、M341240、M348287、M370765、D126827及M339501號等6件專利。被上訴人亦接獲經濟部智慧財產局函（下稱智慧財產局），告知上訴人在該專利讓與同意書所蓋之公司大小章與該局卷存者不同，故無法辦理專利讓與登記，是上訴人未履行系爭協議之義務。準此，被上訴人聲明求為判決：上訴人應將系爭專利移轉登記為被上訴人所有，暨被上訴人願供擔保請准宣告假執行。
（二）被上訴人於本院審理時補充陳述：
1.被上訴人為全球知名之平板觸控電腦品牌廠商，研發銷售之產品獲得歐美多家知名企業之採用；上訴人係專業之代工廠，故被上訴人向上訴人下單，由上訴人協助設計及製造被上訴人之產品，被上訴人基於對上訴人之信任，曾於98年間向上訴人下單一筆高達美金96萬元之訂單，並已給付完畢，被上訴人於當年度支付予上訴人之總金額高達約新臺幣（下同）2億2千萬元。依上訴人財報顯示，該年度上訴人營業額為704,891,000元，在我國中小企業商業經營常態中，單一客戶佔公司營收甚少於30%，被上訴人之交易金額佔上訴人公司業績之31%，顯見被上訴人實為上訴人公司之最大客戶。依系爭協議之內容，倘被上訴人有與代工相關或因之而生之專利技術時，本應通知被上訴人，並以被上訴人為專利權人。上訴人於取得相關技術後，不僅未依約通知被上訴人，而以其名義申請專利，被上訴人為此通知上訴人終止兩造之合作關係。詎上訴人竟扣留被上訴人生產、出貨所必須之模具，暨前於98年2月間下單之貨物，致被上訴人面臨遭客戶取消訂單之處境，幾臨倒閉。甚者，上訴人不僅拒絕簽訂移轉系爭專利之文件，並持續向公平交易委員會對被上訴人提出檢舉，亦提出刑事告訴，並向律師公會對被上訴人之訴訟代理人提出申訴。嗣上訴人明知離職員工之相關情事與本件訴訟無關，仍執意抹黑醜化離職員工，意圖混淆訴訟之爭點，其有違商業倫理。至於臺灣板橋地方法院（下稱板橋地院）100年度訴字第432號給付貨款民事案件，該民事判決之認定多所違誤，現由臺灣高等法院審理中，且該民事判決之爭議亦與本件訴訟無涉。
2.原審判決不爭執事項載明上訴人於100年2月1日以存證信函之附件專利讓與契約書通知被上訴人，確認上訴人就系爭專利有移轉登記予被上訴人之義務。上訴人已不爭執其曾以存證信函通知被上訴人，並確認有移轉登記系爭專利之義務。且上訴人於數封寄予被上訴人之存證信函，迭經確認上訴人有上開義務，並非上訴人所辯一時不察，有所誤認。上訴人於原審中業已於訴訟上之自認其有移轉系爭專利予被上訴人之義務，依民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項以及第279條之規定，上訴人自應受拘束，不得於二審程序中復行爭執。
3.系爭協議第6條、第7條之約定，兩造簽訂系爭協議之目的，在於避免被上訴人於過去業已提供予上訴人之產品規格相關資料；暨未來可能進一步提供予上訴人之資料，無外洩或遭上訴人不當使用之風險。故凡為提供被上訴人設計及製造服務所需而首次開發之智慧財產，均屬系爭協議所稱「智慧財產」而為應轉讓之標的，無論其究為系爭協議簽訂前後所生者。由系爭專利圖式與上訴人為被上訴人代工產品之比較可知，系爭專利係上訴人為協助被上訴人設計、製造平板觸控電腦所需，而首次開發之智慧財產，上訴人自應將系爭專利移轉登記予被上訴人。
4.上訴人為被上訴人代工製造「平板觸控電腦」，係可攜式之設計，可供行動化之使用，並著重於具有堅固耐摔之特色，並納入刷卡、掃瞄、指紋辨識、攝影及導航等功能，適用於倉儲管理與其他行動式之應用。上訴人過去設計之「大型嵌入電腦」，均係鑲嵌於機架或牆面使用，主要係應用於一般工業或工廠之自動化操作，其材質為鐵材，整體製程迥異於被上訴人之產品，重量自3.8至20公斤不等，顯無法攜帶使用。故兩者雖均具有方形之外觀，惟其產品結構設計、功能、材質、製程、相關技術及應用領域，均完全不同，實屬不同之產品，上訴人顯不具有獨立研發「平板觸控電腦」技術。上訴人未曾接觸相關業務，均係由被上訴人提供該等規格資料後，上訴人始得以進行設計與製造。被上訴人於95年6月間提供上訴人DLI-8300平板觸控電腦產品之規格書，由上訴人協助進行設計與代工，並提供產品細部設計圖，此均有兩造就系爭專利所涉產品設計及代工進行討論之電子郵件可稽。縱使與智慧財產權無關之安全規格認證事項，被上訴人亦以電子郵件之書面方式，明確要求上訴人應以被上訴人之名義辦理，而上開電子郵件之日期，均早於系爭專利申請日。上訴人94年之產品型錄所示產品，其與上訴人為被上訴人代工設計者，屬完全不同之產品，上訴人意圖以相近之外觀，致混淆誤之目的。
5.系爭協議前言末段明白揭示兩造簽訂系爭協議之動機，係出於兩造間其他具有相當價值之考量，亦聲明確認兩造均收受充足之對價。系爭協議前言第4段揭示：因被上訴人可能不時委託上訴人執行特定服務與工作，以協助被上訴人設計與製造特定產品，包括但不限於平板觸控電腦。被上訴人同意由上訴人為其代工製造平板觸控電腦，並向上訴人下訂單，其條件即為上訴人應履行系爭協議所訂之相關保密及競業禁止義務，而上訴人負有移轉相關智慧財產權之義務，係出於保障被上訴人之營業祕密及合法商業利益。故系爭協議第6條、第7條所涉讓與系爭專利之條款，屬上訴人對待給付之一部。此等商業條件為兩造權衡各自權利義務後，在交易之初即同意者，而與贈與無涉，系爭協議非屬贈與之性質。爰答辯聲明上訴駁回。
二、原審為上訴人敗訴之判決，其提起上訴，並主張及抗辯：
（一）上訴人係我國工業電腦之領導廠商，自1993年成立迄今均非常注重尖端技術之開發，上訴人憑藉堅強之研發實力，早在94年至95年間已獨立開發出觸控式平板電腦之多樣產品，此有磐儀公司94年之產品型錄可證。當時上訴人與被上訴人無合作關係，故被上訴人稱系爭專利所涉之相關技術、規格及資訊，皆係由被上訴人提供，自與事實不符。兩造簽訂系爭協議後，被上訴人不僅未將上訴人視為合作伙伴，更私下籌設臺灣分公司，意圖強搶上訴人之研發技術、客戶及市場；被上訴人並藉業務接觸之便，而與上訴人公司部分核心高階幹部、專案業務、採購、品保及研發者接觸，進而整批挖角至被上訴人公司任職。被上訴人臺灣分公司之營利事業登記資料包含電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、其他電機及電子機械器材製造、電腦及事務性機器設備批發、電腦及事務性機器設備零售等業務，其與上訴人完全重疊。職是，被上訴人在取得上訴人之客戶資訊、上游供應商資訊及獨家技術後，嗣於99年4月23日致函上訴人，通知終止雙方合作關係。
（二）被上訴人欲主張系爭專利係與其提供予上訴人之規格書相關，則應具體指出各系爭專利之專利說明書與被上訴人所提供規格書相同或近似之處，或列舉系爭專利之圖式與被上訴人所提供規格書之圖形相同或近似處。被上訴人所舉被上證3之電子郵件僅提及DLI-8300型號之產品，未提及「專利」或「patent」字眼。被上證4為工安環保證書，均與系爭專利無關。系爭協議第7條雖約定上訴人應將系爭專利讓與被上訴人。惟系爭協議並無讓與系爭專利對價之約定，上訴人顯係將系爭專利無償給予被上訴人。至被上訴人於要求上訴人協助設計或製造特定產品時，另以口頭或書面約定被上訴人應給付報酬予上訴人，該等報酬係委託設計或製造之對價，亦非讓與系爭專利之對價。嗣系爭協議前言末段所用「consideration」，其為英美契約法之「約因」，係指契約雙方當事人簽訂契約之動機，縱使為無償契約，仍可能存在「約因」。被上訴人將「cons-ideration」解釋為「對價」，係對英美契約法之誤解。
職是，依民法第406條規定，系爭協議為單務契約，其為贈與契約。上訴人迄今未將系爭專利移轉登記予被上訴人，上訴人復依民法第408條之規定，在原審言詞辯論終結後，撤銷本件之贈與，依民事訴訟法第447條第1項但書第2款，上訴人自得以此為攻防方法。依民法第114條第
1項規定，系爭專利之贈與自始無效，上訴人已無義務將系爭專利移轉登記予被上訴人。
（三）系爭專利之專利申請日均早於系爭協議之簽訂日，故系爭協議第6條所定義之智慧財產，並非泛指上訴人全部之智慧財產權，而係指系爭協議於98年9月24日簽訂後，上訴人為被上訴人提供設計及製造服務所需而首次開發之智慧財產；上訴人於系爭協議簽訂前所自行開發之智慧財產，包含專利權及專利申請權等，均非系爭協議第6條之範圍。而系爭專利既均非系爭協議第6條所定義之智慧財產，則非系爭協議第7條中所指「智慧財產權之讓與」標的。
依據系爭協議之內容，上訴人並無將系爭專利讓與予被上訴人之義務。上訴人雖曾於原審就其於100年2月1日以存證信函之附件通知被上訴人，確認上訴人就系爭專利有移轉登記予被上訴人之義務，表示不爭執。惟上訴人在原審不爭執之對象，係上訴人於100年2月1日有以存證信函之附件專利讓與契約書通知被上訴人，且於該存證信函上表示上訴人就系爭專利有移轉登記予被上訴人之義務。而上訴人並未於訴訟上自認有移轉登記系爭專利予被上訴人之義務，且上訴人於100年2月1日，係一時不察誤認有將系爭專利讓與予被上訴人之義務。經正確解讀系爭協議後，已更改主張系爭專利非系爭協議第7條中所指「智慧財產權之讓與」標的，即與原審所不爭執者，並無衝突或矛盾。爰上訴聲明原判決廢棄，暨被上訴人之訴駁回。
三、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
（一）兩造不爭執之事實：
1.兩造於98年9月24日簽訂系爭協議，第7條約定：磐儀公司代表其自身與其員工及代理人，依本合約將全世界所有智慧財產權之一切權利、所有權及利益轉讓予DLI（即被上訴人）。磐儀公司代表其自身與其員工及代理人同意：
(a)簽署DLI為完整取得可登記之所有權而要求之任何及全部其他文件，且(b)配合DLI製作、提出及執行智慧財產之專利申請，包括簽署DLI為此等申請所合理要求之任何及全部文件。第10條之準據法約定：本合約之各方面，無論關於其有效性、解釋、執行能力或履行或其他方面，均以印第安那州法律為準據法，惟排除其法律條款衝突原則之適用，且就因本合約所生之任何爭端，各立約人依本合約同意交付予印第安那州內之聯邦或州法院，並以前開法院為解決本合約任何主張之管轄法院（見臺北地院100年智字第21號卷第12至13頁）。
2.兩造於99年8月2日簽訂點交切結書，由上訴人交付被上訴人有關我國公告第M341240、D126827、M348287、M342673、M339501、M370765號專利之讓與同意書與專利證書6份（見臺北地院100年智字第21號卷第21頁）。上訴人嗣於100年2月1日以存證信函之附件「專利讓與契約書」通知被上訴人，確認上訴人就我國公告第M342673、M341240、M348287、M370765、D126827、D130297、D130296、M339501號專利有移轉登記予被上訴人之義務（見臺北地院100年智字第21號卷第33頁）。
3.被上訴人持上訴人所簽署之專利讓與同意書向智慧財產局申請登記，經智慧財產局於100年9月6日以(100)智專一(一)13017字第10041706960號、15142字第10041738
130、00000000000、00000000000、00000000000、00000000000號等函，通知被上訴人契約書讓與人之印章與智慧財產局卷存者不符，而否准被上訴人移轉前開6件專利登記之申請（見原審卷第111至116頁）。
4.被上證10為系爭專利與被上訴人產品比較型錄之形式為真正。兩造上開不爭執之事實，將成為本件判決之基礎（見本院卷第63至64、86至87、90、207頁）。
（二）兩造主要爭點：上訴人是否可依民法第408條之規定，撤銷系爭專利之贈與（見本院卷第64至69、88、90至93頁）？此有關系爭協議之約定與性質為何？是否為贈與關係？專利移轉登記之效力為何。準此，本院參諸上揭爭點，自應審究法律議題如後：1.上訴人有無依據系爭協議有移轉系爭專利予被上訴人之義務？2.系爭協議是否為贈與契約？3.專利移轉登記之效力為何？
參、本院得心證之理由：
一、上訴人依據系爭協議有移轉系爭專利予被上訴人之義務：上訴人雖主張系爭專利之專利申請日均早於系爭協議之簽訂日，故系爭協議第6條所定義之智慧財產，不包含上訴人於系爭協議簽訂之前，所自行開發之智慧財產，是系爭專利非系爭協議第7條之智慧財產權讓與標的云云。然被上訴人抗辯稱兩造簽訂系爭協議之目的，在於避免被上訴人於過去業已提供予上訴人之產品規格相關資料；暨未來可能進一步提供予上訴人之資料，無外洩或遭上訴人不當使用之風險。故凡為提供被上訴人設計及製造服務所需而首次開發之智慧財產，均屬系爭協議所稱之智慧財產，成為轉讓之標的，無論其究為系爭協議簽訂前後所生者等語。職是，本院自應審究被上訴人依據系爭協議之法律關係，有無請求上訴人移轉系爭專利予被上訴人之權利？茲探討如後：
（一）兩造為委託業務而簽訂系爭協議：被上訴人主張兩造前於98年9月24日簽訂系爭協議，並提出系爭協議為證（見臺北地院100年智字第21號卷第8至12頁）。復為上訴人所不爭執，堪信為真正。本院參諸系爭協議第6條與第7條內容可知，上訴人代表其自身與其員工及代理人，依系爭協議約定將全世界所有智慧財產權之一切權利、所有權及利益轉讓予被上訴人。上訴人代表其自身與其員工及代理人同意簽訂完整取得可登記之所有權而要求之文件；並配合製作、提出及執行智慧財產之專利申請。而智慧財產權之範圍包括專利、商標、著作權、營業秘密、產品、製程、發明、改良及發現，上訴人同意將智慧財產之發現、開發、構想或實用者，立即揭露予被上訴人等情（見臺北地院100年智字第21號卷第9頁、12頁背面）。準此，被上訴人委託上訴人處理之相關業務或因而生之智慧財產權，依據系爭協議之約定，上訴人除應向被上訴人揭露外，亦應將該智慧財產權讓與予被上訴人，並按被上訴人之要求，簽訂智慧財產權之讓與程序之相關文件。
（二）上訴人應轉讓之標的不限於系爭協議簽訂後所發生：按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤觀察，以為其判斷之基礎（參照最高法院99年度臺上字第1421號民事判決）。兩造就應轉讓予被上訴人之智慧財產標的，其發生期間有所爭執。經查：
1.兩造前於95年間已開始交易，故被上訴人於95年6月間即提供上訴人有關DLI-8300平板觸控電腦產品之規格書（見本院卷第95至99頁）。而上訴人亦自承因兩造有長期合作關係，其應被上訴人之要求，故簽訂系爭協議以規範兩造間之法律關係等語（見本院卷第109頁之上訴人民事辯論意旨狀）。是上訴人受被上訴人委託製造平板觸控電腦等相關產品，被上訴人提供各項專業技術及模具組等機密資料，作為上訴人進行設計與代工（見臺北地院100年智字第21號卷第11頁）。職是，兩造於簽訂系爭協議前，已有委託設計、製造及代工平板觸控電腦等業務關係。
2.參諸系爭協議第6條與第7條之內容，可認上訴人代表其自身與其員工及代理人，有將全世界所有智慧財產權之一切權利、所有權及利益轉讓予被上訴人等義務。並不限於兩造於98年9月24日簽訂系爭協議後，所發生之智慧財產權。可認兩造簽訂系爭協議之目的，在於被上訴人於過去業已提供予上訴人之產品規格相關資料，暨未來可能進提供予上訴人之資料，因而為被上訴人設計、製造及服務所開發之智慧財產，均屬系爭協議所稱之智慧財產，應為轉讓之標的，其包含系爭協議簽訂之前後期間所發生者，不限於系爭協議簽訂之後所研發。
3.被上訴人設計、開發、製造及行銷行動電腦產品之廠商，而上訴人在設計及製造特定產品與其零組件具有專業技術，其為專業之代工廠（見原審卷第8至9頁；本院卷第15
7至160頁）。故兩造基於專業分工之關係，被上訴人向上訴人下訂單，由上訴人協助設計及製造被上訴人之產品，兩造於98年間有高達美金96萬元之訂單，被上訴人於當年度支付予上訴人之總金額約2億2千萬元，上訴人該年度上訴人營業額為704,891,000元，而被上訴人給付之交易金額，佔上訴人業績之31%，足認被上訴人為上訴人公司之重要客戶（見本院卷第192至193頁）。益徵兩造有長期密切之業務往來關係，渠等藉由系爭協議之約定，將被上訴人於合作期間提供予上訴人之設計、製造等資料，所開發所得之智慧財產，均屬應轉讓與被上訴人之智慧財產標的，是上訴人應轉讓之標的不限於系爭協議簽訂後所發生。
三、上訴人自認有移轉系爭專利登記予被上訴人之義務：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理與協議簡化爭點。當事人就其主張之爭點，經依第1項第3款為協議者，應受其拘束。當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。自認之撤銷，除別有規定外，以自認人能證明與事實不符或經他造同意者，始得為之。民事訴訟法第270條之1第1項第1款、第
3項及第279條第1項、第3項分別定有明文。上訴人雖主張其於原審不爭執之對象，係上訴人以100年2月1日存證信函之附件專利讓與契約書通知被上訴人，並於存證信函表示上訴人就系爭專利有移轉登記予被上訴人之義務，其未於訴訟上自認有移轉登記系爭專利予被上訴人之義務云云。然被上訴人抗辯稱上訴人於100年2月1日以存證信函之附件專利讓與契約書通知被上訴人，確認上訴人就系爭專利有移轉登記予被上訴人之義務。上訴人於原審不爭執其以存證信函通知被上訴人，並確認有移轉登記系爭專利之義務，故上訴人於原審中自認其有移轉系爭專利予被上訴人之義務等語。職是，本院自應探究上訴人是否不爭執其以存證信函通知被上訴人，確認其有移轉系爭專利之義務，暨上訴人於本件訴訟中有無自認上開事實？茲說明如後：
（一）兩造於原審不爭執上訴人有移轉系爭專利之義務：當事人就訴訟標的法律關係前提之權利或法律關係所為之陳述，經他造於準備書狀或言詞辯論時，或在受命法官、審判長前為相同之陳述，倘當事人對之具有實體法上處分權，已充分明瞭該陳述之內容及其法律上之效果，且無害於公益，並經當事人整理並協議簡化爭點者，為尊重當事人之權利主體地位，對於訴訟審理範圍及事實主張、證據提出具有決定之權能，以資平衡保障其實體利益及程序利益，暨節省司法資源之付出，應認法院即可以當事人協議簡化後之相同陳述內容為裁判之依據，無庸再就該相同陳述內容另為調查審認（參照最高法院92年度臺上字第1547號民事判決）。經查：
1.兩造前於原審100年9月21日之言詞辯論期日，就上訴人於100年2月1日以存證信函與其附件即專利讓與契約書通知被上訴人，確認上訴人有移轉系爭專利予被上訴人之義務之事實，並未爭執而列為原審判決不爭執事實（見臺北地院100年智字第21號卷第33頁；原審卷第7頁背面、
120頁）。揆諸前揭說明，兩造應受其拘束之爭點協議，當事人之一造不得擅自變更或否認爭點範圍。故上訴人否認上情，不生爭執之效力，自應受該不爭執事項之拘束，本院亦不得違反當事人處分主義與辯論主義，無庸再就該不爭執內容另為調查認定。
2.兩造於原審就上開100年2月1日存證信函與其附件所示內容，均不爭執之真實性，自得作為本件判決認定事實之基礎。準此，上訴人雖主張其不爭執之對象，係100年2月1日前以存證信函與其附件專利讓與契約書通知被上訴人，並於存證信函上表示上訴人就系爭專利有移轉登記予被上訴人之義務，並非不爭執上訴人是否有移轉系爭專利之義務云云。然本院認係上訴人任意曲解法律或斷章取義之舉，即不足為憑。
（二）上訴人於原審自認有移轉系爭專利之義務：按當事人主張之事實經他造自認者，依法不負舉證責任。法院亦不得就他造自認之事實調查證據，另為與其自認事實相反之判斷，並應以其自認為認定事實及裁判之基礎（參照最高法院97年度臺上字第2570號民事判決）。查上訴人就被上訴人主張上訴人就系爭專利有移轉登記予被上訴人之義務之事實，並不爭執，既如前述，論其性質可認上訴人自認上開事實。上訴人欲撤銷該自認者，除應向法院為撤銷自認之表示外，自應舉證證明其自認有與事實不符，且其自認係出於錯誤之事實。上訴人雖主張其於100年
2月1日係一時不察誤認有將系爭專利讓與予被上訴人之義務云云。然未證明其自認錯誤，且自認有與事實不符，即不生撤銷自認之效力。準此，上訴人應受上開自認之拘束，不得再行翻異前詞。
四、系爭協議非贈與契約：稱贈與者，謂當事人約定，一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約。贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之。民法第406條、第408條第1項分別定有明文。上訴人雖主張系爭協議為單務契約，其為贈與契約。上訴人迄今未將系爭專利移轉登記予被上訴人，上訴人復依民法第408條之規定，在原審言詞辯論終結後，撤銷本件贈與云云。惟被上訴人否認系爭協議贈與契約云云。職是，本院自應審究系爭協議是否為贈與契約？經查：
（一）被上訴人並非無償取得系爭協議之權利：兩造基於專業分工之關係，被上訴人向上訴人訂購有關行動電腦產品，並由上訴人協助設計及製造被上訴人之產品，並藉由簽訂系爭協議，約定研發所得之智慧財產之歸屬。足見被上訴人取得系爭協議之權利，均有給付代價，並非出自無償取得。此參諸被上訴人前於98年間向上訴人訂購美金96萬元之產品自明，況被上訴人否認其與上訴人間有贈與之合意，而上訴人亦未舉證以實其說，故足認系爭協議非贈與契約，上訴人所為抗辯，即與事實不符。
（二）上訴人無法單方撤銷移轉系爭專利權之合意：按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人；新型與新式樣專利準用之。專利法第59條、第108條及第129條第1項分別定有明文。職是，當事人合意讓與專利權時，受讓人已取得專利權，向智慧財產局辦理專利權讓與登記，僅為對抗第三人之效力，不影響當事人讓與專利權之效力。準此，退步言，縱使系爭協議為贈與契約，然兩造就系爭專利權之讓與已達成合意，被上訴人已取得系爭專利權，揆諸前揭說明，上訴人亦無法單方撤銷移轉系爭專利權之契約。
五、上訴人應將系爭專利移轉予被上訴人所有：智慧財產局為專利讓與之登記機關，自形式之登記外觀，可認定是否有專利讓與之事實，其具有公示之表徵。因專利權核准登記後，即生對抗效力，專利專責機關應將登記事實刊載於專利公報公告之，並登載於專利權簿，可使社會大眾知悉專利權之狀況。職是，本院自應審究上訴人是否應將系爭專利移轉予被上訴人所有？經查：
（一）我國公告第M341240等6件專利：兩造前於99年8月2日簽訂點交切結書，由上訴人將我國公告第M341240、D126827、M348287、M342673、M339
501、M370765號專利之讓與同意書與專利證書等6份交付被上訴人（見臺北地院100年智字第21號第21頁）。被上訴人持上訴人所簽署之前揭專利讓與同意書向智慧財產局申請登記，經智慧財產局嗣於100年9月6日以(100)智專一（一）13017字第10041706960號、15142字第1004173813001、0000000000000、0000000000000、0000000000000、0000000000000號等函通知被上訴人，謂契約書讓與人之印章與智慧財產局卷存者不符，而否准被上訴人移轉前開6件專利登記之申請（見原審卷第111至11
6頁）。上訴人有將上開6件專利移轉登記為被上訴人所有之義務，既如前述。因有關我國專利之移轉方式應依我國法，而上訴人前所簽署交付被上訴人向智慧財產局登記之專利讓與同意書因契約書讓與人印章與智慧財產局卷存者不符，而無法登記，是上訴人未履行移轉前揭6件專利予被上訴人之義務。準此，被上訴人基於系爭協議與點交切結書之法律關係，請求上訴人將上開6件專利移轉登記為被上訴人所有，洵屬正當。
（二）我國公告第D130297、D130296號專利：參諸上訴人於100年2月1日之存證信函與專利讓與契約書與系爭協議等法律關係，上訴人負有移轉我國公告第D130297、D130296號專利予被上訴人之義務。上訴人雖抗辯：前揭專利讓與契約縱使有記載我國公告第D130297、D130296號專利，然兩造未簽訂專利讓與同意書，上訴人未同意將前揭2件專利移轉登記予被上訴人云云（見原審卷第121頁）。然被上訴人依據系爭協議之約定，有權請求上訴人移轉前揭2件專利。至於前揭專利讓與契約僅為確認上訴人應移轉專利權之範圍，故兩造縱使未簽訂該專利讓與契約書，對被上訴人之請求權不生影響，核上訴人之抗辯，顯屬無據。再者，上訴人依據系爭協議，負有移轉前揭2件專利與被上訴人之義務，因上訴人僅出具專利讓與契約書，其雖有記載：讓與人就系爭2件專利之義務，在簽署本專利轉讓合約至智慧財產局，就本專利轉讓合約完成讓與登記後，雙方基於系爭協議之義務履行完畢等語。然上訴人未依據智慧財產局所要求之格式出具專利權移轉同意書予被上訴人，自難認上訴人已履行移轉前揭2件專利與被上訴人之義務完畢。職是，被上訴人依據系爭協議之約定，請求上訴人移轉前揭2件專利，自屬有據。
六、意思表示請求權無法宣告假執行：按命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示，強制執行法第130條定有明文。上訴人雖依據兩造於98年9月24日所簽訂之系爭協議，負有協同被上訴人向智慧財產局為移轉系爭專利之意思表示之義務，然被上訴人於原審請求上訴人為移轉系爭專利之意思表示，揆諸前揭規定，法條既明定意思表示於判決確定時，視為已為意思表示，倘許宣告假執行，使意思表示之效力提前發生，即與法條規定未合，故協同辦理移轉系爭專利登記之判決，須自判決確定時，始視為已為意思表示，不得宣告假執行。
準此，原審認被上訴人請求辦理移轉系爭專利登記之聲明，性質上無從宣告假執行，認其假執行之聲請為無理由，自依法有據，併此敘明。
七、綜上所論，被上訴人依據系爭協議與切結書之法律關係，可請上訴人移轉登記系爭專利為被上訴人所有，上訴人應依約履行系爭專利讓與登記之義務。是原審命上訴人應將系爭專利移轉登記為被上訴人所有，即無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，上訴應予駁回。
八、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴人之上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國101年5月24日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳忠行
法官曾啟謀法官林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國101年5月24日
書記官吳羚榛附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。