臺北高等行政法院94年度訴字第2626號判決

裁判字號：臺北高等行政法院94年訴字第2626號判決

裁判日期：民國95年08月30日

裁判案由：新型專利異議

臺北高等行政法院判決
94年度訴字第02626號原告甲○○
乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丁○○
參加人丙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年6月10日經訴字第09406129850號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告甲○○於民國（下同）90年6月15日以「發泡式彩色面板構造」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於93年11月19日以（93）智專三㈠05026字第09321031230號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告甲○○不服，提起訴願，遭決定駁回，遂將系爭專利申請權讓與原告乙○○共有，並共同提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：⒈行政救濟階段提出申請專利範圍修正本，是否應予審酌？⒉系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第2項進步性之
規定，不符新型專利之要件？㈠原告主張：
⒈首先，原告為慎重起見，特重新檢示原申請內容，發現
原申請內容及圖式中，尚有圖式與說明書內容間呈現不吻合一致及不明瞭之記載，且其專利範圍亦有過廣的現象，因此，原告乃根據專利法第105條準用第67條規定，請求准予更正原申請說明書內容，以期能使更正後的申請說明書與圖式間更加完全吻合一致，請容后詳述：
⑴請求准予更正申請說明書內容及專利範圍，使其能與圖式相互吻合一致理由：
⑵根據專利法第105條準用第67條規定：發明專利權人
對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：①申請專利範圍過廣。②誤記之事項。③不明瞭之記載。然而，就系爭案的原申請專利範圍第一項：其中該布面係藉由模具作用而與發泡體間為一體成形所製成的發泡式面板，且於發泡體的布面表層適當處縫合有一合成皮或真皮所製成的飾體於其上（此乃過於廣泛之諭述）；另外，就系爭案之第1、2圖中的飾體一端則被繪製有「彎折」部分，但是，原申請內容中則未將飾體及發泡體間的組設位置如何及二者對應間的關係又如何呢？均未清楚的加以說明，而導致原申請專利範圍沒有清楚指明技術內容及特點（即有違專利法第22條第4項之嫌），進而使任意人無法清楚其原意（即不明瞭之記載）；因此，原告特將系爭案的專利範圍更正如下：
一種發泡式彩色面板構造，其主要包括有面板及保護體所組成，其中該發泡式面板係可分為布面及發泡體，其主要特徵在於：
該發泡式面板的彎折處或彎角處表層適當處縫合有一合成皮或真皮所製成的保護體於其上，且能使該保護體的表面高度高於或凸出於相鄰面板之布面表層的高度者。
根據上述更正後的專利範圍而言，其確實較原申請專利範圍為窄小且已清楚明瞭的記載（即限制了保護體必需組設於發泡式面板的彎折或彎角處，且保護體的表面高度高於或凸出於相鄰面板之布面表層的高度），以致使更正後的申請說明書內容能與圖式相互吻合一致，且使更正後的專利範圍能更清楚指明技術內容及特點（即符合專利法第22條第4項規定）；是故，系爭案確實符專利法第105條準用第67條規定，理應准予更正申請說明書內容及專利範圍之請求。
⒉針對被告誤認為系爭案係根據異議引證2作簡易變更設
計，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，而有違反專利法第98條第2項規定之嫌，因此，原告與被告間的最大爭議點乃在於系爭案是否較異議引證2具有進步性呢？請容后詳述：
⑴字詞定義：何謂「輕易完成且未能增進功效」呢？何
謂「產生某一新功效」呢？何謂「增進某種功效」呢？何謂「構成要件省略之新型」呢？依據83年審查基準第2-2-17頁記載：輕易完成且未能增進功效，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非輕易完成。
再者，依據83年審查基準第2-2-19頁記載：「產生某一新功效」，係指申請專利之新型，其物品之形狀、構造或裝置之創作，對熟習該技術者而言，非能輕易的可憑據先前技術、或經由邏輯分析、推理或試驗而完成者。及同頁亦記載：「增進某種功效」，係指申請專利之新型，其物品之形狀構造或裝置之改良，在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件者。例⒈．在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為具「有增進某種功效」。例⒉在新型所屬之技術領域中，新型能突破熟習該項技術者，長久根深蒂固存在之技術或知識時，得視為具有「產生某一新功效」。另外，依據83年審查基準第2-2-20頁記載：「構成要件省略之新型」，係指將他新之一個或二個以上構成要件省略之新型而言，如此之省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視為非能輕易完成。因此，根據上述的字詞定義，原告若能證明系爭案具有產生某一新功效或增進某種功效時，即視為系爭案為非輕易完成而有進步性。
⑵爭訟點1：異議引證2（即公告第384427號）中的飾
板是否相同於系爭案之保護體呢？何者在製造上較為簡化快速呢？何者加工成本低呢？理由：
根據異議引證2說明書第5頁第14至19行記載：「該飾板⑶亦可由EVA及布料貼合而成的，．．利用模具的作用而將不同顏色的布料貼合於EVA上，以製造出．．．飾板⑶後．．」，由上述論述，異議引證2的飾板必需為布面及EVA二種材料的貼合者，也就是說，飾板需要另一較大的發泡模具（註：此種模具成本高，且開模時間及維修等均相當長及慢），且需先將布面置於模具內，再將EVA注入模具內，待數分鐘後才能開模取出一個樣品，如此的製程完全與發泡體（註：發泡體則擁有一副更大面積的模具）的製程相同；反觀系爭案之保護體則為單一的合成皮或真皮者，且其僅需要一副小型的裁刀模（註：此種成本相當低廉，且開模所需的時間及維修等均相當短且快速，符合經濟效益），利用衝床直接裁切後，即可在短短一分鐘內生產出數十個樣品。是故，異議引證2中的飾板與系爭案之保護體係為不相同，而異議引證2不論是在模具或加工成本上均較系爭案為高，且異議引證
2在製程上亦較系爭案為煩瑣且不便；因此，系爭案係較異議引證2具有簡化的作用而具有進步性。
⑶爭訟點2：系爭案是否較異議引證2具有「增進某種
功效」或「產生某一新功效」呢？理由：
根據系爭案之第2圖及更正後的專利範圍可知，該保護體（即合成皮或真皮）係組設於面板的彎折或彎角處，且保護體的表面高度係高於面板布面表層高度，而能提供彎角處的布面不會受撞擊磨耗而有所損毀，且能使面板表層的布面多一層保障，並能確實使二種不同材質（註：運用領域較廣）結合成一體者；反觀，異議引證2第3圖之飾板（即布面十EVA）係縱向橫跨組設於面板的凹陷部或平面部（註：此平面部係指凹陷部的底面為平面狀）上，且飾板的表面高度係與面板的表面高度相同；因此，異議引證2係無法提供彎角處的布面不會受撞擊磨耗而有所損毀，且亦不能使面板表層的布面多一層保障，並僅僅適用於相同材質的二次加工組合運用（註：其適用領域較小）而已；是故，系爭案確實較異議引證2具有「增進某種新功效」（即能提供彎角處的布面不會受撞擊磨耗而有所損毀，且能使面板表層的布面多一層保障）或「產生某一新功效」（即將二種不同領域的材質加以運用組合成一體，而能突破熟習該項技術者，長久根深蒂固存在之技術或知識者，，理應被視為熟習該項技術者所非能輕易完成者，而具有「進步性」，方屬正辨！⒊本次補充書狀係針對被告於94年9月26日以（94）智專
三㈠05026字第09420883890號之答辯書內容進行答復，請容后詳述：
⑴就系爭案申請標的之主要事實而言：
首先，根據系爭案申請時之圖示（即第1圖之立體圖及第2圖之局部剖面放大圖）中，可清楚看出，系爭案之飾體（即修正後的保護體）係縫合於發泡式面板的彎折處或彎角處（如第1圖）表層上方，且該飾體（即修正後的保護體）之表面高度係高於或凸出於相鄰面板之布面表層的高度者（如第2圖）。以上所言均能符合原申請時的圖式所清楚揭露，且亦符合不明瞭之記載而限縮專利範圍的要求，均是為不爭之事實，也是系爭案申請標的之主要結構性。
⑵被告是否能依職權通知申請人限期補充呢？
根據專利法第105條準用第44條之1第1項規定：「專利專責機關得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式」。因此，當系爭案的真正申請標的之事實是如同其圖示所載，且其限縮修正後的專利範圍亦完全與其圖示內容相符合時，被告機關實有權利依職權通知申請人限期補充或修正說明書等，才不致讓申請人的苦心研發之創新構思因被告之有權利者的不慎把關而輕易付諸流水，方能符合專利法之立法精神及公平正義之原則，是故，原告主張被告在認清系爭案之申請標的之事實後實有必要另行依其職權要求申請人限期補充或修正之，方屬正辨。
⑶暫准專利權人是否屬於專利權人的一部分呢？
所謂之「專利申請權」及「專利權」間的最大分界線，不是在於字面上的不同而已，而其最主要的分界線乃為專利申請案之審定核准與否，換言之，向被告所提出的申請案在未審定核准公告之前均統稱專利申請權，而經審定核准公告後的權利均可簡稱為專利權，也就是說，「專利權」乙詞事實上必需包含了「暫准專利權」及「確定性專利權」二大權利的領域，才能使專利權具有完整性，在此合先說明！既然，專利權必需包含有暫准專利權及確定性專利權二部分，同理，「專利權人」也同時包含了「暫准專利權人」及「確定性專利權人」二大族群，是故，原告主張暫准專利權人理應屬於專利權人中的一部分是為可採信的。
⑷系爭案是否符合專利法第105條準用第67條之規定呢
？根據專利法第100條第1項規定：「申請專利之新型，經審定公告後暫准發生專利權之效力。」及其第4項「第1項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。」及同法第105條準用第67條第
1項規定：「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質。」根據上述法條，原告陳述意見如下：
①根據第67條的適用對象乃為專利權人，然而，就專
利權人實質上的認定則必需包括有暫准專利權人及確定性專利權人二大族群，嚴格的來說，專利法第67條並沒有明確的文字說明必需將暫准專利權人給予排除於適用對象之外，因此，就從寬認定上，原告所主張的法條是於法有據的。
②系爭案已於92年5月1日經審定公告後而取得暫准專利權，此為不爭之事實。
③系爭案的暫准專利權之效力至今依然存在，也是不爭之事實。
綜上①、②、③三點，原告主張系爭案之暫准專利權係屬於專利權中的一部分，而適用於專利法第105條準用第67條的規定是為有理由的。
⑸系爭案較異議引證2的具進步性有哪些呢？
①請參閱附件1之相片，其乃為系爭案之發泡式面板
所需一副體積較大的鋁製模具（即公模具及母模具）及製成飾體所必備的一個簡單鐵製刀模具（即裁刀模），總共三個模具即可完成。反觀異議引證2，則需要一副相同於系爭案面板體積大小的鋁製面板模具（即一公模具及一母模具）及製成另一飾板所需略小體積的鋁製飾板模具（即另一公模具及另一母模具），總共要四個模具即可完成。
因此，系爭案所需的模具總數乃較異議引證2為較少，且亦較異議引證2的簡單容易，並能大大降低其模具成本者為其一大進步性之依據。
②承如①項所述，由於系爭案之裁刀模確實較異議引
證2之鋁製飾板模簡易，且其模具費（即裁刀模最多為新台幣（下同）1000至2000元即可，而鋁製飾板模則至少在2萬元至6萬元之間）亦較異議引證二為低很多，因此，就模具成本部分，系爭案之飾體所需模具費確實較異議引證2所需的模具費大幅降低，以達到降低其成本及提高產業之競爭力，此乃是系爭案的另一具有進步性。
③承如②項所述，由於系爭案之裁刀模成本相當低，
且飾體係縫合於發泡式面板彎角處表面上，因此，在飾體的形狀變化上，僅需改變飾體形狀即可，而不需改變面板，而能降低其變化性的成本，且亦能大大提高飾體創新的變化機會及意願。反之，異議引證2之飾板必需車縫於面板凹部內，因此，當飾板的形狀改變時，則必需同時重新開立一副新的飾板模具及配合新飾板所需的一副新面板模具，因此，會大大的提高其變化性的所需成本，進而降低飾板創新變化的機會及意願。是故，系爭案之飾體形狀變化所需的成本遠低於異議引證2之飾板變化所需的成本，且在創新變化的機會及意願均高於異議附件2之情況下，實能證明系爭案確實較異議引證
2具有再一進步性之依據。④就生產速度而言：
系爭案之飾體係藉由裁刀模直接衝壓即可完成一飾體（即1分鐘至少於40-60片），且其車縫的路徑亦相當短，因而可大大提升其生產速度及產量；反之，異議引證附件2之飾板，則必需藉由鋁製飾板模經加熱加壓數分鐘後才能完成一飾板，且其車縫總路徑亦較長很多，因而使得其產量受到相當大的限制。是故，就生產速度及產量及各別單一價格上，系爭案確實較異議引證2為快速且低簾，進而能提升系爭案之市場競爭力及佔有率者為其另一大進步性之依據。
⑤綜合上述①、②、③、④所述，系爭案不論在模具
數量或成本上均較異議引證2為少且低簾，且又較異議引證2的生產速度為快且產量亦為多，並能較異議引證2具有提供飾體被創新變化的機會及意願，進而提升系爭案之市場競爭力及佔有率者，此乃為系爭案較異議引證2具進步性之主張依據實為有理由的。
⒋針對被告95年5月25日之答辯內容，補充說明如下：
⑴被告於94年9月6日已准予系爭案的一半權利移轉登
記於乙○○名下，因此，原告的訴訟資格是沒問題的。請參閱被告於94年9月6日以（94）智專一㈠13017字第09420818240號准予甲○○將第000000000號「發泡式彩色面板構造」專利案之申請權讓與乙○○、莊好滿，且准予登記公告之，因此，乙○○取得系爭案之訴訟資格是完全沒問題的。
⑵原告主張更正專利說明書或專利範圍，必需以實際創
作之事實為認定基礎，而不該僅局限於「文字」表現。
根據被告代表所言，其不准予更正的理由無非是以①將原來「飾體」更正為「保護體」。
②將原來「增加發泡式面板的質感」更正為「布面不
會受撞擊磨耗而有所損毀，且能使面板表層的布面多一層保障」。
然而，針對此二部分，均只是僅僅局限於文字的表現而已，而完全忽略了系爭案的真正實際創作之事實（如第1圖），故，原告主張更正內容（即專利說明書或專利範圍）必需以系爭案之真正實際創作之事實為認定基礎，理應足採。
⑶系爭案係於92年5月1日所核准公告，理應適用於90年10月24日所頒布施行的專利法為其審查基準。
⑷被告實已違反專利法第102條之1第1項第3款及第
3項第1至3款之規定。根據90年10月24日的專利法第102條之1第1項第3款：「專利專賣機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人限期為下列各款之行為：‧‧‧三、補充或修正說明書或圖式。」及第3項第1至3款規定：「依第1項第3款所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」依據專利法第102條之1第1項第3款規定，被告於審查新型專利（即所謂審查理應包括異議階段及行政救濟階段）時，實能依職權（即可要求申請範圍必需與圖面相符合）或申請（即原告所提出更正之申請）通知申請人限期補充或修正說明書或圖式，且申請人也必需符合第3項第1至3款規定，才能准予。但是，事實上卻不然，被告不但未能於異議階段的第一時間上依其職權要求申請人限縮專利範圍外，同時，亦在行政救濟階段的第二時間上，更忽略系爭案之真實創作之事實及原意，而未依申請通知申請人限期補充，是故，被告實已明顯違反了專利法第102條之1規定，為不爭之事實。
⒌最後，原告期盼貴審判長能早日作出撤銷原決定、原審定及改判異議不成立，准予系爭案之專利權，以保我國專利法及司法的尊嚴。
㈡被告主張：
⒈起訴理由原告特將系爭案的申請專利範圍更正為：一種
發泡式彩色面板構造，其主要包括有面板及保護體所組成，其中該發泡式面板係可分為布面及發泡體，其主要特徵在於：該發泡式面板的彎折處或彎角處表層適當處縫合有一合成皮或真皮所製成的保護體於其上，且能使該保護體的表面高度高於或凸出於相鄰面板之布面表層的高度者。原告據以稱異議引證2中的飾板與系爭案的保護體係為不同，而異議引證2不論是在模具或加工成本上均較系爭案為高，且異議引證2在製程上亦較系爭案為煩瑣且不便；系爭案能提供彎角處的布面不會受撞擊磨耗而有所損毀，且能使面板表層的布面多一層保障，並能確實使二種不同材質結合成一體者之功效云云。
⒉查系爭案之特徵為：藉由模具作用而與發泡體間為一體
成形所製成的發泡式面板以及與發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮或真皮所製成的飾體於其上，以達到增加發泡式面板的質感及美觀性者。原告自行更正之申請專利範圍係將原第1請求項之「飾體」更正為「保護體」，並將「發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮所製成的飾體於其上，以達到增加發泡式面板的質感及美觀性者」更正為「發泡式面板的彎折處或彎角處表層適當處縫合有一合成皮或真皮所製成的保護體於其上，且能使該保護體的表面高度高於或凸出於相鄰面板之布面表層的高度者」；該「飾體」更正為「保護體」使原來創作目的在於「增加發泡式面板的質感及美觀性」而變更為「布面不會受撞擊磨耗而有所損毀，且能使面板表層的布面多一層保障」，造成課題之變動，而超出申請時原說明書所揭露之範圍，先予說明。又，依系爭案核准審定時專利法第104條準用第44條之1第3項第5款之規定，得修正專利說明書或圖式之時機為：申請人異議答辯期間內，故原告於起訴時提出之申請專利範圍更正非原處分當時所能審酌，另予陳明。
⒊按未經訴願踐行程序之爭點，不能作為行政訴訟之標的
。查訴願理由係以該系爭案之「飾體」特徵與異議引證
2具有功效之增進作為爭點，而起訴理由原告卻以自行更正之申請專利範圍來與異議引證2比較作為新爭點，該新爭點均未經過訴願而逕為行政訴訟，非法之所許，併予指明。
⒋綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人經受合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。
理由
甲、程序方面本件原告甲○○經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決。
乙、實體方面
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。
二、本件系爭第00000000號「發泡式彩色面板構造」新型專利案，其申請專利範圍第1項主要包括有布面、發泡體及飾體所組成，其中該布面係藉由模具作用而與發泡體間為一體成型所製成的發泡式面板，且於發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮所製成的飾體於其上，以達到增加發泡式面板的質感及美觀性者；申請專利範圍第2項主要包括有布面、發泡體及飾體所組成，其中該布面係藉由模具作用而與發泡體間為一體成型所製成的發泡式面板，且於發泡體的布面表層適當處縫合有真皮所製成的飾體於其上，以達到增加發泡式面板的質感及美觀性；其中：該發泡體係可為EVA（乙烯醋酸乙烯脂）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）者；該飾體則可為單純的飾片；該飾體則可為飾片上烙印有商標、圖案。參加人所提異議附件2為89年11月21日公告之第00000000號「EVA彩色面板結構改良」新型專利案（即引證1）；異議附件3為87年12月21日公告之第00000000號「具有色彩變化之旅行箱面板構造」新型專利案（即引證2）。案經被告審查略以，引證1的特徵在於：將箱面板的織布層依面板裝飾分色需要，預先配色圖案或商標的車縫製作，再置入發泡模具內與面板本體一體發泡成型，使能形成一體的彩色面板結構；系爭案之創作目的即在改良引證1在發泡時容易導致配色圖案或商標的彩色面板位置偏差的缺點，將合成皮或真皮所製成的飾體縫合在發泡體的布面表層適當處上，兩者解決的問題、組合技術難謂相同，系爭案具有新穎性；又系爭案於發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮所製成的飾體於其上，不會導致配色圖案或商標的彩色面板位置偏差，較引證1能增進功效，故引證1不足以證明系爭案不具進步性；惟引證2的申請專利範圍第2項包括有面板及飾板所組成；其主要特徵在於：該面板之適當位置尚可直接或間接地樞設有飾板於其上，其中該面板與飾板間的樞設方式以車接的方式為最佳；引證2的創作說明已明確述明係利用模具的作用將不同顏色的布料貼合於EVA上，以製造出不同顏色、曲線弧度的面板及飾板，且於面板之適當位置可樞設有飾板，而該面板及飾板間的樞設方式以車接的方式為最佳；反觀系爭案主要包括有布面、發泡體及飾體所組成，該布面係藉由模具作用而與發泡體間為一體成形所製成的發泡式面板，且於發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮所製成的飾體於其上，其中之布面係藉由模具作用而與發泡體間為一體成形所製成的發泡式面板與引證2利用模具的作用將不同顏色的布料貼合於
EVA上以製成面板之技術相比較，兩者製作方式稍有不同，系爭案於發泡體的布面表層上適當處縫合有飾體與引證2於面板之適當位置上車接有飾板的手段比較，所不同者僅為飾體或飾板之材質，雖引證2不足以證明系爭案不具新穎性，惟系爭案藉由模具作用而與發泡體間為一體成形所製成的發泡式面板以及於發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮或真皮所製成的飾體於其上，以達到增加發泡式面板的質感及美觀，係為運用引證2做簡易變更設計或選擇材料，該發泡式面板顏色變化、增加質感及美觀之功效係可預期，為熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展可輕易由先行技術推論出並完成，故系爭案係運用申請前既有之技術或知識而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。至系爭案申請專利範圍第2項所述之真皮僅為習知材質之變更，不具進步性；第3項所述之發泡體可為EVA、PE、PP均為習知材質之變更，不具進步性；第4項所述飾體可為單純的飾片以及第5項所述飾體則可為飾片上烙印有商標、圖案，亦均揭露於引證2，係屬習知技術，不具進步性，故引證2足以證明系爭案不具進步性，乃為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為⒈行政救濟階段提出申請專利範圍修正本，是否應予審酌？⒉系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第2項進步性之規定，不符新型專利之要件？
三、經查，關於行政爭訟程序中所提出之專利說明書修正本，是否應予受理，法院或訴願管轄機關應否予以審酌之問題，涉及專利申請權人、第三人（異議人、舉發人等）及智慧財產局三方面之權益或職權，非可祇顧專利申請權人之權益，而認其可隨時提出修正本。依系爭案核准審定時專利法（即90年10月24日修正公布之專利法）第102條之1規定：「專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：一、‧‧‧三、補充或修正說明書或圖式。依第一項第三款所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。
二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」可知補充或修正說明書或圖式，限於專利專責機關於審查新型專利時；於行政救濟階段提出申請專利範圍修正本，自不應受理。本件系爭專利經被告審查准予專利，公告期間參加人提起異議，復經被告為「異議成立，應不予專利」之處分，原告不服，提起訴願、行政訴訟後，始提出專利範圍更正，依前揭說明，顯已逾上開法定修正之期間，自不能准許。且本件參加人提出異議後，異議申請書、理由書及相關附件，已交由原告答辯，被告機關並告知如原核准之專利說明書或圖式有補充、修正者，請依規定提出，此有被告機關92年9月12日（92）智專一（二）14016字第9241555070號函附原處分卷可稽，足見原告修正專利說明書之程序權利已能充分行使，其能行使而不行使，致其權利未得保障，即非嗣後之行政爭訟程序中所能救濟。何況，原告此次自行更正之申請專利範圍係將原第1請求項之「飾體」更正為「保護體」，並將「發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮所製成的飾體於其上，以達到增加發泡式面板的質感及美觀性者」更正為「發泡式面板的彎折處或彎角處表層適當處縫合有一合成皮或真皮所製成的保護體於其上，且能使該保護體的表面高度高於或凸出於相鄰面板之布面表層的高度者」；該「飾體」更正為「保護體」使原來創作目的在於「增加發泡式面板的質感及美觀性」而變更為「布面不會受撞擊磨耗而有所損毀，且能使面板表層的布面多一層保障」，造成系爭案實質內容之變更，依前揭規定亦不准許更正。是本件仍依系爭案原公告之專利說明書及申請專利範圍審查，合先說明。
四、次查，系爭案之特徵為：藉由模具作用而與發泡體間為一體成形所製成的發泡式面板以及與發泡體的布面表層適當處縫合有合成皮或真皮所製成的飾體於其上，以達到增加發泡式面板的質感及美觀性；而引證2之特徵在於：面板之適當位置上可直接或間接樞設有飾板於其上者，且該面板與飾板間的樞設位置上的面板可為平面或凹陷部。系爭案於發泡體的布面表層上適當處「縫合」有飾體（合成皮）與引證2於面板之適當位置上「車接」有飾板（布料貼合於EVA）的手段比較，其飾體「車縫」於發泡式面板上的技術相同，所不同者僅為飾體或飾板之材質，而系爭案申請專利範圍第2項飾體之材質為真皮，第3項所述之發泡體可為EVA、PE或PP，均僅為習知材質之變更，不具進步性；第4項飾體可為單純的飾片及第5項飾體可為飾片上烙印有商標、圖案，亦均揭露於引證2，故系爭案僅為運用引證2做簡易變更設計或選擇材料，該發泡式面板顏色變化、增加質感及美觀之功效係可預期，且為熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，可輕易由先行技術推論出並完成者，且未能增進功效者，自不具進步性。原告雖謂，引證2之飾體僅能與飾板為相同材質，故系爭案具進步性云云，然就引證2之申請專利範圍，並未限制飾體與飾板需有相同材質；又其謂系爭案較引證2具有簡化加工步驟之功效，然新型專利應以物品之形狀、結構裝置為標的，不涉方法、程序步驟，是原告所述核不足採。
五、綜上所述，系爭案有違核准審定時專利法第98條第2項進步性之規定，不符新型專利之要件；原告所訴，核不足採。從而，被告所為「異議成立，應不予專利」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
丙、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
3項前段、第104條、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段、第85條第1項前段，判決如主文。
中華民國95年8月30日
第二庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年9月7日
書記官陳清容