裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第832號判決
裁判日期：民國93年04月13日
裁判案由：發明專利舉發
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第八三二號
原告甲○○訴訟代理人 林鎰珠 律師複代理人 桂齊恆 律師
蔣文正 律師被告經濟部智財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
戊○○
參加人鉅揚工業股份有限公司代表人乙○○董事長訴訟代理人丁○○總經理右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月二十四日經訴字第○九一○六一三○二二○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十七年十二月三十日以「球塞製造方法」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第一○五八九八號專利證書（以下簡稱系爭案）。嗣參加人以系爭案有違其核准審定時專利法（以下簡稱舊專利法）第二十條第一項第二款及第二項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，並提出八十七年四月二十一日申請，八十九年七月十一日審定公告之第00000000號「球閥之球塞製造方法」發明專利案（以下簡稱引證案）為證據。案經被告審查，以系爭案違反舊專利法第二十條第一項第二款之規定，於九十一年七月十一日以（九一）智專三（三）○五○二五字第○九一八九○○一五六七號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告為舉發不成立之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
系爭案是否有違舊專利法第二十條第一項第二款之規定，而不符發明專利要件？
一、原告陳述：按舊專利法第十九條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」第二十條第一項第二款復明定：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：．．．二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」釋循法意，倘若專利案申請前，已有他人相同的專利申請在先且經核准專利時，為貫徹先申請主義之精神，乃將在先申請的專利內容擬制視為可以作為在後申請專利的新穎性考量之引證資料，惟若兩案之申請人相同時，應不受此限。第查：
１、系爭案係於八十七年十二月三十日提出申請，並依法取得發明第一○五八九八號專利權。系爭案於核准時的申請專利範圍第一項（獨立項）界定：「一種球塞製造方法，其以衝模方式直接將圓形管材衝製成兩側具開孔之球殼體，並於球殼體周面以衝模或銑切方式形成一供閥桿卡制之卡掣槽，且直接整修球殼體兩側開口成水流通道，再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理，即可製成一種內部中空之球塞構造。」
２、被告為「舉發成立」之審查理由主要係為：引證案已揭露系爭案申請專利範圍之構造特徵，因而判定系爭案不具新穎性。訴願決定機關為「訴願駁回」之訴願決定，其決定內容直接引用被告於舉發審定書及訴願答辯書所提出的審查意見。前述被告的舉發審查理由及訴願決定機關於訴願決定書所執之理由，其認定事實顯然違反證據法則及論理法則，實無法令原告信服，因此依法提出行政訴訟。
３、對於被告與訴願決定機關之違法及不當作法，原告提出說明如后：
⑴、被告認為系爭案違反舊專利法第二十條第一項第二款規定，實違反該法條之立法意旨及證據法則：
①、我國的專利制度與世界絕大部分國家一樣係採先申請主義，對於相同技術內容及
特徵的專利申請案，若能得准專利，只能准予較早申請的申請案，藉以符合一發明一專利的原則。然而，對於申請在先而核准公告在後的在先申請案，因為在後申請案提出申請之時，先申請案的技術內容尚在審查期間而屬於保密階段，除申請人及審查人員之外，並無第三人可以知道該技術內容，即該先申請案所揭露的技術內容尚未達公眾皆知的情形，惟為了防止同一技術內容由不同的人先後申請取得專利的保護，為維護在先申請人及大眾的利益，故利用舊專利法第二十條第一項第二款之規定，以「法律擬制」方式將該在先申請案所揭露的技術內容列為判斷在後申請案新穎性之審查範圍。因此，舊專利法第二十條第一項第二款主要的立法意旨在於維護在先申請人及大眾的利益，若先、後申請案係為同一人所申請時，自無違反該法條所規範「擬制新穎性」之規定。至於對於同一申請人的先、後申請案是否有重複申請的疑問時，應以專利法第二十七條之規定進行審酌，實與舊專利法第二十條第一項第二款無涉。
②、參看經濟部經訴字第八八六三一八一○號訴願決定書及最高行政法院九十年度判
字第一二五六號判決書所示，該專利異議事件的引證案與被異議案的申請人均同為「台灣莫仕股份有限公司」，其中的引證案早於被異議案提出申請，並且被異議案的所有技術內容已經為引證案的說明書及圖面所揭露（詳參該兩案的專利公報內容），惟從經濟部訴願決定書揭櫫：「惟查引證案一公告日在系爭案申請日之後，非為系爭案申請前之習知技術，．．．引證案一與系爭案為同一創作人及申請人一系列之連接器相關專利申請，二案所界定之專利範圍各自獨立，核與所據專利審查基準之內容並不相當。」及最高行政法院判決書揭櫫：「惟查引證一公告日在本案申請日之後，並非為本案申請前之習知技術．．．。引證一與本案為同一創作人及申請人之一系列連接器相關專利申請，二者之專利範圍各自獨立。．．．從而，被告所為本案異議不成立之審定，並無違誤。．．．」之審查意旨，可以明確地證明：舊專利法第二十條第一項第二款的規定及立法意旨，若同一人就其發明創作先、後申請專利，即使後案的技術特徵已為先申請案的說明書或圖式所揭露，惟只要兩案請求不同之權利保護，後案仍然具備可專利性。
③、由於引證案與系爭案的申請人均為原告（即同一人申請），雖然系爭案部分的技
術特徵已揭露於引證案，惟引證案既未公開在先，並且引證案與系爭案的申請專利範圍明顯有別，系爭案應無重複取得專利權之虞，依據前揭的說明及釋義，系爭案明顯未違反舊專利法第二十條第一項第二款之規定，被告認為系爭案違反舊專利法第二十條第一項第二款規定，實違反該法條之立法意旨及證據法則。
⑵、舊專利法第二十條第一項第二款規定不完備處，現行專利法業已予以修正及釐清
，明定同一申請人的先、後申請案不受「擬制新穎性」規定所限制，被告未確實探究法律修正之事實及修正理由，實有適用法規不完備之違法：
①、對於舊專利法第二十條第一項第二款所規定「先申請案地位」的問題，依現行專
利法第二十條的修正說明清楚的指明「．．．現行條文第一項第二款係屬先申請案之地位之規定，須詳予規範，爰修正後移列第二十條之一。．．．」由此可知，舊專利法第二十條第一項第二款有關「先申請案之地位」的規定不夠明確，容易造成解讀及實際施行方面的爭議，所以乃將舊專利法第二十條第一項第二款移列為現行專利法第二十條之一。
②、現行專利法第二十條之一的立法說明具體揭櫫「．．．三、就後案申請前，已有
他人申請在先尚未公開之相同專利內容，為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利。四、至於同一人之先、後申請案，後案之發明雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利範圍之情形時，由於係同一人就其發明創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故多數立法例均認為並未違反牴觸申請，該後案仍具可專利性。．．．」
③、因此，舊專利法第二十條第一項第二款係用以釐清不同人的先、後申請案的可專
利性，若同一人就其發明創作，先、後申請專利請求不同之權利保護，由於既未公開且無重複取得專利權之虞，同一人的後申請案自然具備可專利性，應未違反舊專利法第二十條第一項第二款的立法意旨及欲排除不准專利的對象。惟被告未確實探究法律修正之事實及修正理由，實有適用法規不完備之違法。
４、對於先申請案若屬於不同申請人或其內容為他人較早申請而獲准，才足以構成後申請案不具新穎性的事實，世界各國的相關法律亦不乏前例。從美國、日本及中國大陸等國家有關「先申請案之地位」的相關規定，明顯都只是適用於不同人的先、後申請案，並明確排除申請人為同一人時之適用。雖然我國舊專利法第二十條第一項第二款的法條內容，並未直接指明不適用於同一申請人的先、後申請案的情事，依據世界各主要國家的立法例及現行專利法第二十條及第二十條之一的立法說明，相信可以進一步確認若先、後申請案的申請人為同一人時，應未違反舊專利法第二十條第一項第二款之規定。被告認為系爭案違反舊專利法第二十條第一項第二款之規定，其理由無非係依其頒訂之「專利審查基準」第1-2-12頁之說明，認該法條中所謂「『有相同之發明』，指申請時已有相同發明之他件申請案存在，至於究為何人所請則非所問」，然而該句說明並無前後文相互佐證解釋，尚難以具體得知是否適用於申請人為同一的情況，參加人直接引用該句說明即欲否定系爭案之可專利性，顯然過於主觀。原告認為，舊專利法第二十條第一項第二款規定之文義過於廣泛，被告又以僵化之「文義解釋」方法來解釋法律，顯然違背法律本旨核心，舊專利法第二十條第一項第二款之規定應以「限縮解釋」之方法，方符法律本旨，亦即，有關「先申請案之地位」，僅僅適用於不同人的先、後申請案，而排除申請人為同一人時之適用。退萬步言，縱使「專利審查基準」的該句說明真的認為申請人為同一人時依然適用，惟「專利審查基準」只是被告內部的審查參考，實無直接的拘束力，並且如此解釋說明實已違反舊專利法第二十條第一項第二款的規定及立法意旨，誠不足採。
５、原告有鑑於傳統球閥所採用的球塞之製造麻煩、耗費材料及成本高等問題，投入大量的時間及資金，陸續地開發出許多創新的空心球塞製造方法，除依法於我國申請專利之外，進一步分別向我國及英國、德國、墨西哥、法國、義大利及中國大陸等國家提出專利之申請，並均已經順利取得這些國家的發明專利及新型專利，雖然各國因國情之差異，對於是否准予專利的標準略有不同，惟這些差異主要係在於可否准予專利之標的及專利年限，惟對於專利要件之規定實質上並無明顯差異，因此，從系爭案得以獲得許多先進國家專利之事實，確實可作為系爭案於我國所取得的發明專利權應當續存之有力佐證。
６、原告有關球塞製造方法的研發過程如下：第一代：第00000000號「球塞凡而之球塞改良結構」發明專利案。
第二代：第00000000號「球閥之球塞製造方法」發明專利案（即引證案）。
第三代：第00000000號「球塞製造方法」發明專利案（即系爭案）。
第四代：第00000000Ａ○一號「球塞製造方法」追加發明專利案。
從以上原告有關球塞製造方法的研發過程，可以清楚顯示原告積極經營的苦心，當原告研發完成如引證案所示的第二代製造方法後，為了達到讓產品更為經濟、更節省人力及材料成本，並達到生產快速而可自動化生產等目的，因此進一步研發出如系爭案所示的第三代製造方法，引證案與系爭案所製成的產品不同，引證案的產品為套管球，系爭案的產品為空心球，兩者的訴求功能明顯不同，系爭案開發完成時，引證案尚繫於審查階段，由於當時我國尚未實行「國內優先權」制度，因此原告乃先、後提出引證案及系爭案之申請，引證案與系爭案之技術內容及製成的產品確有不同，兩者絕非申請專利範圍相同之重複專利，斷無違反舊專利法第二十條第一項第二款所規定之擬制新穎性規定，被告所為「舉發成立」的原處分，完全否定原告再研發精進之苦心，實在不合法理。
７、綜上論陳，引證案係原告早於系爭案提出申請且經核准專利公告在後的發明專利案，雖然系爭案的部分技術內容已為引證案的說明書及圖式所揭露，惟因為引證案與系爭案之申請人相同，並且兩案之申請專利範圍非為同一，系爭案顯無重複取得專利權之虞，誠未違反舊專利法第二十條第一項第二款的規定及立法意旨。被告對於本舉發事件的審查理由及證據採認方式，明顯未確實探究法條立法意旨及相關事實，顯有適用法規不完備及違反證據法則之違法，確有依法撤銷之必要。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、原告訴稱：引證案係原告早於系爭案提出申請且經核准公告在後的發明專利案，雖然系爭案的部分技術內容已為引證案的說明書及圖式所揭露，惟因引證案與系爭案之申請人相同，並且兩案之申請專利範圍非為同一，系爭案並未違反舊專利法第二十條第一項第二款之規定云云。惟查系爭案於八十八年七月二十八日審定准予專利，其是否違反規定，自應以核准審定時所適用之八十三年一月二十一日修正公布之專利法為斷。
２、系爭案僅將引證案申請專利範圍部分特徵刪除（申請專利範圍擴增），系爭案和引證案兩者申請專利範圍並非各自獨立，系爭案之申請專利範圍之構造特徵及技術手段已為引證案申請專利範圍所揭露，系爭案自不具新穎性，故所訴理由皆不足採。
３、綜上所述，被告之原處分並無違法，請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：援引被告之答辯理由，爰請判決駁回原告之訴。
理由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依舊專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。惟其發明如係「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第二十條第一項第二款所明定。
二、本件系爭第00000000號「球塞製造方法」發明專利案，其係以衝模方式將一圓形管材衝製成一兩側具開孔之球殼體，並於球殼體周面形成一供閥桿卡制之卡掣槽，且直接整修球殼體兩側開口成水流通道，再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理，即製成一種內部中空之球塞構造。參加人所提舉發證據為八十七年四月二十一日申請，八十九年七月十一日審定公告之第00000000號「球閥之球塞製造方法」發明專利案（即引證案），其係將一圓形管材以衝模方式，直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體，且於球殼體周面衝製出供閥桿卡制之卡掣槽，接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管，焊接固定於球殼體兩側的圓形開孔間，再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後，製構成一種內部中空之球塞構造者。經被告審查，以引證案已揭露系爭案申請專利範圍之構造特徵，系爭案不具新穎性。另系爭案申請專利範圍第二項「衝模方式．．．卡掣槽」、第三項「銑切．．．卡掣槽」等和引證案於「球殼體周面衝製出供閥桿卡制之卡掣槽」實質相同，不具新穎性；系爭案申請專利範圍第五項「管材長度約為球塞流道長度的一．一倍」和引證案申請專利範圍第二項「管材．．．長度為球塞流道長度的一．一倍」兩者相同，不具新穎性；系爭案申請專利範圍第四項「固定軸孔」之附屬特徵，僅為一般球閥之習知技術，故引證案可證明系爭案不具新穎性，乃為舉發成立，應撤銷專利權之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，引證案係原告早於系爭案提出申請且經核准專利公告在後的發明專利案，雖然系爭案的部分技術內容已為引證案的說明書及圖式所揭露，惟因為引證案與系爭案之申請人相同，並且兩案之申請專利範圍非為同一，系爭案顯無重複取得專利權之虞，誠未違反舊專利法第二十條第一項第二款的規定及立法意旨。被告對於本舉發事件的審查理由及證據採認方式，明顯未確實探究法條立法意旨及相關事實，顯有適用法規不完備及違反證據法則之違法，確有依法撤銷之必要云云。惟查：
１、系爭案係於八十八年七月二十八日審定准予專利，則其是否違反專利法規定，自應以核准審定時所適用之八十三年一月二十一日修正公布之專利法（即舊專利法）為斷，合先敘明。
２、舊專利法第二十條第一項第二款規定「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利」者，其所謂「有相同之發明」，係指申請時已有相同之他件發明申請案存在，至於究為何人所請則非所問。系爭案僅將引證案申請專利範圍中關於「接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管，焊接固定於球殼體兩側的圓形開孔間」之部分特徵刪除（申請專利範圍擴增），系爭案和引證案兩者申請專利範圍並非各自獨立，系爭案之申請專利範圍之構造特徵及技術手段已為引證案申請專利範圍所揭露，系爭案不具新穎性，並不因系爭案與引證案為同一申請人而受影響。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，而被告以系爭案違反舊專利法第二十條第一項第二款之規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告為舉發不成立之處分，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十三年四月十三日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年四月十三日
書記官劉道文