裁判字號：最高行政法院94年判字第1980號判決
裁判日期：民國94年12月15日
裁判案由：商標評定
最高行政法院判決
94年度判字第01980號上訴人笙祐貿易股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 張名賢 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○
參加人澳洲商‧澳洲農業化學工業股份有限公司（RURAL
CHEMICALINDUSTRIES(AUST)RTY.LTD）代表人布萊特‧魯斯（BrettRuth）上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國93年7月7日臺北高等行政法院92年度訴字第1704號判決，提起上訴。本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人於民國（下同）87年8月5日以「適可耐/SELECTOLYTE」商標，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5類之動物用藥品商品，向被上訴人（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被上訴人准列為註冊第858766號商標（下稱系爭商標），嗣參加人以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第
7、14款之規定，檢具「SELECTOLYTE」商標（下稱據以評定商標），對之申請評定，案經被上訴人審查，以91年10月1日中台評字第910207號商標評定書，認系爭商標有違註冊時商標法第37條第14款規定，而為其註冊應為無效之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，遭原審判決駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人在原審起訴意旨略以：（一）參加人之據以評定商標僅於巴基斯坦、泰國有靜態註冊之事實，並無在世界各農業大國擁有有效之商標註冊，且其國外宣傳資料無標示任何日期，亦僅能證明其取得製造許可或銷售許可，並無任何於我國有任何動態之銷售販賣資料可供證明系爭商標於我國境內有實際使用，甚至為我國境內大眾所得以共知，依被上訴人頒布之著名商標審查基準，上訴人並無法導論出據以評定商標於我國已達著名之程度，則系爭商標並無商標法第37條第7款之適用而不得註冊。（二）上訴人於87年8月5日以系爭商標向被上訴人申請註冊，於公告期間內參加人並未表示任何異議，並順利取得商標專用權，則上訴人既已符合商標法第21條之規定取得商標專用權，其合法地位即應受到商標法之保護。又參加人指示上訴人代為處理者係藥品輸入許可證之延展更新（renewourproductsregistrationinTAIWAN），而非指示上訴人代為申請延展商標之註冊，顯見參加人確實完全無意於我國申請並取得商標之專用權。上訴人使用系爭商標之事實，參加人均完全知悉，參加人實已等同於明示同意上訴人申請註冊系爭商標並加以使用，即已符合商標法第37條第14款但書，而得以合法取得商標專用權。（三）參加人前係與普益行有限公司（下稱普益行）簽署合作契約，惟普益行早在70年7月27日登記解散，而上訴人係新成立之公司，並非係普益行改組而來；上訴人僅係單純經銷參加人之商品，亦並非與參加人間有任何授權契約存在。況系爭商標乃上訴人構思而創用，參加人為不諳中文之澳洲商，不可能構思出系爭商標「適可耐/SELECTOLYTE」圖樣中之中文「適可耐」，因此，系爭商標並無違反商標法第37條第14款之規定而不准註冊。（四）商標專用權期間屆滿，而未依規定辦理延展，依商標法第34條，商標專用權當然消滅，他人就同一商標仍得依同法申請註冊，若謂原商標專用權已消滅，原申請註冊之商標專用權人，仍得依第37條第14款，申請評定後註冊之商標為無效，則第34條商標專用權消滅之規定無異形同具文，商標專用權將永無消滅之可能，故商標法第34條和第25條應優先於第37條第14款之適用。而本件據以評定商標之專用權已於76年4月30日屆滿，且未申請延展，依商標法第34條第1款，商標專用權當然消滅，則該商標「SELECTOLYTE」，任何人均得依法重新申請註冊並加以使用。（五）參加人於據以評定商標專用權期間屆滿後，未申請專用權期間之延展，使商標專用權消滅，並於其與上訴人之出貨往來信函中表示，出貨所需之商標均由上訴人印製、提供，足徵參加人已無意使用該商標「SELECTOLYTE」，並同意上訴人使用於所訂購之貨物。本件係肇因於上訴人多年投入鉅資，為參加人打開在我國之銷貨通路，初期無特別銷貨成績，故參加人對據以評定商標已屆期之事實，並不在意，惟迄今上訴人銷售成績斐然，參加人即欲片面提高出貨價格，未獲上訴人同意，而肇致本案。為此，訴請撤銷訴願決定及原處分等語。
三、被上訴人則以：系爭商標與參加人據以評定商標相較，兩者皆有相同之外文「SELECTOLYTE」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又外文「SELECTOLYTE」係參加人先使用於禽畜藥品、輔助飼料及滅藻劑等商品之商標，早於系爭商標申請註冊日前即陸續在泰國（西元1993年）、中國大陸（西元1995年）、巴基斯坦（西元1997年）等申請獲准註冊，並授權上訴人及其前手普益行代理進口及廣告行銷參加人之產品，從而上訴人於其後始以與參加人據以評定商標相同之外文作為系爭商標申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊情事，應有註冊時商標法第37條第14款之適用。至上訴人辯稱其使用系爭商標之事實，參加人完全知悉，實已等同於同意上訴人申請註冊系爭商標，惟參加人知悉上訴人使用系爭商標及其在申請本件評定案後仍有商品進口予上訴人銷售等，係基於參加人授權上訴人使用之結果，尚與同意上訴人申請註冊系爭商標不相當，自無商標法第37條第14款但書之適用等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）系爭商標中之中文「適可耐」，縱如上訴人所稱為其所創用者，然系爭商標與參加人據以評定商標相較，兩者皆有相同之外文「SELECTOLYTE」，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，易使一般商品購買者消費時產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。又參加人曾於64年5月21日與普益行簽署經銷契約書，代理參加人產品在我國銷售（包括SELECTOLYTE商品），當時普益行之簽約代表人即為上訴人之代表人甲○○，嗣上訴人於69年1月31日核准設立，其代表人甲○○並曾於同年3月17日致函參加人，表示為快速擴展業務，新成立笙祐貿易股份有限公司，負責藥品及家畜用品和飼料添加物業務，普益行則僅處理食品、五金及其他雜貨，雖普益行於70年7月27日登記解散，迄87年12月1日參加人與上訴人再簽訂經銷合約，惟在此之前，上訴人即已於87年8月5日以系爭商標向被上訴人申請註冊，經被上訴人於88年2月26日准予審定。由於普益行之簽約代表人即為上訴人之代表人甲○○，因此，上訴人顯有因契約、業務往來或其他關係而知悉據以評定之「SELECTOLYTE」商標之存在，是上訴人未徵得參加人之同意，以相同之外文「SELECTOLYTE」作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於動物用藥品等同一或類似商品，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，應有註冊時商標法第37條第14款之適用。至商標法第37條第14款，係指他人商標確有先使用於同一或類似商品之情事而言，並不以該他人商標須在我國獲准註冊且為著名商標為前提，故上訴人訴稱參加人據以評定商標非屬著名商標，且在我國註冊之商標專用權已於76年4月30日屆滿未申請延展而消滅，縱認屬實，亦不影響本件系爭商標之註冊有違上開法條之認定。（二）本件參加人為先使用「SELECTOLYTE」商標者，且上訴人亦自承有經銷參加人商品之事實，是系爭商標之申請註冊對參加人權益自有影響，參加人認系爭商標之註冊有違商標法第37條第14款對之申請評定，自屬適格適法。（三）上訴人提出之信函主要係雙方當事人就「Anigane」商標產品往來信函，尚難認參加人事先知悉上訴人申請系爭「適可耐/SELECTOLYTE」商標註冊之事實；至參加人在申請本件評定案後，仍有商品進口予上訴人銷售，係履行雙方所簽訂經銷合約之結果，並非等於參加人已明示同意上訴人申請註冊系爭商標；上訴人徒以參加人知悉其使用系爭商標之事實，即認參加人同意其以系爭商標申請註冊，自非可採。從而，上訴人以系爭商標申請註冊，實有違註冊時商標法第37條第14款之規定，又上訴人無法證明其申請系爭商標註冊，已得參加人同意，即無同條款但書之適用，上訴人為系爭商標之註冊應為無效之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，而為駁回上訴人在原審之訴之判決。
五、上訴人上訴意旨復以：依商標法第34條第1款，商標專用權期間屆滿，而未辦理延展，其商標專用權當然消滅，他人得就同一商標依法申請註冊，然若謂原申請註冊之商標專用權人仍得依同法第37條第14款申請評定後註冊之商標為無效，則商標法第34條第1款形同具文；原審判決不優先適用商標法第34條第1款和第25條，僅審酌本件是否合於商標法第37條第14款之規定，顯有應適用而不適用，不應適用而適用之適用不當之違法。且原審判決對於上開法條適用優先順序均未表達法律上意見，亦未說明不適用商標法第34條第1款和第25條之理由，自有判決不備理由之違法。為此，訴請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分等語。
六、本院查：
（一）按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．
七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。．．．十二、相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。．．．十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來，或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」分別為系爭商標註冊時即87年11月1日公布施行之商標法（下稱註冊時商標法）第37條第7、12、14款所明定。依上述第7款及第12款規定，可知註冊時商標法已有關於著名商標及已註冊商標之保護，至其中第14款規定，則係針對先使用然尚未達著名程度，並在我國又未註冊之商標，為避免他人予以剽竊搶先註冊，基於誠實信用原則，防止消費者混淆及不公平競爭意旨而為之規範。故該款乃規定有「申請人須與他人間有契約、地緣、業務往來，或其他關係，知悉他人商標存在」之要件，而所謂他人先使用之商標，亦不以有在我國註冊為必要。
（二）經查，本件原審判決已就系爭商標與據以評定商標係屬近似商標，並上訴人亦有因契約、業務往來或其他關係而知悉據以評定商標之存在，且無法認定上訴人系爭商標註冊之申請有得參加人之同意等情，斟酌全辯論意旨及調查證據結果，詳述其得心證之理由。並其亦就註冊時商標法第37條第14款規定，係指他人商標確有先使用於同一或類似商品之情事而言，並不以該他人商標須在我國獲准註冊且為著名商標為前提，表示其法律上見解；且就縱據以評定商標非屬著名商標，且在我國註冊之商標專用權因已於76年4月30日屆滿未申請延展而消滅，亦不影響系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第14款之認定，詳加敘明，故認被上訴人所為評定系爭商標註冊為無效之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，核其認事用法，與上開規定及法律見解，並無不合。至註冊時商標法第25條及第34條第1款乃關於未依第25條規定延展註冊，商標專用權當然消滅之規定，亦即此等規定，係就已在我國註冊之商標，關於其商標專用權當然消滅之規範；惟註冊時商標法第37條第14款所稱之他人商標，既不以有在我國註冊為必要，而本件又是關於系爭商標是否有註冊時商標法第37條第14款規定情形之爭執，故據以評定商標是否有註冊時商標法第25條及第34條第1款所規範商標專用權業已當然消滅情事，核與系爭商標是否具有註冊時商標法第37條第14款情事之認定自無影響，並此亦經原審於判決中敘明其理由；故上訴意旨以原審判決未優先適用商標法第25條及第34條第1款規定，且未說明不優先適用之理由，指摘原判決有不適用法規、適用法規不當及理由不備之違法云云，自無可採。綜上所述，上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年12月15日
第五庭審判長法官高啟燦
法官蔡進田法官黃璽君法官廖宏明法官楊惠欽以上正本證明與原本無異中華民國94年12月15日
書記官張雅琴