裁判字號：智慧財產法院101年行商訴字第53號判決
裁判日期：民國101年11月08日
裁判案由：商標註冊
智慧財產法院行政判決
101年度行商訴字第53號民國101年10月18日辯論終結原告承達石材有限公司代表人 歐陽良吉 訴訟代理人 楊祺雄 律師
余惠如 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 訴訟代理人 呂美滿 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國101年
3月15日經訴字第10106102340號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要：原告前於民國99年11月26日以如本判決附圖所示「黃金木化」商標（下稱系爭申請註冊商標），指定使用於101年7月
1日施行前之商標法施行細則（下稱修正前商標法施行細則）第13條所定商品及服務分類表第19類之天然石材、人造石、長石、板岩、蛇紋石、大理石、花崗石、白雲石、石灰石、片岩、建築用石材、建築用沙岩、建築用橄欖石、水晶石、石塊、建築用石塊、仿木紋人造石、粗石、條紋大理岩等商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭申請註冊商標圖樣係表示所指定使用商品之說明，應不准予註冊，以100年12月29日商標核駁第334942號審定書為核駁之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部以101年3月15日經訴字第10106102340號訴願決定駁回之，原告不服而向本院提起行政訴訟。
貳、原告主張：
一、系爭申請註冊商標雖以「黃金」及「木化」之現有詞彙所構成，惟「黃金」之性質屬於貴金屬，並非石材。「木化石」為石化之植物次生木質部，以化石之狀態保存之木材。黃金及木化石之性質均與系爭申請註冊商標指定使用之石材不同。以「黃金木化」為關鍵字查詢維基百科全書，亦無以「黃金木化」為學名之建築石材或有體物之名稱。職是，「黃金木化」本身非建築用石材之學名或通用名稱，依商標識別性審查基準第2.1.2項關於「蘋果APPLE」及「黑莓BlackBe-rry」商標之例示性說明，系爭申請註冊商標為具有天生識別性之任意性商標。
二、廠商在市場上行銷商品所使用之識別標識，可能因各種因素，使原本指示商品來源之標識被誤認為商品名稱。例如，仙女棒、健素糖、甜筒、太陽餅、隨身碟、壓克力及應用在衣服之材質品牌GORE-TEX、LYCRA、美國棉商標、音響上之杜比商標。甚有收錄於被告所編「商品及服務近似檢索參考資料」中作為供商標申請人指定使用之「商品項目」，嗣後始知其為「註冊商標」者，如美乃滋、隨身碟、仙女棒、奇異筆、能量飲料、KTV、MTV等註冊商標。原告長期向國外訂購之特殊建築石材，均以英文命名，原告為使其進口臺灣之特殊建築石材便於業界推廣，自96年起將具有黃金貴金屬般之色澤及木材紋理視覺效果之石灰岩，命名為「黃金木化」，具有順口與文學上優美詞彙之雙重意義，並自96年起長期使用於所行銷之石材商品，多年長期持續使用於行銷之商品，系爭申請註冊商標文字確為原告自創，且為前所未有之文字組合，係以隱含譬喻之方式，標榜於所行銷之石灰岩建築石材美麗色澤及原告企業，並非直接說明性之文字，具有極高之識別性，且經原告長年使用於建築石材商品，系爭申請註冊商標非說明性之文字。
三、系爭申請註冊商標表彰之商品為石灰岩，並非「黃金木化」，業界之慣用名稱為「MOCACREMELIMESTONE」，以「MOCACREMELIMESTONE」為關鍵字，查詢世界網頁資訊，首頁可見系爭申請註冊商標表彰之產品，倘將搜尋範圍限縮於臺灣地區之網頁資訊，亦可知原告據以表彰產品之石灰岩石材，係以「MOCACREMELIMESTONE」為業界慣用名稱。益證業界對於系爭申請註冊商標表彰商品之真正慣用名稱為「MOCACREMELIMESTONE」，有時被簡稱為「MOCACREME」。以「黃金木化」為關鍵字於Yahoo搜尋引擎取得之網頁資料，僅有3頁，該等網頁均非介紹系爭申請註冊商標指定使用之建築石材。而以「黃金木化」商標行銷、表彰建築石材產品者，均係向原告購買系爭申請註冊商標商品之下游經銷商或設計師，或係原告透過行銷電郵取得系爭申請註冊商標及其表彰商品之照片，進而將照片轉貼於網站。少數單筆個人網頁資訊所提及之收藏品，雖稱黃金木化「玉」，惟屬「寶石」類之高單價產品，其與系爭申請註冊商標所指定，且實際使用之建築石材、行銷管道、消費族群等項目，均不相同，自與系爭申請註冊商標指定使用之建築石材，係以大面積、大批行銷予建築石材公司，明顯有別。被告與訴願決定機關僅以幾筆網頁資訊，即認定系爭申請註冊商標為業界對於建築石材之慣用名稱，而未調查目前是否有其他同業以相同商標表彰產品之情形，將原告之行銷推廣倒果為因，認定系爭申請註冊商標屬不具識別性之說明性文字，實有違誤。
四、原告長年以「黃金木化」表彰之商品，連同其他不同商標表彰之產品，均以傳真或傳單之方式通報建築石材業界。原告將系爭申請註冊商標表彰之產品通稱為「萊姆石」，再依各石材之不同特性創設不同之商標名稱，加以區隔商品，此觀同一廣告文宣上所載之多瑙河、夏木漱石、沙丘魔堡、北極光、流星雨、夜光、阿爾卑斯、羅曼史等或其他非建築石材領域內之名詞、或為文學用語，足證明原告自始至今主觀及客觀上均將系爭「黃金木化」作為商標使用。原告自96年起長年使用之結果，迄今統計已逾1百件使用系爭申請註冊商標之交易資訊，往來交易之廠商逾30家，原告為建築石材業之上游提供原料廠商，將未經切割之原石再轉售予下游之建材行，原告多年持續使用系爭「黃金木化」商標與建築石材業界往來交易。系爭申請註冊商標文字確為原告自創與前所未有之文字組合，係以隱含譬喻之方式，標榜在其所行銷之石灰岩建築石材美麗色澤及原告企業，並非建築石材之直接說明性之文字，故具有極高之識別性。
五、原告首創系爭申請註冊商標後，長期實際使用在臺灣市場，，目前市場以「黃金木化」商標表彰之產品，均係由原告製售，足證系爭申請註冊商標之高度識別性與可註冊性。被告與訴願決定機關未予詳查，即反面推論系爭申請註冊商標不具可註冊性，且被告未提出社會一般通念，認知系爭申請註冊商標屬於說明性文字之佐證。職是，原告起訴聲明請求：
（一）原處分及原決定均撤銷。（二）被告應為准予註冊之審定。
參、被告答辯：
一、所謂商品說明者，係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依一般社會通念，如為商品本身之說明或與說明有密切關聯者，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。原告申請註冊之「黃金木化」商標圖樣，由單純橫書未經設計之中文所構成，其中「木化」文字，原告雖於訴願時聲明不專用，然「黃金」文字亦為標榜商品色澤或品質等級之說明用語，且整體商標圖樣，依網路搜尋資料顯示，有一種石材名稱為「黃金木化石」，原告以之作為商標，指定使用於天然石材、人造石、長石、板岩、蛇紋石、大理石、花崗石、白雲石、石灰石、片岩、建築用石材、建築用沙岩、建築用橄欖石、水晶石、石塊、建築用石塊、仿木紋人造石、粗石、條紋大理岩等商品，易使商品購買人認係所指定商品有關之說明文字，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。準此，本件整體商標圖樣為指定商品之說明。
二、原告雖稱「黃金木化」為其於96年前即開始使用，其來自供貨商於石材名稱未予以定名，而由原告發想取名所致，非一般石材用語云云。惟依原告檢送之證據資料，尚難認定系爭申請註冊商標業經已在國內大量使用，在交易上成為其營業上商品之識別標識，核無作為相關消費者辨識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別。況原告所舉其他核准案例與本案情節不同，且個案核准時之時空背景與考量因素亦非一致，不得作為本案應予核准註冊之理由。職是，被告所為原處分合法有效，故聲明請求駁回原告之訴。
肆、本院判斷：
一、本件商標行政救濟過程：原告前於99年11月26日以系爭申請註冊商標指定使用於修正前商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第19類之天然石材、人造石、長石、板岩、蛇紋石、大理石、花崗石、白雲石、石灰石、片岩、建築用石材、建築用沙岩、建築用橄欖石、水晶石、石塊、建築用石塊、仿木紋人造石、粗石、條紋大理岩等商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭申請註冊商標圖樣係表示所指定使用商品之說明，應不准註冊，以100年12月29日商標核駁第334942號審定書為核駁之處分。原告不服該行政處分，向經濟部提起訴願，經濟部以相同理由駁回原告之訴願（見本院卷第18至23、119至12
0頁）。原告不服訴願決定，向本院提起行政訴訟。系爭申請註冊商標前於99年11月26日申請註冊，被告於100年12月29日作成「應予核駁」之審定，本件於101年10月18日辯論終結，故系爭申請註冊商標之申請，應否准許註冊，應以10
0年6月29日修正公布，101年7月1日施行之商標法為斷。職是，本件爭點厥為系爭申請註冊商標，是否違反商標法第29條第1項第1款規定。
二、本件商標註冊之爭點：按僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不具識別性情形之一，不得註冊。有前開規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。商標法第29條第
1項、第2項分別定有明文。原告雖主張系爭申請註冊商標文字為原告自創，且為前所未有之文字組合，並非直接說明性之文字，具有極高之識別性，且經原告長年使用於建築石材商品云云。惟被告抗辯稱系爭申請註冊商標，易使相關消費者認為係所指定商品有關之說明文字，而依原告檢送之證據資料，無法認定系爭申請註冊商標業經已在國內大量使用，在交易上成為其營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別等語。職是，本院首應審究系爭申請註冊商標是否為商品之說明，倘為商品之說明者，繼而探討系爭申請註冊商標有無具備第二意義。
三、商標法第29條第1項第1款之適用：所謂商品或服務說明者，係指直接說明商品或服務本身之性質、品質、內容、功能、尺寸及使用階層等。因其所使用之商標在於描述、介紹商品或服務，而非表彰商品或服務之來源，即與商標必須具備識別性之要件不符（參照行政法院73年度判字第682號判決）。故商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀、動態、全像圖或其聯合式，依一般社會通念，倘為商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯者，即違反商標法第29條第1項第1款之規定，有不得申請商標註冊之適用，其不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。本院茲探討系爭申請註冊商標圖樣「黃金木化」之涵義為何？是否為系爭申請註冊商標所指定使用之商品說明？經查：
（一）黃金木化之商標圖樣為商品說明：原告申請註冊之「黃金木化」商標圖樣，由單純橫書未經設計之中文所構成，其中「木化」文字，原告雖於訴願時聲明不專用，然「黃金」文字亦為標榜商品色澤或品質等級之說明用語。就整體商標圖樣而言，依網路搜尋資料顯示可知，有一種石材名稱為「黃金木化石」，原告以之作為商標，指定使用於天然石材、人造石、長石、板岩、蛇紋石、大理石、花崗石、白雲石、石灰石、片岩、建築用石材、建築用沙岩、建築用橄欖石、水晶石、石塊、建築用石塊、仿木紋人造石、粗石、條紋大理岩等商品（見商標核駁卷第6、13至15頁）。況參諸原告提出之客戶訂購認單、出貨單、產品介紹及網頁介紹等內容可知（見商標核駁卷第22至27頁），黃金木化為品名、原石或石材名稱。準此，系爭申請註冊商標圖樣「黃金木化」，依據一般社會通念為原告指定商品本身之說明，並與商品本身之說明有密切關聯者。
（二）黃金木化不具識別性：綜上所述，就系爭申請註冊商標之整體判斷，系爭申請註冊商標，依據一般社會通念或指定商品之相關消費者而言，其為原告指定商品本身之說明，並與商品本身之說明有密切關聯者，顯為商品之說明，易使商品相關消費者認為係所指定商品有關之說明文字，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。準此，系爭申請註冊商標不具識別性，其具有商標法第29條第1項第1款不得註冊事由。
四、黃金木化之商標圖樣不具第二意義：商標之標識雖未符合商標法第29條第2項規定之識別性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。換言之，第二意義之商標圖樣，係指該圖樣之原有意義，固不具備識別性，然因商標申請人之長期繼續使用，使該圖樣於原有意義外，產生表彰商品或服務之識別性意義。原告雖主張「黃金木化」標識已取得後天識別性云云。惟被告否認之。職是，本院自應探討系爭申請註冊商標是否具備第二意義？經查：
（一）判斷第二意義之因素：第二意義之商標圖樣非固有識別性，係事後所取得，亦稱後天識別性。判斷是否具備第二意義，應就下列事項綜合審查：1.使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形。2.使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量。3.使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等。4.廣告業者、傳播業者出具之證明。5.具公信力機構出具之證明。6.各國註冊之證明。7.其他得據為認定有識別性之證據。判斷是否具備第二意義之證據包含國內與國外之資料，不論為國內或國外資料，均以國內之相關消費者，是否認識其為表彰商品或服務之標識為判斷基準。
（二）黃金木化為商品名稱不符商標使用之要件：按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：1.將商標用於商品或其包裝容器。2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。3.將商標用於與提供服務有關之物品。4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5條定有明文。因說明性商標或描述性商標，係使用在直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途、特點或其他有密切關聯者。商標圖樣本身有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣商品有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或提供之服務，不具識別性來源之功能。除非反覆長期使用，對消費者已產生商品或服務之聯想，而產生第二意義而具有識別性。參諸原告檢送之證據資料可知，原告自96年起之交易筆數計100餘件，往來交易之廠商僅逾30家，故與原告交易之當事人有限，當事人交易件數與金額非夥，且黃金木化為當事人交易之石材名稱，原告非持之作為行銷目的之商標使用甚明（見本院卷第59至84、122至188頁）。準此，本院尚難認定系爭申請註冊商標業經原告長期在我國國內大量使用，在交易上已成為其營業上商品之識別標識，足以作為相關消費者辨識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而具有後天之識別性。
（三）商標個案分別審查原則：原告雖有舉其他核准案例為證，然另案之商標圖樣與其指定商品，均與本案情節不同（見本院卷34至49頁）。且商標個案核准註冊時之審查事項，因具體事件而有所差異，故原告自不得持他案，作為本案應予核准註冊之理由，併此敘明。
五、綜上所論，系爭申請註冊商標有違商標法第29條第1項第1款不得註冊事由。職是，原處分所為核駁註冊申請之審定，其於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤可言。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國101年11月8日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳忠行
法官曾啟謀法官林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││者，得不委任律師│格或為教育部審定合格之大學或獨││為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││形之一，經最高行│二親等內之姻親具備律師資格者。││政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││，亦得為上訴審訴│。││訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國101年11月8日
書記官吳羚榛附圖：系爭申請註冊商標圖樣