裁判字號：智慧財產法院101年民專訴字第66號民事判決
裁判日期：民國101年11月08日
裁判案由：專利權申請權歸屬
智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第66號原告益生生技開發股份有限公司法定代理人 陳子仁 訴訟代理人吳磺慶律師(兼送達代收人)複代理人 黃亮婷 律師被告芮寶生醫股份有限公司法定代理人 卓明偉 訴訟代理人 陳志偉 律師上列當事人間專利權申請權歸屬事件，本院於101年10月11日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：訴外人 官振群 、花薇妮於民國90年至93年間，受雇於原告益生生技開發股份有限公司（下稱益生公司）。其間官振群、花薇妮接觸原告公司開發研究之機密製程及配方，包含「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形清洗緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑，勝任細胞活性保存劑，自動化勝任細胞基因轉形試劑，以及自動化基因轉形方法」（下稱系爭專利）之研究實驗，原告公司並將研究成果紀錄於實驗記錄簿。官振群於93年12月自原告公司離職後，與被告芮寶生醫股份有限公司（下稱芮寶公司）之法定代卓明偉均受雇於真得生物科技股份有限公司（下稱真得公司）。二人嗣後於真得公司離職，於95年2月間集資設立被告公司，官振群為被告公司現任廠長，卓明偉則為現任負責人。詎被告公司於95年10月12日以發明人為官振群、李奇芳、林時宜，將系爭專利等技術申請發明專利，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於97年4月16日將之公開於專利公報中（申請號000000000、公開號000000000，下稱被告專利），原告公司始發現其實驗記錄簿中之營業秘密業經被告公司擅自申請為發明專利，僅得於97年10月3日將其實驗記錄簿中所載之營業秘密向智慧局申請專利（申請號：000000000、發明名稱：製備快速轉型勝任細胞之試劑與方法，下稱原告專利），惟智慧局認原告專利與前案即被告專利之技術內容過於相似，而不具進步性，並將被告公司專利申請案列為原告公司專利申請案之引證案。然原告公司之員工 陳子智 為實際發明人，依專利法第7條規定，原告公司方為真正申請權人，且原告公司未曾將該專利申請權讓與他人，被告公司自無申請權。被告公司之上開申請，使原告公司為真正申請權人之地位受到質疑，此種不安之狀態得藉由確認判決除去之，爰提起本件確認之訴，並聲明：⑴確認專利申請號000000000（公開號TZ000000000）之發明專利申請權屬於原告所有。⑵訴訟費用由被告負擔。
二、被告則以下列等語置辯：㈠專利申請權為公法上之權利而非私權，原告自不得依私法之法律關係，提起本件確認專利申請權歸屬之民事訴訟。
㈡原告指稱系爭專利係其員工陳子智於職務上所發明云云，惟
實驗記錄簿中有關原告陳稱係陳子智發明部分，證人欄均為空白，是尚無從證明系爭專利係陳子智所研發。
㈢原告指稱：「官振群在受雇於原告公司時已知悉該配方」云云，顯非事實：
1.原告雖稱：「陳子智完成系爭專利之配方與比例後，官振群將之記錄於實驗記錄簿內，並領取該配方為將來產品做測試，並同時將測試過程記錄在實驗記錄簿上…。」云云。惟：原告公司係以A、B、C、D等作為各項成分之代號，官振群實無從知悉各該項目之成分。又原告已自承該記錄係官振群「領取該配方為將來產品做測驗，並同時將測試過程記錄在實驗記錄簿上」等語，則充其量僅能證明官振群曾領取配方作測試，尚無從據以證明官振群知悉該配方之內容（按配方已調和完成，官振群實無從知悉其成份、比例）。
2.官振群於任職原告公司期間曾參與「酵母菌之蛋白質表現系統」之研究，故曾領用實驗紀錄簿實屬正常。且領用歸還紀錄表並未註明官振群究係領用何種實驗之紀錄簿，自無從證明官振群曾領用與系爭專利相關之實驗紀錄簿。
3.原告又稱官振群係不法取得花薇妮及陳怡怜所知悉關於系爭專利配方及製程，因此，官振群並非系爭專利之發明人。官振群與花薇妮於93年12月未循通常程序離職，顯示兩人早已心生叛離之意云云。惟上開指述原告並未舉證以實其說，又訴外人官振群、花薇妮於93年12月間係向原告公司斯時之總經理 伍楚福 遞交辭呈，並獲同意後才辭職，並無原告所稱連續曠職之情，是原告之言並不足採。
㈣智慧局審查意見通知函認定原告專利與該函中之引證1（即
被告專利）及引證2（即他人申請之專利）有所雷同，故而認定原告所申請之專利不具進步性。然原告既稱系爭專利為其員工陳子智所發明，何以卻與上開引證1、引證2之專利申請雷同？原告自應提出合理之說明。再者，原告雖稱系爭專利為原告之員工陳子智所發明云云，惟原告專利內容與1996年於「NucleicAcidsResearch」雜誌所發表之「Highefficiency5mintransformationofEscherichiaColi」（譯：高效率大腸桿菌5分鐘轉形法）研究報告極為相似，且該報告早已使用「甘油（glycerol）」作為抗凍劑，並早已使用「no42℃heatshock」此一用語，因此原告指稱系爭專利為陳子智所發明云云，委不足採。
㈤官振群於任職真得公司期間固曾進行系爭專利之研發，於真
得公司停止營業後，官振群轉任職於被告公司，並持續進行相關研究改良，故系爭專利乃係官振群等人於任職被告公司期間所完成，被告公司自有系爭專利之申請權。
㈥原告迄未說明實驗紀錄簿上A、B、C、D各項成分為何，
且上開成分究係被告系爭專利說明書第13頁表2之何項成分？二者是否相同？原告均未舉證以實其說。另原告實驗記錄簿中A8之配方係由8項成分組成，與被告專利說明書第13頁表2僅有6項成份顯不相同，故原告稱官振群於原告公司期間專屬之實驗紀錄簿內所載數據，與被告專利說明書之數據完全相同云云，顯非事實。
㈦並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。
三、兩造不爭執之事項（見本院卷第103頁）：㈠訴外人官振群、花薇妮曾於89年11月至93年12月間受雇於原
告公司，嗣訴外人官振群、被告公司法定代理人卓明偉於95年2月間成立被告公司，官振群為現任副總經理，卓明偉為負責人。
㈡被告公司於95年10月12日以發明人為官振群、李奇芳、林時
宜，將「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形清洗緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑，勝任細胞活性保存劑，自動化勝任細胞基因轉形試劑，以及自動化基因轉形方法」等技術申請發明專利（下稱被告專利，申請號：000000000），經智慧局於97年4月16日將之公開於專利公報中（公開號：000000000）。
㈢原告公司曾於97年10月3日以陳子智為發明人，向智慧局申
請「製備快速轉型勝任細胞之試劑與方法」發明專利（申請號：000000000，下稱原告專利），經該局初審後認被告專利揭露之技術特徵可證明原告專利不具進步性，該案尚在審查中。
四、本件爭點如下（見本院卷第103頁）：㈠原告能否提起本件確認之訴？㈡被告專利是否為原告員工職務上所發明，其專利申請權歸屬
於原告？
五、本院之判斷：㈠原告得提起本件確認之訴：
1.按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。按所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院52年臺上字第1240號著有判例。
2.次按專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。又專利申請權得讓與或繼承，同法第6條第1項亦有明文。準此，專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷（最高行政法院89年度判字第1752號判決參照）。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。
3.經查，本件原告主張其為系爭專利之申請權人，然為被告所否認，則原告主觀上認其是否為系爭專利申請權人之法律上之地位有不安之狀態，而本院若確認原告為系爭專利申請權人，原告即得以本件勝訴判決向智慧局申請辦理相關變更申請權人之程序，是此種不安之狀態得以確認判決將之除去，故原告請求確認系爭專利之專利申請權屬原告所有，有即受確認判決之法律上利益，應予准許。至被告所提本院之100年度民專訴字第38號判決，該案原告係依民法第767條物上請求權請求將專利權轉讓與原告，與本件請求權不同，自不得比附援引。
㈡系爭專利申請權非歸屬於原告：
按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條第1項前段定有明文。而民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之訴（最高法院101年度台上字第1697號判決要旨參照）。本件原告主張原告公司成立時其員工陳子智即開始研發系爭專利配方，至90年3月初步完成系爭專利之原始配方，並列為公司「機密」項目，訴外人官振群曾參與系爭專利之研發及實驗，足見官振群受雇於原告公司時已知悉該配方，官振群將所知悉上開專利配方內容輾轉於任職被告公司時將之申請為專利，故系爭專利申請權應屬原告等語，惟既為被告所否認，揆諸上開說明，自應由原告就上開所主張之事實負舉證責任。經查：
1.原告主張官振群任職原告公司期間曾接觸系爭專利開發之研究實驗，且多次參與研究會議，亦曾將記載有研究成果之實驗記錄簿借出，足見官振群知悉系爭專利之機密製程及配方云云（見本院卷第70-1頁），固提出相關實驗紀錄簿及原告公司會議記錄為證，然查：
①原告主張陳子智將所完成之系爭專利配方內容記載於陳子
智之實驗簿，業據提出原告公司簿號03之實驗簿為證（見本院卷第108頁），惟證人陳子智證稱：每一個人都有自己專用的實驗記錄簿，除了主管以外其他人不能隨便閱覽等語（見本院卷第182頁），因此其下屬官振群實無可能閱覽陳子智實驗簿而知悉系爭專利配方內容，而官振群雖曾領用原告公司實驗記錄簿，有工作及實驗記錄簿領用歸還記錄1紙附卷可參（見本院卷第111頁），然該記錄表記載官振群所領用之實驗簿為簿號13，而簿號13實驗簿本專屬於官振群任職原告公司期間所使用，為兩造所不爭執，除此之外上開紀錄表並未記載官振群曾領用簿號13以外之實驗簿，是原告指稱官振群曾將記載有研究成果之實驗記錄簿借出、足見官振群知悉系爭專利之機密製程及配方云云，要難憑信。
②再者，依官振群使用之簿號13實驗記錄簿第15頁所示，其
僅記載「A8」「A1ml」、「B2ml」、「C1ml」、「
D1ml」、「50%glycero」、「DMSO」、「H2O」（見本院卷第110頁），原告自承「陳子智已研究出系爭專利配方，惟僅將部分配方告知官振群，官振群將其記錄於實驗記錄簿」（見本院卷第136頁），證人陳子智亦證稱：「（問：上面記載A8配方旁邊有寫A、B、C、D是何意思？）是我們配方的代號」、「（問：官振群是否知道代號實際上配方的內容？）隱隱約約知道，但我不很確定，但花薇妮很清楚，他們二個又一起做實驗」（見本院卷第
181頁），則陳子智既未將系爭專利配方內容全數告知官振群，清楚知道配方內容者為花薇妮而非官振群，則被告辯稱官振群並不知悉系爭專利配方內容，尚非無據。
③原告又稱內部會議有針對發明實驗進度進行指示等語，查
90年3月19日會議記錄雖有記載「checkE.colicompeten
tQuality。花-E.coli（大腸）competentCell」（見本院卷第114頁）、90年10月19日會議紀錄記載「E.colicompetentcell製作」（見本院卷第122頁），證人陳子智、官振群並均證稱「E.colicompetentcell」即為大腸桿菌勝任細胞（見本院卷第179至180、第189頁），然上開會議記錄僅得證明官振群及花薇妮參與系爭專利之實驗，無從證明官振群知悉系爭專利之配方內容。至其餘會議紀錄，原告主張會議中曾提及DMSO、官振群花薇妮發言順序顯示其關係密切、官振群花薇妮均參與公司行政及財務會議、會議提及公司將發展勝任細胞之國外業務、92年3月7日完成系爭專利SOP、產程會議有報告Noheatshock實驗進度、陳子智將系爭專利命名為「Noheatshock」等語（見本院卷第114至124頁、第136至137頁），然上開內容多為行政事項，且與系爭專利之配方內容無關，是縱如原告所述官振群於內部會議知悉系爭專利之實驗進度，亦無從認定官振群即知悉系爭專利之配方內容，原告主張並不可採。
2.原告主張系爭專利係陳子智指示訴外人花薇妮、 陳怡伶 進行各項研發，官振群利用職務上階級及與花薇妮之婚外情關係，不法取得花薇妮及陳怡伶所知悉關於系爭專利配方及製程云云（見本院卷第134頁），但查：
①原告並未舉證證明官振群係透過何方式取得陳怡伶所知悉之配方內容，此部分主張自不可採。
②原告雖以證人陳子智證稱：90年底到91年間官振群是花薇
妮的研發主管，主管可閱覽下屬之實驗紀錄簿，又其曾把花薇妮做的東西請官振群做一次，以比對兩者實驗結果等語（見本院卷第180至183頁），及官振群證稱：若彼此間有實驗關係可以觀看他人之實驗紀錄簿等語（見本院卷第188頁），而主張官振群得以知悉花薇妮實驗紀錄簿所載內容云云，辜不論原告就官振群是否確實曾閱覽花薇妮之實驗記錄簿一事，並未提出任何客觀證據以實其說，況觀之原告所提簿號12之花薇妮實驗記錄簿（見本院卷第10
9頁），其上雖有實驗數據記載，但僅以A8代表系爭專利配方，並未記載A8之配方內容為何，則官振群是否可藉由閱覽花薇妮實驗記錄簿知悉系爭專利配方內容，實屬有疑。再者，原告所提官振群與花薇妮之電子郵件內容（見本院卷第86、87頁），亦僅能證明官振群與花薇妮間有超乎朋友情誼之關係存在，原告以此推論花薇妮必定將系爭專利配方告知官振群云云，顯為主觀之臆測，自不足採。
3.原告復主張依常情每人所調配DMSO濃度及比例應不同，然被告所申請之專利其第二實施例與官振群實驗紀錄簿所載之成分、數據相同，顯見被告專利係官振群抄襲原告專利內容云云。然原告並未說明其A8配方中之A、B、C、D代號所代表之成分為何，如何比對其兩者相同？再者，依被告專利說明書所示，其第二實施例之勝任細胞轉型緩衝液組成為「Pi
pes緩衝液1ml」、「RbCl2ml」、「MgCl1ml」、「glycerol50%1ml」、「Polyethyleneglycol1ml」、「DMSO0.7ml」共6種成分（見本院卷第14頁），與官振群實驗簿所記載之為「A1ml」、「B2ml」、「C1ml」、「
D1ml」、「50%glycero」、「DMSO0.7ml」、「（成分因原告認涉及營業秘密故遮蔽）0.4ml」「H2O2.9ml」共8種成分（見本院卷第110頁），兩者成分數量並不相同。又原告自承其以原告實驗簿之營業秘密向智慧局申請專利，然原告系爭專利經智慧局審查後，認原告系爭專利與被告系爭專利不同處，在於被告系爭專利未提及試劑中含有一價及二價離子化合物等情，有智慧局（100）智專二（五）01164字第10021127630號審查意見通知書附卷可參（見本院卷第21頁），以上均足見原告主張被告專利係抄襲原告實驗簿內容而來云云，並不足採。此外，被告系爭專利經智慧局審查後以被告專利不具進步性而不准專利，其理由之一係認調整比例或濃度係一般所屬技術領域中具有通常知識者所習知之技術，是該所屬技術領域中具有通常知識者依該申請案中引證1之教示與習知技術，當有合理動機調整DMSO之比例並合理預期可達之功效等情，業據本院調閱被告系爭專利申請卷核閱無誤（見被告專利申請案之智慧局審查卷第239頁背面），是通常知識者參酌先前技術既可輕易將DMSO調整所需功效之濃度，則被告專利中DMSO濃度與官振群實驗簿所載濃度相同，亦難謂有何違常之處，況DMSO僅為系爭專利配方之一，原告並未舉證證明官振群知悉系爭專利其餘配方成分，業如前述，自難僅以被告專利所載DMSO濃度比例與官振群實驗簿所載濃度比例相同，即認被告專利內容係官振群抄襲原告實驗而來，是原告上開主張自無足採。
4.原告又稱官振群未經正常離職程序交接實驗記錄簿，並將所知悉原告公司專利配方輾轉於任職被告公司時申請被告專利云云，查原告所提實驗記錄簿領用歸還紀錄表雖未記載官振群所領用簿號13紀錄簿之歸還日期（見本院卷第111頁），然官振群證稱；離職時很混亂，東西留在公司我們就走了，我放在公司就認為是歸還了等語（見本院卷第189頁），而原告於本院庭訊時亦當庭提出簿號13實驗簿原本供官振群辨認（見本院卷第190頁），足見官振群並未將實驗記錄簿攜出，原告僅以官振群未經公司正常交接程序，即推論官振群將所知悉之原告系爭專利配方用以申請被告專利云云，尚無足採。
5.再者，原告以訴外人 郭建興 於另案之證詞，主張官振群在真得公司並未進行研發活動，所稱之研發技術即為取自原告公司之營業秘密云云（見本院卷第221至222頁），然證人郭建興於另案中僅證稱：「...當時官振群、花薇妮在益生有研發的背景，他們來應徵時口頭告訴我他研發的技術與益生不同，並希望我去申請專利...」（見本院卷第206頁），則由證人上開證詞，就官振群當時所稱之研發技術為何、欲申請專利之內容為何，均付之闕如，如何證明所指即為原告所稱之原告系爭專利內容？另原告公司於89年5月成立時，陳子智即著手進行大腸桿菌勝任細胞配方研發（見本院卷第
213頁），證人陳子智並證稱其完成製備勝任細胞試劑及方法的研究係在90年4月間（見本院卷第181頁），而官振群於93年12月自原告公司離職，於95年2月任職被告公司，中間有1年多之時間，非無從進行系爭專利之相關研發，證人官振群亦證稱：系爭專利實驗從開始到完成，前後共花費快
1年時間，其於94年任職真得公司時即有陸續開始研究，最後是在被告公司期間完成被告專利內容等語（見本院卷第
191、193頁），是官振群所為之研發時間與證人陳子智相較，並無顯然過短之不合理之處。又證人林時宜雖證稱其係依主管指示進行被告系爭專利之實驗，不知道這樣算不算被告系爭專利之發明人等語（見本院卷第172頁），證人 李其芳 證稱：被告系爭專利並非由其所發明，其僅依照主管指示的實驗步驟去做而已（見本院卷第178頁），然被告就系爭專利既有申請權，則其專利申請書欲將何人列為發明人，僅涉及真正發明人與被告間之發明人姓名表示權紛爭而已，與原告無涉，亦不影響被告系爭專利之效力，縱證人林時宜、李其芳確實並非被告專利之真正發明人，亦難以此即可認定被告專利係陳子智所發明，是原告以此主張原告始為系爭專利之申請權人云云，亦不足採。
6.原告又稱若依訴外人郭建興、 卓芳 昭證詞，則被告專利發明顯然於真得公司時期即已存在，而真得公司未將專利申請權讓與他人，被告公司無法取得專利申請權云云，縱如此，亦僅涉及真得公司能否對被告公司主張權利，仍無從證明被告專利之申請權即屬原告所有。
六、綜上所述，原告無法舉證證明被告專利為原告員工職務上所發明，從而原告請求確認被告專利之申請權屬原告所有，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中華民國101年11月8日
智慧財產法院第三庭
法官蔡如琪以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國101年11月9日
書記官王英傑