最高行政法院88年度判字第1009號判決

裁判字號：最高行政法院88年判字第1009號判決

裁判日期：民國88年04月09日

裁判案由：發明專利申請

行政法院判決八十八年度判字第一○○九號
原告乙○○○○○○代表人甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師複代理人 王惠珍 被告經濟部智慧財產局（原為經濟部中央標準局）右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十六年十二月十六日台八十六訴字第四九六三○號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十一年四月一日以其「啶衍生物」，旋變更發明名稱為「六氫啶衍生物」，係有關３，４，４－三取代六氫啶基－Ｎ－烷基羧酸酯及中間物之製法，此六氫啶－Ｎ－烷基羧酸酯適用於周邊類鴉片擷抗劑等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十五年九月二十五日台專（玖）○一○二二字第一三七二九七號專利再審查審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、按行政訴訟法第一條明文規定，人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利，經依訴願法提起再訴願而不服其決定，得向行政法院提起行政訴訟。查被告不予本案專利之理由如被告八十五年九月二十五日台專（玖）○一○二二字第一三七二九七號再審查審定書所示，而經濟部及行政院均維持原處分駁回本件訴願及再訴願。原告於訴願期間已依被告再審查審定書中之要求修正申請專利範圍，如前檢附之申請專利範圍修正本及補充說明書。原告茲表列再審查審定書中所列理由及原告已完成之修正及補充：
─────────────────┬───────────────────被告之再審查審定書所列理由│原告於所檢附申請專利範圍修正本中已完成
│之修正及補充─────────────────┼───────────────────申請專利範圍第１項之「D為OR」及第│原告已於申請專利範圍第１項中刪除「D為O５項之「Z-NHCHC(O)OCH,C(O)OCH」│R」及第５項有關「Z-NHCHC(O)OCHC(O)OC並未因實例之刪除而一併刪除，故所│H」之定義。另於申請專利範圍第１項中刪請有不符專利要件之處。│除多餘之R定義。
─────────────────┼───────────────────申請專利範圍第７項所請為實例之化│原告於補充說明書已載明申請專利範圍第７合物未說明補充物、化性數據，以證明│項所請化合物之熔點及各分子斷片之質譜數其已被純化製得並可供產業上利用。│據，以支持所請範圍。另為期申請專利範圍
│第７項所請更臻明確，並於該請求項中併入│化合物結構式。
─────────────────┼───────────────────申請專利範圍第項（Ａ）法未作修正│原告已將申請專利範圍第項中取代基「Ｅ，如「Ｅ」之定義仍籠統不明確；「進│」改為「Ａ」，並界定其範圍如申請專利範行烷化作用」未說明係與何物進行烷化│圍第１項所定義，並刪除相關烷化作用之步作用，而烷化所生成之烷化產物未明確│驟。經此修正，申請專利範圍第項所載方界定在申請專利範圍第１項之式（Ｉ）│法之產物範圍已完全涵蓋於申請專利範圍第化合物範圍內，故所請難謂由實例證明│１項之範圍內。
其可供產業上利用。│─────────────────┴───────────────────基於上表之說明可知，原告所呈申請專利範圍之修正本及補充說明書已完全克服被告再審審定書中所列之所有核駁理由。縱使該申請專利範圍修正本未經再審查程序審酌，唯提起行政訴訟之目的係在透過救濟程序使人民權利損害減至最低。該等申請專利範圍修正本如對本件專利申請案是否可予專利之判斷有其助益，尚祈鈞院允宜併入審究範圍。一俟鈞院將被告之原處分撤銷，原告自當遵照法定程序向被告修正。請將被告之原處分及經濟部、行政院維持原處分之決定撤銷，發還原處分機關重行審酌，俾原告能向被告檢附申請專利範圍修正本取代前檢附者。再者，行政法院八十六年九月九日八十六年度判字第二二一五號判決中清楚指明：「如補充或修正說明書或圖式，如非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以實查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，則其本案專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明之必要。被告答辯就原告所主張上開事由置而不論，而本案修正本是否單純縮限申請範圍。有無變更申請案之實質，及專業知識，宜交由專家審查。」本件於訴願階段所檢附如上述之修正及補充，單純係因申請專利範圍過廣之情事，無變更申請案之實質，如經本件所請申請專利範圍經上述之補充及縮限後，尚已符合發明要件，實有交由原處分機關重行審查而為適當處分之必要，以保原告權益。二、被告之再審查審定書中係依專利法第二條第一項前段、第二十二條第三及四項有關產業上利用價值及申請要件規定核駁本件申請案。而經濟部、行政院之訴願及再訴願決定書中維持被告意見，並未提出其他理由，是以，顯見本件專利申請案已符合專利法中「新穎性」及「進步性」兩項專利要件，僅認本件專利申請案難供產業上利用，而不符專利要件。然根據被告八十三年十月發行之「專利審查基準」（以下簡稱「審查基準」）第１－２－２頁與１－２－３中已清楚地說明「非可供產業上利用之發明類型」為㈠未完成之發明，㈡非可供營業上利用之發明，及㈢實際上顯然無法實施之發明（附件二）。該「審查基準」第１－２－５頁中，於「審查上應注意事項」乙節，特別提醒審查委員，在因發明不具「產業上可利用性」而核駁一申請案時，審查委員須說明「不具可供產業上利用性」之具體理由。然縱觀被告之再審查審定理由，完全未提及本發明係屬何種非可供產業上利用之發明類型，亦完全未說明本發明所以不具可供產業上利用性之具體理由，顯然違反專利審查基準之規定。再者，由再審查審定書所列理由可知，本件專利申請案係申請專利範圍之範圍有爭議為其核駁理由。而根據「審查基準」有關非可供產業上利用之「未完成之發明」類型之說明（第１－２－２與１－２－３頁），未完成之發明包括⒈屬於欠缺達成目的之技術手段的構想及⒉有技術手段但顯然不能達成目的之構想等兩種。如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想，則得依第四章（此處指該專利審查基準第四章，尚未訂定或公開）「說明書及圖式之補充修正」，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知補充修正。由於被告之再審查審定書及其答辯書係一再強調專利申請人未依其再審查核駁理由先行通知書中之指示，於期限內完成適當之補充及修正。可見被告認為本件專利申請案並非「未完成之發明」或「不具產業可利用性之發明」，理應依據專利法第四十四條之規定予原告作補充或修正而克服申請專利範圍撰寫上之瑕疵，因而給予專利。綜上所述，本件專利申請案當並無專利法第二十條第一項前段所載不符「產業可利用性」之專利要件之情事。被告及經濟部以專利法第二十條第一項前段作為其對本案所為處分及決定之依據，顯屬違法不當。三、由再審查審定書中核駁本件專利申請案之依據法條中，專利法第二十條第一項前段係有關專利案需具備「產業可利用性」之「專利要件」規定。而專利法第二十二條第三項及第四項「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」及「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」則係關於專利申請案「申請要件」之規定。「專利要件」與「申請要件」係屬完全不同之規定，其間並無存在任何邏輯上之必然關係。任一發明專利申請案因不符專利法第二十二條第三及四項之「申請要件」規定，應無法當然作成此申請案因此不具產業可利用性、不符專利法第二十條第一項前段之「專利要件」規定之結論。另觀專利法第二十二條第三項規定，說明書除了應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。「審查基準」第１－３－２及１－３－３頁針對專利法第二十二條第三項有關「發明之技術內容、特點」之規定，就「化學物質之發明」於其第⑶點說明如下：「就化學物質之發明而言，化學物質本身即為「發明之技術內容、特點」，而此等成為發明之『技術內容、特點』之化學物質，原則上須以化學物質或化學構造式予以特定。另外，發明之說明書內，至少須記載一個化學物質之製造方法、鑑識資料及用途，以至能使熟習該項技術者可據以實施之程度。」此等記載雖為發明之「技術內容、特點」，但亦成為供確認發明可據以實施之功效之記載。」由上述「審查基準」之規定可知，就化學物質例如醫藥化合物之發明而言，其說明書須就其申請專利範圍所請發明化合物中至少一個化合物提出製造方法、鑑識資料及用途之說明，然並無須就其請求專利之所有不同態樣發明化合物提供製造方法、鑑識資料及用途之說明。專利申請人對新穎醫藥化合物提出專利申請時，其對所請發明化合物揭露程度所需達到之要求，完全不同於對發明化合物提出論文發表所需達到之要求。且依該「審查基準」規定意旨，專利申請人並無任何義務須針對其申請專利範圍所請全部不同態樣之發明化合物提出製造方法、鑑識資料及用途之說明，蓋化合物發明之申請專利範圍所可涵蓋者，除該專利申請案所例示之發明化合物外，尚可涵蓋熟習該項技術者在該專利申請案說明書之教示下所得以合理推及之化合物。原告於本案說明書中已提供發明化物之詳細製造方法、鑑識資料及功效證據，根據上述「審查基準」之規定，本案應已符合專利法第二十二條第三項規定。又根據專利法第四十四條規定，專利專責機關於審查時，得依職權限期通知申請人補充或修正說明書圖式。如「審查基準」第１－３－及１－３－頁中所載「就一般難以預測功效之技術領域而言，發明說明書中已記載有一個代表的實施例時，僅認為其實施例或確認功效之具體之個數不充份者，在不改變更實質情況下，宜依專利法第四十四條請申請人補充，不宜逕行作為核駁的具體理由」。又專利法第一條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」是以，專利專責機關理應本著鼓勵、保護、利用發明以促進產業發展之立法意旨，協助專利申請人盡可能獲得專利保護，俾該發明技術內容在國內公開，而促進產業發展。顯見無論由專利法之立法意旨或專利審查基準之精神，有關申請專利範圍撰寫及說明書揭示之爭議，理應透過專利專責機關給予專利申請人修正之機會經修正補充後而予以專利保護。本件專利申請案核駁之理由事實上並無不符「產業上利用性」之情事，而是屬不符專利法第二十二條第三及四項之「專利申請要件」，該等事由均可因原告之修正及補充予以克服。根據專利法立法意旨及上述「審查基準」，被告理應予原告再次機會就本件專利申請案作適當之修正及補充，俾協助原告得以經修正及補充而獲准專利，以達公開發明技術內容進而促進產業發展之目的，不宜逕行作為核駁的具體理由。事實上，被告於再審審定書中所列理由純係原告一時不察所造成之失誤所致。既然原告已於八十五年八月二十七日（八五）理專化三一三字第一一五一三號函中同意刪除實例八十五，亦表示願依實例縮限申請專利範圍所請範圍，顯見該等取代基之未刪除全係原告一時不察。再者，如原申請專利範圍第項所載取代基「Ｅ」之位置實為申請專利範圍第１項所列式（Ｉ）中之「Ａ」，顯見其純為誤繕所致。被告並未再次核發再審查核駁理由先行通知書通知原告針對申請專利範圍第１、５及項所請內容不當處作進一步修正，而逕行核發再審審定書。事實上，原告於本案審查過程之中，已一再謹遵被告指示根據實施例縮限本案所請化合物之範圍，於本案八十五年八月所呈申請專利範圍修正本中，原告亦已遵照被告再審查核駁理由先行通知書指示依實例可支持者一一縮限申請專利範圍所請範圍。唯因原告一時不察，未就申請專利範圍第１項中僅一取代基之Ｄ為OR，第５項中之「Z-NHCHC（O）OCHC（O）OCH」、第項中之「烷化作用」作刪除，及申請專利範圍第項之取代基「Ａ」誤繕為「Ｅ」作修正而逕下不予專利之審定，被告實罔顧原告盡力配合所為之修正與說明。四、原告業已刪除本案申請專利範圍中具爭議性之內容，允宜准予現呈申請專利範圍修正本及補充說明書併入審究範圍，撤銷被告原處分及經濟部及行政院決定，發還被告就本案之可專利性重予考量：原告於本案再訴願階段已為本案作修正，刪除本案原申請專利範圍中具爭議性之內容，並清楚陳明原告一貫願極力配合被告之要求與力求符合中華民國專利法規定之原意。原告謹陳明現檢附之申請專利範圍修正本及補充說明書允宜予併入行政訴訟程序中審究範圍之理由如后：⑴本件所請有關具爭議性內容之刪除並不影響本案專利之完整性，則本案是否符合發明專利要件，不無重酌之處：按經濟部於中華民國八十二年十一月四日經（八二）訴六二二四○四號所作成之訴願決定書中載明訴願階段提出修正之適法性。此訴願決定書中所列理由最後之結論如下：「．．．但如本案申請專利範圍第五十八項、第八十七項刪除並不影響本案專利之完整性，則本案是否符合發明專利要件，不無重酌之處，爰將原處分撤銷，由原處分機關查明另為適法之處分。」由上開訴願決定內容可知，該訴願案訴願人於訴願階段經刪除具爭議性之申請專利範圍第五十八、第八十七項後，其專利申請案已具完整之可專利性，則其專利申請案是否符合發明專利要件，原處分機關應予重酌。原告於再訴願理由書中清楚陳明，被告對本件所請發明之新穎性及進步性並未質疑，如於本件所請申請專利範圍中刪除具爭議性之內容，具爭議性之內容將無復存在，該案所請具可專利之完整性。是以，本案是否符合發明專利要件，不無重酌之處。敬請鈞院撤銷被告之原處分，由被告查明後另為適法之處分。⑵本案救濟階段所提修正理應併入審究範圍：按專利法第四十四條第四項明定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其修正係在發明專利審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一者始得為之：一、申請專利範圍範圍過廣。．．．」由此等規定之意旨可知，在未變更申請案實質之情況下，如修正說明書單純因申請專利範圍範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。原告於再訴願階段提出申請專利範圍之修正，其中刪除申請專利範圍第１、５及項中具爭議性之內容，即配合實例八十五之刪除而刪除對應之取代基範圍，及排除無實例支持之烷化作用，及進一步界定取代基「Ｅ」（後修正為「Ａ」）的定義。雖在本案審定之後為之，然所為修正因符合上開規定且並未變更發明實質，應非法所不許。再者，如被告未因本案經刪除部分不具新穎性或進步性為由，而准予本案專利，則本案經公告而為利害關係人以所請申請專利範圍具爭議性之內容不受說明書實例或數據支持為由提起異議或舉發，原告仍得依上開中華民國專利法第四十四條之規定，向被告提出縮限申請專利範圍之修正，刪除該部分內容，而維持有效之專利權。或謂本案如經核准公告卻無任何利害關係人提出異議或舉發，則本案所准之請求範圍自未造成不當之公眾損失，即使所請範圍過廣亦無任何實益。據上說明，本案於行政救濟所提修正當非法所不許，而本案經修正申請專利範圍後，是否仍非符合發明專利要件，被告實有重酌之必要。⑶被告應於審查期間給予原告合理之機會對本案所請範圍作適切之修正：按專利法第四十條第二項明文規定，「經再審查認為不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」，其主法旨意乃在於審查確定前專利主管機關與專利申請權人之充份溝通以避免審查錯誤或不當之產生。被告於再審查審定書中認為申請專利範圍第１及５項中未因實例之刪除而作對應之取代基定義之刪除之理由，實並未載明於再審查核駁理由先行通知書中。被告之承審委員顯已違反專利法第四十條第二項之規定。再者，被告於再審審定書中所列理由純係原告一時不察所造成之失誤所致。既然原告已於八十五年八月二十七日（八五）理專化三一三字第一一五一三號函中同意刪除實例八十五，亦表示願依實例縮限申請專利範圍所請範圍，顯見該等取代基之未刪除全係原告一時不察。再者，如原申請專利範圍第項所載取代基「Ｅ」之位置實為申請專利範圍第１項所列式（Ｉ）中之「Ａ」，顯見其純為誤繕所致。被告並未再次核發再審查核駁理由先行通知書通知被告針對申請專利範圍第１、５及項所請內容不當處作進一步修正，而逕行核發再審審定書。事實上，原告於本案審查過程之中，已一再謹遵被告指示根據實施例縮限本案所請化合物之範圍，於本案八十五年八月所呈申請專利範圍修正本中，原告亦已遵照被告再審查核駁理由先行通知書指示依實例可支持者一一縮限申請專利範圍所請範圍。唯因原告一時不察，未就申請專利範圍第１項中僅一取代基之Ｄ為OR，第５項中之「Z-NHCHC（O）OC
HC（O）OCH」、第項中之「烷化作用」作刪除，及申請專利範圍第項之取代基「Ａ」誤繕為「Ｅ」作修正而逕下不予專利之審定，被告實罔顧原告盡力配合所為之修正與說明，顯已違反專利法第四十條第二項之立法意旨，且損害原告權益甚鉅。敬請撤銷該不當處分。⑷被告未提出本案所請無法由實例支持之具體理由：被告所公開發行並為其所屬審查委員所應共同遵守奉行之專利審查基準中，清楚說明了「非可供產業上利用之發明類型」為㈠未完成之發明，㈡非可供營業上利用之發明，及㈢實際上顯然無法實施之發明。該審查基準中，在「審查上應注意事項」乙節中，特別提醒審查委員，在因發明不具「產業上可利用性」而核駁一申請案時，審查委員需說明「不具可供產業上利用性」之具體理由。然查被告再審審定書中所列理由，未提及本發明係屬何種非可供產業上利用之發明類型，亦完全未說明本發明所以不具可供產業上利用性之具體理由。事實上，被告僅因主觀認定無法由實例所支持而遽下結論認為本發明不具產業可利用性，違反專利法第二十條第一項前段之規定。具體而言，被告認為本案實例所呈元素分析數據無法支持本案申請專利範圍第７項所請化合物，卻無法提出任何立論依據（技術性理論或文獻）以支持其懷疑其是否可付諸實施之合理性。按經濟部於中華民國八十六年八月五日經（八六）訴字第八六六○九○七八號所作成之訴願決定書中清楚載明：「而本件訴願理由書附件已提出融點之數據資料供審查，足見訴願人並非無法提出物化性數據。爰將原處分撤銷，由原處分機關另函請訴願人補充實例中之個新穎化合物之物化數據，包括融點、NMR、IR或MS等以證實該等化合物確實已被合成出後，再重為審查，另為適法之處分。」由上開訴願決定內容可知，該訴願案訴願人於訴願階段所呈之融點數據資料足以支持所請。且認為「融點、NMR、IR或MS」等數據均足以證實化合物之合成。再者，根據被告八十年五月出版有關醫藥品之專利審查基準中，有關說明書之撰寫之規定亦載明就「單一化合物」而言，確認化合物之物理或化學性質「可依說明之特徵作適當之選擇，記載其中部份性質（如熔點或光譜），以使所請之化合物與公知化合物得以鑑定區分」。基於上述說明可知，MS或元素分析數據均屬可供確認化合物之性質數據。被告既提不出任何證據支持其所抱持「實例及元素分析數據無法支持申請專利範圍第７項所請化合物」之懷疑態度，自應相信原告，並基於專利法第一條之立法意旨准予本發明合理及充份之保護範圍。本案所請發明之產業可利用性已清楚說明於本案說明書揭示內容及實施例中，被告主觀認定本發明不具產業可利用性，顯然昧於事實，實不合理亦不合法，其所為否准本案專利之處分理應予以撤銷。⑸原告所檢附補充說明書允宜予併入審究範圍：按行政院中華民國八十六年八月二十日台八十六訴字第三二八六九號所作成之再訴願決定書中提及：「專利申請人於行政救濟中補提相關實驗數據，自非法所不許。本件再訴願人於再訴願時提出之實驗數據，是否足資證明本案可供產業上利用，即有重行審酌之必要。」由上開再訴願決定內容可知，如於說明書已呈相關資料，於訴願階段所呈之數據是否足資證明發明之產業利用性，應有重行審酌之必要。本件所請專利說明書中已呈製備實例及元素分析數據（即實例）支持申請專利範圍第７項所請化合物，原告現提呈進一步之精確熔點及分子斷片質譜數據，以充分支持申請專利範圍第７項所請。該等數據足資證明該請求項所請之產業利用性，且一經併入審究範圍，被告再審定書針對該請求項之核駁理由已不復存在，綜上所述，被告未給予專利申請人（原告）適當之機會完成必要之修正與補充，該不予本件所請專利申請案專利之再審查審定，實違反專利法第一條規定「鼓勵、保護、利用發明以促進產業發展」之立法意旨，造成原告權利受損。原告必須再次強調，提起行政訴訟之目的係在透過救濟程序使人民權利損害減至最低。請將被告之原處分及經濟部、行政院維持原處分之決定撤銷，發回原處分機關就前呈申請專利範圍修正本及補充說明書重行審酌本件所請之可專利性，實為德便。五、基於上述事實及理由，足見被告之原處分及維持原處分之訴願決定，無論認事用法均有不當之處，本案經修正後申請專利範圍，依法應可准予專利。請鈞院判決將原處分、訴願決定及再訴願決定均予撤銷，併准予本案專利權二十年，實為德便等語。
被告答辯意旨略謂︰一、提起行政訴訟之目的固然在於透過救濟程序使人民權利損害減至最低，惟其前提應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政處分時，方需維護人民權利之救濟程序，若被告無違法失當之處，原告亦依法行事，豈有可能造成原告權益受損，就本案而言，原告不依專利法進行專利申請程序，已漠自己權益在先，卻期望透過行政救濟程序維護其權益，豈非本末倒置，對被告依法行事之行政而言，亦非公平合理。查依專利法第三十六、三十八、三十九、四十三、四十四條之規定，專利案件之審查乃被告之職責，且專利文件之修正亦應向被告為之，而被告在審定之前，亦已於八十三年九月二十六日依專利法第四十條第二項之規定，將認為有不予專利之情事以（八三）台專（玖）○一○二二字第一二八八六六號再審查案核駁理由先行通知書通知原告，並限期申復、修正或補充，因此原告理應把握機會在期限內進行修正或補充，而若認為被告核駁理由先行通知理由有不合理之處，亦應在期限內或審定前提出學理上合理之技術性理由適時申復，絕非在未依限修正或合理申復而遭不予專利之審定後，將取得專利之申請程序延宕至行政救濟階段。原告未依被告核駁理由先行通知書所述提出修正或合理申復，亦即不依專利法正當進行取得專利之申請程序，已漠自己權益在先，實無理由要求他人維護其權益於後，而原告在被告審定前不願依法修正，卻在行政救濟階段方願意針對申請專利範圍及說明書作進一步修正，顯有不當，而且，若將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，被告之核駁理由先行通知書及審定書形同具文，就法律之安定性而言，亦無一明確之期限，而屬不安定，因此將被告審定後而於行政救濟階段方提出之修正本納入此次系爭案件審究之範圍，實非公平合理。再者，依訴願法第一條之規定「人民對於中央或地方機關之『行政處分』，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願、再訴願」及行政訴訟法第一條亦規定「人民因中央或地方機關之違法『行政處分』，．．．，得向行政法院提起行政訴訟」，可見爭訟審議之對象乃被告審定書所為之處分有無違法或不當之處，並非審定後向行政救濟機關修正之申請專利範圍，其於行政救濟階段修正之申請專利範圍修正本既未經被告審查，自無由據以駁斥被告之原審定，因此經濟部與行政院未因原告在訴願階段修正本案申請專利範圍而撤銷被告之處分，可謂合法之決定。二、被告前述再審查案核駁理由先行通知書已明確指出不符專利要件之處，原告歷經充分的修正期間及多次修正或補充之結果，仍有多處未符專利要件之處，如被告八十五年九月二十五日（八五）台專（玖）○一○二二字第一三七二九七號審定書所述。再者，如前述第一點說明，專利事件之爭訟審議對象係就被告審定書所為之處分有無違法或不當之情形，並非被告審定後向行政救濟機關修正之申請專利範圍，故其修正既未經被告審查，自非行政爭訟程序審理中所得論究，否則，不但對被告合法適當之行政造成不公，被告之核駁理由先行通知書及審定書形同具文，就法律之安定性而言，亦無一明確之期限，而屬不安定，從而亦增加行政救濟機關之負擔。另原告主張八十二年十一月四日經（八二）訴六二二四○四號訴願決定書內容，強調「本件所請有關具爭議性內容之刪除（在審定後之行政救濟階段）並不影響本案專利之完整性，則本案是否符合發明專利要件，不無重酌之處」，亦非公平合理，蓋由前述訴願決定書之理由部分，可知經濟部係因被告對該案（即第00000000號案）之不具新穎性有誤認之處，故撤銷被告之處分，命被告查明後再另為適法之處分，因此該案與本案並不相同，本案並無誤認之處，此種純屬個案拘束問題，實難援引比附據以撤銷被告之處分。更何況原告雖謂被告對本件所請發明之新穎性及進步性並未質疑，尚難代表本件即具新穎性及進步性，蓋專利法第二十條第一項「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利．．．」之敘述，可知「可供產業上利用」係一發明案最基本之要求，本案既已不符此項基本要求，則探討本案是否具新穎性及進步性已不具實質意義，而此在國外之審查實務上亦為如此。因此，此項起訴理由既非事實，亦非公平合理。三、專利法第四十四條所指之修正，係指在被告「審查時」（如第一項規定）及「審定『公告』之後」提出者（如第四項規定），本案於訴願階段所提修正本既非在被告「審查時」所提出，亦非在「公告」之後（本案未核准專利，自無法公告）所提出，自難符合專利法第四十四條之規定。四、申請專利範圍雖為專利之權利所在，但其目的並非在造成公眾之損失，專利權亦在非造成公眾之損失後，方顯出其實益。反之，取得專利權之發明受到產業界之利用，並進而從事新的發明，方能彰顯其發明之實益，而此乃專利制度之目的。詳言之，專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展，故對於新技術之發明，賦予專有排他之「專利權」，以保護其發明，並代償公開其發明，使第三者可藉由此項公開而得知該發明之技術內容，並可進而利用該發明以從事新的發明，因此造成公眾之損失絕非專利制度之目的，而不具新穎性或進步性之部分，亦非專利制度所鼓勵者，否則豈非增加社會之成本，同理，無法供產業上利用之發明亦難藉專利制度取得專利權。由此，專利制度之目的下所訂定之專利法規自應為所有專利申請人所遵守，方足以順利推展專利制度，促進產業發展，並維公平正義。因此，原告不依專利法正當進行取得專利之申請程序，顯屬破壞專利制度之非法行徑。再者，如依原告之主張，顯然不論專利案是否符合專利要件均可准予專利，而交由公眾審查，由公眾決定是否遭受損失及是否要提起異議或舉發，如此專利法第二十、三十六至四十、四十三及四十四條豈非形同具文，被告之審查亦不具任何實質意義，因此原告之理由顯非合法。原告未依被告明確之核駁先行通知理由進行合理申復、補充或刪除無法供產業上利用之申請專利範圍，亦即不依專利法正當進行取得專利之申請程序，已明顯違法在先，對於被告依法且適當之行政處分，復以此似是而非之理由要求鈞院撤銷，實非公平合理，而且對守法之申請人而言，亦非公平合理，甚至已為守法之專利申請人開創了不依專利法規定在被告審定前修正申請專利範圍，而在被告審定後之行政救濟階段方修正申請專利範圍之惡例，而此種在行政救濟階段方修正申請專利範圍之不合法行徑不但造成法律上期限之不安定、增加行政救濟機關之負擔，亦使得被告依法行政之核駁理由先行通知書及審定書形同具文。五、被告核駁理由先行通知書第六點說明中已述及實例之熔點範圍過廣，「在６℃以上，實難謂已被純化製得，而可供產業上之利用」，原告在歷經多次及長期修正、補充後，實已深知無法供產業上利用之部分不得主張專利權及本案有多個實例化合物係無法證實可被純化製得及可供產業上利用之事實，因此，原告在八十五年八月二十七日被告審定前之最後修正中不但刪除無法證明為可供產業上利用之實例，亦明白表示「修正申請專利範圍以為『實例』所支持」，因此，原告既已承認說明書有部分實例無法證明為可供產業上利用而願意刪除該等實例，並深知無法供產業上利用之實例不得主張專利權而表明願「修正申請專利範圍以為『實例』支持」，實難以其明知之事實強行要求被告再一次寄發核駁理由先行通知書通知申請專利範圍第１及５項應因實例之刪除而作對應取代基之刪除。況且，原告於八十五年七月三日刪除實例後，即於八十五年八月二十七日刪除原申請專利範圍第１項中相對應之「Ｒ為．．．Ｃ－Ｃ環烷基取代之Ｃ－Ｃ烷基」之範圍，顯見原告非常明白代表性實例與申請專利範圍之間之權利義務關係。原告既已明白實例化合物因無法純化製得而不得主張申請專利範圍中相對應化合物範圍之專利權，為何申請專利範圍中相對於實例化合物之範圍，卻未因實例之刪除而一併刪除，以原告如此重本案專利申請之態度，自不可能有疏忽修正之情事發生，既如此，則其仍然主張實例相對應化合物範圍之專利權，豈能再侈言具有配合修正之誠意再一次寄發核駁理由先行通知書。再者，被告在審定之前，已依專利法第四十條第二項之規定，將認為有不予專利之情事以核駁理由先行通知書通知申請人限期修正申復，原告已歷經多次修正，甚至在八十五年八月二十七日已明確告知「經上述修正本案所請範圍均已符合鈞局之規定，當屬可專利者」，而未有任何如起訴理由中所述願配合被告要求修正之意思表示，被告自無再次通知修正之必要。復查本案不符專利要件之處並非僅止於實例或申請專利範圍第１及５項而已，申請專利範圍第７項所請為實例之化合物，並未依被告核駁理由先行通知書第六點說明補充物、化性數據，以證明其已被純化製得並可供產業上利用；而且被告在前述通知書第七點說明中亦已明確表示「第項（Ａ）法中Ｅ之定義」應做合理明確之定義，及「烷化作用」過於籠統廣泛，與何物進行烷化作用及生成何種化合物均未明界，應予明確修正，亦未獲得原告合理明確之修正，此項已事先通知之核駁理由，被告實無必要一再地通知修正，因此被告之審定理由實已在核駁理由先行通知書中明確表達，並無違反專利法第四十條第二項之規定。原告謂被告審定書所列理由純係原告一時不察所造成之失誤所致，實亦牽強而不合理，蓋若原告重本案之申請，豈會有不察而令其造成失誤之情事發生，而且以原告多次之修正，顯見其反覆研究被告之核駁理由先行通知書及其說明書、申請專利範圍不知幾回，豈會有不察之情事產生，足見「不察」之起訴理由難以令人接受。再者，以被告明確之核駁理由先行通知書及原告多次修正之事實，被告亦難預知其「不察」，而若以「不察」為由再次核發修正通知，則何次及何時之修正才是其已「明察」之時，實亦無法安定明確，故原告主張實非合理公平，且以原告八十五年十二月七日訴願理由書所述，其在審定前之修正，有其一定之理由根據，絕非「不察」所致之修正，顯見原告主張亦非事實，並無違反專利法第四十條第二項規定之情事。六、被告再審查審定書所述「申請專利範圍第７項所請為實例之化合物，並未依核駁理由先行通知書第六點說明補充物、化性數據，以證明其已被純化製得並可供產業上利用」，及「第１項中之定義為「Ｅ為（CH）mC-D或-R-DC
R」，因此第項（Ａ）法中之「Ｅ」若依第１項之定義並無法製得式（Ｉ）化合物，此外「進行烷化作用」亦未說明係與何物進行烷化作用，而烷化所生成之烷化產物亦未明確界定在申請專利範圍第１項之式（Ｉ）化合物範圍內（如Ｒ、Ｒ及Ｒ為烯基、環烯基、環烯基烷基均非屬第１項所界定之範圍）」，均為本發明不具可供產業上利用性之具體理由，至於申請專利範圍第１項之「Ｄ為OR」及第５項之「Z-NHCHC
（O）OCHC（O）OCH」未因實例之刪除而刪除致不符可供產業上利用性之理由，原告實已明白，蓋實例化合物既經原告刪除，表示已無法證明該化合物可被製備及可供產業上利用，則申請專利範圍第１及５項與實例相對應之取代基範圍當亦無從證明可被製備，既無法製備，自無法供產業上利用，此項事實實無需被告再多加說明。另本案所請無法由實例證明為可供產業上利用之事實，在被告審查基準之非可供產業上利用之發明類型中係屬於「未完成之發明」，此乃世界各國一致之見解，如「日本審查基準手冊」及「中國專利與商標」一九九四年第一及三期中之文章，本案既在世界多個國家（尤其在日本及中國大陸）申請，對於「申請專利範圍超過實施例列示範圍」或「無實例可予支持」所代表的意義為「未完成之發明」自應有明確之理解，無需被告一再強調，更何況本案屬未完成之發明，其理亦甚為明確。原告刪除實例之事實，即表示無法證明實例化合物可被製備，自屬未完成之發明，其申請專利範圍第１及５項與實例相對應之取代基範圍當亦為未完成之發明；實例之化合物未能依本局核駁理由先行通知書第六點說明補充物、化性數據，以證明其已被純化製得並可供產業上利用，則其與申請專利範圍第７項亦同屬未完成之發明；同理，申請專利範圍第項（Ａ）法無法製得式（Ｉ）化合物，及「烷化作用」之產物超出第１項所界定之範圍（亦即超過實施例所支持之範圍），當亦屬未完成之發明。以此世界一致之見解及被告已具體明確之理由，足證原告之主張並非事實且亦非公平合理，從而被告之審定亦無違法不當之處。七、元素分析值不但以人為計算方式即可取得，更難以鑑定化合物之結構，該值僅能驗證化合物之分子式而已，惟同一分子式卻有多種不同結構之化合物（異構物），因此僅以元素分析值欲做為鑑定化合物結構之特徵數據，實過於武斷。原告既屬化學或藥學從業人員，對此項公知之常識，實無需被告再提立論依據，反之，被告核駁理由先行通知書已告知元素分析數據係「以人為計算方式即可精確取得」之理由，原告若強調被告應相信原告，自應補充其他具再現性且無法以人為計算方式精確取得之物、化性數據，以令被告及熟知此項技藝人士信服其發明已可完成，蓋專利係保護「新」而「有用」之發明，而發明是否可供產業上利用之舉證責任乃在於申請人，而非被告，亦即公開全部之技術內容以使熟知此項技術之人士能瞭解其內容並據以實施，乃申請人所應負之責任，基於此，由於申請專利範圍乃專利之權利所在，因此申請專利範圍所界定者並非僅係「技術思想」而已，而是其技術思想所能及（亦即所能實施）之範圍，不能被推知或證明可被實施者，則不得主張權利。故專利法第二十條第一項前段規定「凡可供產業上利用者」為專利要件之一，發明之技術思想如無技術之確切驗證，該思想並無法證實為「可供產業上利用」，是以申請專利範圍超出實例所能支持者，於證明其在提出申請之時確已完成，並可供產業上利用之前，不得主張權利，因此，本案未依被告八十三年九月二十六日（八三）台專（玖）○一○二二字第一二八八六六號再審查案核駁理由先行通知書中所述提出數據證明所請化合物確已製備，而可供產業上利用，卻仍然主張申請專利範圍相對應化合物之專利權，實非合理，更何況原告已承認實例化合物確無法純化製備而刪除該實例，卻依然主張申請專利範圍中與該實例相對應之化合物範圍，顯非合理。申請專利範圍所請有無法由實例或數據支持者，即表示說明書中揭示之技術內容並不充分，或有令熟知此項技藝者質疑其是否可被據以實施之處，否則原告理當可依被告之核駁理由先行通知書提出具體數據，足見本案代表性實例並未充分提供，且亦難令熟習此項技藝者得以據以實施（其重複實施本案實例後，是否可得到相同之結果，並無明確之數據可供判斷之依據），不符專利要件。再者，化學乃一門實驗科學，與其它領域相比有許多特殊性，例如，有許多化學發明很難預測它的實施可能性和實施後的效果，故絕大多數的化學發明不能僅以構思進行設計來完成，因此實施例乃是對發明技術方案的說明，為發明的充分公開和實用性提供了證明，同時也是支持和解釋權利要求的具體技術情報，因此被告若對本案之實例化合物是否確可純化製得而可供產業上利用有所質疑時，原告理應負釋疑之責，無法釋疑或無法提供具體證據證明該實例化合物是否確可純化製得，即表示該化合物尚難供產業上利用，亦難令熟知此項技藝者得以據以實施，因此原告避重就輕而責怪被告未說明技術理由，實屬顛倒被告與原告雙方之權利義務。至此，原告或許欲辯駁，由合成實例化合物所使用之起始化合物及反應條件再輔以元素分析數據，自可證明實例化合物確已製得；然而實例所使用之起始化合物係實例化合物，而實例已因被告核駁理由先行通知書中對其實例化合物所列熔點數據過廣之質疑而刪除，亦即原告已承認實例化合物無法製得，如今卻欲以無法製得之化合物做為起始反應物以製備實例之化合物，豈非緣木求魚﹖因此實例之物、化性數據更加顯得重要，而不論實例是否存在，實例無法依被告前述通知書之敘述而另補充熔點、NMR或IR數據，確屬無可否認之事實，查熔點、NM
R或IR數據是一般有機合成實驗在合成有機化合物後，驗證該化合物結構之最基本數據，以原告係屬國際知名大廠商而言，絕不可能對取得該等數據深感困難，因此原告既無法取得實例之熔點、NMR、IR或其他無法以人為計算方式精確取得之物、化性數據，自難以證明實例化合物確已製得而可供產業上利用，亦難以主張申請專利範圍第７項化合物之專利權。綜上所述，足見被告對申請專利範圍第７項所請不符專利要件之審定，並無不當。另被告欲在此併予指明者，係質譜（MS）數據確可用於確認化合物結構，惟其係指包括所有分子斷片（fragment）之數據，亦即由分子斷片之數據方足以判斷化合物結構，絕非如本案說明書所列之只有總分子量數據而已，僅以質譜總分子量數據，而無其他分子斷片數據之輔佐，而欲做為證明化合物確已製得之證據，正如元素分析數據一般武斷。八、專利事件之行政爭訟程序，係就被告原處分所審定之範圍，審究其有無違法或不當之情形，原告於被告再審查程序終結後，於行政救濟階段始提出實例化合物之理化性質數據，或對申請專利範圍進行修正，既未經被告審查，自非行政訴訟程序審理中所得論究。況且被告在八十三年九月二十六日之核駁理由先行通知書第六點說明之最後亦已告知「應另補充更精確之熔點數據，或其他無法以人為計算方式即可精確取得之物、化性數據，例如NMR或IR光譜圖形等」，以原告身為國際知名大廠，補充已製備化合物最基本且為一般實驗室經常測試之物、化性數據並非難事之事實，尚未能在被告八十五年九月二十五日審定本案之前，二年之期間內，依被告核駁理由先行通知書之要求補充數據，實已充分證明了實例化合物係屬被告審定前，甚至是本案提出申請時尚未完成之發明，此亦可由原告在訴願及再訴願階段尚未能補充數據之事實而更加證明。因此被告在要求補充數據未果之情形下所為之審定，自無違法不當之處。再者，被告絕對同意前述再訴願決定書所述「實驗數據之於專利申請案屬證據之一種」，惟此證據絕非再訴願決定書所述「並非專利法第二十二條第三項規定之必要記載事項」，因為實驗數據係用於驗證專利說明書所載技術手段是否可達成說明書所載功效之證據，若實驗數據顯示未能達成其所載功效，即表示其發明無法供產業上利用，而若在提出專利申請之時，甚至在被告審定前尚無任何實驗數據證明其功效，亦即未能證明是否可達成發明之目的，則屬未完成之發明，當難為可供產業上利用之發明，自不符合專利要件，從而被告在通知補充數據卻未得原告補充之情形下所為之審定自無違法不當之處，因此原告以被告審定後之行政救濟階段所提補充或修正駁斥被告之審定，實非公平合理。就本案而言，原告雖在被告審定前已載有實例之製備及元素分析數據，惟當被告以核駁理由先行通知書質疑元素分析數據係以人為計算方式即可精確取得，而要求補充其他如NMR或IR等一般有機化學合成實驗室常有且易得之基本數據時，以原告身為國際知名大廠，仍無法在被告審定前兩年之充分時間內補充數據以負釋疑之責，甚至刪除實例之起始化合物（實例）之製備實例（刪除實例，即表示原告無法證明實例可被製得，因此實例以實例化合物做為起始物進行合成反應自有可議之處），實已充分證明實例化合物無法在被告審定前（甚至在提出訴願及再訴願時）製得，其屬本案申請時尚未完成之發明，故被告在要求補充數據未果之情形下所為無法供產業上利用之審定當無違法不當之處，原告以未經被告審查而在訴訟階段所提之補充及修正駁斥被告之審定，實非公平合理。九、原告雖引鈞院八十六年度判字第二二一五號判決，惟其係就個案為之，並非判例，故應無拘束本案之效力。十、被告對本案所請發明之新穎性及進步性並未質礙，尚難代表本件即具新穎性及進步性，專利法第二十條第一項「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利．．．」之敘述，可知「可供產業上利用」係一發明案最基本之要求，本案既已不符此項基本要求，則探討本案是否具新穎性及進步性已不具實質意義，而此在國外之審查實務上亦為如此「中國專利與商標」一九九七年第期第頁）。此外，被告已明確告知本發明所以不具可供產業上利用性及其係屬於「未完成之發明」之具體理由，原告既已查閱被告前答辯書，卻未提出任何反駁理由，顯已默認被告指證之事實，卻一再重複其起訴理由而空泛地指責被告未提具體理由，其所指既無事實根據，自非合理，並不足以否認本案已不符「可供產業上利用」之專利要件之事實。至於修正或補充，事實上「未完成之發明」本無依專利法第四十四條之規定補充任何實例或數據，使申請案變成「完成之發明」，否則即屬實質技術內容之變更，然而，申請專利範圍中屬「未完成之發明」之部分卻可藉由刪除的方式留下屬於「完成之發明」之範圍，亦可藉由合理明確且符合科學性之技術理由或證據說明被告所質疑「未完成之發明」並非事實。惟查原告在被告審定前，既未刪修屬於「未完成之發明」之申請專利範圍，亦未提出技術上合理之申復理由或數據（如化合物之物、化數據）以釋被告之疑，被告以本案有無法供產業上利用之處為由而進行審定，自無違誤。換言之，專利審查基準雖說明「如非屬於．．．，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知修正或補充」，但並不代表屬於在說明書中欠缺達成目的之技術手段的構想之申請專利範圍部分不能依專利法第四十四條之規定刪除，而只留下已完成發明之申請專利範圍，申請專利範圍大小之認定，申請人與審查委員之間本就容易存在分歧之觀點，若屬於「未完成之發明」之申請專利範圍不能藉由專利法第四十四條之規定在被告審定之前予以刪除，勢必有大多數之申請案無法取得專利權，此項結果絕非為鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展之專利制度所樂見，因此，原告主張被告之審定書及答辯書所述之補充及修正，而片面推斷被告認為本案並非「未完成之發明」或「不具產業可利用性之發明」，實非合理且非事實。此外，被告前已指出熔點、NMR或IR數據是一般有機合成實驗室在合成有機化合物後，驗證該化合物結構之最基本數據，以原告係屬國際知名大廠商而言，絕不可能對取得該等數據深感困難，故原告既未能在被告審定前，刪修屬於「未完成之發明」之申請專利範圍，亦未提出技術上合理之申復理由或前述化合物之物、化性數據，實已充分證明被告所質疑本案為「未完成之發明」係屬事實，從而被告以本案有無法供產業上利用之處為由而進行審定，自無違誤，至此原告亦確實已喪失補提任何物、化性數據或修正申請專利範圍之權利，因為對於未完成之發明所做之補充修正，勢將造成該申請案實質內容之變更，且行政救濟階段之補充或修正，既非於專利審查期間，亦非專利審定公告之後提出，自不符合專利法第四十四條之規定。綜上所述，被告以本案不符專利法第二十條第一項前段所載「產業上可利用性」之專利要件做為核駁審定之理由，於認事用法上實無違誤。十一、本案不符「可供產業上利用」之專利要件，依專利審查基準所述，「非可供產業上利用之發明」包含（一）未完成之發明、（二）非可供營業上利用之發明、（三）實際上顯然無法實施之發明，而發明技術內容揭示不充分、完整，不但不符專利法第二十二條第三項有關專利申請要件之規定，同時亦屬「非可供產業上利用之發明」中之「未完成之發明」，換言之，被告並非將專利要件及申請要件之規定混為一談，而是本案同時不符專利要件及申請要件。再者，專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展，故藉由賦予專有排他性之專利權，以代償公開其發明，而使得第三者能夠得知該發明之技術內容，並進而利用之，以從事新發明，促進產業發展，因此說明書之揭示若非充分、完整，自無法令熟知此項技藝人士得以據以實施，更遑論利用其發明以從事新發明及促進產業發展。本案申請專利範圍尚有在說明書中無製備實例及無法由實例支持之部分，豈得謂熟知此項技藝人士得以據以實施及可供產業上利用，而原告既無法以技術上或學理上明確之理由說明該部分之合理性，自不應主張其權利，以留待他人努力研發，如此方能促進產業發展。換言之，專利權之賦予必須是合理而不浮濫，才能健全專利制度。另被告基於鼓勵及保護發明之立場，並避免因個人主觀意見造成無法申請之遺憾，被告寧可讓申請案進入技術內容之審查並給予多次修正之機會，在如此善盡鼓勵及保護發明之程序下，仍未獲原告合理之申復，自難謂被告之核駁審定有違法不當之處。十二、專利制度係保護「新」而「有用」之發明，故一發明之技術思想如無技術之確切驗證，該思想仍無法證實具有產業上利用性，因此依發明技術思想推演所及之申請專利範圍有超出實施例所能支持者，除非能證明所請確可實施並可供產業上利用，否則即不得主張權利，申請專利範圍之合理申請應就實施例可推衍之範圍而定，尤其重要者在其可行性，故當被告認為本案有不符可供產業上利用之情事時，原告理應負釋明之責，豈得謂無義務提供製法及鑑識資料。再者，化學是一門實驗科學，絕大多數的化學發明不能通過化學家的構思或在辦公桌上進行設計來完成，尤其化學物質發明僅靠技術構思往往是無法完成的，其乃基於其結果之不可預測，必須通過實驗證明才行，因此凡化學從業人員應可瞭解不同取代基可能導致化合物生成反應條件之差異，且取代基差異巨大者甚至將影響其可行性，而既然專利制度係保護「新」而「有用」之發明，物、化性質上差異較大之「不同類」化合物均應有具代表性化合物實例及明確合理之物、化數據，以「證明」該類化合物可被製備，進而可供產業上利用，豈得謂「專利申請人並無任何義務須針對其申請專利範圍所請全部『不同態樣』之發明化合物提出製造方法、鑑識資料及用途之說明」。原告既無法在被告審定前依被告核駁理由先行通知書所述補充實例化合物之物、化性數據，自無法證明申請專利範圍第７項所請實例之化合物可被製得進而可供產業上利用。又實例化合物既經原告刪除，表示已無法證明該化合物可被製備及可供產業上利用，則申請專利範圍第１及５項與實例相對應之取代基範圍當亦無從證明可被製備，既無法製備，自無法供產業上利用，因此被告所為之審定，並無違法不當之處。綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，請駁回原告之訴等語。
理由依專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所定三款情事之一者，得申請取得發明專利，若不能供產業上利用者，自不得申請取得發明專利。又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第三項及第四項所明定。本件原告於八十一年四月一日以其「啶衍生物」，旋變更發明名稱為「六氫啶衍生物」，係有關３，４，４－三取代六氫啶基－Ｎ－烷基羧酸酯及中間物之製法，此六氫啶－Ｎ－烷基羧酸酯適用於周邊類鴉片擷抗劑等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十五年九月二十五日台專（玖）○一○二二字第一三七二九七號專利再審查審定書。原告不服，循序提起行政訴訟，主張如前揭事實欄所載。經查：㈠被告以本案申請專利範圍第一項之Ｄ為OR及第五項之「Z-NHCHC（O）OCHC（O）OCH」，並未因實例八十五之刪除而一併刪除。第七項所請為實例五十四之化合物，但未說明其補充物、化性數據，以證明其已被純化製得並可供產業上利用。第十二項（Ａ）法並未作明確之修正，Ｅ之定義雖經修正為「Ｅ如申請專利範圍第一項之定義」，惟第一項之定義為「Ｅ為（CH）mC-D或-R-DCR」，若第十二項（Ａ）法中之Ｅ依此第一項之定義，並無法製得式（Ｉ）化合物，又進行烷化作用並未說明係與何物進行，所生成之烷化產物亦未明確界定在申請專利範圍第一項之式（Ｉ）化合物範圍內（如Ｒ、Ｒ、Ｒ為烯基、環烯基、環烯基烷基均非第一項所界定之範圍），所請難由實例證明可供產業上之利用為由，依專利法第二十條第一項前段、第二十二條第三項及第四項規定，不予專利。㈡實例係對發明技術方案之說明，為發明的充分公開和實用性提供證明，被告台專（玖）○一○二二字第一二八八六六號專利再審查案核駁理由先行通知書已明確告知本案不足以證明其實例之化合物已被純化製得，而可供產業上之利用，應補充數據之理由。本案實例五十四所列數據係屬元素分析值，並非MS數據，元素分析值不但以人為計算方式即可取得，且僅能驗證化合物之分子式，難以鑑定化合物之結構，而同一分子式會有多種不同結構之化合物（異構物），僅以元素分析值欲作為鑑定化合物結構之特徵數據，尚非可採。至質譜（MS）數據雖可用於確認化合物結構，惟其應包括所有分子斷片之數據，由分子斷片之數據方足以判斷化合物結構，本案說明書只列質譜總分子量數據，而無其他分子斷片數據，亦不足以作為證明化合物確已製得之證據。又被告核駁理由先行通知書業已告知本案應予修正申請專利範圍或補充之內容，原告雖經多次修正，仍未能符合發明專利要件，則原告主張被告於審查期間未給予合理之修正機會，被告有違專利法第四十條第二項規定乙節，亦不足採。又本案於訴願及再訴願程序中，經濟部曾先後送請私立元智工學院化學工程學系，基於其專業知能提供審查意見結論亦認本案不符合專利，應不予專利，有審查意見書二件附於訴願卷可按，其所提供意見，客觀公正，堪以採憑。㈢專利事件之行政爭訟程序，僅就原處分所審定之範圍內，審究其有無違法或不當之情形。本件被告核駁理由先行通知書業已明確告知原告本案應予修正申請專利範圍或補充之內容，原告雖經多次修正，仍未能符發明專利之法定要件（申請要件及專利要件），被告乃審定本案應不予專利，而原告於行政爭訟程序中始提出申請專利範圍修正本及補充說明書，並非在被告審查時提出，且本案亦非審定公告之發明專利案件，自無專利法第四十四條第四項所規定如其修正係在發明專利審定公告之後提出之情形，不得僅據原告於行政爭訟程序中始提出申請專利範圍修正本及補充說明書即遽爾謂本件行政爭訟程序應依專利法第四十四條第四項規定予審究之，而認原處分違反專利法第二十條第一項規定。㈣又原告主張本案之對應案已獲准美國專利乙節，因各國專利法制及審查基準有異，不能以在外國獲准專利，作為本案應准專利之依據。㈤至原告所提出之經濟部八十六年八月五日經（八六）訴字第八六六○九○七八號訴願決定、八十二年十一月四日經（八二）訴字第六二二四○四號訴願決定、行政院八十六年八月二十日台八十六訴字第三二八六九號再訴願決定及本院八十六年度判字第二二一五號判決等影本，均係個案，與本案之情形尚屬有別，無拘束本案之效力。原告所訴各節核屬其一己主觀之見，尚非可採。是被告為本案應不予專利之審定，核無違誤，一再訴願決定遞予維持，俱無不合。原告仍執前詞爭訟，其訴為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十八年四月九日
行政法院第五庭
審判長評事 廖政雄
評事 趙永康 評事 沈水元 評事 林清祥 評事 劉鑫楨 右正本證明與原本無異
法院書記官彭秀玲中華民國八十八年四月十二日