裁判字號：智慧財產法院106年行商訴字第54號判決
裁判日期：民國106年11月16日
裁判案由：商標註冊
智慧財產法院行政判決
106年度行商訴字第54號原告美商亞培大藥廠公司（ABBOTTLABORATORIES）代表人 蜜雪兒 H.包曼（MicheleH.Bowman）訴訟代理人 邵瓊慧 律師
趙國璇 律師 施汝憬 律師被告經濟部智慧財產局代表人 洪淑敏 （局長）訴訟代理人 鄭淑芬 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國106年
3月31日經訴字第10606302390號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國103年6月26日以「CHOOSETRANSFORMATION」商標（下稱本件商標，如本判決附圖所示），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第16類之「印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品」商品以及第35類之「包含遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理；有關實驗室儀器遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理服務」、第37類之「醫療及實驗室儀器之保養及維修服務」、第38類之「提供多數使用者共享醫療診斷資訊之網路點對點傳輸服務；提供多數使用者共享實驗室電腦資料庫數據之網路點對點傳輸服務」、第41類之「提供電子印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品」、第42類之「提供有關醫療診斷儀器…搭配診斷領域之醫療、科學及技術之研究及開發服務」、第44類「醫療診斷服務…藉由電腦遠端追蹤醫療儀器及實驗室儀器取得數據資訊，以提供健康照護及健康追蹤服務」之服務（經被告依職權修正指定使用於前揭商品及服務，詳細商品／服務名稱詳見被告商標核駁卷第6頁），向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣僅由單純文字「CHOOSETRANSFORMATION」構成，指定於前揭商品及服務，予相關消費者之印象僅為不具識別性之標語，依商標法第29條第1項第3款規定，應不准註冊，以105年11月22日商標核駁第375519號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以106年3月31日以經訴字00000000
000號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被告應就申請本件商標註冊案，為准予註冊之處分，並主張：
㈠本件商標乃原告考量其商品或服務特性所首創之商標，以「
CHOOSETRANSFORMATION」暗示對既有事物或程序作出改變，提高工作效率及品質，相關消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會「CHOOSETRANSFORMATIO
N」與商品或服務間之關聯。本件商標所指定之商品與服務種類繁多，該等商品與服務均有不同，從印刷品（第16類），乃至於電腦資料庫管理（第35類）或醫療及實驗室儀器之保養及維修服務（第37類）。如以本件商標使用於印刷品商品上，具有暗示消費者跳出框架，挑戰選擇之可能與轉變之勇氣，而吸引消費者作出改變，選擇以本件商標所標彰之產品；如以本件商標使用於電腦資料庫管理或醫療及實驗室儀器之保養及維修服務等，則具有暗示消費者有關申請人之服務不同於既往，甚至不同於一般印象之內容，而更有創新或便利消費者之可能性，從而吸引相關消費者選擇申請人之該等服務。據此，本件商標足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，為暗示性商標，並非所指定商品或服務之廣告用語，應如同「快譯通」（用於電子辭典商品或服務）、「一匙靈」（用於洗衣粉商品或服務）及「克潮靈」（用於除濕劑商品或服務）等商標一般，准予註冊。況且除我國外，本件商標亦在全球多個國家提出申請，其中，以英語為官方語言或主要語言之菲律賓、紐西蘭，本件商標既然能在此等國家取得註冊，足以證明英語系國家均肯認本件商標用於指定商品等具有識別性，得以註冊。又中國、香港、日本同樣為我國鄰近國家，消費市場極為相近，該等國家既准予本件商標註冊，亦足證其肯認本件商標用於指定商品具有識別性，且不致使消費者認為本件商標僅為單純標語或廣告用語，顯見本件商標具有識別性。
㈡本件商標實際使用時，係以醒目之藍底白字置於網頁下方顯
眼位置，消費者一望即知「CHOOSETRANSFORMATION」為標示商品或服務來源之商標，再者，原告並於本件商標之右上方標示有「TM」之字樣，在在傳達給消費者一個清晰概念，亦即「CHOOSETRANSFORMATION」之文字是一個「商標」，而非單純廣告用語，從而具有作為表彰或指示商品或服務來源之商標功用。而相關消費者可至原告之官方網站查詢本件商標商品或服務之介紹（https://www.corelaboratory.abbott/us/en/home），於網路發達、資訊流通快速之現代社會，相關消費者對本件商標並不陌生。又商標應具備識別性，係各國商標專責機關核准商標註冊之要件之一，本件商標已獲得多國之商標專責機關核准註冊，詳如前述，應足以肯認本件商標具有識別性。是以，即使假設本件商標不具有先天識別性，亦已因原告之使用方式，使本件商標在交易上已成為其商品或服務之識別標識，而取得後天識別性，應核准註冊。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠本件商標圖樣係由單純文字所構成，具有「選擇轉變」之涵
義，以之作為商標，指定使用於「印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品」商品與「包含遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理…；藉由電腦遠端追蹤醫療儀器及實驗室儀器取得數據資訊，以提供健康照護及健康追蹤服務」服務，予人印象為吸引消費者注意或傳達其經營理念所為之宣傳性用語或廣告標語，而無原告所訴之對既有事物或程序作出改變，提高工作效率及品質，相關消費者需運用一定程度之想像、思考、感受或推理才能領會其與商品或服務間關聯性之感，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自有商標法第29條第1項第3款及第31條第1項規定之適用，應予核駁。
㈡至原告提出其官方網站資料2紙，主張本件商標係以醒目之
藍底白字標示於該網站下方位置，右上方標示有「TM」，消費者一望即知其為表彰或指示商品或服務來源之商標，而非單純廣告用語，亦可於該網站查詢其商品或服務介紹，消費者對之應不陌生云云。惟就原告所提出之網站觀之，其先以其他商標圖樣介紹商品或服務，直至網頁頁面最下方始得見「CHOOSETRANSFORMATION」之標示，整體態樣予相關消費者之印象仍不脫藉以宣傳使用原告之商品／服務即有「選擇轉變」之可能，復於該網頁之「ABOUTUS」項下載有相關文字「CHOOSETHEFLEXIBILITYTOADAPT」等語，益顯其係宣傳其經營理念用語或其商品／服務所創造效益之廣告標語印象，自難認識其為指示商品或服務來源之識別標識，並得藉此與他人之商品或服務相區別；又原告復未提出該網站瀏覽人次、商品或服務之銷售量或營業額等證據佐證其於我國實際行銷情形。是依現有證據資料，尚難認本件商標業經大量廣泛使用，在交易上已成為原告商品或服務之識別標識，而取得後天識別性。又原告主張其業以本件商標於阿根廷、白俄羅斯、中國、菲律賓、香港等英語系或非英語系國家或地區申准註冊一節。經核各國家或地區國情不同，商標法制及審查基準互有差異，且商標法採屬地主義，本件商標縱於上述國家或地區申准註冊，亦難逕執為其於我國亦具識別性而得准予註冊之論據。
四、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項：
原告前於103年6月26日以「CHOOSETRANSFORMATION」商標（即本件商標），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第16類之「印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品」商品以及第35類之「包含遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理；有關實驗室儀器遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理服務」、第37類之「醫療及實驗室儀器之保養及維修服務」、第38類之「提供多數使用者共享醫療診斷資訊之網路點對點傳輸服務；提供多數使用者共享實驗室電腦資料庫數據之網路點對點傳輸服務」、第41類之「提供電子印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品」、第42類之「提供有關醫療診斷儀器…；搭配診斷領域之醫療、科學及技術之研究及開發服務」、第44類「醫療診斷服務…；藉由電腦遠端追蹤醫療儀器及實驗室儀器取得數據資訊，以提供健康照護及健康追蹤服務」之服務（經被告依職權修正指定使用於前揭商品及服務，詳細商品／服務名稱見被告商標核駁卷第6頁），向被告申請註冊。
經被告審查，認本件商標圖樣僅由單純文字「CHOOSETRANSFORMATION」構成，指定於前揭商品及服務，予相關消費者之印象僅為不具識別性之標語，依商標法第29條第1項第3款規定，應不准註冊，以105年11月22日商標核駁第375519號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以
106年3月31日以經訴字00000000000號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
㈡本件兩造之爭點：
本件商標之註冊是否有違商標法第29條第1項第3款規定？
五、本院得心證之理由：㈠按「（第1項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字
、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成」、「（第2項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，商標法第18條定有明文，亦即商標必須具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：…三、僅由其他不具識別性之標識所構成者」、「有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，復為同法第29條第1項第3款、第2項所規定。換言之，未具有先天識別性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊，惟需申請人舉證證明之。
㈡承上，商標法第18條第2項規定，商標識別性指足以使商品
或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。而商標「僅由其他不具識別性之標識所構成者」，不得註冊，復為商標法第29條第1項第3款所明定，本款所稱商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，應指第1、2款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性之標識所構成者外，應包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形。又「標語是用來宣傳服務或商品的詞句，通常簡短、精練、容易記憶，常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，業者也常藉創意的標語吸引消費者的注意，建立產品形象。對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商品或服務的來源有關，此時標語才具有區別來源的功能，而具有識別性。因此除非是高度創意性的標語或含有高度識別性商標的標語，消費者在第一印象上即得將之作為區別來源的標識，否則應證明取得後天識別性，始得准予註冊。標語僅是用以傳達商品或服務的相關資訊，或僅具有自我標榜的意涵，為商品或服務的說明，應以商標法第29條第1項第1款核駁；單純作為宣傳之用的非說明性標語，則應以其不具識別性，依同條項第3款之規定予以核駁。當標語中包含具有識別性的文字商標，通常會有較高的識別力，但若該標語整體仍為商品或服務的說明，則仍不具識別性。」（商標識別性審查基準4.11.1參照）。
㈢經查，本件原告申請註冊之「CHOOSETRANSFORMATION」商
標圖樣，係由單純未經設計之外文「CHOOSETRANSFORMATIO
N」所構成，具有「選擇轉變」之涵義，以之作為商標，指定使用於「印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品」商品與「包含遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理…藉由電腦遠端追蹤醫療儀器及實驗室儀器取得數據資訊，以提供健康照護及健康追蹤服務」服務，予人印象為吸引消費者注意或傳達其經營理念所為之宣傳性用語或廣告標語，殊難想像如原告所稱係隱喻對實驗室工作流程需作出改變以提高工作效率及品質，而屬相關消費者需運用一定程度之想像、推理才能領會其與商品或服務間關聯性之暗示性標識。是本件商標不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性，依商標法第29條第1項第3款規定，應不准註冊。
㈣次查，原告主張本件商標係以醒目之藍底白字標示於該網站
下方位置，右上方標示有「TM」，消費者一望即知其為表彰或指示商品或服務來源之商標，而非單純廣告用語，亦可於該網站查詢其商品或服務介紹，消費者對之應不陌生云云，並提出其官方網站資料2紙為證。惟查，就原告官方網站觀察，其係另以其他商標圖樣介紹商品或服務，直至頁面最下方始得見「CHOOSETRANSFORMATION」之標示，整體態樣予相關消費者之印象仍不脫藉以宣傳使用原告之商品／服務即有「選擇轉變」之可能，又由該網頁「ABOUTUS」項下記載「CHOOSETHEFLEXIBILITYTOADAPT」、「Standingsti
llisnotanoptionintoday'senvironment.Chooseapartnerthathelpsyouadapttochange.Abbottsolutionshelpdrivesmarterclinicalandeconomicdecision-makingacrosstheorganization,helping
ourpartnersmeettoday’sneedswhilepreparingfortomorrow.」、「HOWABBOTTDRIVESTRANSFORMATIONACROSSORGANIZATIONS：」等語，可見其係宣傳其經營理念用語或其商品／服務所創造效益之廣告標語印象，自難認識其為指示商品或服務來源之識別標識，並得藉此與他人之商品或服務相區別。又原告復未提出該網站瀏覽人次、商品或服務之銷售量或營業額等證據佐證其於我國實際行銷情形。職是，依現有證據資料，尚難認本件商標業經大量廣泛使用，在交易上已成為原告商品或服務之識別標識，而取得後天識別性，原告此部分之主張並非可採。
㈤原告復主張被告就商標是否有暗示性先天識別性及商標是否
構成標語認定過於嚴苛，系爭商標指定使用類別涵蓋服務眾多，被告僅泛稱無先天識別性，根本等於無標準，希望法院可斟酌，當被告認為無先天識別性時，是否可根本未參酌系爭商標指定使用類別就逕予核駁云云。然查，被告就本件商標係廣告標語、不具先天識別性及後天識別性，已敘明理由，而商標註冊係採全准全駁之審查方式，本件被告已於104年12月16日以核駁理由先行通知書給予原告補正及陳述意見之機會，原告經4次延期申覆（商標核駁卷第58至66頁），並未回應，被告逕以原告指定使用類別為審查，於原處分敘明理由，認為本件商標指定使用於「印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品」商品與「包含遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理…藉由電腦遠端追蹤醫療儀器及實驗室儀器取得數據資訊，以提供健康照護及健康追蹤服務」服務不具識別性，而駁回註冊，並無違誤。
㈥原告復主張本件商標除我國外，亦在全球多個國家提出申請
，本件商標既然能在以英語為官方語言或主要語言之菲律賓、紐西蘭等國取得註冊，足以證明英語系國家均肯認本件商標用於指定商品等具有識別：又中國、香港、日本同樣為我國鄰近國家，消費市場極為相近，該等國家既准予本件商標註冊，亦足證其肯認本件商標用於指定商品具有識別性，且不致使消費者認為本件商標僅為單純標語或廣告用語，顯見本件商標具有識別性等語。查本件商標雖於阿根廷、白俄羅斯、中國、菲律賓、紐西蘭、香港等英語系或非英語系國家或地區申准註冊，惟在原告之母國美國及歐盟並未取得商標權，況查各國家或地區國情不同，商標法制及審查基準互有差異，且商標法採屬地主義，本件商標縱於上述國家或地區申准註冊，亦難逕執為其於我國亦具識別性而得准予註冊之論據，併此敘明。
六、綜上所述，本件商標不具先天識別性，亦未因原告使用且在交易上成為其指定使用商品之識別標識，而取得後天識別性。從而，本件商標有商標法第29條第1項第3款所定不得註冊之情形，則被告所為本件商標不得註冊，應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為准許本件商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國106年11月16日
智慧財產法院第一庭
審判長法官陳忠行
法官林洲富法官曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││之一者，得不│格或為教育部審定合格之大學或獨││委任律師為訴│立學院公法學教授、副教授者。││訟代理人│2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││列情形之一，│二親等內之姻親具備律師資格者。││經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││院認為適當者│。││，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或││審訴訟代理人│依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例││外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所││示關係之釋明文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國106年11月27日
書記官丘若瑤