裁判字號：智慧財產法院98年行專訴字第32號判決
裁判日期：民國98年08月13日
裁判案由：發明專利舉發
智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第32號
98年7月23日辯論終結原告甲○○訴訟代理人己○○（專利代理人被告經濟部智慧財產局代表人乙○○（局長）住同上訴訟代理人丁○○
參加人圓剛科技股份有限公司代表人丙○○訴訟代理人 簡秀如 律師
戊○○（專利代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年2月27日經訴字第09806107740號訴願決定，提起行政訴訟。
並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人圓剛科技股份有限公司前於民國93年2月18日以「影音信號傳接處理裝置」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。嗣原告於96年12月19日以其違反核准時專利法第21條、第22條第1項第1、2款及第4項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於97年5月2日以（97）智專三（二）04059字第09720231500號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，並據被告檢卷答辯到經濟部。案經經濟部審議，並依訴願法第28條第2項之規定，於97年11月12日以經訴字第09706085520號函，通知參加人參加訴願程序表示意見，參加人於97年11月27日、同年12月5日及17日提出參加訴願程序表示意見之書面資料到經濟部。旋經濟部復通知原告、參加人及被告代表列席經濟部訴願委員會進行言詞辯論，本件以言詞辯論內容審決。嗣經經濟部98年2月27日經訴字第09706112240號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：㈠原告於訴願理由書陳述原處分有未依專利審查基準審究系爭
專利是否為手段功能用語之違法事由，原決定機關對之則置之未理，另，原處分書理由（四）中所稱「查參酌系爭專利之專利說明書所載及其第2圖所示，並與系爭專利之申請專利範圍相互對照」及「故於解釋其申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，被告及原決定機關均未明述理由，顯見原處分及原決定理由違反行政程序法第9條、第43條及第96條第1項第2款規定。又參專利法第56條第3項立法說明所載「在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；……以瞭解其發明目的、作用及效果」，除非申請專利範圍以專利法施行細則第18條第8項規定記載，否則雖得於解釋申請專利範圍時得審酌發明說明及圖式，僅用以瞭解其發明目的、作用及效果，但對於未曾記載於申請專利範圍之事項者並不在保護範圍之內。原決定不但對原告所主張之原處分未審究系爭專利是否為手段功能用語之訴願理由，以未曾記載於申請專利範圍之事項作為發明專利權之保護範圍，實難謂適法、公允。
㈡依專利法施行細則第18條第8項、現行專利審查基準第二篇
發明專利審查第九章第4.3節及第二篇發明專利審查第九章第4.3.1節關於「手段功能用語及步驟功能用語」內所述，複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。一般的請求項不得讀入發明說明中所載之技術特徵，惟請求項中以手段功能用語或步驟功能用語表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而非以其所載之功能為申請專利範圍。手段功能用語或步驟功能用語需具備三條件：使用「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語描述之技術特徵、前揭用語記載特定功能、上開用語記載未達特定功能之完整結構、材料或動作。惟系爭專利所載之結構、材料或動作足以實現該功能，且已達完整之程度，即使記載了該功能，其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，應認定不符合條件三。另審查請求項是否以手段功能用語或步驟功能用語表示之判斷，應就每一技術特徵各別為之。例如五個技術特徵組成之請求項，僅一個技術特徵符合前述三項條件，則只有該技術特徵之解釋應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，其他技術特徵不得讀入發明說明中所敘述之事項。另應先指出那些技術特徵之解釋包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。若請求項不符合前述三項條件，即使請求項中之技術特徵涉及功能用語，仍應認定其並非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。惟原決定機關僅以：專利法施行細則第18條第8項之規定，僅為補充性，當技術特徵以手段功能用語或步驟功能用語表示時，解釋申請專利範圍時，更應審酌發明說明及圖式等語，對於前揭審查基準之相關規定置若未見，難謂適法。而被告僅以：參酌系爭專利之專利說明書所載及其第2圖所示，並與系爭專利之申請專利範圍相互對照，系爭專利申請專利範圍之記載方式係以手段功能用語表示等語，即遽以認定系爭專利申請專利範圍共有19項皆為手段功能用語表示，顯與上開審查基準第2-1-20頁揭示「請求項是否以手段功能用語或步驟功能用語表示之判斷，應就每一技術特徵各別為之。例如五個技術特徵組成之請求項，僅一個技術特徵符合前述三項條件，則只有該技術特徵之解釋應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，其他技術特徵不得讀入發明說明中所敘述之事項。」相左。再者，被告存卷之專利審查意見表亦未敘及其認為系爭專利申請專利範圍之記載方式係以「手段功能用語」表示。況系爭專利申請專利範圍中之「橋接器」為一習知構件，定義明確，當無適用「手段功能用語」之可能及必要，被告於兩造從未主張亦不爭執之情形下，逕予認定及解釋，已有違背處分權主義之原則，足見原處分確有違法論證之處。
㈢再依據「專利審查基準」第2-9-21頁之第4.3.2節判斷手段
功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持。經檢視系爭專利說明書，並未能找到對應「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵之結構與材料，而在發明說明中欠缺對應之結構下，將造成該請求項不明確且無法為發明說明所支持。因此，系爭專利之申請專利範圍確有記載不明確且不為發明說明及圖式支持，違反專利法第26條第3項之規定。
㈣系爭專利申請專利範圍第1、15、18項之記載，係以擇一形
式總括，仍屬單一匯流排介面之應用，被告解釋為複數匯流排介面，顯違審查基準。而橋接器乃一習知構件，本即介於影音解碼器及輸出匯流排介面之間，作為數位信號之轉換處理。被告逕自認定訴願程序中之舉發證據2及舉發證據3僅為影音解碼器，並無揭露橋接器構造，亦有不當。又系爭專利之主要組成要件為一影音解碼器、一橋接器及一匯流排介面；其匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面，在實際施行此專利時，僅能擇一匯流排介面來施行，而非能同時輸出符合PCMCIA及CardBus及ExpressCard匯流排介面規格之訊號至電腦。系爭專利所界定之橋接器，採用擇一形式記載，亦係只能搭配「一」種匯流排介面之橋接器，絕非原處分所謂之可同時適用多種匯流排介面之橋接器；且其用語為PCMCIA「或」CardBus「或」ExpressCard，足證系爭專利所界定之橋接器，同樣係僅能搭配單一規格匯流排介面之橋接器。又橋接器之功用本即是用於轉換信號，其功效並無不同，因此，經由證據3之Philips公司2002年12月之SAA7135晶片產品說明書及證據5之2000年4月25日CardBus匯流排介面規格相關資料及PCCard匯流排介面工業規格說明書摘要，足可證明系爭專利係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，自不具有進步性，系爭專利違反專利法第22條第4項規定。
㈤縱系爭專利之申請專利範圍為手段功能用語，其申請專利範
圍第1至19項仍不具進步性，因證據3所示飛利浦公司生產之SAA7135晶片技術文件，係可自飛利浦公司建置之網站中下載（http://wwbat.download/literature/9397/0000000
0.pdf），而公開發行日期則為2002年12月，該7135晶片之電路方塊圖（第1圖）則如包含一有影音解碼器21"及對應系爭專利橋接器22之橋接器22"，其影音解碼器21"可以接收類比影像信號及類比聲音信號輸出數位影像信號及數位聲音信號音；而對應系爭專利之橋接器22"係由FIFO、DMA及
PCIINTERFACE所構成，而用以接收數位影音訊號或數位擴播信號TS並輸出一符合PCI匯流排介面之影音訊號經PCI匯流排23"輸出至一電腦，顯然引證案確具有對應系爭專利之橋接器21，是以系爭專利之影音解碼器21、橋接器22之構件已見於證據3，其影音解碼器皆用以輸入一類比影音訊號並轉換為數位影音訊號，而橋接器22亦皆用以接收影音解碼器21等數位影音訊號或數位擴播信號並轉換為符合匯流排介面之影音訊號並輸出至一電腦，兩者功能性完全相同。而系爭專利之「影音解碼器」與「橋接器」僅以功能性描述其特定功能，於說明書中未能找到用以達成類比轉數位與接收數位信號並輸出符合匯流排介面規格之新數位信號等特定功能之完整結構或材料，顯然系爭專利之「影音解碼器」與「橋接器」為一上位概念；而證據3所揭示之對應系爭專利之橋接器，係由FIFO、DMA及PCIINTERFACE所構成，係屬一下位概念，且系爭專利之橋接器係輸出符合一PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面之數位影音訊號，而證據3之橋接器22"所輸出係一符合PCI匯流排介面之數位影音訊號，惟此PCMCIA、CardBus、ExpressCard、PCI匯流排介面之替換，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，且證據3公開日期為2002年12月，亦早於系爭專利申請日民國93年2月18日（2004年2月18日），故系爭專利之申請專利範圍第1、15及18項不具進步性專利要件，有違專利法第22條第4項之規定，應依專利第67條規定撤銷其專利權。
㈥至於系爭專利其他項數之申請專利範圍第2-4、6-11、13-17
及19項係屬附屬項，其為實施之態樣之進一步敘述，亦已見於前述引證案中，至於申請專利範圍第5及12項所述用於接收類比影音信號之解調器早為習知構件，並以應用於各種影音卡，雖其申請專利範圍中增設一解調器，此為單純元件之附加，自不具進步性。
㈦專利法第67條第4項所謂之「舉發案審查不成立」，其性質
屬於行政處分，而參與行政處分做成者，僅特定舉發人及專利專責機關即經濟部智慧財產局即本件被告。故其拘束力，效力亦僅限於「該特定舉發案」，「該特定舉發人」及被告。況舉發程序未經司法機關審查，又無主管機關經濟部之參與，實不應賦予與確定判決相同之一事不再理之對世效力。專利法第67條第1項明定智智慧財產局依舉發或依職權有隨時撤銷專利之權力及義務。而依行政程序法之規定，智慧財產局亦有主動更正其誤准專利及錯誤舉發審定之權力及義務。按最高行政法院79年判字第902號判決揭示「被告機關對於同一新型專利案，經不同之關係人以相同之引證分別所提起之舉發案件，為結果相反之審定，未據敘明其所以不同之特別理由，逕以係個案拘束之審理原則為辯，揆諸首揭說明，不無審究之餘地」（最高行政法院79年判字第1098號及86年判字第372號判決亦同斯旨），可知最高行政法院就智慧財產局先後就相同之舉發資料而為相異之處置倘能敘明理由，並非不得就相同證據為先後相異之見解，並認定無違反一事不再理之問題。基此，益證專利法第67條第4項並無與確定判決相同之一事不再理效力。故縱智慧財產局所發佈之專利審查基準中將專利法第67條第4項之規定，稱之為「一事不再理」，惟該所謂「一事不再理」，實與確定判決一事不再理效力有別。參以專利法第67條第4項之立法理由，可知該條旨在促進專利專責機關即智慧財產局就同一事實證據予以相同認定，並賦予智財局對同一事證不再重為審理之權限，並未賦予司法機關程序上駁回之權限。又智慧財產案件審理法第16條第1項於00年生效後，專利訴訟已無因舉發之提起而有停止訴訟、拖延訴訟進行及妨害專利權行使之問題，既然舉發案之提出不影響專利權人權利之行使，倘智慧財產局認有必要，非不得就相同舉發事實、證據重為審理。復觀之智慧財產案件審理細則第28條第2項規定可知，倘舉發不成立但仍未確定，法院仍應依職權於系爭案件審查同一事證。在再對照該細則第28條第2項與專利法第67條第4項，更可確定立法者制訂專利法第67條第4項時係欲賦予「智慧財產局」於舉發不成立「無論是否確定」時，有不對同一事證為審查之權限，而非拘束該局或司法機關於舉發不成立而未確定時，不得就同一事證為審查。
㈧按最高行政法院於90年度判字第751號判決認為舉發證據是
否為同一事實證據，應交由智慧財產局依其專業審酌之。倘被告於舉發審定中，認原告所提出之舉發證據與先前舉發案所提出之事實、證據有一部或全部相同之情形，應依專利審查基準第5-1-42頁及5-1-43頁規定，敘明一事不再理之理由，並檢附原舉發不成立之審定書影本。惟被告未於本件原舉發審定書中檢附任何舉發不成立之審定書影本，亦未有一事不再理之說明，可知被告係認定本件舉發案之舉發證據並無與先前舉發案所提事證相同之情事，故不生一事不再理問題，參加人主張證據3與系爭專利N02所提證據係同一事實、證據，亦未提出具體事證證明，足徵參加人此主張應無可採。縱使證據3與系爭專利N02證據7為相同證據，然系爭專利N02舉發理由書中未具體指明關鍵元件「橋接器」，且證據7中亦未標明橋接器，兩案待證事實及爭點明顯不同，無一事不再理適用。而被告於本件已具體認定舉發證據與先前舉發案並無相同，並就證據3為實質審理，況且原告於準備程序中依法補呈證據5，其與原證3之組合證據更無一事不再理之適用。
㈨專利審查基準第5-1-45頁例4之說明：「前舉發案所附具之
證據為A，後舉發案所附具之證據為A、B，…若A、B兩證據具關連性，由於兩證據之組合與單一證據A不同，後舉發案應以A、B兩證據組合之內容審究之」，是認定「單一證據」與「組合證據」非相同之證據，又台北高等行政法院91年度訴字第1732號、91年度訴字第2635號及96年度訴字第2821號判決亦均採此見解。系爭專利之N03舉發案，於舉發審定階段僅提出附件2之92年1月1日審定公告第00000000號「用於筆記型電腦之類比/數位轉換裝置」專利，作為證明系爭專利不具新穎性及進步性之證據。N03舉發案之舉發人雖於行政訴訟階段提出以飛利浦SAA7135晶片為鑑定對象之證據14號台科大技術比對報告，惟臺北高等行政法院認定「依原告所述，所謂『證據14號台科大技術比對報告』，乃係原告與參加人於另案民事侵權訴訟中，合意指定之鑑定機關所作之報告（見本院卷第227頁筆錄），性質上非屬引證案，不具作為「進步性」引證文獻之資格，是原告主張組合『舉發證據附件2』、『證據9號飛利浦SAA7146晶片資料』及『證據14號台科大技術比對報告』，可證明系爭案不具進步性，即不足採。」，是上述判決根本未對「證據14」或「飛利浦SAA7135晶片資料」是否得證明系爭專利不具進步性為實質認定。況N03舉發案之舉發人於行政訴訟中係主張「舉發證據附件2」、「證據9號飛利浦SAA7146晶片資料」及「證據14號台科大技術比對報告」之組合證據，證明系爭專利不具進步性，而非以「證據14號台科大技術比對報告」為單一證據，證明系爭專利不具進步性，即與本件證據
3之證據不同；更遑論「證據14號台科大技術比對報告」僅係以「飛利浦SAA7135晶片」為鑑定對象，該比對報告本身與「飛利浦SAA7135晶片」並不相同，參加人指N03舉發案已認定PhillipsSAA7135晶片資料舉發不成立，從而本件原告所提之證據3有一事不再理之適用，實無可採。
㈩聲明：⑴訴願決定及原處分均撤銷。⑵被告對於第00000000
號「影音信號傳接處理裝置」發明專利舉發案（N07），應為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。⑶訴訟費用由被告負擔。
三、被告之主張：㈠被告之審查已經對系爭專利於申請專利範圍所述之技術內容
與舉發證據比對異同，原告於起訴理由亦無提出反駁理由，故不論系爭專利之申請專利範圍是否為手段功能語言用語，均不影響舉發證據無法證明系爭專利違反專利法第21條及第22條之規定。
㈡原告又稱縱使被告及原決定機關不當解讀系爭專利申請專利
範圍之情形下，原告再提出證據5之補充證據，並將該證據
5與證據3之佐證，亦可證明系爭專利不具進步性。經查該證據5應為新證據，並非原舉發證據之補強證據。再者，該證據5與證據3之組合用以證明系爭專利之進步性，在本件相關舉發案(N06)中之訴願決定已有相關技術審查及決定說明，敬請參酌98年2月23日經訴字第09806107280號經濟部訴願決定書。
㈢聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。
四、參加人之主張：㈠按所謂「現行審查基準第二篇發明專利審查基準第九章」，
係於97年5月20日修正發布施行，於00年0月00日生效。本件系爭專利於94年8月15日准予專利，早於前揭審查基準之生效日，顯然並無適用審定三年後方才公布生效之審查基準。再者，本件原處分書之發文日為97年5月2日，早於上開審查基準公布施行日，當然亦無前述審查基準之適用，原告指摘原處分或訴願機關違法顯無理由。該第九章之章名為「電腦軟體相關發明」；其「前言」欄內界定「凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明」，專利審查基準第2-9-1頁並載明「電腦軟體基本上為演算法實施方式之一種，若將電腦軟體所執行之步驟記載於申請專利範圍，整體觀之，其演算法之實施涉及技術手段者，則該電腦軟體可為專利法保護之標的」。然系爭專利之申請專利範圍，並無涉及任何「電腦軟體」，亦非「電腦軟體所執行之步驟」，顯非該審查基準所欲討論之對象。
㈡原處分在第2頁第（二）點已界定其用以與引證案比對之對
象為系爭專利申請專利範圍之內容；而其餘各點亦係針對申請專利範圍之內容，參照說明書及圖式之揭示作為補充，經由通盤考量系爭專利欲解決之問題、技術手段及功效等，認為系爭專利具新穎性或進步性，合於專利審查基準第2-3-20頁及第2-3-21頁之明揭之意旨。原處分並無任何與法令不合之處，更與一般未被認定為「手段功能用語」撰寫方式之專利案之審查，並無不同。
㈢原告在訴願程序中完全未爭執被告對於其舉發證據之認定，
且於本件亦未將其攻防重點置於被告對其舉發程序中所援引先前技術證據之見解，而係提出新證據（證據3及證據5）之組合，欲證明系爭專利不具進步性等情，即可證明原告亦無法就原處分之關鍵「引證文獻能否證明系爭專利不具新穎性或進步性」提出任何實質上之反對意見。而原告此項論點其他舉發人已曾提出，而為行政法院所不採，如N05舉發案之台北高等行政法院97年度訴字第1309號判決，足見原告之主張，實不足採。再者，舉發程序通說固採當事人辯論主義，但並不妨礙被告基於自己心證解讀申請專利範圍之職權，台北高等行政法院就系爭專利N03舉發案所為之97年度訴字第1333號判決闡述甚明，則原告稱原處分機關違背處分權主義之原則云云，容有誤解。
㈣原告提出之證據5，應係因見另一舉發人力竑公司之N06舉發
案獲得經濟部訴願決定撤銷原處分之故；惟該訴願決定有明顯重大違誤，參加人業已提起行政訴訟。分析證據5：（頁數為鈞院卷）
1.第40-47頁，由文件示於右上方之頁碼以觀，以第40頁為首頁之「PlatformDesignNotes;PCCardandCardBusMultifunctionDevicesandWindowsCompatibility」，其出版者為Microsoft，版次為第1版，日期則為2000年4月25日。此文獻開宗明義說明其係Microsoft「為適用於MicrosoftWindows2000、WindowsNT4.0、Windows95/98及Windows98第二版等作業系統之多功能PCCard裝置及其驅動程式，所提供之設計規範」；第42頁「Introduction」第4段進一步指出：「此文獻所提供之規範，可協助設計者開發出能在Windows系列之作業系統下正確運作之CardBus及PCCard多功能裝置及驅動程式」。顯然，此文件與原告所稱之「CardBus工業規範」或「PCI如何轉換為CardBus」實毫無關係。
2.自第48頁起，顯已非前述Microsoft公司出版之同一文件。該文件不僅無連貫性且出處亦不明：第48頁列出「Electric
alSpecificationVersion」及「PCCardStandardRelease」之各版本日期及修訂內容，原告特別以筆標示出第6.1版之「DefinedPCIPowerManagementforCardBus
PCCards」（日期為1998年4月）；第49頁為一目錄之片段，原告標出「6.PCIBusPowerManagementInterface
forCardBusCards（第187頁）」，但緊接其後之第50頁卻是「5.CARDBUSPCCARDELECTRICALINTERFACE」（其原本頁碼為第65頁，亦非第187頁），第51頁之內容又為「
5.3.2.1.2」至「5.3.2.1.4」節，隨後之第52頁之章節及標題又成為「1.Overview」且文獻原本頁碼為第1頁；前述第50-52頁右上角均標示「ELECTRICALSPECIFICAION」，但無法確認所含頁面是否均為1998年4月出版之第6.1版。無論第50-52頁是否歸屬於同一份文件，彼等根本未教示任何具體技術資訊，亦無從與系爭專利加以比對。
3.至第53頁，其章節標題顯示「1.Introduction」、頁碼為第1頁，且右上方之標示又變為「PCCARDHOSTSYSTEMSPECIFICATION」，與前述第50-52頁應非屬同一文件。於前述相同，此頁亦未提供任何具體技術資料，不能認為原告已盡舉證或主張責任。
4.證據5不僅與文獻本身之內容不符，其彼此間難以勾稽確認是否為同一文獻及其刊行日期，且其內容極為簡略；而原告又無任何具體技術說明及比對，其主張顯無理由。
5.而經濟部對第N06案所為之訴願決定，稱證據5之「西元2000年CardBus匯流排介面規格相關資料及PCCard匯流排介面工業規格說明書摘要」，並指摘本件被告「未論明」「舉發證據二（即SAA7135，為本件證據3）組合前述證據5是否即能輕易推導出系爭專利，顯有重大違誤。惟經濟部所謂之「西元2000年CardBus匯流排介面規格相關資料」根本不存在，蓋證據5中唯一出版日為「西元2000年」者，乃「Microsoft」公司為協助設計工程師設計出符合Windows作業系統之多功能PCCard裝置所提供之設計規範。原告將該訴願決定之理由皆移至本件行政訴訟加以主張，亦無理由。
㈤系爭專利說明書已清楚說明習知使用「PCI介面」之電視卡
有「無法熱插拔」之問題，且論及習知使用「壓縮」處理方式之電視卡所具有之缺點。而系爭專利之目的，則係採用PCMCIA或CardBus或ExpressCard等匯流排（該等匯流排均為「外接卡」之匯流排，當然具備熱插拔功能，自不待言），直接輸出數位原始資料（rawdata）至一電腦供使用者於電腦上觀看，無需先經壓縮處理，藉此降低成本同時亦提升品質；倘使用者有壓縮資料以便儲存之需求，可利用電腦本身之壓縮與儲存功能即足，與系爭專利之電視卡等影音信號傳接處理裝置無涉。另系爭專利之電視卡等影音信號傳接處理裝置不對信號進行壓縮處理，而接收之信號則可包括類比信號或各種數位信號，故仍可直接接收已壓縮之外來數位影音信號，此與系爭專利之裝置本身「不經壓縮處理」無關。系爭專利之申請專利範圍即不包括使用「PCI介面」或「裝置本身進行壓縮處理」者，因其正是系爭專利欲改進之習知技術。專利說明書已明文將「PCI」及「裝置本身進行壓縮處理」等習知技術列為系爭專利所欲改良之先前技術，在解釋申請專利範圍時，自不可能將之納入權利範圍。依據「專利侵害鑑定要點」第35頁「審酌發明說明及圖式之原則」所述，固然「發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍」，但該要點中亦明揭：「說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外」。從而，參加人無論於專利有效性相關程序（例如本件行政訴訟）主張專利有效，或於民事訴訟程序為侵權訴訟主張時，系爭專利申請專利範圍之解釋，當然需將「PCI」及「裝置本身進行壓縮處理」之習知技術排除於外，無待特別於請求項中具體指明，參加人之立場並無不一致之處；而無論本件行政訴訟之原告、其他舉發人抑或侵權訴訟之被告，於系爭專利說明書對前述先前技術已如此具體揭示之情況下，更不可能同意系爭專利之範圍可含括「PCI」或「裝置本身進行壓縮處理」。如證據3所示，SAA7135晶片係用於PCI介面之內接卡，且其揭示包含壓縮編碼構件（MPEG-2ENCODER），此其規格設計或技術內容均屬系爭專利所欲排除之先前技術範圍之「SAA7135」，加以其結構本身或其規格書均從未提及「CardBus」等情，技藝人士焉能思及參酌SAA7135而完成系爭專利之發明？何況原告所檢附之證據5形式上之疑義已如前述，而其實質上之內容亦無任何一處可與SAA7135加以組合。
㈥系爭專利「申請後」於市面上出現之電視卡產品（包括參加
人自己之產品，以及目前繫屬於臺灣台北地方法院之民事侵權訴訟之侵權產品）確實已「完成」將SAA7135適用於Card
Bus規格電視卡產品之實施。惟「申請後已完成且商業化實施」之事實，與「申請前是否可能輕易完成」，係屬截然不同之概念，不能相互混淆。是以，必基於系爭專利「申請前」之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之立場，且需摒除因閱讀系爭專利說明書及瞭解現有商業化產品後所得到之「後見之明」，方能作成客觀正確之判斷。美國專利審查基準（MPEP）第2141節(a)即謂：「可專利性不得以該發明之所以被完成之方式，而否定之」（Patentabilityshall
notbenegatedbythemannerinwhichtheinvention
wasmade.）。蓋現今幾乎所有發明均是植基於先前技術之上，將習知技術進行「組合」並投入發明人自己之心力及努力而達成；只要非屬「前所未見」之「開創性」之科學發明，由事後分析之結果，其所組成之個別要素各自必然均會符合過往之已知知識及科學原則，否則其發明恐被質疑無法實施。此乃「發明」之一般情況，但不應反以事後之觀點，拆解系爭專利之發明中所含之個別組成要素，以彼均在習知技術中有所揭露，即論斷系爭專利不具進步性。前述原則，台北高等行政法院在97年度訴字第1333號判決中並有闡述：「
PCI與CardBus可相容之結論，並未明白限定其推理基礎係立於系爭專利『申請日之前』之技術水準；其毋寧是參考兩造資料後，依據現有知識及技術水準作成此項判斷。蓋兩造專利侵權訴訟之主要原因事實，即原告（即N03舉發人）將『飛利浦SAA7135晶片』使用於其『利用CardBus匯流排之電視卡產品』中，因而涉及侵害系爭專利；台科大受台北地方法院囑託鑑定之主要事項乃原告電視卡產品『是否侵害系爭專利』，故其技術分析之角度，當然會含括原告已在市面上銷售之電視卡產品。換言之，依『現時』之技術觀點，飛利浦SAA7135晶片之PCI匯流排介面當然已可相容於Cardbu
s，然此乃原告襲用系爭專利技術之結果；原告自不能倒果為因，反以台科大對於此『技術現狀』之認知，推論台科大認定飛利浦SAA7135晶片已揭示系爭專利」等語所顯現之「進步性」判斷準則。美國專利審查基準MPEP第2143.01節第
III點有謂：「只有『先前技術文獻可以被組合或修改』之事實，並不能證明該組合即為『明顯』的，除非該組合之結果對於該發明所屬技術領域具有通常知識者而言，原本即屬『可預期』者」（Themerefactthatreferencescanbecombinedormodifieddoesnotrendertheresultantcombinationobviousunlesstheresultswouldhavebeenpredictabletooneofordinaryskillinthe
art.）。因此，若原告僅以「事後之明」而自某些先前技術文獻中拼湊出用以說明「SAA7135晶片利用相關工業規範教示而可適用於CardBus匯流排介面」之命題，亦不表示原告已「證明」系爭專利「不具進步性」；蓋「SAA7135」在現有技術水準下，本已適用於CardBus匯流排介面之電視卡產品。
㈦準此，欲判斷SAA7135與CardBus匯流排等相關工業規範之組
合是否足以證明系爭專利不具「進步性」，尚應考量於電視卡技術領域中具有通常知識者，在系爭專利申請日之前，是否有任何「動機」，將SAA7135晶片參考CardBus匯流排規格等先前技術文獻，而完成系爭專利之發明。在專利領域中，此種將先前技術「組合」進而「完成」系爭專利之發明之「事實」，究竟是因專利權人在申請前苦心研究所達成、並教示於其專利說明書，甚至將實施該專利之產品上市而公開於產業之結果，抑或是其他任何所屬技術領域具有通常知識者，在「專利申請日前」即可「輕易」將相關先前技術文獻之教示予以篩選、組合而「完成」系爭專利之發明，即需透過「專利申請日前」技藝人士是否具有進行如此作為之「動機」加以分辨。若在「申請日之前」不可能有此「動機」，則應判斷系爭專利「具有進步性」。專利審查基準第2-3-20頁至2-3-21頁（參證13）揭示：「若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯」；「就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯。例如一先前技術與教科書或工具書所揭露之技術內容的組合，或一份文件與其內容已明確敘及之另一份文件或已明確敘及以其他形式公開揭露之技術內容的組合，或一份文件與該領域中之通常知識的組合」，可資參照。又專利審查基準第2-3-20頁並揭示：「就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯」；第2-3-22頁所述「申請專利之發明與先前技術在功能或特性上之關連性」與「從先前技術可預測申請專利之發明的合理程度」；第2-3-24頁之「申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成」。是以，若系爭專利之發明係採用習知技術所捨棄之技術，而克服所面臨之技術上問題，自應認為具有進步性。SAA7135為適用於PCI內接卡之晶片，其規格書包含壓縮編碼構件（MPEG-2ENCODER），此均恰為系爭專利所欲排除者；SAA7135無論其機構本身或其規格書，均從未提及「CardBus」，無從引發電視卡領域之技藝人士將SAA7135改用於CardBus介面之動機。即便SAA7135之設計製造者飛利浦公司本身，以其領先全球之高度專業、知識與經驗，在設計該晶片當時，亦未曾思及此種可能性，遑論僅是「在電視卡技術領域中具有『通常知識』之人」，要如何引發將使用PCI內接介面、且強調需壓縮處理之SAA7135晶片，施加外部電路而轉換為CardBus介面且完成系爭專利之全部技術內容之「動機」？蓋系爭專利之目標在於揚棄PCI內接介面、不需壓縮處理且使用迥然不同之CardBus匯流排介面。再進一步而論，由SAA7135之實際規格，亦可知該晶片之規格設計，確乃電視卡所屬技術領域具有通常知識者，若未參照參加人於系爭專利申請後所商業化實施之產品，根本不可能在系爭專利申請前即產生任何「動機」將該晶片與CardBus匯流排規格加以組合而完成系爭專利之發明。舉例而言，SAA7135晶片規格書中顯示，其並無「CCLKRUN」之接腳；但該接腳對於CardBus介面而言，卻是不可或缺者；又SAA7135晶片之「重置時間」（trst(CLK)）為100sec，與CardBus所要求之「100clocks」（換算後約為3sec）差距甚遠等。在SAA7135之規格設計有諸多悖於CardBus規格要求之情況下，在電視卡技術領域中具有通常知識者，如何能有「動機」而能在系爭專利申請前，將之用以完成系爭專利之發明？原告主張，殊無足採。
㈧原告稱「系爭專利申請專利範圍中『橋接器』為一習知構件
」云者，惟其並未舉出任何證據以實其說，且與前引台北高等行政法院兩則判決之認定不符。又原處分並無任何一處有原告所指控之「將系爭專利範圍解讀為『同時適用多種匯流排介面」之認定。原告主張顯非實在。而訴願階段舉發證據2為Conexant公司之CX23881晶片，舉發證據3即本件證據5前述飛利浦公司之SAA7135晶片，二者均適用於PCI介面，與系爭專利之「橋接器」係特定為使用「PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面」顯不相同；且單由各該「晶片」（僅為一般電路中之一項單一元件，並非電視卡）之技術內容，亦不可能使技藝人士輕易推知系爭專利之整體（系爭專利之標的「影音信號傳接處理裝置」，例如電視卡）。原告徒加指摘，實無理由。
㈨原告於98年6月25日言詞辯論程序中，已確認其舉發證據限
於證據3，惟此證據除在台北高等行政法院在97年度訴字第1333號判決第46至47頁已有認定外，實則在第NO2號舉發案中為舉發證據，並經被告作成舉發不成立之審定而確定，故依專利法第67條第4項之一事不再理原則，原告不得再以同一證據及同一理由提出舉發。
五、本件之爭點：㈠系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語，對於原處分的審定結果有無影響。
㈡證據3是否於系爭專利NO2舉發案中經審定舉發不成立，於本件有無一事不再理之適用。
㈢證據3與證據5結合是否可證明系爭專利不具進步性。
六、本院得心證之理由：㈠本件原告於舉發階段提出證據1至證據4為舉發證據，嗣於
98年5月20日本院準備程序時則僅主張證據3單獨證明系爭專利不具進步性、證據3組合證據5證明系爭專利不具進步性，其餘證據1、證據2、證據4均不再主張，其中證據3組合證據5為新證據，依智慧財產案件審理法第33條第1項之規定，本院仍應審酌。證據3為：飛利浦(Philips)公司西元2002年12月之SAA7135晶片技術文件之電路方塊圖。證據5：為微軟公司西元2000年4月25日之「PCCardandCardbusMultifunctionDevicesandWindowsCompatibility」。
㈡按專利法施行細則第18條第8項明定：「複數技術特徵組合
之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」。其中第2-9-20頁揭示「請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：⑴使用「…手段（或裝置）用以（meansfor）…」或「…步驟用以（stepfor）…」之用語記載技術特徵。⑵「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能。⑶「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」比較系爭專利申請專利範圍第1項之記載與前述之三項條件，其中系爭專利申請專利範圍第1項揭示：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之…一橋接器，用以接收該第一數位影像信號…」，其中「影音解碼器」與「橋接器」雖未有「裝置」一詞，惟其與「影音解碼器裝置」與「橋接器裝置」於語意上並無不同，且因前揭手段功能用語實為翻譯自「meansfor」，故於文字上其實非為唯一之表達方式，實務上仍應就其上下文個案判斷。故「影音解碼器」與「橋接器」應已符合第1項條件使用「裝置用以」之用語記載技術特徵。又系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」皆為電子裝置之功能方塊，每一功能方塊可由特定之電子電路硬體完成，其可獨立封裝為IC(例如系爭專利說明書第7頁之先前技術即已揭示相關之功能IC)，或亦可藉由軟體來執行解碼或橋接之信號轉換。系爭專利申請專利範圍第1項之「影音解碼器」揭示了數入類比信號並據以產生數位信號，即揭示類比轉數位之特定功能；另其「橋接器」則揭示將輸入之數位信號轉換成符合一匯流排介面規格之新數位信號之特定功能描述。故其符合第2項條件之該用語中必須記載特定功能。另系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」僅記載其輸入與輸出信號及處理該些信號之功能，但並未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材料。故其已符合第3項條件之該用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。由上述之說明可知，對於系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵應為手段功能用語。經檢視系爭專利說明書，並未能找到對應「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵之結構與材料，然系爭專利有無違反專利法第26條之明確性原則，係屬不同之撤銷事由，原告於本件舉發時僅爭執系爭專利不具新穎性、進步性，自不得於審理時再主張不同之撤銷事由，故本件系爭專利是否為「手段功能用語請求項」，對於系爭專利申請專利範圍之解讀並無不同。
㈢證據3是否於系爭專利NO2舉發案中經審定舉發不成立，於本件有無一事不再理之適用：
按專利法第67條第4項規定「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」，即所謂「一事不再理」原則，其目的在避免他人反複利用舉發制度，而妨害專利權之行使。經查，系爭專利曾於94年12月23日經第三人 陳政大 提起舉發，經原處分機關智慧財局編為第000000000NO2專利舉發案（下稱NO2舉發案）審查，並為舉發不成立之處分，且未經提起訴願而告確定，業據本院調得該NO2舉發案核閱屬實，而觀之該NO2舉發案之舉發理由書及審定書中可知，舉發人提出證據7為飛利浦公司於2002年12月發行之資料即SAA7135以證明系爭專利不具進步性（見NO2舉發案卷第103、339頁）；而本件原告提出舉發之證據3亦為：飛利浦(Philips)公司西元2002年12月之SAA7135晶片技術文件之電路方塊圖，且亦係證明系爭專利不具進步性，是以前開兩舉發案均係以相同之單一證據主張系爭專利不具進步性之同一事實，兩證據應為同一證據，前開NO2舉發案既已審定舉發不成立，則原告嗣後即不得再以同一證據3主系爭專利不具進步性，是以證據3於本件應有一事不再理之適用。原告雖主張無一事不再理之適用云云，尚非可採。又證據3既經認定於本件有一事不再理之適用，則證據3是否有在台北高等行政法院在97年度訴字第1333號判決中經認定，則無須再予審酌，附此敘明。
㈣至原告於本院準備程序時主張以證據3與證據5結合證明系
爭專利不具進步性云云。經查，關於進步性之舉發，舉發人得以多數引證案之組合作為舉發證據，用以證明系爭專利不具進步性，是原告於本院審理時主張以證據3與證據5結合證明專系爭專利不具進步性，形式上而言固係不同於NO2舉發案之證據7，而難認係同一證據。然查：
1.細繹原告所提之證據5（見本院卷第40至53頁），其實際上包含兩份文件：(1)微軟公司西元2000年4月25日之「PCCardandCardbusMultifunctionDevicesandWindowsCompatibility」(以下稱證據5-1)(2)西元2002年12月之「ElectricalSpecification」(以下稱證據5-2)。證據5-1主要是微軟公司提供給製造商製造「PCCard」裝置與其驅動程式在微軟視窗軟體(例如Windows2000、WindowsNT4.0、Windows95/98、Windows98SecondEdition)環境下之設計指南，該文件版本日期為西元2000年4月25日。證據5-1為一份節錄之技術文件，該技術文件主要是PCCard相關標準之揭露，依據其所檢附之資料之目錄頁可知，其至少具有210頁以上，惟原告僅節錄其中5頁。第1頁為該技術文件版本之歷次修改紀錄，其中原告有將1998年4月之6.1版特別標示「definedPCIPowerManagementforCardBusPCCards」；第2頁為一目錄頁其中原告特別標示有「6.PCIBusPowerManagementInterfaceforCardBusCards」；第3頁與第4頁為章節5之部分內容，其中原告特別標示有「CardBusPCCard/PCICommonSiliconRequirements」、「PCILocalBusSpecification,Revision2.0」；第5頁為章節1之部分內容，其中原告特別標示有「Release5.0ofthePCCardStandardadded32-bitPCI-basedfunctionality」。
2.而本院98年5月20日準備程序時，參加人主張：「…證據五出版者為NS(微軟公司)，係為設計規範，不清楚原告為何認為係CARBUS介面資料。…」。原告則陳稱：「…有提到幾個介面是大家都在使用的介面，為習知的技術，為熟習該項技術者所熟知。」。亦即原告主張證據5之目的僅在於說明系爭專利中之PCMCIA、CardBUS或ExpressCard等匯流排介面乃是系爭專利申請前早為發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知。
3.然關於系爭專利中之PCMCIA、CardBUS或ExpressCard等匯流排介面為系爭專利申請前之先前技術，其實已可由系爭專利第1圖所揭示之習知技術中得知，該第1圖揭示有Cardbu
s匯流排介面(13)，故系爭專利已教示Cardbus匯流排介面為系爭專利申請前之先前技術，至於PCMCIA與Express匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇。該等匯流排介面實際上皆為系爭專利申請前之先前技術。綜上而論，證據5係僅原告提出用以加強佐證PCMCIA等匯流排介面為系爭專利申請前之先前技術。該證據5並未揭露其他與系爭專利相關之任何技術特徵，亦即其僅是PCMCIA等匯流排介面之規範文件，而並非是與系爭專利影音信號傳接處理裝置相關之技術領域文件。因此證據5並未揭露其他與系爭專利相關之任何技術特徵。
4.系爭專利申請專利範圍共有19項，第1、15、18項為獨立項，第2至14、第16至17及第19等項為附屬項，第1項包括：
一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面。第15項包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面。第18項包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面。（其餘詳見系爭專利申請專利範圍）。而證據3（即NO2舉發案之證據7）為晶片具影音解碼之功能，並可接收類比訊號與做數位訊號之轉換。然證據3並無揭露系爭專利之橋接器構造，無法證明系爭專利申請專利範圍第1、15、18等項不具新穎性；又系爭專利第1項之橋接器用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，或者第15項之橋接器用以接收一第一數位影音信號，或者第18項之橋接器用以接收一第一數位廣播信號等技術手段，亦即參酌系爭專利之專利說明書所載及其第2圖所示，並與系爭專利之申請專利範圍相互對照得知，系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理，以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力，使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦，故不需要在電視卡中增加壓縮元件，亦不需犧牲視訊信號解析度，相較證據
3而言，系爭專利之技術手段未見於證據3中，非所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故證據3無法證明系爭專利申請專利範圍第1、15、18等獨立項不具進步性；綜前所述，由於系爭專利申請專利範圍第1、15、18等項具新穎性及進步性，因此其所依附之第2至14、第16至17及第19等附屬項為其獨立項之進一步限縮，故系爭專利申請專利範圍第2至14、第16至17及第19等附屬項亦具新穎性及進步性等情，亦據前開NO2舉發案審定舉發不成立確定，有該審定書在卷可憑。
5.是以證據3及證據5皆未揭露系爭專利之技術手段，原告以其證據3結合證據5自亦難證明系爭專利不具進步性。
七、綜上所述可知，單獨之證據3因與前開NO2舉發案使用相同之證據資料，應有一事不再理之適用。而證據3結合證據5亦不能證明系爭專利不具進步性。被告認系爭專利並無核准時專利法第21條、第22條第1項第1、2款及第4項規定之不得申請取得發明專利之情形，所為「舉發不成立」之處分，訴願決定予以維持，雖未審酌上揭新證據之證據5，致其理由與本院不同，惟其結論並無二致，仍應予維持，原告徒執前詞，聲請撤銷，為無理由，應予駁回。
八、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年8月13日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官汪漢卿法官王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年8月13日
書記官王英傑