最高行政法院87年度判字第1736號判決

裁判字號：最高行政法院87年判字第1736號判決

裁判日期：民國87年08月28日

裁判案由：發明專利申請

行政法院判決八十七年度判字第一七三六號
原告美商．諾妥公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師複代理人 吳至格 律師被告經濟部中央標準局右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十七年三月十七日台八十七訴字第一一一七○號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十三年七月十九日以「研磨砂輪及用於溶膠氧化鋁研磨砂輪之玻璃質結合劑」申請第00000000號發明專利案，經被告於八十五年十月二十三日以台專（柒）○五○三三字第一四○九五七號再審查審定書為不予專利之處分，原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、原處分及原決定皆嚴重違反專利法第三十九條第一項及第四十條第二項之規定：Ａ、根據專利法第三十九條第一項之規定「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利．．．」參酌被告八十三年十月間所出版「專利審查基準」的認定其中違反第二十條第一項及第二項所列各項「不予專利之理由」均係以「已公開」之有效書面證據作為核駁可專利性之先前技術資料，故本件「本案申請專利範圍第一項成分含量僅設單向限制，明顯範圍過大」之處分及決定既缺乏前述有效先前技術資料之佐證，實係明顯嚴重違法；Ｂ、按專利法第四十條第二項明文規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」今被告於再審查審定書中直接以「申請專利範圍第五項之LiO介於1.0至3.4間與第一項之LiO大於2.0相矛盾，故申請專利範圍第一、五項未具體指明技術內容及特點」作為本案應不予專利的理由之一，其於之前的專利審定書及再審查核駁理由先行通知書中對此項原告因撰擬申請專利範圍時之筆誤所肇致的不一致「完全未」加以質疑，此等未事先提供原告合理之答辯及修正之機會而直接置原告於埋沒其專利技術深淵之認事態度，已損及原告程序上之權益，明顯違反專利法第四十條第二項之本旨；一再訴願決定遞予維持，亦有不合。二、本件屬「選擇性發明」專利案，相對於引證案，確具「進步性」：Ａ、因引證一即美國第0000000號專利案之表一及引證二即美國第0000000號專利案表一中之結合劑Ａ所揭露之結合劑成分及燒結條件，恰與本件專利案之實例二及三所賴以比較之標準結合劑之成分及燒結條件相同，準此，由本件專利實行之實例二及三中所獲得新結合劑之顯著功效增進的事實觀之，本件專利符合「專利審查基準」中選擇性發明之進步幅度，毋庸置疑！Ｂ、至於行政院新引證之「美國第0000000號專利案」，非但再度違反專利法第四十條第二項之規定，且由於該引證案所揭露者係由有機結合劑及溶膠粒子組成，而非玻璃質結合劑，更遑論任何有關玻璃質結合劑中成分之嶄新比例配方，自不足以否定本件專利之可專利性！三、本專利絕對符合專利法第二十二條第三及四項有關「充分揭露義務」之規定：Ａ、原告於再訴願理由書中對於「研磨砂輪」中研磨劑及玻璃質結合劑所佔整體「研磨砂輪」之比例早已為業界標準業詳細敍明，惟行政院非但未置可否，反重覆引述前經濟部之訴願決定理由「本案申請專利範圍第一項除結合劑外，並未將研磨劑、其他成分之含量及製程中之條件控制明確記載，有違專利法第二十二條第四項之規定，難謂符合發明專利要件」，實難令原告甘服。Ｂ、行政院竟再度違反專利法第四十條第二項之規定針對本件專利中實例二及三之新結合劑及標準結合劑燒結條件的不同，提出「前所未論及之技術質疑，進而斷言本件發明未盡符合發明專利要件，實已有重大違法。茲針對行政院所提出之技術質疑，進行如左列之明辯：ａ、本件專利實例二及三之所以於標準結合劑及新結合劑間採用不同的燒結溫度，主要只是因為標準結合劑之「理想」燒結溫度為九百度，而新結合劑之「理想」燒結溫度為一千度（若相反運用，則將產生較不良效果，且因理想標準結合劑為販售時之商業考量，又取得較為容易，慮及實驗上之實驗組及對照組，本應採行相同之狀況條件（在此皆採最理想狀態），方可獲致客觀之實驗結果）；ｂ、造成標準結合劑與新結合劑需以不同之燒結溫度獲得最佳之結果係歸因於標準結合劑與新結合劑化學成分之差異（尤其是BO含量之差異影響最鉅），此如同「結合劑成分中之氧化物，又以BO及LiO之含量對所需燒結溫度及結合劑強度影響最明顯」般，為熟悉此項技術之人士早已熟稔的一般常識，由此更可證明「組成成分比例之些微差異，已導致玻璃質結合劑機械性質之鉅幅改善」的不爭事實。ｃ、至於實例一中對於標準結合劑及新結合劑皆採一千度之燒結溫度，因為此溫度並非標準結合劑之最佳燒結溫度，故僅對破裂模數之數據進行統計，而並未對研磨效果作任何評論。ｄ、參酌本件專利說明書第十六頁第二－五行及十八頁第十三－十五行之敍述，實例二及三中標準結合劑及新結合劑對於粒子及結合劑之「配方比例」皆係相同，顯然行政院對原案說明書「未能提出在完全相同製程與相近配方比例所得之砂輪研磨數據」並不正確。四、被告刻意扭曲本件專利申請之意涵：專利法第二十二條第三項明文規定「說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」而專利審查基準中對於申請專利範圍中「權利請求項」記載詳細程度亦有援用「熟悉該項技術者能瞭解其內容並據以實施」為最低限度之闡述。本件申請專利範圍第一項之成分含量，其五種組成之總和為一○○，而SiO又必需大於四七，故可輕易求得LiO不得超過五三；另LiO因必需大於二，故SiO則不得超過九八；亦即五種成分比例之上下限皆可輕易而自然呈現，縱令非熟悉此項技術者即可明確知悉，被告非但未處於「熟悉此項技術者」之立場進行公正客觀之審查，反而以「簡單論理」之憑空臆測，認為本件專利申請範圍大小，「不需有效先前技術資料之佐證」，實係已嚴重違法！五、原訴願決定機關明顯違背事實：根據經濟部訴願案資料，原訴願決定機關所為之訴願決定主要係依據工業技術研究院工業材料研究所提供之訴願審查意見書，及訴願補充審查意見書，因該等審查意見明顯具有如左列違背事實之謬誤，勢導致鮮少技術工程背景之訴願委員作出嚴重之錯誤決定。查：１、錯誤之資料比對：參酌審查意見書中本件專利與美國第0000000及0000000號專利案的比對列表中，工研院「錯」將本件專利之LiO及BO之成分範圍記述為小於2.0及等於18，若將正確之成分範圍列入比對，二引證之美國案中相對於本件專利之五種成分，已有「高達四種成分」之重量百分比並未涵蓋於本件專利中，況二引證案又另外涵蓋NaO之成分組成，根本不足以構成否定本件選擇性發明可專利性之理由，原決定機關據此錯誤之資料而為訴願決定，實嚴重違誤，被告於答辯書中認為本件專利技術係自該引證案中沿襲之認定，亦明顯違反事實。２、錯誤「發明標的」：參酌補充審查意見書之審查意見，工研院已明顯推斷出以本件發明之組成成分，當可達成功效增進之技術結果，惟因本件發明並未記載研磨劑其他成分之含量以及製程中條件之控制，而仍認原告之訴願為無理由。關於研磨劑本身佔整體研磨砂輪之比例含量，已屬業界所共知之標準配比，此點事實，參酌原告再訴願理由書第⑶點Ｂ項之說明，已甚為明確；本件專利所主張請求之標的，係「研磨砂輪」及用於其中之「玻璃質結合劑」，而非「製造研磨砂輪之方法」，工研院於補充審查意見書中認為本件專利缺乏製程中之條件控制，實屬錯認本件發明標的之違誤意見，原訴願決定機關經濟部所為之訴願駁回決定，自屬違誤！六、綜上所陳，被告之答辯顯然不足採信。為此，請判決撤銷原處分及一再訴願決定等語。
被告答辯意旨略謂︰一、本案之原處分及決定所述：「本案申請專利範圍第一項成分含量僅設單向限制，明顯範圍過大」，係針對本案之各成分含量均無上限與下限，即使用原告於再訴願理由書中所謂的「簡單之數學計算」亦因具有五種成分而難以求得，於這種「簡單的論理」之下，不需有效之先前技術資料之佐證，亦足以證明本案其申請範圍過大。二、本案已於再審查理由書中明確指出申請專利範圍第一項各成分之百分比僅單向限制，就足以判定本案申請專利範圍第一、五項未具體指明技術內容及特點，再加以本案尚「不具進步性」，而以本案之構造及成分而言，無論如何修正，亦難擺脫本案「不符發明專利要件」之事實，故再審查審定書中直接以「申請專利範圍第五項之LiO介於1.0至3.4間與第一項之LiO大於2.0相矛盾．．．」，亦僅可為附帶提示，至於給予原告答辯和修正與否對本案「不符專利要件」之審定並無影響。三、本案因其所使用之溶膠氧化鋁研磨材已見於USP5,104,424，玻璃質結合劑於USP5,035,723及USP5,203,886也有類似成分，本案僅係將上述三個引證結合而成，其整體技術沿襲自該等引證案，原理難稱創新，不屬技術思想之高度創作。由此觀之，本案屬局部改良，難符發明進步性要件。四、綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。
理由按稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作，為專利法第十九條所規定。同法第二十條第二項復規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。又申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為專利法第二十二條第四項所明定。本件原告於八十三年七月十九日以其「經改良邊角固定之溶膠氧化鋁之磨輪」主要係燃燒後之玻璃質結合劑包含重量百分比大於四十七之SiO，少於十六之A1O，少於二．五之KO，大於二．○之LiO及少於十八之BO等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告變更發明名稱為「研磨砂輪及用於溶膠氧化鋁研磨砂輪之玻璃質結合劑」並修正專利說明書。經被告審查結果，以本案申請專利範圍第一項之SiO大於百分之四十七，申請專利範圍第五項及第六項只取SiO介於百分之五十二至六十二間，第一項之A1O,KO,LiO,BO。等成分之重量百分比皆只設單向限制，相較於第五項及第六項之小範圍，第一項之範圍明顯過大，且第五項之LiO介於1.0至3.4間與第一項之LiO大於2.0相互矛盾，本案申請專利範圍第一項及第五項並未具體指明本案之技術內容及特點。又引證一美國第0000000號專利案說明書表一所列SiO→47.61,A1O→16.65,NaO→9.63,KO→2.86,LiO→1.77,BO→19.03，其比例與本案相近。縱稱本案之BO小於百分之十八，亦與引證二美國第0000000號專利案說明書表一之BO占百分之十八．六相近，本案係運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成，依專利法第二十條第二項及第二十二條第四項規定，應不予專利。原告不服，循序提起行政訴訟主張：本件本案之結合劑組合物在結構上有別於引證一及二，且較引證一及二具增進之功效。又被告以本案申請專利範圍第一項及第五項未具體指明技術內容及特點，作為本案應不予專利之理由之一，惟並未依專利法第四十條第二項規定，在本案審定前先通知其限期申復，嚴重違反專利法第三十九條第一項及第四十條第二項之規定，並扭曲同法第二十條、第二十二條第三項立法意旨；況本案符合專利法第二十二條第三、四項充分揭露義務，再訴願決定竟認原告未將研磨劑、其他成分之含量及製程中之條件控制明確記載，而維持不予專利之處分，行政院提出新引證即美國第0000000號專利案，於決定前亦未通知原告限期申復，亦有違專利法第四十條第二項之規定。訴願決定依賴工業技術研究院材料研究所提供之審查意見，補充審查意見，作為維持原處分之依據，惟審查意見資料比對錯誤，而補充審查意見錯誤發明標的，訴願決定據以作為準據，於法有違云云。經查：本案之原處分及決定所述：「本案申請專利範圍第一項成分含量僅設單向限制，明顯範圍過大」，係針對本案之各成分含量均無上限與下限，即使用原告於再訴願理由書中所謂的「簡單之數學計算」亦因具有五種成分而難以求得，於這種「簡單的論理」之下，不需有效之先前技術資料之佐證，亦足以證明本案其申請範圍過大。且本案已於再審查理由書中明確指出申請專利範圍第一項各成分之百分比僅單向限制，就足以判定本案申請專利範圍第一、五項未具體指明技術內容及特點，再加以本案尚「不具進步性」，而以本案之構造及成分而言，無論如何修正，亦難擺脫本案「不符發明專利要件」之事實，故再審查審定書中直接以「申請專利範圍第五項之LiO介於1.0至3.4間與第一項之LiO大於2.0相矛盾．．．」，亦僅可為附帶提示，至於給予原告答辯和修正與否對本案「不符專利要件」之審定並無影響。而本案因其所使用之溶膠氧化鋁研磨材已見於USP5,104,424，玻璃質結合劑於USP5,035,723及USP5,203,886也有類似成分，本案僅係將上述兩個引證結合而成，其整體技術沿襲自該等引證案，原理難稱創新，不屬技術思想之高度創作。由此觀之，本案屬局部改良，難符發明進步性要件。況被告於八十五年六月十九日以台專（柒）○五○三三字第一二二二五七號專利再審查案核駁理由先行通知書，其說明欄二之３已明確指出申請專利範圍第一項各成分之百分比僅單向限制，較之第七項（即八十五年八月二十日修正之申請專利範圍第六項）之結合劑範圍明顯過當等語，所訴被告未依專利法第四十條第二項規定，在本案審定前先通知其限期申復云云，並非事實。又上開專利法第四十條第二項之規定，由其規定在審定前先通知申請人限期申復之規定得知，僅限於對專利權責機關，不及於行政救濟程序中之訴願決定機關。從而，本件行政院於為再訴願決定時，縱有新增駁回再訴願之理由，亦無限期命原告申復之必要，原告似誤解上開法條規定意旨。另本案於訴願程序時，經濟部曾先後三次檢具本案資料、引證資料及原告主張事項，送請財團法人工業技術研究院工業材料研究所審查，該研究所審查結果，認為：本案專利之玻璃質結合劑材料與美國專利0000000號和0000000號專利成分，含量相近；本案係運用申請前既有技術而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。又本案雖可達成功效之增進，然由於本案並未記載研磨劑，其他成分之含量以及製程中條件之控制，因此不符合專利法第二十二條第四項之規定。況溶膠氧化鋁研磨材在1990USPatent0000000已有專利，而此案之玻璃質結合劑也有類似成分之專利如引證一、二之美國專利案。本案將以上二者結合而成為一新的專利申請案。在實施案例一中，利用成分比例接近之新結合劑和標準結合劑在相同之燒結溫條件，四○＼小時升至一○○○，在一○○○持溫八小時，分別製成拉伸試片，並進行強度測試，結果是新結合劑較佳，此部分並沒有問題，但在實施例２和３，則有明顯差異。雖有相近之成分比例，燒結條件新結合劑仍用原來之條件，而標準結合劑則只提到用九○○處理。如果能提出在完全相同製程與相近之配方比例所得之砂輪研磨數據確實顯示新結合劑較標準結合劑更佳，或提出合理解釋為何實施例２和３需要不同之燒結條件，才應給予專利等情，有該研究所八十六年四月十五日（八六）工研材資字第○三六二號函、同年七月二十四日（八六）工研材資字第○七七六號函及八十七年一月十六日（八七）工研材資字第○○七五號函與審查意見書、補充審查意見書及再訴願審查意見書各乙分附訴願足稽。雖原告主張上開審查意見書錯將本案之LiO及BO之成分範圍記述為小於2.0及等於18，有資料比對之錯誤；而補充審查意見書忽研磨劑本身占整體研磨砂輪比例含量，已屬業界所共知標準配比之事實，為錯認發明標的。惟該研究所係依本案申請資料審查，原告復未提供所謂「業界共知」之標準配比供本院審核，原告上開主張，不足採信。本院認該研究所滙集專家作成之三次審查意見，具客觀、公正與權威性，足供本院審查本件參考。原告主張，核無足採。本件原處分核無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合，原告猶執前詞聲明撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十七年八月二十八日
行政法院第五庭
審判長評事 廖政雄
評事藍獻林評事 沈水元 評事 林清祥 評事 劉鑫楨 右正本 證明與原本無異
法院書記官張惠美中華民國八十七年八月二十九日