裁判字號：臺北高等行政法院94年訴更一字第13號判決
裁判日期：民國94年08月10日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
94年度訴更一字第00013號原告甲○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
戊○○丁○○
參加人允榮製材股份有限公司代表人乙○○（董事長）上當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國91年3月15日經訴字第09106105480號訴願決定，提起行政訴訟，本院以91年度訴字第1724號判決駁回後，經最高行政法院以94年度判字第93號判決廢棄發回本院更為審理，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
第一審及發回前上訴審訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告之前手 莊文澤 於民國（下同）85年1月11日以「雕花門板之改良結構」向被告（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利，於公告期滿後，發給新型第153131號專利證書（下稱系爭案），旋於89年5月30日將該專利權讓與原告，並向被告申准專利權讓與登記。嗣參加人以其不符新型專利要件，對之提出舉發，經被告審查為舉發成立之處分，原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，本院以91年度訴字第1724號判決駁回後，經最高行政法院以94年度判字第93號判決廢棄發回本院更為審理。
二、兩造聲明：㈠原告聲明（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第2項進步性之規定，不符新型專利要件？㈠原告主張（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：
⒈原告於系爭案行政訴訟期間，先後提出台灣省機械技師
公會於91年5月9日針對系爭案與引證案所作之「新穎性與進步性比對分析」，以及92年5月5日委由財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」。惟原審以專利鑑定報告僅具參考價值，不能以該專利鑑定報告執為有利原告之論據云云，既未指出參考後何以不予採納而得心證之理由，亦未進一步參酌其他具有專業法律素養之鑑定單位，故原判決有判決不備理由及不適用法規之違法。
⒉「專利侵害鑑定專業機構」乃是司法院所指定具有特殊
專業知識之機構，得以對特定事項作判斷，其除了具有鑑定專利侵害與否之能力以外，亦具有判斷專利案之新穎性及進步性的能力。而兩份報告當中，台灣省機械技師公會即是針對系爭案與引證案之新穎性及進步性進行比對分析，其依序考量兩造「欲改善之先前技術」、「先前技術之缺點」、「創作目的」「技術特徵」「功效特徵」，其比對步驟及內容極為紮實，亦清楚說明比較結果為專利案具有進步性之原因。
⒊於台灣省機械技師公會所出具之「新穎性及進步性比對
分析」分析結果為⑴系爭案之樹脂紙與 薄木 片於門板上下側皆僅設為一層，而不需要多層疊合，較引證案節省相當之人工與材料；⑵系爭案熱壓成型後所得之成品為具雕花之整體門扇，已可使用；引證案熱壓成型後所得之成品為雕花層，須再與門扇本體貼合方能使用，系爭案不需二次加工，較引證案節省相當之工時；⑶系爭案樹脂紙具防水防潮之功效，引證案不具該功效；⑷系爭案樹脂紙具表面補飾功效，引證案不具該功效。而另一份由財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」，其雖為侵害鑑定分析，而不是新穎性及進步性之分析，但是依鑑定分析步驟，兩造之全要件不符，進一步討論均等論時，亦參酌了兩造整份說明書創作背景、習知缺失與創作目的。而具體指出兩造所利用之技術手段不同。效能方面，「專利二」（即系爭案）之期望在於透過樹脂紙的鋪設，以避免薄木片產生裂痕，而萬一薄木片破裂形成裂痕時，亦可以藉由鋪設樹脂紙後可噴漆不致於滲漏擴散而造成缺陷。與「專利一」（即引證案）僅利用紙材完成疊合之效能不同。故，不論是台灣省機械技師公會所出具之「新穎性及進步性比對分析」報告，或者是財團法人台灣經濟發展研究院比對兩造之「專利權鑑定研究報告書」均清楚指出系爭案相較於引證案而言，確具有功效性增進。其論述均極為具體及嚴謹而具有參考價值。
⒋就實質內容而論，系爭案與引證案之爭點在於：引證案
是否可以證明系爭案不具進步性。而系爭案之申請專利範圍第1項包括了「一合成層」、「包覆於合成層上下表面之薄木片」、「夾制於薄木片與合成層之間的樹脂紙」，而專利案之權利範圍以及整體功效係包括該項申請專利範圍所記載之所有內容，非以其中一項技術特徵論究，故系爭案之申請專利範圍第1項的效果包括了：⑴利用樹脂紙解決先前雕花門板木薄片容易產生裂痕及水氣容易滲入木屑合成層之缺失；⑵設於表面之薄木片，使門板具有原木之紋路及質感，而提升了其質感。反觀引證案之說明書則多次指出其藉由薄木片及紙料之疊合處理而使門板材料具有較佳之韌度，其根本不是用以防止門板內層吸收水氣，並且，其指出位於最上層為紙料，可為印有木材紋路或印有顏色之紙材構成。故，引證案所製成之門板表面為印刷之紙材，其質感難與系爭案之相比。
⒌申請專利範圍之附屬項原本是所依附項次之加以限制，
其功效亦是因為實施其結構所產生，依專利審查基準「申請專利範圍應逐項審查」之原則，當申請專利範圍有二項以上時，均應逐一審究其新穎性、進步性，縱使獨立項不具進步性，尚需進一步審查附屬項之進步性，斷不能將附屬項與獨立項混為一談，遽認獨立項不具進步性時，附屬項當然不具進步性。而系爭案之申請專利範圍第2項進一步界定將樹脂紙表面設有與薄木片對應之紋路。其所產生之效果是在薄木片產生裂痕時，可藉由樹脂紙產生補飾效果。此功效則完全是表面為紙材之引證案所未具。故申請專利範圍第2項亦具有進步性。綜上所陳，台灣省機械技師公會是司法院指定之專業鑑定機構之一，其所出具之系爭案與引證案的新穎性與進步性比對分析當有其專業性及公信力，倘若鈞院不採，當舉出不採之理由。又，系爭案獨立項所能達到防止門板內層吸水、門板具有原木質感等，係為引證案所不及，而系爭案之申請專利範圍第2項在樹脂紙上設有木紋，以產生補飾效果，更是引證案所未具，故系爭案之申請專利範圍第1項、第2項均具有進步性，被告為專利舉發成立之審定，容有違誤，請判決撤銷訴願決定及原處分。
㈡被告主張：
⒈最高行政法院判決更為審理之理由謂原告所提之台灣省
機械技師工會針對系爭專利與引證案所作之「專利分析鑑定報告」，以及財團法人台灣經濟發展研究院所作之「專利權鑑定研究報告書」，在台灣省機械技師工會之報告中分析結果為系爭專利較引證案具有新穎性及進步性，且引證案不具系爭專利樹脂紙之防水防潮及表面補飾功效，在台灣經濟發展研究所之報告書中鑑定結論為系爭專利與引證案，二者申請專利範圍之主張技術與構成實質不相同云云；惟查台灣省機械技師工會和財團法人台灣經濟發展研究院所做之報告或報告書，主要是針對系爭專利和引證案，二者申請專利範圍之間是否實質相同，二者欲改善之先前技術、先前技術之缺失、創作目的、技術特徵、功效等是否相同，作一比對，二報告均是以專利侵害鑑定為基準，比較二者之間是否侵權；但本件為專利舉發案，審查系爭專利是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，是否合於專利要件，故侵權與舉發為不同之審查觀點；如台灣省機械技師工會的報告中說系爭專利樹脂紙具防水防潮之功效，引證案不具該功效，此僅可說系爭專利對引證案沒有侵權，但引證案之紙浸入樹脂，同樣具有防水防潮之功效，二者技術相同；引證案位於最上層為紙料，而引證案申請專利範圍第4項述明可由薄木取代，故二者實質相同，原告所言均不足採。
⒉另外，被告對原告94年3月31日之行政訴訟理由狀提出答辯如下：
⑴行政訴訟理由第1點謂台灣省機械技師工會與財團法
人台灣經濟發展研究院針對系爭專利與引證案所作之「專利分析鑑定報告」和「專利權鑑定研究報告書」中，分析結果為系爭專利較引證案具有新穎性及進步性，引證案不具系爭專利樹脂紙之防水防潮及表面補飾功效，且二者申請專利範圍之主張技術與構成實質不相同云云；惟查上述二機構所做之報告（書），主要是針對系爭專利和引證案之申請專利範圍是否實質相同，二者欲改善之先前技術、創作目的、技術特徵、功效等是否相同，作一比對，二報告（書）均是以專利侵害鑑定為基準，比較二者之間是否侵權，但本行政訴訟案為專利舉發案，審查系爭專利是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故侵權與舉發為不同之審查觀點。
⑵行政訴訟理由第2點謂系爭專利樹脂紙具防水防潮之
功效，引證案不具此功效云云；但引證案之紙料浸入樹脂液體中，同樣會具有防水防潮之功效，二者也因同樣浸有樹脂而具有補飾之功效。
⑶行政訴訟理由第3點謂系爭專利最外層為薄木片，引
證案最外層為紙料，二者質感不同云云；惟查引證案申請專利範圍第4項述明可由薄木片取代，且財團法人臺灣經濟發展研究院之報告書第28頁也證實二者最外層皆為木薄片，可知二者質感相同。
⑷行政訴訟理由第4點謂系爭專利申請專利範圍第2項為
樹脂紙表面設紋路云云；惟查該紋路僅係印刷之圖案，為美觀，非新型專利保護之範圍，併予陳明。
⒊綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人經合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。
理由
甲、程序方面本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決。
乙、實體方面
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨98條第1項所明定；惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。
二、本件系爭第00000000號「雕花門板之改良結構」新型專利案，其申請專利範圍為：⒈一種雕花門板之改良結構，該雕花門板主要係於一合成層上、下分別包覆上、下木薄片熱壓而成，其特徵在於：合成層與上、下木薄片間分別夾設有一浸過樹脂之樹脂紙，且令兩樹脂紙分別與上、下木薄片內表面及合成層表面完全貼合。⒉如申請專利範圍第一項所述之雕花門板之改良結構，其中樹脂紙表面形成有與上、下木薄片對應之紋路。參加人所提舉發附件2係82年12月11日審定公告之第00000000號「木屑成型之原木雕花門內門板構造」新型專利案(下稱引證1)公報影本，舉發附件3係參加人之代加工廠吉盛木藝股份有限公司所出具之證明書、鴻榮木器製材廠有限公司與吉盛木藝股份有限公司之協議書、華偉工業股份有限公司銷售予吉盛木藝股份有限公司合板用印花面紙之統一發票收執聯6紙影本(下合稱引證2)及系爭專利異議案(P01)專利異議審定書影本，舉發附件4係84年2月21日審定公告之第00000000號「具飾紋門板之製造方法」發明專利案(下稱引證3)公報及說明書影本。案經被告審查，認引證
1、2前經他人對系爭專利提起異議案(P01)，業經審查異議不成立確定，且與引證3係分別獨立之證據，依專利法第105條準用第72條第2項之規定，任何人不得以同一證據再為舉發，故引證1、2部分不再審理。又引證3係將膠劑浸潤之紙料與薄木片間隔疊合，再加熱、加壓製成門板。系爭案係在上、下薄片與合成層間夾設一浸過樹脂之樹脂紙，二者於空間型態之配置略異，但皆係利用浸潤過膠劑(樹脂)之紙，防止門板內層吸收水氣，並可補飾薄木片裂痕之目的功效；又系爭案申請專利範圍第2項所載紋路之附屬特徵，並未脫離引證3之技術範疇，故引證3可證明系爭案不具進步性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，本院以91年度訴字第1724號判決駁回後，經最高行政法院以94年度判字第93號判決廢棄發回本院更為審理。兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第2項進步性之規定，不符新型專利要件？
三、經查，引證3之技術特徵係將紙料經膠劑浸潤吸收處理，再由若干特定厚度之薄木片，依其紋路之縱、橫走向，依序一片片疊合於紙料之間，再加熱、加壓製成門板。系爭案雖係在上、下薄片與各合成層間夾設一浸過樹脂之樹脂，與引證3係膠劑浸潤紙料與薄本片依序疊合，紙料在上之空間組態雖略有不同，但引證3經膠劑浸潤紙料亦有設於上、下薄木片間之型態（如申請專利範圍第4項），且系爭案及引證3均係在木質材料（按合成層係用木屑構成）中夾置一浸潤過膠劑（樹脂）之紙料，熱壓而成，均能防水、防裂，二者技術及功效相同。故系爭案係屬運用引證3之既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性。
四、最高行政法院此次發回意旨，主要係謂原告起訴時先後提出台灣省機械技師公會於91年5月9日針對系爭案與引證3所作之「新穎性與進步性比對分析」，以及92年5月5日委由財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」；前者分析結果為⑴系爭案之樹脂紙與薄木片於門板上下側皆僅設為一層，而不需要多層疊合，較引證3節省相當之人工與材料；⑵系爭案熱壓成型後所得之成品為具雕花之整體門扇，已可使用；引證3熱壓成型後所得之成品為雕花層，須再與門扇本體貼合方能使用，系爭案不需二次加工，較引證3節省相當之工時；⑶系爭案樹脂紙具防水防潮之功效，引證3不具該功效；⑷系爭案樹脂紙具表面補飾功效，引證3不具該功效。後者之鑑定結論則為系爭案與引證3，二者申請專利範圍之主張技術與構成實質不相同。惟原判決就原告所提對其有利且屬專業鑑定機關所為鑑定之證據方法，僅於判決書記載上開專利鑑定報告僅具參考價值，不能以該專利鑑定報告執為有利原告之論據云云，既未指出參考後何以不予採納而得心證之理由，記明於判決，遂為不利原告之認定，即有判決不備理由之違法等語。經查：
㈠台灣省機械技師工會和財團法人台灣經濟發展研究院所做
之鑑定報告，主要是針對系爭專利和引證3，二者申請專利範圍之間是否實質相同，二者欲改善之先前技術、先前技術之缺失、創作目的、技術特徵、功效等是否相同，作一比對，二報告均是以專利侵害鑑定為基準，比較二者之間是否侵權；但本件為專利舉發案，審查系爭專利是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，是否合於專利要件；二者審查之觀點並不相同，上開鑑定結論即難遽加採取。
㈡財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究
報告書」，其鑑定結論謂：系爭案與引證3，二者申請專利範圍之主張技術與構成實質不相同云云，充其量僅能謂系爭案具有新穎性而已，尚難謂已符合新型專利進步性之要件。
㈢台灣省機械技師公會所作之「新穎性與進步性比對分析」
，所謂系爭案較之引證3具有之四大功效，核屬似是而非之論。蓋：
⑴系爭案之合成層係以木屑構成，本質上仍屬木片，系爭
案之特徵為「合成層（木片）與上、下木簿（木片）間分別夾設有一浸過樹脂之樹脂紙，‧‧」，可知，系爭案至少有一木片、一層樹脂紙、一木片、一層樹脂脂紙、一木片所組成，為多層疊合；此與引證3之薄木片與經膠劑（樹脂）浸潤之紙多層疊合，有何差異？上開鑑定報告竟謂「系爭案不須多層疊合，較之引證3節省相當之人工與材料」云云，顯與事實不符。
⑵系爭案之合成層為以碎木屑模壓構成，本身已經過一次
加工，其再包覆上、下木簿片，中間夾設樹脂紙，則屬第二次加工，始能成就整體門扇；此與引證3熱壓成型後所得之成品雕花層，再與門扇本體貼合使用，成就整體門扇；究竟何者省工，顯難有定論。上開鑑定報告謂「系爭案不需二次加工，較引證3節省相當之工時」云云，亦與事實不符。
⑶引證3未強調防水、防潮之功效，並非謂其不具此功效
；而系爭案具有防水、防潮之功效，係因其紙類浸過樹脂之故；引證3之紙類亦係浸過膠劑（樹脂），當然具有防水、防潮之功效，不因其專利說明書未記載此項功效，即謂其不具此功效。是上開鑑定報告謂「系爭案樹脂紙具防水防潮之功效，引證3不具該功效」云云，乃未深入探究之誤，應不足採。
⑷系爭案申請專利範圍第2項「樹脂紙表面形成有與上、
下木薄片對應之紋路」，乃附屬項，為第1獨立項之技術內容再加限制描述，範圍仍不出第1項之技術內容。縱其可達補飾美觀之效果，然此究非新型專利保護之範圍，難稱已有功效上之增進。故上開鑑定報告謂「系爭案樹脂紙具表面補飾功效，引證3不具該功效」云云，並不能據此認定系爭案具有進步性。
㈣基上說明，上開台灣省機械技師公會作之「新穎性與進步
性比對分析」及財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」，均難執為有利原告之論據。
五、綜上所述，引證3足以證明系爭案違反核准審定時專利法第98條第2項進步性之規定，系爭案不符新型專利之要件。從而，被告所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤；訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
丙、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如
主文。中華民國94年8月10日
第四庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年8月17日
書記官陳清容