裁判字號：智慧財產法院101年民專訴字第2號民事判決
裁判日期：民國101年07月11日
裁判案由：專利權申請權歸屬
智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第2號原告法德科技股份有限公司法定代理人 田種楠 訴訟代理人 許文三 被告 曲永皓 訴訟代理人 張智剛 律師上列當事人間專利權申請權歸屬事件，本院於中華民國101年6月18日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告應將中華民國專利申請案號第000000000號、公開編號第000000000號之「網路安全交易系統」發明專利申請權人變更為原告。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、本件原告主張：
（一）被告於民國96年5月14日向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請中華民國專利申請案號第000000000號，專利公開編號第000000000號「網路安全交易系統BUSINESSPROTECTIONSYSTEMININTERNET」（下稱系爭專利），現仍在審查中，雖系爭專利發明人及申請人均登記為被告，惟系爭專利申請時，被告仍為原告之受雇人，申請專利之費用亦均由原告所支付，系爭專利發明申請既係被告受雇期間，應屬被告即受雇人於職務上之發明，依專利法第
7條之規定，系爭專利之申請權應歸屬於原告。原告自得依專利法第7條規定，請求被告將系爭專利之申請權移轉予原告，為此提起本件訴訟。
（二）對被告抗辯之陳述：
１、96年5月18日為系爭專利之申請，專利申請費用為新台幣（下同）36,700元，96年9月8日主動變更申請（專利主動修正辦理費用為3,000元），均由原告所支付；又原告與MasterCard萬事達信用卡組織具名發表之「信用卡動態密碼認證計畫」技術研討會時間是在96年7月31日，被告於技術研討會後之96年9月4日再次向智慧財產局提出專利主動修正，可證明原告確實投資研發「信用卡動態密碼認證計畫」之相關技術，同時也證明被告於96年3月12日到職前並未完成專利發明內容。
２、勞工退休金提繳計算名冊可證明原告為雇用人，被告為受雇人，加上專利申請費用係由原告所支付，依專利法第7條規定，系爭專利之專利申請權應歸屬於原告，與被告在原告之職稱並無關係。再者，原告法定代理人並未贈送公司百分之50股權予被告，此為其個人與被告進行之交易，被告股權爭議與本件專利申請權移轉並無關係。
３、原告於新聞稿中清楚說明「法德科技提供MasterCard
CAP（ChipAuthenticationProgram）技術基礎研發動態密碼晶片認證專利技術」，原告採用公開方式於各大媒體宣告原告擁有「信用卡動態密碼認證計畫」之相關專利，原告對外從未主張係被告權利。
４、原告自96年3月12日起，聘僱多人進行信用卡動態密碼（一次性密碼，OneTimePassword）研究計畫，研究人員亦包含原告之法定代理人田種楠，信用卡動態密碼技術是原告公司多人之研發成果。而系爭專利之申請內容同樣是關於一次性密碼應用之研究，動態密碼技術（一次性密碼）乃原告研發之內容，是系爭專利之發明確為被告職務上之發明。再者，根據系爭專利發明說明書第4頁【實施方式】說明「本發明之裝置是結合具一次性密碼功能之智慧卡，例如EMVCAPENABLE規格信用卡，作為認證基礎」，所謂EMVCAP技術，就是由國際信用卡組織MasterCard所提出的MasterCardCAP（ChipAuthenticationProgram）技術，是由MasterCard授權給EMV（Europay,MasterCard,VISA）組織推廣CAP技術使用，而晶片信用卡亦即所謂的智慧卡，故從系爭專利發明說明書內容可知原告新聞稿所示之研發技術與系爭專利技術內容相同，均在研究一次性密碼之相關技術。
５、原告法定代理人田種楠亦為研究人員，於97年與新光銀行及網際威信公司技術會議中，代表原告參與該技術會議，該會議紀錄顯示原告經過兩年研發，將一次性密碼的技術，以其中一種實施例的方式，與新光銀行及台塑網科技公司共同合作進行測試。原證9圖中的CTVS就是驗證一次性密碼的伺服器，智慧卡憑證發行單位為新光銀行，負責發行具一次性密碼功能之晶片信用卡，原證9圖中之EMVSign伺服器就是一網站負責接收一次性密碼驗證成功後提供服務，原證9可充分證明原告是多人進行研發一次性密碼相關技術，且系爭專利之專利技術亦確實為原告所研發。
（三）聲明求為判決：被告應將中華民國專利申請案號第000000
000號、公開編號第000000000號之專利申請權移轉為原告所有。
二、被告則以：
（一）系爭專利係自被告申請之另一專利衍生而來，該另一專利係被告於96年1、2月間委託連邦專利商標事務撰寫專利申請書，於3月21日向智慧財產局提出申請；緊接於3、
4月間同樣委託連邦專利商標事務所書寫專利申請書，並正式於5月18日提出系爭專利申請。縱被告於96年3月間受原告雇用，若非被告於受雇前已完成內容，無從於1、
2月間可以完成所有架構，顯與被告受雇無關。
（二）被告受雇於原告之職務並非研發，而係顧問，主要由被告推廣系爭專利，之後原告法定代理人贈送公司百分之50股份予被告，使被告成為公司股東而能夠對外推廣。原告經由被告介紹認識Thales公司，進而與台塑網、新光銀行合作以被告之專利推出信用卡動態密碼認證及動態安全付款服務平台機制，經測試完成後，卻因原告不願繼續付款使用Thales公司之機器而告停擺。在此期間，原告對外均宣稱專利權為被告所有，從未主張係原告之權利。
（三）因被告身為原告公司顧問，為求被告盡心推廣專利，原告除將被告引為股東外，並要求以系爭專利為公司主要業務，故該費用由公司支付，算是對被告之福利。被告於97年12月28日遭原告解雇後，隨即拒付所有費用。倘系爭專利為被告職務上之發明，原告負擔費用應為理所當然，豈有將被告解雇後卻拒不付款之理，尤其被告離開公司後，原告寄出存證信函主張系爭專利權曾與被告協議，經被告同意將專利權一半讓與原告（事實上此部分亦無協議）。倘系爭專利權為原告所有，何以僅向被告主張一半權利，在在證明系爭專利並非原告所有或得主張權利。是系爭專利並非任職後之發明，亦非原告出資研發，而係被告任職前已完成之架構，僅因身為原告股東，同意原告使用該專利為公司對外業務，原告竟主張該專利權申請權歸原告所有，並無理由等語，資為抗辯。
（四）答辯聲明：原告之訴駁回。
三、兩造不爭執事項：（見本院卷第71至72頁）
（一）中華民國專利公開編號第000000000號「網路安全交易系統BUSINESSPROTECTIONSYSTEMININTERNET」之發明人及申請人均為被告曲永皓，系爭專利申請尚在智慧局審查中，智慧局尚未准予專利。
（二）被告於96年3月12日至97年12月28日受僱於原告公司並擔任顧問一職；原告所提原證2（見本院卷第9頁）之96年
5月份勞工退休金提繳費計算名冊，該冊上記載被告曾任原告公司之受雇人，且以勞工身分提列退休金。
（三）被告對於原告所提原證1到6之形式真正不爭執。
（四）原告公司負責人田種楠於98年2月21日寄發存證信函予被告。
（五）原告曾對被告提起違反詐欺之刑事告訴，經臺灣臺北地方法院檢察署檢察官於101年2月7日以100年度偵字第18965號為不起訴處分。
（六）被告於96年7月4日開始為原告公司之股東。
四、本件經依民事訴訟法第271條之1準用同法第270條之1第
1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第72頁）系爭專利是否屬於被告職務上之發明？原告可否依專利法第
7條規定請求被告將系爭專利申請權移轉予原告？
五、本院之判斷：
（一）按受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣，專利法第7條第1、2項定有明文。
（二）被告於96年3月12日至97年12月28日受僱於原告公司並擔任顧問一職；原告所提原證2（見本院卷第9頁）之96年
5月份勞工退休金提繳費計算名冊，該冊上記載被告曾任原告公司之受雇人，且以勞工身分提列退休金之事實，為兩造所不爭執；而系爭專利係96年5月14日提出申請，發明人及申請人均載為被告，該發明係提供一種網路安全交易系統包括：一憑證發行單位，用以核發一智慧卡給一使用者；一終端設備係用以讀取該智慧卡，並配合使用者之個人識別碼來產生一次性密碼；一網站接收該次性密碼並於該一次性密碼正確時提供該使用者服務；一使用者認證資訊前置處理模組用以前置處理使用者認證相關必須資訊；一授權模組用以判定該一次性密碼是否正確，以及當該授權模組驗證該一次性密碼正確時，該授權模組會授權使用該授權者身分資料。但係由原告支付系爭專利申請費用36,700元及主動修正費用3,000元，原告並參與96年7月31日舉辦之「MasterCardChipAuthenticationProgram」研討會，且進行信用卡動態密碼認證計畫，與台塑網科技股份有限公司合作，研發「信用卡動態密碼認證及動態安全付款系統」，提供安全服務，包括一次性密碼認證服務等情，有發明公開公報（見本院卷第8頁）、連邦國際專利商標事務所收款證明（見本院卷第15頁）、96年7月31日研討會邀請函（見本院卷第13頁）、97年6月5日網路新聞資料（見本院卷第14頁）附卷可稽。則被告於96年
5月14日申請系爭專利時既為原告之受雇人，系爭專利亦包含於原告業務範圍內，原告並支付系爭專利申請費用，堪認系爭專利應屬被告於職務上所完成之發明。至被告雖辯稱：系爭專利係被告受雇前已完成內容，與被告受雇無關，亦非原告出資研發，而係被告任職前已完成之架構，僅因身為原告股東，同意原告使用該專利為公司對外業務等語。然被告並未提出任何證據資料證明系爭專利係被告於受雇原告前即已完成之發明，被告所辯，尚無可採。
（三）準此，系爭專利既係被告於受雇原告期間所完成之發明，依專利法第7條第1項之規定，其專利申請權屬於雇用人，至原告聲明雖係請求被告將系爭專利申請權「移轉」為原告所有，然雇用人或受雇人對專利法第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件，專利法第10條定有明文。則原告應係請求被告將系爭專利申請權人「變更」為原告名義即可，而非「移轉」。其次，實務上就此類型所生紛爭，雖有當事人提起確認之訴即確認專利申請權為雇用人所有，待勝訴判決確定後向主管機關依專利法第10條規定申請變更專利申請權人，固無不可；然本件原告提起意思表示之給付訴訟，依專利法第7條規定請求被告將系爭專利申請權人變更為原告，其訴訟標的範圍自包含確認系爭專利申請權人為原告在內，被告不得更行起訴就同一訴訟標的請求確認原告並非系爭專利申請權人，因後訴係就同一訴訟標的求為與前訴即本件訴訟內容可以代用之判決，已違反民事訴訟法第
253條重複起訴禁止之規定（最高法院46年台抗字第136號判例意旨參照）。倘若本件訴訟判決確定，就給付請求權之存在具有既判力，被告亦不得對於原告更行提起確認該給付請求權不存在之訴（最高法院26年渝上字第116號判例意旨參照），蓋本件給付訴訟與確認系爭專利申請權為原告所有之確認訴訟，係屬同一訴訟標的，兩者內容可以代用。況依強制執行法第130條第1項規定，命債務人為一定之意思表示之判決確定者，視為自其確定時，債務人已為意思表示，是原告提起本件給付訴訟，亦無不合，併予敘明。
六、綜上所述，系爭專利既屬被告受雇原告期間於職務上所完成之發明，則原告依專利法第7條第1項前段之規定訴請被告應將中華民國專利申請案號第000000000號、公開編號第000000000號之「網路安全交易系統」發明專利申請權人變更為原告，為有理由，應予准許。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國101年7月11日
智慧財產法院第三庭
法官陳容正以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國101年7月19日
書記官劉筱淇