裁判字號：最高行政法院88年判字第244號判決
裁判日期：民國88年02月04日
裁判案由：發明專利申請
行政法院判決八十八年度判字第二四四號
原告美商．蛋白質科技國際公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師乙○○被告經濟部中央標準局右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院 中華民國 八十七年六月十八日台八七訴字第三○四五五號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十三年九月二十七日以其「含增量異黃酮化合物之蛋白質分離物及其製備方法」係利用習知等電點沈澱法萃取蛋白質分離物，藉由避免或減少酸沈澱蛋白質之清洗，而使蛋白質分離物中含有增量異黃酮等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查、再審查，不予專利，發給台專（捌）○一○一九字第一一六六○三號專利再審查審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：壹、本發明內容已完全符合專利要件。按異黃酮存在於各種豆科植物中，通常與大豆原有的苦味有關，所以在先前技藝生產商業化產品（如分離物及湛縮物）時，重點都是放在如何移除這些物質。在傳統製備大豆蛋白質分離物的加工過程中，大豆片是以含水鹼性媒介物萃取，稍後進行酸沈澱蛋白質而形成分離物，並將酸沈澱蛋白質分離物徹底清洗，以此方式移除所有不希望之雜質。然而近來存於植物蛋白質（例如大豆）的異黃酮已被認定可抑制人類癌細胞的生長，而先前技藝中自植物分離或純化異黃酮之方法則為醇萃取及樹脂吸附兩種方式。對照上述本案相關先前技藝，熟習該項技藝者於本發明申請專利之當時無法瞭解或推知本案所請內容，因為由先前技藝至本發明尚須依序達成及解決下列非顯而易見之技術思想與課題：⒈同時得到異黃酮及植物蛋白質分離物之概念未知；⒉同時得到異黃酮及植物蛋白質分離物之方法未知；⒊是否可經由改良傳統分離植物蛋白質的方法同時得到異黃酮及植物蛋白質分離物之可能性未知；⒋要改良生產植物蛋白質分離物之傳統方法中多步驟（至少有三個主要步驟）中何者才可有效保留異黃酮未知；及⒌要如何改良傳統方法之步驟未可知。據此，本發明所主張之製法全部達成並解決上述五項先前技藝未知之技術思想與課題，而能利用創新步驟製得，同時含增量異黃酮之植物蛋白質分離物，確具有步驟上突出之技術特徵及功效上顯然的進步，依被告機關八十三年十月出版之專利審查基準第１－２－頁「以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出之技術特徵』或『顯然之進步』教示，本發明相對於先前技術顯非屬運用申請前既有知識與技術而為熟習該項技術者能輕易完成之情事。貳、原處分中違法之處：一、原處分僅以本案避免或減少清洗步驟俾保留異黃酮之方法本身屬顯而易知為由，而未慮及本案選擇更改習知技術中清洗步驟並決定更改方式之過程與結果確為非顯而易知之事實，於法顯有未洽。二、原處分中應論而未論之重要議題尚有熟習該項技藝人士如何運用本案申請前既有技術或知識而能輕易瞭解及完成前述理由壹中所列舉五項非顯而易知之技術思想及課題。參、一再訴願決定書中駁回理由及其違法之處分述如下：一、本發明先前技藝並不瞭解異黃酮究竟是在哪一步驟與植物蛋白分離物分開，故原訴願決定所稱「．．．在取得固體後．．．來清洗．．．」云云，完全係參見本發明揭示後所作之「後見之明」，因為由習知技術根本就無法預知異黃酮類物質仍然存在本案所取得之固體中，而不是在先前步驟已被分離丟棄，更遑論其可用水洗出等可能性。二、依原訴願決定理由觀之，即便在本發明確定取得植物蛋白分離物中仍保有異黃酮之後，仍須考慮「不純物種類多．．．溶媒是否會溶解產品．．．」等，並「對清洗溶媒的量及種類．．．加以篩選或作實驗」，且有時「須用不同的溶媒來清洗」或「降低清洗溶媒之溫度」。由此觀之，僅就如何清洗植物蛋白分離物以保留異黃酮之角度觀之，原訴願決定即認為需考量廣泛層面，且承認未知變數甚多，更何況本發明首先所確定異黃酮未於清洗前之萃取或沈澱步驟損失殆盡之事實本身亦屬非顯而易知。但憑「先前技術已知藉溶媒來清洗以達到純度之要求」，豈可遽斷熟習該項技術者能預期本發明之改良與成就。三、按「發明不問係因偶然或意外發現，或若心研究試驗所完成者，均不影響其進步性之存在」。故本案方法本身操作之難易性或先前技術已知藉溶媒清洗以達純度要求，均不足以動搖熟習該項技術者依先前技藝水平無法預測本發明之事實，本案進步性乃得以確立無疑，原訴願決定所持衡量「熟習該項技術者所能輕易達成」之標準有待商榷。四、在本案中，所要獲得之產品係含增量異黃酮之植物蛋白分離物，並非異黃酮而已。同時，原訴願決定既已承認本發明能獲得較高之異黃酮回收率（在植物蛋白分離物中）及有除去其他如糖、灰分等水溶性不純物之效果，而此即為選擇性保留植物蛋白分離物中異黃酮並去除其他不欲成份（糖、灰分）之顯然進步，當屬「非所能輕易完成者」，何以原決定竟導出截然相反的結論，殊令人難解。五、「異黃酮本來即存在於某些植物（如大豆），有些亦可能具備生理活性。然由本方法獲得之產品，異黃酮種類亦多，量亦非固定，是否仍具有醫學上所宣稱之抗癌，治療骨質疏鬆等生理活性，在說明書中並未見任何說明及實驗證實，因此難認定本案所製得之『含增量異黃酮之蛋白質分離物』有何特殊之處。」此觀點與原處分相若，原告應再次強調，前揭理由與本案是否可由熟習該項技術者輕易完成無關即非屬進步性之爭議，而原處分中並無援引相關其他專利要件之法條核駁；同時該理由未曾見於再審查階段之核駁理由先行通知書，依專利法第四十條第二項規定，顯非不予專利情事。四、被告機關行政訴訟答辯書謂「異黃酮固經醫學研究具有某些生理活性，惟將異黃酮保留於植物蛋白質分離物中，是否可為食用者所接受或仍具有醫學所宣稱之抗癌、降低膽固醇、治療骨質鬆等效果，於說明書中並未見任何說明或實驗證明，亦難認本案之『含增量異黃酮之蛋白質分離物』較之一般蛋白質分離物有何特殊增進功效之處」顯有不當。原告認此理由違誤之處亦至少有以下三點：一、前揭理由係首次出現在原處分而未見於本案再審查階段核駁理由先行通知書，故依專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人限期申復」規定，該理由並非不予專利之情事，且未依法先通知原告申復，列為核駁理由，於法顯有違誤。二、前揭理由論及本案將異黃酮保留於植物蛋白分離物中是否可為食用者所接受，或該異黃酮是否仍保有其有利生理活性。原告以為此與被告機關核駁本案時所認本發明是否「運用申請前既有知識與技術而為熟習該項技術者輕易完成」亦即是否具進步性者毫無關係，而係關於本發明含增量異黃酮之蛋白質分離物是否具有說明書中記載之功效及產業上可利用性。然如前所述，本發明產業上利用性及新穎性均經原處分機關認可而未於原處分中援引相關法條核駁，被告機關自不得於行政訴訟階段遲而否定本發明之產業上可利用性。三、就本案將異黃酮保留於植物蛋白分離物中是否可為食用者所接受而言，原告進一步說明本案所主張之含增量異黃酮之蛋白分離物可經由任何慣用之習知調製方式調製成適合市場上消費者之口味，就如同今天市場上已充斥各式各樣咖啡、可可及巧克力（以上三者原料皆具苦味）調味製品。故被告機關此論點顯不能影響本發明之產業上利用性。原告針對保留於植物分離蛋白中之異黃酮是否仍保有其有利生理活性一節，可提出Kurzer等人於一九九七年發表在Annu.Rev.Nrtr.17:553-581之文獻作為佐證。基於上述事實及理由，足見原處分，原訴願決定及再訴願決定無論認事用法均有違誤，本案申請專利範圍，依法應可准予專利。敬請貴院依法判決將上述之原處分、訴願決定及再訴願決定均予撤銷等語。
被告答辯意旨略謂：一、按凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利，固為專利法第二十條第一項前段所明定，惟若發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利，復為同法第二十條第二項之規定。二、本案係利用習知等電點沈澱法萃取蛋白質分離物，並藉由避免或減少清洗沈澱物之方式，以獲得富含異黃酮之蛋白分離物者。三、原告起訴理由認為先前技術僅知利用多步驟處理大豆原料以去除不喜雜質成份，卻不知可同時得到異黃酮及蛋白質分離物之概念與方法，更不知可更改清洗步驟，俾提高異黃酮類物質在蛋白質中之留存含量云云。惟查本案說明書之內容，於「發明背景」中已清楚指出：「異黃酮常出現於豆科植物中．．．讓人聯想到大豆原有的苦味．．．在傳統製備大豆蛋白質分離物的加工過程中，大豆片是以含水鹼性媒介物萃取，多數的異黃酮會溶於萃取液中，其餘的溶於乳清（whey），而乳清通常在酸沈澱蛋白質而形成蛋白質分離物後丟棄。殘留在酸沈澱蛋白質分離物的異黃酮通常以徹底清洗分離物的方法移除」（原告稱此乃為其發明過程之重要結論之一，實有可議）。故本案為保留存在於酸沈澱後之蛋白質分離物中之異黃酮，而採用避免或減少清洗步驟或以特定比例之水清洗的方式處理，就熟悉此項技術者而言，此種操作之技術與原理實屬顯而易知，且為熟悉該項技術者所能輕易達成者，實難謂係創新之技術，而所獲得之蛋白質分離物亦難認係新穎物質。再者，異黃酮固經醫學研究具有某些生理活性，惟將異黃酮保留於植物蛋白質分離物中，是否可為食用者所接受或仍具有醫學所宣稱之抗癌、降低膽固醇、治療骨質疏鬆等效果，於說明書中並未見任何說明或實驗證明，亦難認本案之「含增量異黃酮之蛋白質分離物」較之一般蛋白質分離物有何特殊增進功效之處。四、綜合前述，本案實屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易達成者，揆諸首揭法條，難符發明專利要件。綜上所述，本局所為本案應不予專利之審定並無違誤，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。
理由按專利法第二十條第二項規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。本件原告於八十三年九月二十七日以其「含增量異黃酮化合物之蛋白質分離物及其製備方法」係利用習知等電點沈澱法萃取蛋白質分離物，藉由避免或減少酸沈澱蛋白質之清洗，而使蛋白質分離物中含有增量異黃酮等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查、再審查，以習知技術係藉徹底清洗蛋白質分離物以去除殘留之異黃酮類物質，本案則以避免或減少清洗步驟，以保留異黃酮，為熟習此項技術者顯而易知之方法，難認係創新技術。雖稱本案可提供一種能為各種食物及飲料應用領域之蛋白質來源，富有保健益處（包括抑制癌細胞生長．．．等）之物質云云，惟將異黃酮保留於植物蛋白質分離物中，是否可為食用者所接受，或仍具有醫學所宣稱之抗癌、降低膽固醇、治療骨質疏鬆等生理活性，說明書並未見任何說明及實驗證明，難認本案方法所製得含增量異黃酮之蛋白質分離物有何特徵之處。本案係運用申請前既有知識與技術，為熟習該項技術者所能輕易達成，依專利法第二十條第二項規定，應不予專利。原告不服，提起訴願後，訴願決定機關為昭慎重，乃將本案申請卷及訴願理由書等，送請工業技術研究院審查，其審查意見略謂：「⒈本案係（ａ）以pH高於蛋白質等電點之溶液來萃取含異黃酮的植物蛋白質物質、（ｂ）調整pH值至蛋白質等電點，使其沈澱、（ｃ）控制清洗水量，以得到富含異黃酮之蛋白質物質。⒉本案之爭議點在於（ａ）以適當比例之清洗水來清洗蛋白質沈澱物，以獲得富含異黃酮之蛋白質分離物，此方法是否為習知技藝﹖（ｂ）此富含異黃酮之蛋白質分離物是否特殊﹖是否新穎﹖⒊以結晶或沈澱法來分離純化物質時（本案為蛋白質），在取得固體後，為提高產品純度，常須以溶媒（本案為水）來清洗。但因不純物種類多，性質不一，濃度不一，且須考慮應清洗溶媒是否會溶解產品，造成損失。因此對清洗溶媒的量及種類，均須加以篩選或作實驗，以求得最適值。在有些情況須用不同的溶媒來清洗，以達到純度的要求；有時，則會降低清洗溶媒的溫度，以避免產品溶解或失活損失。在本案中，係把異黃酮亦當成所要獲得之產品因此調整清洗水量，以獲得較高之異黃酮收率及有除去其他如糖、灰份等水溶性不純物之效果。如同上述，此應為熟悉此技藝者所輕易達成者。⒋異黃酮本來即存在於某些植物（如大豆），有些亦可能具備生理活性。然由本方法獲得之產品，異黃酮種類亦多，量亦非固定，是否仍具有醫學上所宣稱之抗癌，治療骨質疏鬆等生理活性，在說明書中並未見任何說明及實驗證實，因此難認定本案所製得之「含增量異黃酮之蛋白質分離物」有何特殊之處。⒌綜合上述，答辯有理，因此，中標局不予專利之審定，於法並無不合，應駁回其訴願。原告不服，提起再訴願後，訴願決定機關復將本案原卷及再訴願理由書等，送請原審查機關作成答辯意見略謂：「⒈再訴願人所提（一月二十日）之再訴願理由書與去年七月十四日之訴願理由書大體相同（尤其在前六頁，幾乎一字不易），亦即再訴願人未能再提出證據或理由來說明其技術之特徵及具申請專利之要件。⒉其補充部分有（ａ）第六頁後半及第七頁前半，此處亦一再重覆強調本案中以調整水量以獲得富含異黃酮之蛋白質物質的方法與既有技術（或知識）有實質差異，且不可輕易推知，但如同訴願審查意見書中所述，調整清洗溶劑的種類及量，來獲得較高收率的產品（單一或多個化合物）以及降低不純物的含量，此為熟悉結晶（沈澱）、過濾之研究工作者所必須作的操作條件最適化，係屬於熟知之技術及知識。（ｂ）第七頁中段（二一㈣）之有關異黃酮類物質之功能於說明書中敍述已被認定具抑制人類癌細胞生長，因此無須在本案中例示此種試驗。然同樣如在訴願審查意見書中所述，本案獲得之產品除蛋白質外，其異黃酮之種類多且量亦不固定，（見說明書中之實例），是否仍具有同樣的功效，甚至有其他之副作用，尚須進一步之證實。另外再訴願人認為本案所得之產品可進一步加工純化出異黃酮，因此有產業可利用特徵，但是從植物來源中純化異黃酮的方法有非常多種，此方法之特徵及意義亦缺詳細資料佐證。總之有關此產品由其說明很難認定其有特殊處。⒊綜合上述，再訴願仍無理由，應予駁回。」有審查意見及答辯意見書附訴願卷可稽。以上審查及答辯意見，具有鑑定性質，客觀公正，足堪採信。原告主張：系爭發明內容相對於先前技術顯非屬運用申請前既有知識與技術，而為熟習該項技術者能輕易完成之情事，其進步性乃得以確立無疑，已完全符合專利要件，原處分審定不予專利而一再訴願決定遞予維持，皆有違誤云云，揆諸上開審查及答辯意見，並無足採。至被告答辯意旨所謂：難認本案之「含增量異黃酮之蛋白質分離物」較之一般蛋白質分離物有何特殊增進功效之處云云，乃就本案係運用申請前既有之技術或知識，不具進步性所為之說明，且該項不予專利之理由，已見諸被告八十五年九月二日台專（捌）○一○一九字第一三三六八一號專利再審查案核駁理由先行通知書。原告指摘被告就該項不予專利之理由，未依法先通知原告申復，而於行政訴訟階段始否定系爭發明之產業上可利用性云云，顯有誤解，自難謂有理由。
綜上所述，原告起訴意旨並無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十八年二月四日
行政法院第二庭
審判長評事 陳石獅
評事 徐樹海 評事 彭鳳至 評事 黃合文 評事 林茂權 右正本證明與原本無異
法院書記官王福瀛中華民國八十八年二月五日