裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第1262號判決
裁判日期：民國94年08月11日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01262號原告臺北縣金銀珠寶商業同業公會代表人甲○○訴訟代理人乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人英商戴比爾斯無體有限公司代表人麥可˙B˙培基董訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年2月19日經訴字第09306212880號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：㈠參加人之前手南非商狄必斯聯合礦業有限公司（DeBeers
ConsolidatedMinesLimited）前於民國（下同，西元除外）87年3月13日以「鑽石恒久遠一顆永留傳DEBEERS」商標（下稱系爭聯合商標），作為其註冊第184199號「DEBEERS」商標之聯合商標，指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第14類之鑽石、寶石、裝鑲鑽石之鐘錶及計時儀、計時器等商品，向被告之前身經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告核准列為審定第958155號聯合商標。
㈡嗣原告與台灣金銀珠寶同業協會、台北市銀樓業職業工會、
……台北市金銀珠寶商業同業公會等，於90年8月29日以系爭聯合商標有違異議審定時商標法（下簡稱商標法）第5條及第37條第10款之規定，對之提起異議。嗣參加人前手南非商狄必斯聯合礦業有限公司經申准將系爭聯合商標之申請人變更為參加人。案經被告審查，以92年10月24日中台異字第G00000000號商標異議審定書（下稱原處分）為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：（原告未於言詞辯論期日到場，茲依其起訴狀之
記載意旨）㈠原告聲明求為判決：原處分、訴願決定均撤銷，並令被告另為適法之處分。
㈡被告及參加人聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」是否經參加人使用且在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識？㈠原告主張之理由：
⒈按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式
，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」為商標法第5條第1項所規定。所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性。此為商標註冊要件之一，依一般生活經驗加以衡酌，如就商標圖樣之整體外觀衡酌結果，不具備此一要件，即不應准予註冊。又按「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊，復於同法第37條第10款訂有明文，合先敘明。
⒉按系爭聯合商標，源於申請時即不主張「鑽石恒久遠一顆
永留傳」之專用權，蓋因其知此一廣告用語在台灣早已廣為珠寶同業所用，惟後於異議答辯書中廣附廣告資料，說明其「鑽石恒久遠一顆永留傳」已為該商標之專用，而具有識別性及顯著性，而原處分理由3中謂：「該商標經被異議人持續合併使用廣泛推展，應足以使一般商品購買人認識其為表彰被異議人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，惟查此一說法在事實的認知上係被告的邏輯倒置錯誤所致，蓋因「鑽石恒久遠一顆永留傳」本於79年起即為台灣珠寶同業所開始使用於相關商品間之廣告中，同業間在使用該「鑽石恒久遠一顆永留傳」時皆是以一廣告用語之型態展現，為其用以表彰珠寶商品之性質與其價值性之廣告用語，而期間並經台灣珠寶同業間相互出資持續推廣使用，在參加人於87年申請註冊時，該廣告用語早已為珠寶商品各式廣告中最令人印象深刻之廣告用語，其消費者與產銷管道對該廣告用語的熟稔度早已如同珠寶商品的代名詞一般，此乃台灣珠寶業者間長期投注大量金錢與心血，從事廣告宣傳與市場行銷，並戮力經營所共同獲致之成果，實不容許任何業者抹煞此一艱辛過程，或是將此過程所獲致之成果襲為專用。重點是廣為週知的是此「鑽石恒久遠一顆永留傳」廣告用語，而非加上參加人之「DEBEERS」商標，此為被告所顛倒不明之處，今參加人於申請時即瞭解此一狀況，故申請時本就已放棄該廣告用語之專用，而其於台灣地區行銷其產品時，台灣珠寶同業間亦因此廣告用語為珠寶同業間所共同經營推廣，故於參加人之商品宣傳時亦使用此大家所集思廣益想出之廣告用語來促銷該商品，孰知參加人於襲用後竟要申請專用此一同業間長期經營宣傳之廣告用語，於理不容。
⒊次按原處分理由4中謂：「異議人所附業者廣告既多係被
異議人之代銷公司使用其商標促銷商品者，異議人自難執之作為相關業者已廣泛使用於同一或類似商品上。」惟查此一說法亦是於理不符，蓋台灣珠寶同業間所有的廣告刊登豈是未經過刊登者的審核就能予以刊登？故該廣告用語當然是出資之珠寶業間所提供並予以認同的內容，豈會因為該業者同為參加人之代銷公司即謂廣告用語是以其「DEBEERS」商標促銷商品？或謂該廣告是促銷「DEBEERS」之商品？此爭點於原告所附之附件廣告中即可清楚看出，所有廣告中皆無出現任何與參加人「DEBEERS」相關之訊息或文字，要難謂該廣告是代銷參加人商品，況所檢附之廣告資料中，其日期無一不早於參加人申請註冊之時間，何來珠寶同業間所刊登之廣告是用其商標來促銷自己的商品？而否定長期下來珠寶同業間所共同經營推廣並廣泛使用之事實？⒋再按參加人檢附之「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」
於國外之英文註冊資料，此商標在國外雖行之多年，然「鑽石恒久遠一顆永留傳」是否即等同於「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」之中文意義，值得爭議，例如按其字面亦可翻成「鑽石是永恒的榮耀」、「鑽石永遠不變」、「鑽石即是永遠」等意，況且「鑽石恒久遠一顆永留傳」之廣告用語為國內業者集思廣益所創，非參加人所自創，因此何以參加人可以曲解此在國內早已廣為消費者所知悉之廣告用語為其英文商標之譯文？而於答辯書中謂原告所刊登之廣告為使用該商標？顯有疑義。又「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」雖在國外核准註冊，然外國之商標法究與我國有別，國情既有不同自不得以國外註冊資料做為於我國是否得以註冊之依據。
⒌「鑽石恒久遠一顆永留傳」為一極為普遍之廣告用語，並
無任何之獨特性與顯著性，依商標審查要點之規定此即所謂無識別性，市場上常見之相同情形如下：光泉商品「乳香世家」；全家便利商店「全家就是你家」；保險業「活得越久，領得越多」； 屈臣氏 「我敢發誓，我最便宜」；NOKIA「科技始終來自於人性」；麥當勞「麥當勞都是為妳」；SKⅡ「妳在看我嗎」；這些皆為商標審查要點中所謂流行之廣告用語，亦皆不具識別性。又「鑽石恒久遠一顆永留傳」此廣告用語雖已於市用上使用多時，然其係為同業間共同經營之成果，此共同長期廣告之宣傳、推展，其出資亦是由同業間所共同負擔，且在同業間所共同之長期廣告中皆陳述此句為廣告用語，非商標使用型態，怎可謂現為一具識別性之商標？⒍末按89年7月出版之「商標法規及相關審查作業要點彙編
」中第57頁亦明文「鑽石恒久遠一顆永留傳」為一通俗流行之廣告用語，應不具識別性，此為被告明文且公開例示不具識別性之範例，時至今日，早已廣為留傳之廣告用語必更加通俗，廣為週知，系爭聯合商標係於87年申請註冊，註冊時此廣告用語早已廣為同業所用並且為消費者相當熟悉之廣告宣傳語，故參加人於申請時即聲明放棄此廣告用語之專用，被告2年後出版的審查基準亦認定此廣告用語之通俗性，而將之明文列舉為審查基準「不具識別性」之最佳範例以供商標審查員參考，而被告豈可又認定此為具識別性之商標，豈非自相矛盾之處。蓋商標之註冊有無違法應以其註申請時有無違法事由為斷，則系爭聯合商標之註冊顯不合法，怎可因該商標被異議後，運用其經濟上之優勢，大量廣告宣傳，即使其推翻申請註冊時違法之事由？則經濟優勢之業者皆可以其強勢之資金剽竊他人之商標大量宣傳，使其達交易上已成為該業者商品之識別標誌，而破壞商標秩序。
⒎「鑽石恒久遠一顆永留傳」，其中「鑽石恒久遠」乃形容
鑽石商品其物理形成過程，乃是經過高溫高壓長時間形成，為世界上稀有之物質，故倍顯珍貴，又「一顆永留傳」為形容該鑽石因為成物理特性之硬度極高，故不易刮傷損毀，有長久保存與保值之特性，而系爭聯合商標所指定使用之商品為「鑽石、寶石」等商品，衡評該廣告用語，係一表彰商品品質與功用，以及其商品特性之形容，已該當商標法第37條第10款之構成要件，實不應容許註冊。⒏綜上所述，系爭聯合商標實已違反商標法第5條、第37條第10款之規定。
㈡被告主張之理由：
⒈商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應
足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。又不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定，為商標法第5條第1項及第2項所明定。是商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，如不足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，固不准申請註冊，惟如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，則准其註冊。
⒉查廣告用語固不具有識別性，惟不具識別性之商標除商品
習慣上通用標章或通用名稱外，若經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，應具商標識別性，有商標法第5條第2項規定之適用。至有無商標法第5條第2項規定之適用，應就使用該商標於指定商品之時間長短、使用方式及同業使用情形，使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量，使用該商標於指定商品之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等，廣告業者、傳播業者出具之證明，具公信力機構出具之證明，各國註冊之證明，其他得據為認定有識別性之證據等事項綜合審審查（商標識別性審查要點第9、10點參照）。
⒊經查系爭聯合商標，係作為註冊第184199號「DEBEERS」
商標之聯合商標（專用期間業經被告核准延展至101年7月
15日，並公告於92年6月10日出版之第30卷第12期商標公報），於87年3月13日所提出申請註冊，並聲明不主張「鑽石恒久遠，一顆永留傳」之專用權，且檢附台灣地區之廣告支出統計表、西元1993、1994、1995年之部分廣告及統計資料、部分報紙之廣告資料、部分雜誌之廣告資料、部分宣傳手冊及單頁廣告、部分電視廣告准播證明、西元1996年3月4日出版美國時代周刊封面故事「世界鑽石爭霸戰」影本及中譯文、台灣地區鑽石商廣告正本、廣告座版、宣傳資料、大陸地區宣傳資料、東南亞各國發行之「鑽石通訊」雜誌等證據影本，說明系爭聯合商標已具特別顯著性。經被告審查後，認「鑽石恒久遠，一顆永留傳」為一廣告用語，無商標識別性，且係可獨立分割之文字，不適用商標施行細則第28條第1項規定，不符合聲明不專用，有違反商標法第5條第1項規定之嫌，於87年11月4日以87標商944字第035950號核駁理由先行通知書，請參加人陳述意見，參加人則再檢附西元1982年至1996年在台灣地區支出之廣告費用簡表、部分平面媒體之廣告分配明細、部分平面媒體之廣告及相關資料、部分電視廣告之准播證明及本事說明及部分電視廣告之錄影帶等證據影本，申覆以本件系爭聯合商標圖樣之「鑽石恒久遠一顆永留傳」與「DEBEERS」，經其持續推展，予人係屬一整體不可分割之主體，已具備商標法第5條第1項所規定之識別性，應准註冊。被告再次審查後，以其商標圖樣上之外文「DEBEERS」與註冊第840323號「戴比爾斯DE-BEERS」商標外文近似，且指定使用於同一或類似商品，有違反商標法第36條規定之嫌，於88年5月1日88以慧商361字第010866號核駁理由先行通知書，請其陳述意見，或者減縮商品，或者舉證無混淆誤認之虞之有利事證，並請就中文部分再補充審查基準勾註原則之證據資料。
⒋被告核准系爭聯合商標之註冊其具體理由：
⑴中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」係屬參加人所首創使用：
參加人所稱系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」為源自前述外文「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」之中譯文，依據參加人所檢送之外文「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」商標於南非、愛爾蘭、英國、加拿大、日本等國獲准註冊之國外註冊證影本及系爭聯合商標申請註冊階段所檢附之參加人之前手南非商狄必斯公司早自79年10月起即以中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」一詞作為廣告用語，於我國電視媒體上廣告宣傳該公司所產製之鑽石商品之證據影本，其日期早於原告所檢附之我國珠寶同業以前揭廣告用語刊登於79年第1期、80年第3、4、5期、81年第7、8、9期82年第
10、11、13期「台灣珠寶」雜誌及82年12月號「財訊」雜誌等證據資料日期，系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」乃參加人之前手南非商狄必斯公司首創並持續使用之廣告用語用以表彰該公司所產製之鑽石商品。是以原告所訴稱參加人之「ADIAMONDISFOREVER
DEBEERS」於國外雖行之多年，然其是否等同於中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」之意義，及「鑽石恒久遠一顆永留傳」之廣告用語為國內業者集思廣益所創，非參加人所自創，即無足採。
⑵參加人持續長久使用：
查本件據參加人於系爭聯合商標申請註冊階段所檢附之台灣地區之廣告支出統計表，西元1993、1994、1995年之部分廣告及統計資料、部分報紙之廣告資料、部分雜誌之廣告資料、部分宣傳手冊及單頁廣告、部分電視廣告准播證明、西元1996年3月4日出版美國時代周刊封面故事「世界鑽石爭霸戰」影本及中譯文、台灣地區鑽石商廣告正本、廣告座版、宣傳資料、大陸地區宣傳資料、東南亞各國發行之「鑽石通訊」雜誌等證據影本及西元1982年至1996年在台灣地區支出之廣告費用簡表、部分平面媒體之廣告分配明細、部分平面媒體之廣告及相關資料、部分電視廣告之准播證明及本事說明及部分電視廣告之錄影帶等證據影本與外文「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」商標於南非、愛爾蘭、英國、加拿大、日本等國獲准註冊之國外註冊證影本和異議階段所檢送之鑽石推廣中心所發行之資料及報章雜誌影本等證據資料，該廣告用語「鑽石恒久遠一顆永留傳」為參加人之前手南非商狄必斯公司及代銷其鑽石商品之珠寶業者所先持續使用。且參加人之前手南非商狄必斯公司及代銷該公司鑽石商品之我國珠寶業者自84年間起，復將中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」及外文「DEBEERS」二者合併作為商標型態使用，除於國內報章雜誌等平面媒體刊登廣告宣傳其鑽石商品外，又於電視之大眾媒體大量廣告宣傳，並持續至86年10月間，足堪認定於系爭聯合商標87年3月13日申請註冊前，系爭聯合商標圖樣業經參加人之前手南非商狄必斯公司持續廣泛推展使用，已予商品購買人產生深刻印象，並與該公司之鑽石商品產生聯想。
⑶中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」已非單純之廣告用語：
查中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」業經參加人之前手南非商狄必斯公司及參加人持續廣泛推展使用，已如前述，原告雖訴稱「鑽石恒久遠一顆永留傳」本於79年起即為台灣珠寶同業開始以廣告用語之型態使用於相關商品之廣告中，於系爭聯合商標87年申請註冊時，經珠寶業者長期投注大量金錢，已成廣為週知之廣告用語，惟佐以參加人於異議答辯時所檢附刊登其商品廣告之代銷公司名單影本所載，銷售該公司鑽石商品之我國珠寶業者名稱，與原告所檢附刊登廣告於台灣珠寶雜誌及財訊雜誌之業者多有重疊，其他業者使用中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」作為廣告用語者於市場使用者並不多，且原告除前述雜誌外，並無檢附其他中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」自79年起即為業界廣泛使用於珠寶、鑽石等商品，且為業界共認極為普遍、通用之一般廣告用語之相關使用證據佐證。是於系爭聯合商標申請註冊當時僅有參加人大量於市場上使用中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」應足以使一般商品購買人認識其為表彰參加人商品之標識，並得藉以與他人商品相區別。至原告另所訴稱如「乳香世家」、「全家就是你家」、「活得越久領得越多」、「我敢發誓我最便宜」、「科技始終來自人性」、「麥當勞都是為你」、「妳在看我嗎」等皆係廣告用語，不具識別性，不能視為識別性之商標核屬另案問題，且其中如「乳香世家」，亦經被告核准註冊。又原告固謂被告89年7月出版之「商標法規及相關審查作業要點彙編」明文示例「鑽石恒久遠一顆永留傳」為一通俗流行之廣告語，不具識別性，且商標之註冊有無違法事由應以其註冊申請時有無違法事由為斷，豈可因參加人其後大量宣傳，即推翻其申請註冊時違法之事由。
但查被告86年11月22日台商980字第221034號公告之「商標識別性審查基準」，固將中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」一詞列為廣告用語，不具識別性之案例。然商標有無識別性並非一成不變，它會隨者時間增長或消逝，且有程度上的差異，原無識別性之標識可因嗣後使用之結果取得商標的特性，而述前述案例之由來乃因參加人前於84年11月8日曾以「鑽石恒久遠一顆永留傳」作為商標圖樣之一部分申請註冊，被告以其所附之資料仍不足證明其已足以使一般商品購買人認識其為表彰參加人商品之標識並得藉以與他人商品相區別，而將其申請案核駁。今本件係參加人於市場仍持續且獨家使用數年後，再於87年重新提出註冊申請，被告綜合其所提證據而准其註冊，無所謂因參加人其後大量宣傳，而推翻其申請註冊時違法之事由。且被告重新檢討後，業於90年12月25日（90）智商字第09050000760號公告之「商標識別性審查要點」中已將前揭案例予以刪除，是本件被告之認定與審查要點並無自相矛盾之處。綜上論述系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」固係廣告用語，然其既非抄襲他人，又無影響同業利益且符合商標規範意旨，自得准予註冊。原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
⒌凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請
註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，固為商標法第37條第10款前段所明定。但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不在此限，復為同條但書所規定。是文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，如係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，依前述條款之規定，固即不得申請註冊，惟文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，須明顯表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，始有適用。若係以隱含譬喻方式暗示商品之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、功能或目的等，但非為業者所必須或通常使用，無礙公平競爭之虞者，則不屬之。又縱商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用或其他說明者，依前條但書之規定，如有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，亦應准其註冊。
⒍查本件系爭審定商標圖樣之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳
」，固係有用以說明鑽石本質恒久不變並表彰鑽石本身珍藏價值之意，屬廣告用語，然其至多僅係隱含譬喻鑽石本身所具有可永久保存之特性，並非表示所指定使用鑽石商品本身之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、功能或目的等之說明，與所指定使用鑽石商品本身之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、功能或目的等，並無直接明顯之關聯。再者原告所附證據，如前所述，乃多係參加人代銷公司使用其商標以促銷其商品之廣告，並不足證明本件系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」，在事實上已為製造或經銷鑽石商品者反覆使用並為社會觀念所公認之通用名稱，況且系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」，亦如前所述，業經參加人持續使用廣泛推展使用，已足以使一般商品購買人認識其為表彰參加人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，有商標法第5條第2項之情事，原告之主張並不足採。系爭聯合商標之申請註冊，亦應無前述法條規定之適用。
㈢參加人主張之理由：
⒈系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」業經參加
人持續廣泛使用且在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識：
⑴查參加人乃戴比爾斯集團（DeBeersGroup）之關係企
業。戴比爾斯集團是當今世界上著名鑽石之製造公司之一，在全球銷售未經加工鑽石及鑽石首飾，其客戶營業及關係分佈廣泛，而參加人本身在南非亦從事礦業活動。戴比爾斯集團之南非礦業公司與波次瓦納、納米比亞及坦桑尼亞等政府之合夥事業之生產價值佔每年全球鑽石產品總值之百分之4十以上，亦領導全世界關於鑽石探勘、開採、回復、挑選、估價及行銷鑽石及鑽石首飾。
⑵戴比爾斯集團之母公司為設立於盧森堡之DeBeers
S.A.。參加人（設立於英國）則係DeBeersS.A.主要子公司之一。經由戴比爾斯集團之銷售及行銷之左右手，TheDiamondTradingCompany每年負責挑選、估價及銷售全球未加工鑽石供應量達三分之二以上。戴比爾斯集團、參加人及參加人之前手南非商．狄必斯聯合礦業股份有限公司雖不直接從事門市之銷售業務，但是卻對天然鑽石交易具有龐大影響力。因此百餘年來一直強調天然鑽石之保值及稀有等特性，持續以各種不同方式向世人促銷天然鑽石。
⑶西元1948年開始由NW愛爾（N.W.Ayer&Son）廣告公
司為參加人之前手南非商．狄必斯聯合礦業股份有限公司製作廣告而推出「ADIAMONDISFOREVER」之廣告標語〔參自東森新聞報網站下載之資料、轉載自商周出版之「經典廣告20」之資料及自NW愛爾（N.W.Ayer&Son）廣告公司之網站下載之資料〕，隨後並採用同義之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」作為商標，以便於華人地區促銷參加人前手之商品，此即系爭聯合商標之中文創始之由來。此後參加人及其前手即持續不斷大力推廣，不論在中國大陸、香港或台灣地區均設有鑽石推廣中心，並提撥鉅額之廣告費用，全力用以拓展及開發台灣地區之鑽石市場，而以「DEBEERS」或「戴比爾斯」與系爭之「鑽石恒久遠一顆永留傳」商標合併使用，廣為宣傳，茲檢呈相關證據資料如下︰
①參加人之前手自西元1982年至1996年在台灣地區支出
之廣告費用簡表。由該簡表中可看出參加人之前手為系爭聯合商標在台灣地區所支出之廣告費用由西元1982年之330餘萬元，至西元1991年已增加為3,100餘萬元。而西元1996年單年更高達1億4千3百餘萬元。而近15年間此一至少高達5億5千餘萬元之廣告費用及持續不斷的大量廣告，系爭聯合商標已在一般消費者心中累積深刻之印象。
②西元1993、1994及1995年部分平面媒體之廣告分配明
細。由該等廣告分配表可看出，系爭聯合商標所採用平面媒體不但涵括了台灣地區所有之知名報章雜誌，更遍及不同領域之各種階層，其中更包括台灣珠寶雜誌。
③84、85及87年報章雜誌廣告及相關資料影本。
④79年至85年電視廣告之准播證明影本。由該等資料可
看出參加人之前手使用系爭聯合商標日期，早於原告於異議申請書中所提呈之附件2包括台灣珠寶雜誌及財訊雜誌之日期。並且系爭聯合商標於過去數十年間，在各種媒體上持續積極推介。
參加人之前手早已使系爭聯合商標成為代表參加人及戴比爾斯集團之具有顯著性之表徵。
⑷戴比爾斯集團及參加人控制全球天然鑽石經銷及銷售數
量相當高比例。除探勘及開採以外，戴比爾斯集團並經銷及銷售未加工鑽石。戴比爾斯集團透過「sights」定期銷售活動來經銷未加工鑽石。「sights」期銷售活動於每5週舉行一次，將未加工鑽石出售給經過特別篩選之客戶「Sightholders」。這些客戶在世界各地營業，主要從事切割及琢磨鑽石業務。「Sightholders」通常是經銷商或製造商或兩者兼具。經銷商購買各種天然鑽石並出售給客戶。製造商在本身廠房或承包商工廠切割及琢磨未加工鑽石。因此參加人除了自身全力促銷相關之產品外，對於「Sightholders」及其他經銷商包括零售門市所為之促銷活動，亦儘力配合。也就是因為此一獨特之關係，參加人授權經銷商使用系爭聯合商標於促銷之廣告，任何一家經銷商採用系爭聯合商標均形同參加人本身之使用行為，茲檢呈西元1990至1992戴比爾斯集團之國內經銷商之廣告彩色影本，又台灣珠寶雜誌及財訊雜誌中所列之多家珠寶公司即為參加人授權之珠寶代銷公司，有刊登參加人代銷公司名單之廣告載於報紙及雜誌影本11紙及上述證4號之廣告彩色影本，以資證明。茲將上述參加人之珠寶代銷公司之名單詳細列表參證5號。故參加人之珠寶代銷公司於上述相關雜誌廣告上使用「鑽石恒久遠一顆永留傳」即代表表彰參加人商品之廣告。
⑸綜上所述，系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留
傳」，係源自於參加人之「ADIAMONDISFOREVER」外文商標而創設的，經參加人長久持續不斷的推廣，該中文商標早已成為台灣及其他國家消費者琅琅上口之著名商標。
⑹參加人以「Google」引擎搜尋所有網頁，即發現以「鑽
石恒久遠一顆永留傳」及「DEBEERS」為條件，即有200多筆之網頁符合，而以「鑽石恒久遠一顆永留傳」及「戴比爾斯」（參加人公司中文名稱之特取部分）為條件，亦有近900筆之網頁符合，因此「鑽石恒久遠一顆永留傳DEBEERS」不但在一般消費大眾中已建立起品牌認知，同時得代表參加人。一般大眾亦了解「鑽石恒久遠一顆永留傳DEBEERS」所代表者正為參加人及其前手之世界性商譽及知名度。此一實質上之認同，正與商標法第5條第2項之規定相合，因此，依此而取得足資作為來源標誌之特別顯著性。故系爭聯合商標之註冊，應有商標法第5條第2項之適用，被告所為異議不成立之處分，並無違誤。
⒉查原告於異議申請書中所提呈之附件2台灣珠寶雜誌中所
列之珠寶公司，即為參加人之珠寶經銷廠商或參加人授權以「鑽石恒久遠一顆永留傳DEBEERS」商標代銷珠寶之公司參加人已呈交相關證據資料，茲復檢呈下列文件以資證明世大銀樓、台中金谷珠寶、高雄寶石銀樓、亞洲寶石鑑定、王鼎珠寶公司及66珠寶係經參加人同意後於台灣珠寶雜誌刊登「鑽石恒久遠一顆永流傳」廣告：
⑴台灣珠寶雜誌社發行人 林基文 出具之證明書，以證明世
大銀樓、台中金谷珠寶、高雄寶石銀樓、亞洲寶石鑑定、王鼎珠寶公司及66珠寶等與參加人共同在台灣珠寶雜誌刊登「鑽石恆久遠一顆永流傳」廣告。鑽石推廣中心（DeBeers）代表DeBeers集團推出有關鑽石及鑽石珠寶之廣告及促銷活動，而DeBeers集團指示鑽石推廣中心(DeBeers)安排上述珠寶公司以該等珠寶公司之名義設計及刊登相關廣告（如西元2005年6月23日林基文出具之證明書所載），參加人亦同意就該等珠寶公司刊登廣告之相關費用，給付對價，並同意在不同報紙上刊登廣告。
⑵高雄寶石銀樓之負責人 蘇霖波 出具之聲明書，以證明經
參加人同意於西元1991年6月推出平面廣告的宣傳活動，將平面廣告稿刊登在當月號的台灣珠寶雜誌上，同意在鑽石婚戒及婚戒產品之平面廣告上使用「美鑽表情緣誓言永纏綿」廣告標語以及「鑽石恒久遠一顆永留傳」標章。
⒊次查除原告於異議申請書中所提呈之附件2台灣珠寶雜誌
外，參加人之珠寶經銷廠商或參加人授權以「鑽石恒久遠一顆永留傳DEBEERS」商標代銷珠寶之公司亦於台灣珠寶雜誌刊登「鑽石恒久遠一顆永流傳」廣告，茲檢呈西元1992年6月廣告1則及西元1993年9月廣告4則。此外，鑽石推廣中心（DeBeers）於西元1992年舉辦鑽戒櫥窗設計比賽，參加人之珠寶經銷廠商及代銷珠寶公司多有參展，其中大禮珠寶公司、金瑩珠寶公司及嘉寶珠寶公司亦分別獲得首獎、最佳創作獎及佳作獎，茲檢呈西元1993年3月台灣珠寶雜誌之報導。
⒋再查系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」業經
參加人持續廣泛於華語國家使用，在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，茲檢呈下列證據資料以資證明：
⑴西元1995年於香港之廣告8則。
⑵西元1996年於香港之廣告6則。
⑶西元1997年於香港之廣告6則。
⑷西元1994年4月及2001年1月於中國之「ELLE」雜誌廣告2則。
⑸西元1994年4月及2001年4月於中國之「Cosmopolitan」雜誌廣告2則。
⑹有關「鑽石恒久遠一顆永留傳」在中國大陸之行銷廣告簡介附中譯文。
理由
一、本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰併準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告起訴主張：系爭聯合商標之中文部分「鑽石恒久遠一顆永留傳」為一極為普遍之廣告用語，並無任何之獨特性與顯著性，台灣多家珠寶同業均使用該一廣告用語，參加人於申請註冊之初，亦聲明不專用，今被告竟核准系爭聯合商標之註冊，且該中文部分亦在專用之列，有違商標法第5條及第
37條第10款之規定，為此訴請如聲明所示云云。
三、被告則以：系爭聯合商標中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」係屬參加人所首創使用，且經其持續長久使用，已非單純之廣告用語，原處分並無違誤等語置辯。
四、本件兩造及參加人對於事實概要欄所記載之事實均不爭執，對於參加人於系爭聯合商標申請註冊時原就系爭中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」聲明不專用等情亦不爭執，並有商標註冊申請書、聲明書、商標註冊簿、審定變更申請書、被告91年3月11日（91）智商0970字第910017116號函、異議申請書附於原處分卷可稽，堪信為真實。
五、按商標法第5條規定：「（第1項）商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。（第2項）不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」第37條第10款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：一○、凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」是本件之爭執，厥在於系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」是否經參加人使用且在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識？
六、經查：㈠按異議審定時商標法施行細則（下簡稱商標法施行細則）第
7條規定：「商標註冊之申請人主張有本法第5條第2項規定情事者，應提出相關事證證明之。」又按審定時（90年12月25日修正發布）（93年4月28日修正發布前）「商標識別性審查要點」第2點規定：「審查商標有無識別性，應就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」第9點規定：「本要點4不具商標識別性之例示情形，除4之(一)商品習慣上通用標章或通用名稱外，若經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，應具商標識別性，有商標法第5條第2項規定之適用。」第10點規定：「商標法第5條第2項規定，應就下列事項綜合審查：（一）使用該商標於指定商品之時間長短、使用方式及同業使用情形。（二）使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量。（三）使用該商標於指定商品之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等。（四）廣告業者、傳播業者出具之證明。（五）具公信力機構出具之證明。（六）各國註冊之證明。（七）其他得據為認定有識別性之證據。」核以上規定與商標法之立法目的「為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展」（商標法第1條參照）被告於審查系爭聯合商標有無識別性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。
㈡又按90年12月25日修正發布前「商標識別性審查要點」第2
點固規定有：「二商標不具識別性之例示：下列文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式作為商標圖樣，使用於商品或其包裝、容器上而無法藉以與他人商品相區別者，不具識別性：……(四)流行標語或口號、廣告用語、廣告性質之圖性。案例：3「鑽石恒久遠一顆永留傳」指定使用於貴金屬、寶石商品者。」然查，此一案例業於該次修正時刪除，被告於處理系爭異議審定案件時已不受其拘束；況縱未刪除，依前揭同要點第9點規定：若經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，仍應肯認其商標具識別性，而有商標法第5條第2項規定之適用。
㈢查原處分以系爭聯合商標經其審查後，認「鑽石恒久遠，一
顆永留傳」為一廣告用語，無商標識別性，有違反商標法第5條第1項規定之嫌，請參加人陳述意見，參加人先檢附西元1982年至1996年在台灣地區支出之廣告費用簡表、部分平面媒體之廣告分配明細、部分平面媒體之廣告及相關資料、部分電視廣告之准播證明及本事說明及部分電視廣告之錄影帶等證據，嗣再檢附外文「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」商標已陸續於南非、愛爾蘭、英國、加拿大、日本等國獲准註冊之國外註冊證影本，被告綜合上述所有相關證據審查後，認系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」與外文「DEBEERS」，經參加人持續合併使用廣泛推展，應已足以使一般商品購買人認識其為表彰被異議人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，乃依商標法第5條第2項之規定，核准其註冊，核係依前揭之說明，就系爭聯合商標圖樣之識別性及其在交易上之使用狀況而為審查，於法並無不合。
㈣至原告之主張，並無可採，茲說明如下：
⒈按商標法施行細則第28條第1項規定：「商標圖樣中包含
說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」相同規定亦見於現行商標法第19條：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」查系爭聯合商標中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」與外文「DEBEERS」均屬獨立完整之圖樣，是參加人原聲明就中文部分不專用，被告未逕予核准，而就中文部分有無商標法第5條第2項之情事續予審查，核屬有據。
況查，依異議審定時（93年4月28日修正發布前）「聲明不專用審查要點」第10點規定：「商標圖樣中說明性或不具識別性之文字或圖形，經聲明不專用而核准註冊者，嗣後該文字或圖形因使用且在交易上已成為營業上商品之識別標識，得檢附相關證明文件，依本法第5條第2項規定申請註冊。」是無論參加人是否原曾為不專用之聲明，均與前揭本件之爭點無影響。
⒉查依據參加人於申請註冊時所提出之外文「ADIAMONDIS
FOREVERDEBEERS」商標於南非、愛爾蘭、英國、加拿大、日本等國獲准註冊之國外註冊證影本暨行政院新聞局發給之（自79年10月12日起）電視廣告准播證明中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」字幕等情以觀，參加人主張系爭聯合商標係源自外文「ADIAMONDISFOREVERDEBEERS」商標，且經參加人之前手南非商狄必斯公司早自79年10月起即以中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」一詞作為廣告用語，於我國電視媒體上廣告宣傳該公司所產製之鑽石商品之事實，堪屬採信。再依參加人提出之台灣地區之廣告支出統計表，西元1993、1994、1995年之部分廣告及統計資料、部分報紙之廣告資料、部分雜誌之廣告資料、部分宣傳手冊及單頁廣告、部分電視廣告准播證明、西元1996年3月4日出版美國時代周刊封面故事「世界鑽石爭霸戰」影本及中譯文、台灣地區鑽石商廣告正本、廣告座版、宣傳資料、中國大陸地區宣傳資料、東南亞各國發行之「鑽石通訊」雜誌等證據影本及西元1982年至1996年在台灣地區支出之廣告費用簡表、部分平面媒體之廣告分配明細、部分平面媒體之廣告觀之，參加人主張其係持續使用系爭聯合商標且投入大量廣告費用等情，亦堪信為真實。從而被告認系爭聯合商標已合於商標法第5條第2項「經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者」之要件。
⒊至原告固提出之我國珠寶同業以前揭廣告用語刊登於79年
第1期、80年第3、4、5期、81年第7、8、9期82年第10、
11、13期「台灣珠寶」雜誌及82年12月號「財訊」雜誌等為證，然查該刊登之廣告之嘉寶銀樓珠寶有限公司等即為係參加人之珠寶經銷廠商或參加人授權以「鑽石恒久遠一顆永留傳DEBEERS」商標代銷珠寶之公司，此有參加人於異議答辯時所提出之相關廣告資料可證。此外，再依參加人於訴訟中提出之西元1993年3月台灣珠寶雜誌之報導，其所設立之鑽石推廣中心（DeBeers）於西元1992年舉辦鑽戒櫥窗設計比賽，參加人之珠寶經銷廠商及代銷珠寶公司多有參展，其中大禮珠寶公司、金瑩珠寶公司及嘉寶珠寶公司亦分別獲獎等情，益證參加人主張為可信。
七、綜上所述，原處分認系爭聯合商標未違反商標法第37條第10款及第5條之情事，而就原告異議之申請為不成立之審定，認事用法，均無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，於法無據，應予駁回。
八、兩造其餘陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述，附予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。
中華民國94年8月11日
第三庭審判長法官王立杰
法官黃本仁法官王碧芳上列正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年8月11日
書記官鄭聚恩