裁判字號：臺灣新北地方法院97年智字第24號民事判決
裁判日期：民國98年05月22日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣板橋地方法院民事判決97年度智字第24號原告卓憬股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人張珮琦律師被告乙○○訴訟代理人 方柏勳 律師
王志傑 律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國98年4月21日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第
3款定有明文。再按刑事庭移送民事庭之附帶民事訴訟，如其提起附帶民事訴訟為合法者，則移送後之訴訟程序，即應適用民事訴訟法之規定。本件原告以被告侵害原告之商標專用權，應對原告負起損害賠償責任，且原告得請求法院排除侵害為由，提起附帶民事訴訟，既屬合法，其於刑事庭裁定移送民事庭後，即應適用民事訴訟法之規定，則其起訴時雖僅請求「1.被告乙○○應給付原告卓憬股份有限公司自96年2月6日起至4月12日止，因侵害原告卓憬股份有限公司「出一張嘴」商標專用權所生之損害賠償（依商標法第第63條第1項第2款規定之方式計算），及自起訴狀送達日翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；2.被告乙○○應以其費用，將被告乙○○違反商標法第81條之刑事判決全文，及本件被告乙○○侵害原告商標專用權之民事判決全文，以仿宋字體五號刊登於蘋果日報全國版第1版1日；3.原告願以現金或銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行」，繼於本院審理中追加請求後之聲明為「1.禁止被告使用相同或近似「出一張嘴」圖樣或文字，標示於燒肉火鍋、飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務或其他同類商品，或其宣傳廣告文宣、網路、招牌、標貼、報紙、電視廣播、價目表或其他文書上，或予以陳列或散布；2.被告應給付原告2,500,000元，及自起訴狀送達日翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；3.被告應以其費用，將被告違反商標法第81條之刑事判決全文，及本件被告侵害原告商標專用權之民事判決全文，以仿宋字體五號刊登於蘋果日報全國版第1版1日；4.原告願以現金或銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行」，此追加請求之基礎事實均為原告主張被告有侵害原告商標專用權之行為，核其請求之基礎事實係屬同一，參諸首揭規定，原告訴之追加自屬合法，應予准許，合先敘明。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：
（一）被告係禾商餐廳有限公司（以下簡稱：禾商公司）之負責人，明知「出一張嘴」商標文字係原告卓憬股份有限公司（以下簡稱：卓憬公司）向經濟部智慧產局申請註冊核准登記，取得商標專用權，指定使用於飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務，其商標專用權期間自民國
934年10月1日起至103年10月31日止，在該商標專用期間，非經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品使用近似或相同之註冊商標，且出一張嘴有限公司（以下簡稱：出一張嘴公司）已於93年2月2日取得該商標之專屬授權，被告竟於96年2月6日起至同年4月12日止，未得出一張嘴公司同意，在址設臺北縣永和市○○路○段○○○號禾商公司所經營之燒肉火鍋餐廳，以懸掛招牌之方式，使用「出一張嘴」商標，足以使相關消費者誤認其提供相同於「出一張嘴」餐飲商品及服務。
（二）被告確實侵害原告之商標專用權，應對原告負起損害賠償責任，且原告得請求法院排除侵害：
１、被告擔任負責人之禾商公司業已於96年2月6日遭終止「出一張嘴」商標授權：
按商標法第1條及第27條明文：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法」、「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為10年」。商標法立法目的除保障商標權外，商標之作用在表彰商標專用權人所生產、製造商品或提供服務的來源，使一般購買者認識該商標之商品或服務，並藉以區別該商標之來源及其品質信譽，並使商標專用權人得因商標商品或服務，在同一市場建立其品牌優越性而獲致應有之利潤，間接促使商標專用權人願投入更多經費與人力從事研究發展、研發或提升服務品質。查原告為出一張嘴商標專用權人，被告擔任負責人之禾商公司雖曾經獲出一張嘴公司號同意而可使用「出一張嘴」商標，惟禾商公司內部股東不合，營運狀況不佳，導致服務品質低落，有傷害出一張嘴品牌形象之虞，經多次要求改善，均未見改善。出一張嘴公司遂於96年2月2日通知被告，要求被告如未在同年月5日前出面完成加盟授權合約書，則不得再使用「出一張嘴」名稱開設燒肉火鍋餐廳，且不再提供進貨等協助，則有關商標授權部分，在禾商公司未依出一張嘴前述通知完成加盟授權契約之簽訂時，出一張嘴公司已依據民法第263條準用第258條以意思表示終止商標授權。出一張嘴既已終止對禾商公司之商標授權，惟被告自96年2月6日起至96年4月12日止繼續使用出一張嘴商標，且至98年1月10日止繼續使用「出一張嘴」名義在Google上宣傳嗣後經營之狠生氣餐廳，顯已違反商標法第61條、第62條、第29條與第63條，民法第184條之規定，自應對原告負損害賠償責任。
２、出一張嘴公司與被告擔任負責人之禾商公司間加盟契約業已終止：
經查，禾商公司之前為了成為出一張嘴加盟店支付加盟金新臺幣（下同）105萬元，今禾商公司與出一張嘴加盟時，未簽訂書面契約，為諾成契約，因禾商公司有內部股東不合、營運狀況不佳等情事，出一張嘴公司自得依民法第263條準用第258條向禾商公司為終止加盟契約之意思表示，在意思表示通知達到擔任禾商公司負責人之被告時，加盟契約即告終止，無庸給予期限。退步言之，出一張嘴公司於96年2月2日發函要求禾商公司出面完成簽約，其未出面簽訂加盟授權契約，出一張嘴公司自同年月6日起不再供應食材、湯頭，亦不再提供技術指導，禾商公司亦未再按月支付權利金，也未再要求出一張嘴公司供應食材、湯頭、或技術指導，依據民法第161條規定，亦可認定禾商公司業已以行為意思實現，同意且確認伊與出一張嘴公司間加盟關係已結束。出一張嘴公司與禾商公司加盟契約既已終止，被告不得再使用出一張嘴商標，自不待言。
（三）原告請求損害賠償項目及數額如下：
１、被告侵害原告商標部分：被告96年12月份燒肉火鍋店營業額約300萬元，依照財政部同業利潤標準，燒肉火鍋店之淨利率為18%。商標權人得以被告侵害原告商標專用權所得之利益計算損害，故將被告銷售燒肉火鍋之全部收入，以同業利潤標準18%計算被告所得之利益，則被告於96年2月6日至4月12日應給付原告118萬8,000元。而被告在接獲通知不得使用「出一張嘴」商標後，截至98年1月10日仍繼續使用原告「出一張嘴」商標。依上開計算標準，則被告於96年4月13日至98年1月10日應給付原告1,148萬4,000元。故原告僅先於250萬元範圍內項被告求償。
２、查出一張嘴公司對加盟店，除以「出一張嘴」商標供其使用外，並負責提供相關食材、湯頭、料理技術與員工訓練等經營know-how。因出一張嘴公司經營認真負責，其加盟店在公司對商品及服務品質之嚴格要求下，在消費者之間擁有高度正面評價，顯見「出一張嘴」商標正足以表彰出一張嘴公司及其加盟店盡心竭力經營事業所獲得之高度商譽。惟禾商公司因內部股東不合，導致顧客抱怨出一張嘴永和店服務、食材品質不佳，且被告對外散播誹謗出一張嘴商譽之言論，宣稱其為出一張嘴加盟店有足夠經營燒肉火鍋店等語招攬投資人，對原告造成相當之損害與困擾。故被告冒用「出一張嘴」商標經營燒肉火鍋店之行為，已造成對「出一張嘴」商譽的重大侵害，則原告卓憬公司自得請求被告將刑事判決與民事判決併刊登新聞紙上，以正視聽。
（四）聲明：1.禁止被告使用相同或近似「出一張嘴」圖樣或文字，標示於燒肉火鍋、飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務或其他同類商品，或其宣傳廣告文宣、網路、招牌、標貼、報紙、電視廣播、價目表或其他文書上，或予以陳列或散布；2.被告應給付原告2,500,000元，及自起訴狀送達日翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；3.被告乙○○應以其費用，將被告違反商標法第81條之刑事判決全文，及本件被告侵害原告商標專用權之民事判決全文，以仿宋字體五號刊登於蘋果日報全國版第
1版1日；4.原告願以現金或銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以下開情詞置辯：
（一）本件雙方原有加盟契約關係，並不因禾商公司逾期未為承諾而終止，且出一張嘴公司因違反有關預告終止期限之規定，不生依法終止加盟關係之效力：
１、按判斷智慧財產權之授權契約究竟屬於何種有名契約時，需就授權契約之整體類型特徵與所可能涉及之有名契約之整體類型特徵，分別加以觀察、比較，始能得到正確之結果。否則若僅是以授權契約上之某一特徵與某一有名契約相同，即認為授權契約是該有名契約，將無法妥善處理授權契約所發生之問題，反而可能產生更大之問題。復按「商標等智慧財產權得依權利之內容、時間、地區而分別授權予不同之人，於非專屬授權之情形，更可就相同之權利範圍重複授權予不同之人，此乃民法租賃所無法具備之特徵」，故學者間多認為商標或其他智慧財產權之授權契約，並無法歸屬於民法明定之契約類型，性質上亦屬於一種非典型契約。
２、所謂加盟契約，係指營業人（加盟本部）與他營業人（加盟店）締結契約，提供他方本身之商標、服務標章、商號名稱或其他營業象徵之標誌及經營之知識，在同一之形象下進行商品販賣或其他事業經營之權利；而他方則支付一定之對價，並投入必要之經營資金，而在加盟本部之指導及援助下經營事業之繼續性法律關係。因加盟店契約並不屬於我國民法所規定各種有名契約之類型，而係同時具有事務處理、勞務、授權實施等要素，故學者認為加盟店契約性質上屬於非典型契約中之類型結合契約，應審酌加盟店契約所具有之各種要素，而分別類推適用民法典型契約之相關規定。又審酌加盟店契約具有繼續性及事務處理性之特徵，且加盟者相較於加盟主而言，往往屬於經濟上之弱勢，故學者認為加盟店契約之終止，亦應類推適用民法第561條、686條等關於繼續性契約預告終止期限之規定，依情況賦予2個月至3個月不等先期預告終止時間，以盡保護加盟者作為經濟上弱者之法律目的。
３、查禾商公司確已繳納105萬元之加盟金，縱未約定具體期間，由各加盟店合約期間內容觀之，除非禾商公司有授權合約書所定違約事由，至少可獲得授權使用商標2年甚明。惟禾商公司自95年10月起至96年2月止，僅使用系爭商標不到半年，且加盟契約並未以書面為要件，則禾商公司並無與出一張嘴公司訂立書面契約之義務。而加盟餐廳營運之初，需投入大量資金，其中多印有授權之商標，一旦更換將耗費高額成本，因終止加盟更改店名蒙受一定損失，加盟餐廳相較於授權公司，係屬經濟上之弱者。又禾商公司於營運後，每月均會支付貨款總額7%或8%之費用予出一張嘴公司，性質上應為授權合約書所定管理費用，即相當於雙方係以每月為期支付1次整體授權費用，依民法第
450條第3項之規定，出一張嘴公司若欲片面終止授權合約，理應於1個月前先期通知，方屬適法。故本件出一張嘴公司以存證信函所為之終止合約意思表示，並不合法，當不生終止合約之效力。
（二）查原告雖提出證明被告對外招攬業務侵害其商標之證據，惟上開證物係屬私文書，該等文書既未經公證程序，刑事上是否真正顯有可疑。縱該文件為真，惟被告是否有以出一張嘴關鍵字指示網路平台業者作廣告，以及被告是否有實際已出一張嘴商標繼續開設燒肉火鍋店等情，原告僅憑其所提出尚不具證據能力之私文書，以及若干傳聞證據而空言指摘，顯未善盡舉證之責。
（三）經查，原告依財政部同業利潤標準計算商標權受侵害之損害賠償，然原告請求權基礎似以商標法第63條第1項第2款前段為據，按商標法第63條第1項第2款係採銷售總利益說，是以侵害人實際銷售總收入減去成本後之利益為損害賠償之依據，惟原告主張被告96年12月份燒肉火鍋店營業額約300萬元，其所據為何，未見原告具體說明，實有未洽。又原告提出財政部同業利潤標準，並非被告實際經營所得之利率，以此計算被告所得利益，更與商標法第63條第1項第2款前段之規定有悖。是原告對於被告所得利益之主張，顯非有理。
（四）聲明：1.原告之訴及其假執行之聲請均駁回；2.如受不利益判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
三、原告主張被告明知「出一張嘴」商標文字係原告向經濟部智慧產局申請註冊核准登記，取得商標專用權，指定使用於飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務，其商標專用權期間自民國93年10月1日起至103年10月31日止，在該商標專用期間，非經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品使用近似或相同之註冊商標，且出一張嘴公司已於93年2月2日取得該商標之專屬授權，被告竟於96年2月6日起至同年4月12日止，未得出一張嘴公司同意，在址設臺北縣永和市○○路○段○○○號禾商公司所經營之燒肉火鍋餐廳，以懸掛招牌之方式，使用「出一張嘴」商標，足以使相關消費者誤認其提供相同於「出一張嘴」餐飲商品及服務等語，被告則以前開情詞置辯，是本件所應先予審究者，為被告有無侵害原告之商標專用權之問題，茲分別敘述如下。
四、經查：
（一）系爭「出一張嘴」商標為原告卓憬公司向經濟部智慧財產局申請註冊核准登記，而取得商標專用權，並自93年2月
2日起由出一張嘴公司取得該商標之專屬授權。而被告與其夫即訴外人 黃仁謙 及甲○○、 顏震武 等人於95年9月間共同成立禾商公司，由被告擔任負責人，隨即使用上開「出一張嘴」商標開設系爭火鍋餐廳（招牌為出一張嘴燒肉火鍋餐廳永和店），初期並由訴外人顏震武實際負責餐廳之經營，後於96年2月1日起由被告接手負責店面之實際經營，嗣出一張嘴公司於96年2月2日寄發存證信函予禾商公司，要求禾商公司於同年月5日前與出一張嘴公司完成加盟授權合約書之簽訂，逾期即不得再使用「出一張嘴」名稱開設燒肉火鍋餐廳，並於同年月3日寄達禾商公司，惟系爭火鍋餐廳仍持續使用該商標作為招牌至同年4月12日為止等事實，為兩造所不爭執，核與訴外人甲○○、顏震武於本院刑事庭審理中所為之證述大致相符，並有商標註冊登記資料、商標專屬授權暨合作協議、上開存證信函及投遞成功資料、禾商公司設立登記表各一份及現場照片三十一幀附卷可稽，是此部分之事實固堪認定。
（二）再查，禾商公司成立之初曾經出一張嘴公司授權得使用系爭商標於招牌及各項服務上，並由出一張嘴公司提供各項技術支援，及協助採購營業設備、生財設備，禾商公司則於營運期間向出一張嘴公司採購各項食材、設備，每月並需繳納進貨貨款固定比例（7%或8%）之費用予出一張嘴公司乙節，此據訴外人顏震武、出一張嘴公司負責人甲○○於本院刑事庭審理時證述上情明確，是禾商公司與出一張嘴公司間所訂定之契約，性質上即同於一般連鎖餐廳之加盟契約。而就出一張嘴公司而言，雖區分為直營店、加盟店兩種展店模式，然所謂之直營店並非同一公司單純設立不同營業門市，或設立分公司之內部關係，乃係另外設立公司後，再簽署授權合約書以規範與出一張嘴公司間之權利義務關係，此有96年度偵字第8334號偵查卷附之各直營店契約影本1份在卷可參，則兩者間仍屬不同法人主體間之外部關係，性質上應仍屬加盟契約，僅於授權之初無需支付加盟權利金及保證金而已。則按前揭加盟契約並非民法債編所列之典型契約，且禾商公司與出一張嘴公司間就彼此間之授權加盟關係亦未訂立書面契約，惟出一張嘴公司既分別定有卷附制式之直營店、加盟店授權合約書，其中直營店之授權合約書內容早於93年間即已制訂（參見上述偵查卷第170頁），是加盟店之授權合約書部分，雖卷附合約書中未寫明簽約日期，僅註明為95年（參見上開偵查卷第75、212頁），然依訴外人 李雅菁 於偵查中所證述其所經營之出一張嘴餐廳中山店係於95年11月開幕，及其所提加盟金、保證金支票二紙係於95年11月8日屆期等情觀之，可知加盟店之授權合約書內容至遲於95年10月間應亦已制訂完成，而系爭禾商公司所經營之火鍋餐廳，乃係於95年10月間開幕，是雖當時雙方未訂立書面契約，然就出一張嘴公司而言，其就雙方權利義務關係認知，自應與前揭直營店或加盟店之授權合約書內容相同，始屬當然。
（三）而查，禾商公司曾支付1,050,000元之加盟金乙節，為兩造所不爭執，則參照竹北店部分支付1,500,000元之加盟金及保證金，合約期限為3年，桃園店部分支付1,350,00
0元之加盟金（不需保證金，合約期限為3年5月餘，參見上開偵查卷第198、199、219、221頁），另上開中山店及另家台中店部分，各繳納800,000元之加盟金及保證金，合約中雖未約定合約期限，然由合約書中「加盟金權利金與加盟保障」第14點中規定乙方（即加盟店）於加盟兩年內，如依照甲方（即出一張嘴公司）建議並遵照合約規範，如兩年後每月營收未達新臺幣二百萬元整，則乙方可要求甲方退還保證金並無條件解約等情可知（參見上開偵查卷第73、210頁），除非加盟店方面有該合約書所定之違約事由，顯然期限至少為2年以上。準此，禾商公司若確已繳納1,050,000元之加盟金，縱未約定具體之期間，然由上開各加盟店之加盟金與合約期間內容觀之，除非禾商公司有卷附加盟授權合約書所定之違約事由，則比照中山店、台中店之結果，理應至少可獲得授權使用系爭商標2年，應無疑義。而查，禾商公司自95年10月起至96年2月間僅使用該商標不到半年，尚未逾2年期限，且加盟契約並非以書面為要件，未與出一張嘴公司訂立書面契約，亦非出一張嘴公司於加盟授權合約書中所定之違約事由之一，是禾商公司並無與出一張嘴公司訂立書面契約之義務，出一張嘴公司片面要求禾商公司屆期完成書面契約之簽訂，尚乏所據，顯然認禾商公司有何違約之情形，則出一張嘴公司以此為由終止雙方之授權合約，自非適法。
（四）又查，縱認雙方係屬未定期限之契約關係，並將商標權之授權使用認定為商標權之出租，為準租賃，而準用或類推適用民法上租賃之相關規定。依民法第450條第2項前段之規定，未定期限之租賃契約，各當事人固得隨時終止契約。然依該條第2項後段規定：「有利於承租人之習慣者，從其習慣。」、同條第3項亦規定：「前項終止契約，應依習慣先期通知。但不動產之租金，以星期、半個月或一個月定其支付之期限者，出租人應以曆定星期、半個月或一個月之末日為契約終止期，並應至少於一星期、半個月或一個月前通知之」。而加盟餐廳營運之初，需投入大筆資金裝潢店面、設置招牌、生財設備、營運設備，其中多印有授權之商標，一旦更換將耗費高額成本，且前所投入之廣告成本及所建立之商譽，亦因終止加盟更改店名而蒙受一定之損失，是加盟餐廳相較於授權公司而言，顯屬經濟上之弱者，解釋上自應參酌前揭規定，以有利於承租人即加盟店之角度為之，方符情理，則參酌前揭民法第45
0條第3項規定，倘出一張嘴公司欲片面終止授權合約，理應於1個月前先期通知，方屬適法。然本件出一張嘴公司於96年2月2日所發之終止合約存證信函，竟係要求禾商公司於同年月5日前即需完成書面授權合約書之簽訂，否則即不得再使用系爭商標（即等同於終止合約），僅有
3日之期限，顯不符前揭1個月前先期通知之要求，則出一張嘴公司以該存證信函所為之終止合約意思表示，尚不合法，自不生終止合約之效力，則被告即無侵害原告之商標專用權之情事。
五、綜上所述，禾商公司與出一張嘴公司間之加盟授權合約既難認已於96年2月間合法終止，則禾商公司至同年4月間止，應仍有合法使用系爭商標於招牌及各項營業設備之權利，即難認被告有侵害原告之商標專用權之情形，而其刑事部分並經本院刑事庭以97年度簡上字第947號判決被告無罪在案，有該判決書1份附卷可憑，是原告之主張尚屬無據。至就原告主張被告自96年4月13日起至98年1月10日止，仍有繼續使用原告商標之情，惟原告復未提出其他積極證據足資證明被告確有侵害原告商標專用權之事實，則其主張原告侵害其商標權，請求被告賠償其損害等，於法自屬無據，應予駁回。其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，應併予駁回。
六、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國98年5月22日
民事第三庭法官邱靜琪以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國98年5月22日
書記官鄭美莉