最高行政法院96年度判字第511號判決

裁判字號：最高行政法院96年判字第511號判決

裁判日期：民國96年03月29日

裁判案由：商標評定

最高行政法院判決
96年度判字第00511號上訴人申東霖實業有限公司代表人甲○○送達處所同上被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○送達處所同上
參加人英商諾蓋特倫敦有限公司(NOUGATLONDONLTD.)代表人哈利‧羅傑
（HARRYROGERS）送達處所同上訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國94年7月21日臺北高等行政法院93年度訴字第1530號判決，提起上訴。本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人主張：本件上訴人前於民國89年3月15日以「NOUGAT」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之衣服商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人於90年8月16日准列為註冊第00000000號商標。嗣參加人於92年7月30日，以系爭商標與參加人先使用之「NOUGAT」商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）相同或近似，有違註冊時商標法第37條第14款之規定，對之申請評定。上訴人將本來於台灣毫無任何名氣之「NOUGAT」商品，經過十數年來於百貨專櫃之努力，終於創造出於台灣服裝業界內知名之品牌。參加人終止代理後，欲於台灣內註冊商標，自行經營，才是違反民法上之誠信原則。原判決適用此法律原理原則，有所失誤。又參加人之「NOUGAT」，根本並無構成知名品牌商標之要件，而僅係構成上訴人與參加人間購買商品之名稱代號而已。構成知名品牌，係上訴人所造成與參加人無關。原判決引用構成要件，有所錯誤，有適用法律錯誤之違背法令。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人未提出答辯狀。
三、參加人參加意旨略謂：本件上訴人前係參加人之代理商，在台代理經銷參加人「NOUGAT」商標產品，為上訴人所自承；代理商經銷他人商標產品，本就非商標之使用人，本案上訴人將所代理經銷產品上的商標據為己有，搶先註冊，乃知悉他人先使用之商標而加以註冊。故系爭商標確有違註冊當時商標法第37條第14款之規定，而不得註冊，原判決實無判決違法之處。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：按商標法第37條第1項第14款（92年4月29日修正為第37條第14款），係86年4月15日修正增訂者，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。查外文「NOUGAT」係參加人公司名稱特取部分，並以該外文「NOUGAT」作為商標使用於各種服飾等商品上，其「NOUGAT」女裝及各種服飾產品，陸續透過上訴人進口我國市場銷售，此有參加人檢送之西元1999年8、10、11月及2000年2月間之主提單、進口報單、貨款爭議簽署之和解契約書附於原處分卷可稽，是參加人於國外先使用據爭商標之事實，堪以認定。再衡諸上訴人與參加人於系爭商標申請註冊日（89年3月15日）前即有前述業務往來之事實，上訴人遲於其後始以相同之外文「NOUGAT」作為系爭商標圖樣申請註冊，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。關於上訴人主張參加人同意其註冊一節，未據上訴人提出任何證據以實其說，不能僅以曾簽訂有獨家代理契約，即遽認參加人有同意其註冊之事實，上訴人此一主張，顯屬無據。至訴外人休格公司另案所註冊之501786號「NOUGAT」商標，查已於89年10月15日屆期消滅，此有商標註冊簿附於原處分卷可稽，且查本件所爭執者，在於據爭商標是否先相對於系爭商標先使用，至於是否另有相同或近似之商標於國內先行註冊或使用，非本件所應審究。綜上所述，上訴人之主張，尚無可採，被上訴人以系爭商標有商標法第37條第14款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」之情事，作成評定其無效之行政處分，認事用法並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合。因而為上訴人敗訴之判決。
五、本院按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」、「商標之註冊違反．．．第37條．．．之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。」、「商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定程序適用評決時之規定。」為系爭商標註冊時商標法第37條第14款規定及評定時商標法第52條第1項規定、第77條之1第2款所明定。本件上訴人前於民國89年3月15日以「NOUGAT」商標，指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之衣服商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人於90年8月16日准列為註冊第00000000號商標。嗣參加人於92年7月30日，以系爭商標與參加人先使用之「NOUGAT」商標相同或近似，有違註冊時商標法第37條第14款之規定，對之申請評定。經被上訴人審查，以92年10月17日中台評字第920279號商標評定書為系爭商標之註冊應為無效之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。對之申請評定。經被上訴人審查，以92年10月17日中台評字第920279號商標評定書為系爭商標之註冊應為無效之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。查系爭商標圖樣外文「NOUGAT」，與據爭商標圖樣外文相較，二者均有相同之外文「NOUGAT」，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音上，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標；次查外文「NOUGAT」係參加人公司名稱特取部分，並以該外文「NOUGAT」作商標使用於各種服飾等商品上，其「NOUGAT」女裝及各種服飾產品，自西元1999年起即陸續透過上訴人代理進口至我國市場銷售，上訴人代理銷售參加人商品時，當知悉據爭商標之存在，竟以相同於據爭商標之外文「NOUGAT」作為系爭商標圖樣申請註冊，是上訴人既未徵得參加人之同意，而以系爭商標申請註冊，復指定使用於相同或類似之衣服商品，自有評定時商標法第37條第14款規定之適用，被上訴人作成評定系爭商標為無效之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原審併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：上訴人將本來於台灣毫無任何名氣之「NOUGAT」商品，經過十數年來於百貨專櫃之努力，始創造出台灣服裝業界內知名之品牌，參加人終止代理後，欲於台灣註冊商標，自行經營，實違誠信原則；又參加人之「NOUGAT」，並未構成知名品牌商標之要件，原判決引用錯誤，有適用法律不當之違法云云。惟按商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標之存在者，不得申請註冊，為前揭商標法第37條第14款所明定，即知悉他人商標進而以相同或近似之商標或標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，不論該他人之商標是否已達著名之程度，均有該條款之適用，上訴人既曾代理銷售參加人之商品，自因而知悉參加人於國外已先使用據爭商標之事實，則其以近似於據爭商標之圖樣作為系爭商標之圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似之服飾等商品，自有違前揭商標法之規定，原判決維持被上訴人之評定處分，經核於法既無違誤，上訴意旨以據爭商標尚未符合著名商標之要件，指摘原判決適用法律不當，自無可採，其據以聲明廢棄原判決，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國96年3月29日
第三庭審判長法官劉鑫楨
法官陳秀美法官梁松雄法官劉介中法官戴見草以上正本證明與原本無異中華民國96年3月30日
書記官郭育玎