裁判字號：智慧財產法院100年民專訴字第91號民事判決
裁判日期：民國101年04月27日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議
智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第91號原告 張煥鄉 訴訟代理人 周進文 律師複代理人 郭瓊茹 律師被告 劉漢鈞
陳鈺惠 共同訴訟代理人 陳浩華 律師複代理人 陳博芮 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於101年4月6日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告劉漢鈞應給付原告新臺幣壹佰柒拾玖萬肆仟捌佰捌拾元，及自民國一百年七月二十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告劉漢鈞負擔十分之七，餘由原告負擔。
本判決於原告以新臺幣陸拾萬元供擔保後，得假執行。但被告劉漢鈞如以新臺幣壹佰柒拾玖萬肆仟捌佰捌拾元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、程序方面：㈠按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密
法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
㈡又原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為
本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項定有明文。原告於民國101年4月6日言詞辯論期日當庭撤回原訴之聲明第3、4項關於排除侵害及銷燬侵權物之聲明（本院卷第194頁），被告亦當庭表示無意見（本院卷第
194頁），揆諸前開規定，原告撤回該部分之訴，即無不合。
二、原告起訴主張：㈠原告於89年5月10日向經濟部智慧財產局提出申請，並經該
局於90年12月21日公告取得「光明燈」新式樣專利，新式樣專利證書第78298號（下稱系爭專利），專利權有效期間至
101年5月9日止。㈡被告劉漢鈞與陳鈺惠二人為夫妻關係，被告陳鈺惠擔任聖文
實業社之負責人，被告劉漢鈞則實際負責聖文實業社之相關業務。被告劉漢鈞前因執行聖文實業社之職務，而侵害原告專利權，為此，原告與被告劉漢鈞於93年2月26日訂立和解書，由被告劉漢鈞賠償原告新臺幣（下同）50萬元，另為免被告劉漢鈞嗣後再侵害原告之專利權之行為，特別於該和解書第4條約定：「乙方（指被告劉漢鈞）如有惡意隱瞞，再仿冒、及侵害甲方（指原告）其他任何專利權，除了願負法律相關責任，並願加受懲罰性處罰金壹佰萬元之處罰。」而依該約定書之意旨，如被告劉漢鈞嗣後有侵害原告專利權之情事者，被告劉漢鈞應依該和解書第4條約定給付違約金。又依和解書第3行所載「新式樣第78298號『光明燈』專利權事件」，被告劉漢鈞於該和解書訂立時，已知悉系爭專利之存在。詎被告劉漢鈞未經原告同意而擅自製作並販賣與系爭專利專利權範圍相同之產品，並以每座光明燈25萬元出售與他人，原告尋訪廟宇中於桃園「五福宮」（設於桃園縣蘆竹鄉五福村二鄰60號）發現被告製造並出售之產品（下稱系爭產品），與原告所有之新式樣專利權一致。
㈢被告既有前述侵害專利權及違反和解書約定之行為，爰依和
解書第4條及專利法第129條第1項準用第84條第1項前段、第85條第1項第2款、第3項，民法第185條、第188條等規定，請求被告給付如聲明所示。
㈣爰聲明：
⒈被告劉漢鈞應給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。
⒉被告劉漢鈞、陳鈺惠應連帶給付原告150萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。
⒊原告願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告則抗辯以：㈠系爭產品未落入系爭專利之申請專利範圍：
⒈元件一：六支圓柱狀燈柱
二者比較其形成圓柱之光明燈之結構均非相同。原告之圓柱光明燈製作方法，為以一層層衝模鐵圈堆疊而成柱狀，而被告所製之光明燈係以直版衝模再圈成柱狀。
⒉元件二：光明燈崁佛像
光明燈，顧名思義，本均由一格格燈光所排列組合而成，而正統之佛像圖形本身非任何法律所規範使用之圖像，光明燈內崁入一佛像，非專利法第109條所規範。雖為相同，但屬同法第110條第2項所規定之申請前已為公眾所知悉者。
⒊元件三：二層式塔狀物
廟宇之六柱所構成之塔狀物不論幾層，業早於諸多廟宇實體造型中實現，將其縮小置於光明燈頂，非專利法第109條所規範。雖為相同，但屬同法第110條第2項所規定之申請前已為公眾所知悉者。
⒋元件四：紅色桃型燈飾
紅色桃型燈飾，於市場銷售甚早，常見於各廟宇內，甚者連民宅自設之神明廳二側亦均有設置，將其置於光明燈頂，自非專利法第109條所規範。雖為相同，但屬同法第11
0條第2項所規定之申請前已為公眾所知悉者。⒌元件五：金色蓮花瓣
為顯神威廟宇內金色組合之物品甚多，而蓮花自宋朝觀音坐蓮圖，已存在數百年，自非專利法第109條所規範。雖為相同，但屬同法第110條第2項所規定之申請前已為公眾所知悉者。
⒍元件六：古式圓形四腳鼎桌腳
不論基座為方或圓，由四腳所支撐，為任何之桌所構成之元件，自非專利法第109條所規範。雖為相同，但屬同法第110條第2項所規定之申請前已為公眾所知悉者。
㈡原告請求之違約金過高，爰依民法第252條請求酌減。
㈢被告陳鈺惠僅為聖文實業社之掛名負責人，與被告劉漢鈞之間亦無僱傭關係，不應與被告劉漢鈞負連帶賠償責任。
㈣爰聲明：原告之訴駁回；如受不利益判決，請准供擔保，免為假執行。
四、兩造不爭執之事實（參本院卷第166至167頁之準備程序筆錄）：
㈠原告為系爭專利之專利權人，專利期間自90年12月21日至10
1年5月9日止。㈡被告劉漢鈞與陳鈺惠二人為夫妻關係，被告陳鈺惠為聖文實
業社之登記負責人，被告劉漢鈞則實際負責聖文實業社之相關業務。被告劉漢鈞前因執行聖文實業社之職務而侵害原告專利權（含系爭專利），雙方於93年2月26日簽訂和解書，約定被告劉漢鈞賠償原告50萬元，且如再仿冒、侵害原告其它任何專利權，願加受懲罰性處罰金100萬元。
㈢被告劉漢鈞製作並販賣如原證4（本院卷第27至28頁）系爭
產品，出售予位於桃園縣蘆竹鄉五福村2鄰60號之「五福宮」。
㈣被告不爭執系爭專利為有效（本院卷第195頁）。
五、得心證之理由：㈠系爭產品落入系爭專利之專利權範圍：
⒈按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範
圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：⑴解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。⑵判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入⑶之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑶判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入⑷之判斷；如否，則落入專利權範圍。⑷若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑸若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁反或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品為落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。
⒉解釋申請專利之新式樣範圍：
解釋申請專利之新式樣範圍目的，在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。另「新穎特徵」係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。系爭專利之造形係由六支圓柱所排列而成，其圓柱頂端各設有一壽桃造型，整體柱體頂部中央設有一具層次之塔狀飾樣，各圓柱外圍則有如魚麟般之佛像，整體柱體底部設一燈座，燈座下方為一圓形鼎腳桌，燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形；如是整體呈現圓座體上設有多支環狀排列圓柱，再於環列圓柱上具有塔狀屋頂之多層次視覺效果之設計。又原告指明系爭專利之新穎特徵為：⑴燈體由六支燈柱排列。⑵燈柱外有如魚麟般之佛像環繞。⑶各燈柱頂端設有一壽桃燈。⑷整體柱體頂部中央設有一塔狀飾樣。⑸整體柱體底部設一燈座，燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形。⑹燈座下方設一圓形四腳鼎腳桌，被告雖抗辯前述新穎特徵中之⑵至⑹於系爭專利申請前已見於各廟宇內，惟未舉證以實其說，要難遽信。
⒊解析系爭產品之技藝內容：
系爭產品之光明燈係由六支圓柱所排列而成，其各圓柱頂端皆設有一壽桃燈，六支圓柱環列頂端之中央處設置有一塔層之設計，每支圓柱外圍則有如魚麟般之佛像，整體圓柱下端設置一圓形燈座，燈座下方具一圓形鼎腳桌，並於周圍環設有蓮花瓣修飾紋，如是形成一具有視覺效果之整體設計。
⒋判斷系爭產品與系爭專利之新式樣物品是否相同或近似：
系爭產品為一光明燈之物品，與系爭專利之「光明燈」屬同一物品別，應認定系爭專利與系爭產品為相同之物品。⒌判斷系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體否相同或近似：
系爭專利與系爭產品比對，兩者皆由六支圓柱所排列而成，其圓柱頂端各設有一壽桃造型，各圓柱外圍皆有如魚麟般之佛像；兩者整體柱體頂部中央皆設有一具層次之塔狀造形，兩塔形狀大致相同；兩者整體柱體底部都設一燈座，燈座底部皆為一圓形鼎腳桌，周圍環設有近似之蓮花瓣型修飾；如是整體觀之，兩者皆是呈現一圓座體上設置多支環狀排列圓柱、再於環列圓柱上設塔狀屋頂之視覺效果設計，故系爭專利與系爭產品整體視覺性設計幾乎相同；經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品所產生的視覺印象會使普通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似。被告雖謂：原告之圓柱光明燈製作方法，為以一層層衝模鐵圈堆疊而成柱狀，而被告所製之光明燈係以直版衝模再圈成柱狀，二者形成圓柱之光明燈結構均非相同云云，然新式樣專利乃就物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺訴求創作予以保護，並非保護物品之結構，是只問其整體視覺性設計是否近似，至其結構甚至製作方法是否相同或近似，並非所問，是被告以系爭產品與系爭專利圓柱光明燈之結構、製法不同為辯，尚非可採。
⒍判斷系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似之部位是否包含系爭專利之新式樣新穎特徵：
系爭專利之整體視覺性設計與系爭產品近似程度幾近相同，依前述說明，已具備系爭專利如解釋申請專利之新式樣範圍所述之六個新穎特徵，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵。
⒎被告並未主張或舉證「禁反言」或「先前技藝阻卻」，從而，應認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。
㈡原告依和解書第4條約定，請求被告劉漢鈞給付100萬元部分：
⒈原告主張被告劉漢鈞前因執行聖文實業社之職務而侵害原
告專利權（含系爭專利），雙方於93年2月26日簽訂和解書，約定被告劉漢鈞如再仿冒、侵害原告其它任何專利權，除願負法律相關責任，並願加受懲罰性處罰金100萬元乙節，業據提出和解書1紙為證（本院卷第25頁），且為被告所不爭執，自堪信為真實。被告劉漢鈞製造、販賣予桃園「五福宮」之系爭產品既落入系爭專利之專利權範圍，已如前述，則被告劉漢鈞已侵害原告之系爭專利無訛，原告自得依上開和解書約定，請求被告劉漢鈞給付懲罰性違約金100萬元。
⒉被告劉漢鈞雖抗辯其只賣1個光明燈給「五福宮」，違約
金過高，請求酌減云云，惟按「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額」，民法第252條固定有明文；但約定之違約金是否過高，應就債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之利益，包括一般客觀事實，社會經濟狀況及所損害情形，為衡量之標準（最高法院51年台上字第19號、40年台上字第807號判例參照）。況違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨（最高法院93年度台上字第909號裁判意旨參照）。查被告劉漢鈞抗辯違約金過高，僅以侵害系爭專利之產品數量為據，未為其它舉證；而被告劉漢鈞販售系爭產品予「五福宮」之價格為529,
920元，有「五福宮」以101年3月21日(101)五福宮賢字第004號函及其檢送之免用統一發票收據為憑（本院卷第83至84頁），被告雖稱上開回函看不出來指的是哪一盞光明燈云云，惟徵諸前揭免用統一發票收據係由「聖文實業社」出具，品名「多柱型光明燈一對」與系爭產品屬性相符，且本院去函「五福宮」詢問時已將原證4之系爭產品照片作為附件供「五福宮」辨識，足認「五福宮」前開回函所告知之價格確係被告劉漢鈞販賣系爭產品之價格無訛，被告上開辯詞，實無理由；再參諸專利權人之專利權被侵害時所受之損害，除市場被侵奪、智慧財產遭剽竊、信譽蒙塵等外，尚包括為發現、追訴侵權者所付出之勞力、時間、費用種種，不得僅因違約金高於系爭產品售價，即認為有過高之情事；以及被告劉漢鈞前即係因侵害原告專利權而與原告簽訂上開和解書並為懲罰性違約金之約定，和解書上並載明系爭專利，詎今又再度侵害原告專利權，顯為故意，如任意酌減違約金，不啻鼓勵違約及侵權等一切情狀，本院認違約金並無過高，被告劉漢鈞請求酌減，尚屬無由。
㈢原告依專利法第129條第1項準用第84條第1項前段、第85
條第1項第2款、第3項，民法第185條、第188條等規定，請求被告連帶賠償150萬元部分：
⒈依專利法第129條第1項準用第84條第1項前段規定，新
式樣專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償。被告劉漢鈞侵害原告之系爭專利，已如前述，原告自得依前揭規定請求被告劉漢鈞賠償損害。又按上開專利權人得請求之損害賠償，可依侵害人因侵害行為所得之利益計算。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3倍。
專利法第85條第1項第2款、第3項分別有明文規定。查被告劉漢鈞為故意侵害專利，其出售系爭產品予「五福宮」之價格為529,920元，均如前陳，衡諸侵權物品之種類、數量、價格、被告劉漢鈞之侵害情節及其未就其成本或必要費用舉證，而以銷售系爭產品全部收入為所得利益等一切情狀，本院爰以系爭產品售價1.5倍酌定被告劉漢鈞應賠償之金額，為794,880元【計算式：529,920x1.5=794,880】。
⒉至原告雖稱被告陳鈺惠為聖文實業社之登記負責人，爰依
民法第185條、第188條請求被告陳鈺惠與被告劉漢鈞連帶負損害賠償責任云云，惟被告雖自認被告陳鈺惠為聖文實業社之登記負責人，但否認實際參與該社業務，徵諸原告自承聖文實業社之實際負責人為被告劉漢鈞，且自前述和解書乃記載「聖文實業社劉漢鈞」，及「五福宮」檢送之免用統一發票收據上亦記載聖文實業社之劃撥帳號戶名為「劉漢鈞」等情事，亦堪認被告劉漢鈞方為聖文實業社之實際負責人，原告復未能舉證證明被告陳鈺惠有參與或執行聖文實業社之業務，而與被告劉漢鈞共同侵害系爭專利權，或被告陳鈺惠有受雇於聖文實業社或被告劉漢鈞之情事，則原告依據民法第185條、第188條請求被告陳鈺惠負連帶賠償責任，於法無據，不應准許。
⒊從而，原告得依專利法第129條第1項準用第84條第1項
前段、第85條第1項第2款、第3項，請求被告劉漢鈞賠償794,880元。
㈣綜上，被告劉漢鈞製造、販賣落入系爭專利專利權範圍之系
爭產品，故意侵害原告之專利權，且違反和解書第4條之約定，是原告依和解書第4條之約定及專利法第129條第1項準用第84條第1項前段、第85條第1項第2款、第3項等規定，請求被告劉漢鈞給付1,794,880元【計算式：1,000,000+794,880=1,794,880】，及自起訴狀繕本送達翌日即100年7月28日（本院卷第32頁送達證書參照）起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求則無理由，應予駁回。至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
六、假執行之宣告：兩造均陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以准許；至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。
七、訴訟費用之負擔：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條。
中華民國101年4月27日
智慧財產法院第三庭
法官歐陽漢菁以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國101年4月27日
書記官周其祥