裁判字號：最高法院98年台上字第2349號民事判決
裁判日期：民國98年12月10日
裁判案由：損害賠償
最高法院民事判決九十八年度台上字第二三四九號上訴人甲0000000000000000000000000000000（美商瑟蘭
斯國際股份有限公司）法定代理人丙○○訴訟代理人 謝英士 律師
陳哲宏 律師 羅淑瑋 律師被上訴人中國石油化學工業開發股份有限公司法定代理人乙○訴訟代理人 黃虹霞 律師
陳世杰 律師 周書帆 律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十八年七月二十一日台灣高等法院第二審判決（九十六年度智上字第三三號）提起上訴，本院判決如下：
主文原判決除假執行部分外廢棄，發交智慧財產法院。
理由本件上訴人主張：伊為中華民國第二七五七二號發明專利「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國七十六年九月十六日起至九十四年四月三日止。系爭專利內容係於製造醋酸之過程中，於碘化物鹽類及銠觸媒存在之羰化反應系統中，使甲醇與一氧化碳反應，透過系爭專利技術可使前述甲醇與一氧化碳間之羰化反應得在低水含量之條件下進行，藉以節省醋酸製程所需之能量、降低原料及觸媒之耗損並增加系統反應速率與生產力。被上訴人明知系爭專利為伊所有，前曾與伊商談專利授權事宜未果，竟未經授權使用系爭專利技術在其高雄縣大社廠之反應器中實際操作，從中獲取暴利。嗣經台灣高雄地方法院（下稱高雄地院）以八十九年度重訴字第一○○五號、九十一年度重訴字第一四號判決認被上訴人之製作方法落入系爭專利範圍，並就其自八十五年十月一日起至八十八年五月十七日止之侵害系爭專利行為，應賠償新台幣（下同）八億九千六百七十九萬七千九百十四元。惟被上訴人仍續使用系爭專利技術生產醋酸產品販售牟利，本件請求損害賠償期間係自八十九年一月二十日起至九十四年四月三日止，伊得請求損害賠償總額為七十三億三千三百萬四千三百三十一元，先請求被上訴人賠償二十億元。爰依專利法第八十四條第一項、民法第一百七十九條、第一百八十四條第一項規定，求為命被上訴人給付上開金額及加計法定遲延利息之判決（上訴人在第一審起訴請求被上訴人之法定代理人乙○連帶給付部分，經第一審判決其敗訴後，因上訴人未提起上訴第二審，已告確定）。
被上訴人則以：系爭專利非屬甲醇羰化製造醋酸之原始母專利，充其量係美國孟山都公司（下稱孟山都公司）技術之改良，系爭專利部分範圍不具進步性或產業利用性等要件，應不准專利，伊已對系爭專利有效性提出舉發。系爭專利之原始專利權人為美國CelaneseCorporation，該公司於七十六年二月間經西德化學公司HoechstAG併購，並更名為HoechstCelaneseCorporation。系爭專利於同年九月十六日經核准公告，由CelaneseCorporation取得專利權。上訴人則係於八十四年十一月二十八日成立，並於八十六年十月三十一日完成更名。上訴人雖於八十七年五月二十二日與HoechstCelaneseCorporation共同申請，並經主管機關於同年八月十九日函准轉讓登記及核發變更後專利證書。惟上開轉讓登記不生效力，不得認上訴人已合法受讓取得系爭專利權。又系爭專利係採用添加Ⅰa、Ⅱa族碘化物鹽類或季碘化物鹽類，其中主要為碘化鋰來達成伴同離子效應之方法。而伊所有第五九二八一八號專利則結合過渡金屬碘化物及氫碘酸，並以AC－02之螫合作用進一步穩定銠觸媒，乃係從操作經驗中，透過不斷嘗試所獲得之漸進式改良。伊之產量係逐年慢慢增加，與上訴人自稱系爭專利具有產量革命性的直接提升，明顯不同，並無侵害系爭專利權。縱認伊應負損害賠償責任，上訴人請求之損害賠償基準不足採信，且伊亦無故意侵權行為，不得加倍計算賠償金額等語，資為抗辯。
原審將第一審所為上訴人勝訴部分判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，無非以：被上訴人引用美國專利第0000000號專利案、日本特許公開昭00－00000號及歐洲專利EP0000000抗辯系爭專利不具進步性；惟相同之事實及證據結合，業經最高行政法院以九十三年度裁字第一○三五號裁定駁回被上訴人之上訴確定。被上訴人不得再爭執系爭專利權有應撤銷、廢止原因。查系爭專利之特徵即在於藉於反應期間內，維持反應介質中水、碘鹽、醋酸甲酯，及甲基碘之特定組合，提供一種具較習知技術低水含量之酸性產物，且不論在低水含量，或於先前技藝之醋酸製程下之相對高水含量，皆具有高催化劑安定度之特性，即其可抗拒催化劑由反應介質中沉澱出。因此可提供一種較廣範圍操作條件之選擇，該技術領域中從業者可依成本、產量或其他商業因素等作最佳條件之選擇，難謂系爭專利申請專利範圍不合實用。況系爭專利說明書第二五頁表Ⅴ中亦有列出各種碘化物來源，其中包括季碘化物鹽類及Ⅰa、Ⅱa族金屬碘化物鹽類。
查系爭專利說明書已具體列出技術內容，並有實施例佐證，難謂申請專利範圍尚未達產業上實施之階段，而不具產業利用性。上訴人既登記為系爭專利權人，不得否認其為專利權人之地位。參系爭專利申請專利範圍第一項記載文義，及關於其所使用之連接詞語法為「週期表Ⅰa族及Ⅱa族金屬組成之」團中一員之碘化物，應認申請人此部分所表示之成分組合，僅限於該請求項中記載之週期表Ⅰa族及Ⅱa族金屬碘化物。又系爭發明說明實例２中記載關於表Ｖ中使用各種不同碘化物鹽類之效應，均列出單一種碘鹽，且係以單一碘化物鹽類之重量百分比作為組成比例等內容，應認申請專利範圍已明確限定為季碘化物鹽類，或單一之週期表Ⅰa族或Ⅱa族金屬碘化物鹽類之重量百分比，而不得任意擴張為涵蓋其複數之組合，或季碘化物鹽類與週期表Ⅰa族及Ⅱa族金屬碘化物鹽類以外之碘化物。上訴人聲請一審法院以九十五年度聲字第五二四號裁定准予保全證據，經囑託高雄地院保全被上訴人公司自八十九年一月二十日起至九十四年四月三日止五年餘期間之線上反應液分析資料（下稱系爭分析資料），由系爭分析資料與上開專利之申請專利範圍比對，可知系爭分析資料「銠」「甲基碘」「水」及「醋酸甲酯」之數值符合文義讀取，均落入上訴人申請專利範圍第一項之範圍，且「碘離子」之數值亦落入上訴人「碘化物鹽類」之申請專利範圍第一項。即依系爭分析資料顯示，被上訴人反應液之成分及組成，除碘化物鹽類（其須為季碘化物鹽類或週期表Ⅰa族及Ⅱa族金屬組成之團中一員之碘化物）外，其餘成分幾落於系爭專利申請專利範圍。惟關於系爭分析資料數據碘離子三．八七至八．六九wt％濃度，應係指有效溶解之碘鹽所對應之碘離子濃度，而其對應之金屬或帶正電之離子為何暨其組成，並無法僅依據該碘離子濃度以為確定，此觀諸上訴人提出專家證人ROYT.EBY、FRANK.PAULIK、RICHARDV.PORCELLI之書面聲明及ROYT.EBY、FRANK.PAULIK在高雄地院九十一年度重訴字第一四號事件所為證詞，及RICHARDV.PORCELLI之證稱情節，其對該碘離子之來源均僅為推測，尚無法為確定。又系爭專利權範圍，關於重量比約二％至二○％之碘化物鹽類，應限於單一種季碘化物鹽類，或單一種週期表Ⅰa族或Ⅱa族金屬對應之碘化物鹽類，則被上訴人於系爭分析資料數據中之碘化物鹽類重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尚無法證明。另參酌系爭專利說明書在發明說明中記載及揭露內容，且在發明說明之表Ⅴ中並列出包括過渡金屬碘化物鹽類在內之各種碘化物來源，但就「季碘化物鹽類及以一個週期表上Ⅰa族及Ⅱa族金屬所組成之碘化物鹽類」以外之碘化物鹽類之技術，並未記載在申請專利範圍，應視為貢獻給社會大眾，不得依系爭分析資料數據之碘離子濃度，認定與系爭專利之碘化物鹽類技術特徵實質均等，而符均等論之專利侵害。綜上，依系爭分析資料所示，尚無法證明被上訴人有侵害系爭申請專利範圍第一項。而系爭申請專利範圍第二至五項為第一項之附屬項，系爭分析資料既無法證明被上訴人構成侵害系爭申請專利範圍第一項，自亦無法證明侵害系爭專利申請專利範圍第二至五項。從而，上訴人依侵權行為與不當得利法律關係請求被上訴人給付二十億元，及加計法定遲延之利息，為無理由，不應准許等詞，為其判斷之基礎。
惟查上訴人於原審主張被上訴人使用AC－02會形成系爭申請專利範圍第一項所示之「季碘化物鹽類」，且其估量會落入百分之二至百分之二十範圍，並提出上訴人之專利說明書、美國US000000
0、US0000000號專利說明書影本各一份為證（見原審卷㈥一五一至一五三頁），核屬重要之攻擊方法，且被上訴人亦自承伊使用之AC－02不能產生伴同離子效應，乃利用螫合作用，與銠觸媒形成錯合物，以穩定銠觸媒等語，且證人Epstein亦證稱被上訴人自一九九八年開始使用AC－02專利云云（見一審卷㈨一七三、三四頁反面），果爾，則被上訴人使用AC－02會否形成系爭專利申請專利範圍第一項所示之「季碘化物鹽類」，與上訴人得否為本件請求，所關頗切，即非無再予探求之餘地。原審未於理由項下說明其取捨意見，已有判決不備理由之違誤。其次，原審先則謂依被上訴人系爭分析資料數據，其「銠」、「甲基碘」、「水」及「醋酸甲酯」之數值符合文義讀取，均落入上訴人申請專利範圍第一項之範圍，且「碘離子」之數值亦落入上訴人「碘化物鹽類」之系爭申請專利範圍第一項。後又謂被上訴人反應液中碘化物鹽類之重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尚無法依據系爭分析資料數據證明之，就被上訴人之反應液中究係含有「碘離子」或「碘化物鹽類」之認定不一，且被上訴人有無侵害系爭專利之判斷，亦前後矛盾。再者，觀諸上訴人提出專家證人RO
YT.EBY、FRANK.PAULIK、RICHARDV.PORCELLI之書面聲明及ROY
T.EBY、FRANK.PAULIK在高雄地院九十一年度重訴字第一四號事件所為證詞，及RICHARDV.PORCELLI之論述情節（見一審卷㈣二六至三四頁、六三至七四頁、卷㈦一三七至一六九頁、卷㈨二○九至二二九頁、卷㈤一八六至二三九頁、卷㈨九至二八頁），除證人RICHARDV.PORCELLI提出書面陳述外，並證稱被上訴人在操作此物質區間時，是在上訴人專利區間範圍內，而且裡面使用到Ⅰa族及Ⅱa族的金屬碘化鹽，還有季碘化物等語（同上卷㈨十二頁正反面）外，其他證人似未言及被上訴人之碘離子來源，乃原審徒以被上訴人之碘離子來源，均僅為推測無法為確定云云，遽為上訴人不利之判決，顯與卷內資料不符，亦有認定事實未憑證據之違法。上訴論旨，執此指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中華民國九十八年十二月十日
最高法院民事第四庭
審判長法官劉延村
法官許澍林法官黃秀得法官許正順法官魏大喨本件正本證明與原本無異
書記官中華民國九十八年十二月二十三日
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