裁判字號：臺灣臺北地方法院89年重訴字第2166號民事判決
裁判日期：民國93年04月22日
裁判案由：損害賠償
臺灣臺北地方法院民事判決八十九年度重訴字第二一六六號
原告明雅眼鏡企業股份有限公司法定代理人乙○○訴訟代理人 許進德 律師被告寶利徠光學科技股份有限公司兼右甲○○法定代理人共同 陳長文 律師訴訟代理人 蔡瑞森 律師當事人間請求損害賠償事件，本院於民國九十三年四月八日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
甲、原告方面：
壹、聲明：
一、被告應連帶給付原告新台幣（下同）一千三百零七萬一千六百六十七元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
二、被告不得在「輕鬆變-ＵＮＩ-ＣＬＩＰ」商品（下稱系爭商品）或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示。
三、被告不得製造、販賣、意圖販賣而陳列或意圖販賣而進口系爭商品。
四、被告應將已製造、販賣、意圖販賣而陳列或意圖販賣而進口之系爭商品及其包裝、產品型錄及廣告單等均回收並銷毀。
五、願供擔保，請准宣告假執行
貳、陳述：
一、原告享有由訴外人 施謙信 先生所創作，名稱為「眼鏡鏡片定位結構之改良」之新型專利權（下稱系爭專利），並領有經濟部中央標準局核發之新型第一○七九二六號專利證書，專利期間自民國八十四年八月二十一日起至九十五年八月十日止。詎被告寶利徠光學科技股份有限公司（下稱被告寶利徠公司）明知其於市面上流通銷售之系爭商品為未經原告同意或授權所製造之物品，卻仍對外售與國內數家知名連鎖或加盟經營之眼鏡公司牟利。八十八年間，被告寶利徠公司於八十八年二月號、三月號之「當代眼鏡」雜誌刊登廣告，載有「新型專利，仿冒必究」字樣，足以使人誤認為請准專利之標示，同年四月間在台北世貿中心舉行之「一九九九年進口眼鏡展」中設立攤位展售系爭商品。嗣經原告發覺，委請國立中正大學進行鑑定，認定被告寶利徠公司所販賣之系爭商品與原告所享有之第一０七九二六號專利之範圍實質相同，並函請被告寶利徠公司停止侵害該專利權之行為。惟被告寶利徠公司仍於同年六月間、七月間之「當代眼鏡」雜誌持續刊登大幅廣告，並販賣仿冒原告上開專利之系爭商品與不特定之多數人，為此原告具狀向臺灣臺北地方法院檢察署提出告訴，承辦檢察官依財團法人工業技術研究院作成之專利侵害鑑定報告，認定被告寶利徠公司製造販賣之系爭商品與原告所有之系爭專利，二者實質功能及效果完全相同，有犯修正前專利法第一百二十五條、第一百二十八條及第一百三十條等罪嫌，而以八十八年度偵字第一七四八九號提起公訴，爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條、修正前專利法第一百零五條準用第八十八條、第八十九條及第一百零三條第一項之規定，請求被告連帶為如訴之聲明之給付。
二、原告所受損害如左：㈠財產損害：八十八年及八十九年損失之銷售量計一萬一千九百六十八支，以每支單價五百五十元計算，損失總計為六百五十八萬二千四百元。
㈡業務上信譽損害：原告因被告侵害系爭新型專利權之行為，致原有客戶大量流失，其商業上信譽蒙受極大損害，為此請求被告賠償六百三十萬元。
㈢其他損害：原告申請專業鑑定單位進行專利侵害鑑定之鑑定費用十八萬九千二百六十七元。
三、原告對 張力 申請之發明專利第一八七六八○號專利提出異議，雖經經濟部智慧財產局核駁確定，然此一事實不等於本件被告並未侵害原告之新型專利。被告提出之中國機械工程學會鑑定報告，該報告將本為一體連接兩鏡片之ㄇ型定位架元件拆解成三元件，違反專利侵害鑑定基準之常理。根據經濟部中央標準局八十五年所制定之專利侵害鑑定基準第十一章第一節第三大項第三小項、第二大項第二小項（１）ｂ規定，插銷與螺絲為置換之容易性，即是等效置換性為相同，又本件兩件物品不管從外觀、從實質功能或目的而言，均無不相同之理，被告為眼鏡行業界之技術人士，應熟悉該項技術，且螺絲與插銷之易置，乃輕易可完成之裝置變更，其實質功能並無任何變化，是兩造各自申請之前揭專利物，事實上為均等物。
叁、證據：提出告訴狀（含狀附各項證物）、補充告訴理由狀、臺灣臺北地方法院地
檢署八十八年度偵字第一七四八九號起訴書、原告系爭專利商品銷售數量表、國立中正大學專利侵害鑑定報告書、財團法人工業技術研究院專利侵害鑑定報告書、鑑定費用收據（以上均為影本）等件為證。
乙、被告方面：
壹、聲明：
一、原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
二、如受不利之判決，願預供擔保，請准宣告免為假執行。
貳、陳述：
一、系爭商品與原告第一○七九二六號（公告號數第二五五四九八號）「眼鏡鏡片定位結構之改良」新型專利之申請專利範圍不同，被告並無侵害原告專利權：
㈠系爭商品乃自香港進口，而香港供應商「AcuityEyewearInc.」的負責人張
力就系爭商品業經我國經濟部智慧財產局審定核准其專利（申請號數；000000000），專利核准審定書字號為「(八九)智專一(四)○二○五五字第○八九八一○一五○四○號」，並經審定公告。張力的專利申請案既經審定公告，自八十九年八月十一日起即生暫准發生專利權之效力，原告雖對該專利提出異議，但已被經濟部智慧財產局駁回該異議案確定。是張力之上開專利已因公告期滿審查確定，獲准註冊，並領有發明專利第一八七六八○號專利證書。而經濟部智慧財產局既對系爭商品，特別是其「螺絲」部分，核准其專利，益徵其商品和原告專利完全不同。系爭商品既是專利權人張力依據其合法取得之我國及其他國家專利所生產之產品，被告之行為自屬專利權的正當行使，並無侵害原告專利權可言。
㈡司法院與行政院所協調指定之專利侵害鑑定機構「中國機械工程學會」依據經濟
部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」，先依「全要件原則適用分析」，認定系爭商品與原告第一○七九二六號（公告號數第二五五四九八號）「眼鏡鏡片定位結構之改良」新型專利之要件特徵不相符合，分別為被告商品乃是「具有一供螺絲鎖入之螺孔及利用於鏡片嵌入鏡片夾扣後以頂製該鏡片使其固定之用」，原告專利案為「具有一供錐度插銷插入卡合之孔徑及利用於鏡片上之孔徑與ㄇ型定位架等上之孔徑對合時插入卡合，使其定位固定之」。次依「專利均等論分析」，認定被告商品和原告上開專利案之「實質技術手段」及「實質功能」並不相同，確認即便依均等分析，被告商品之「技術特徵」亦與原告專利案有異，是系爭商品與原告上開專利之申請專利範圍並不相同，被告並無侵害原告上開專利情事。
㈢原告委託「國立中正大學」所作之專利侵害鑑定報告，僅係以其所認為專利權中
太陽眼鏡之主要「功能」及主要「技術思想」作為其判定待鑑定物品是否侵害專利權之依據，非依申請專利範圍內之技術「構成要件」作遂一比對。就「全要件原則適用分析」，該鑑定報告並未完整解析專利權之構成要件，僅略述「彈力撓性線體」與「撓性鏡扣」所展現之功能，其他構成要件如「ㄇ型定位架」、「錐度插銷」（對應於待鑑定物品之「螺絲」)等之功能及關係均未被論及，次如「均等論」或「逆均等論」之分析流程亦付之闕如，顯見該鑑定報告確未依循前述「專利侵害鑑定基準」所規定侵害判斷流程進行專業之侵害鑑定，其鑑定之方式錯誤，所得之結論當然亦不正確。㈣財團法人工業技術研究院八十九年一月二十四日完成之鑑定報告認為系爭商品與
原告上開申請專利範圍實質相同的主要理由，係基於均等論分析，認為系爭商品「以螺絲固定鏡片」和原告專利的「將鏡片鑽孔後，以具錐度之插銷固定」的技術手段、功能及達成效果實質相同。惟依據「專利侵害鑑定基準」，探討均等論下的技術手段、功能及達成效果是否實質相同，必需考量「置換的可能性」與「置換的容易性」。然而系爭商品「不需將鏡片鑽孔」即可透過特殊的螺絲鎖緊，原告專利則「必需將鏡片鑽孔，以具錐度之插銷固定」，顯見系爭商品較原告專利有節省加工程序之效果，兩者乃欠缺置換可能或容易性，兩者絕非相同技術手法或功能，實質效果更非相同。另依原告專利說明書，其上明載原告專利係試圖「以具有錐度之插銷配合鏡片上之鑽孔以固定鏡片」，來避免「螺絲固定」的缺失，又系爭商品已取得我國及各國專利，在在足證系爭商品「以螺絲」固定的特殊性，和原告專利的「鏡片鑽孔」技術，乃迥然不同的技術、手段及功能，兩者並不合乎均等論下的實質等效。且即便不合於前揭專利侵害鑑定基準之「全要件原則」，但仍合於「均等論」時，仍必須探討有無「禁反言」的狀態，惟上開報告，僅認定兩者並不合乎「全要件原則」，合於「均等論」，卻未作「禁反言」的探討，其鑑定方式有違上開基準，結論自不正確。
二、原告起訴請求一千三百零七萬一千六百六十七元及利息，並無理由：系爭商品既未侵害原告專利，原告自不得請求賠償損害及排除侵害。原告起訴請求賠償利益損害六百五十八萬二千四百元，未提出具體證據說明計算標準，亦未具體說明其銷售量減少與被告商品的銷售有何因果關係，如無因果關係，其損害自與被告無涉。原告起訴請求業務上信譽減損之損害六百三十萬元部分，亦未具體說明其業務信譽因被告商品而有何減損，以及減損的程度。原告另起訴請求鑑定費用十八萬九千二百六十七元，亦無法律上的依據，是原告請求一千三百零七萬一千六百六十七元及利息，並無理由。
三、原告請求系爭商品不得附加請准專利字樣，並無理由：系爭商品的專利申請案既經審定公告，即生暫准發生專利權之效力，並得附加暫准專利或公告號數，且經濟部智慧財產局於審定此專利申請時，並明文告知「公告期間，得於物品或包裝上標記暫准專利字樣或公告號數」，是原告本項請求毫無理由。
四、系爭商品並未侵害原告專利，原告起訴請求不得製造、販賣、陳列或進口被告商品，以及請求回收被告商品及包裝、產品型錄、廣告等，均顯無理由。
叁：證據：提出經濟部智慧財產局第000000000號專利核准審定書、專利侵
害鑑定基準、第000000000Ｐ○一號專利異議審定書、第000000000號專利公告期滿審查確定通知函、發明第一八七六八○號專利證書、編號第四○一五二三號專利公告，及中國機械工程學會眼鏡鏡片定位結構之改良專利鑑定報告（以上均為影本）等件為證。
丙、本院依職權調閱臺灣臺北地方法院檢察署八十八年度偵字第一七四八九號偵查卷宗、本院八十九年度易字第六五六號、臺灣高等法院九十二年度上易字第八四六號刑事卷宗、函詢經濟部智慧財產局第000000000號專利核准審定書是否核准確定及該號專利申請案異議不成立處分是否確定，及調閱原告對張力所有第00000000號專利異議審定案卷宗。
理由
甲、程序方面：按訴經撤回者，視同未起訴，民事訴訟法第二百六十三條第一項前段定有明文。本件原告雖於八十九年十月十三日對被告甲○○向本院刑事庭提起刑事附帶民事訴訟，復於同年月三十一日對被告提起本件訴訟，但嗣已於同年十一月二日具狀撤回前開刑事附帶民事訴訟，依前揭規定，原告提起本件訴訟並未違反民事訴訟法第二百五十三條於訴訟繫屬中，更行起訴禁止之規定，是本件原告對被告甲○○訴請損害賠償並未違反同法第二百四十九條第一項第七款之規定，先予敘明。
乙、得心證之理由：
一、原告主張：原告享有系爭專利權，專利期間自八十四年八月二十一日起至九十五年八月十日止。詎被告寶利徠公司明知其於市面上流通銷售之系爭商品為未經原告同意或授權所製造之物品，卻仍對外售與國內數家知名連鎖或加盟經營之眼鏡公司牟利。八十八年間，被告寶利徠公司於「當代眼鏡」雜誌刊登廣告，載有「新型專利，仿冒必究」字樣，足以使人誤認為請准專利之標示，同年四月間在「一九九九年進口眼鏡展」中設立攤位展售系爭商品。嗣經原告發覺，原告遂委請鑑定並函請被告寶利徠公司停止侵害該專利權之行為，惟被告寶利徠公司仍於「當代眼鏡」雜誌持續刊登大幅廣告，並販賣仿冒原告上開專利之系爭商品與不特定之多數人，為此依民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條、修正前專利法第一百零五條準用第八十八條、第八十九條，及專利法第一百零三條第一項規定，請求原告賠償損害等。
二、被告則以：系爭商品為訴外人張力所提供，而張力就該商品業經我國經濟部智慧財產局審定核准其專利，並經公告期滿審查確定，獲准註冊，領有發明專利證書。是系爭商品與原告上開新型專利之申請專利範圍不同，被告並無侵害原告專利權可言，中國機械工程學會依經濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定基準所作成之鑑定報告亦同此見解，至於國立中正大學及財團法人工業技術研究院所為之鑑定結果，均因鑑定方式有違上開鑑定基準，結論自不足採。被告既無侵害原告上開專利權，原告起訴請求賠償損害等即無理由等語置辯。
三、查原告主張其享有訴外人施謙信所創作，名稱為「眼鏡鏡片定位結構之改良」，專利證書號碼為新型第一○七九二六號、專利期間自八十四年八月二十一日起至九十五年八月十日止之新型專利權，而被告曾在流通市面販售系爭商品、於雜誌上刊登廣告、於眼鏡展中擺攤展售系爭商品等情，業據其提出經濟部中央標準局發給之專利證書、被告寶利徠公司出貨單影本一紙、雜誌廣告影本四紙、展覽會平面圖影本二紙、照片影本四幀為證（見本院卷第二三頁至第二八頁、第四五頁至第五一頁），復經本院依職權調取臺灣臺北地方法院檢察署八十八年度偵字第一七四八九號偵查卷宗、本院八十九年度易字第六五六號、臺灣高等法院九十二年度上易字第八四六號刑事卷宗核閱屬實，且為被告所不爭執，堪信原告此部分主張屬實。原告主張被告販售之系爭商品已侵害其新型專利，惟為被告否認，並以前揭情詞置辯。是本件爭點為：系爭商品與原告所有之系爭第一○七九二六號「眼鏡鏡片定位結構之改良」新型專利之專利內容是否相同？如相同，原告得否依前揭規定請求被告賠償損害及為如訴之聲明之作為？原告得請求之金額為何？茲先就系爭商品與原告所有之系爭第一○七九二六號「眼鏡鏡片定位結構之改良」新型專利之專利內容是否相同探討：
㈠查系爭商品之專利名稱為「用以固定一光學鏡片於扣環之螺絲，用以固持一光學
鏡片之扣環，及用以完成顧客定製用於眼鏡之扣夾組件之方法」，故為一種完成眼鏡扣夾組件之方法，包括用以固持一光學鏡片之扣環及用於該扣環之螺絲，而該扣環包含一壁部開口供該螺絲旋入，該螺絲設有具外螺紋本體，當其旋入該開口，其尾端之一適於鄰接該鏡片表面，該尾端包含溝槽構成裝置，當該螺絲相對於壁部旋轉時，可於鏡片表面形成溝槽，即可直接旋入螺絲而將鏡片表面構成溝槽並藉此將其固定在扣環上，毋庸對鏡片先進行穿孔加工。而原告所有之上開專利則係鏡片定位結構上包含兩上ㄇ型定位架，及設於定位架上之撓性鏡扣，其定位架之一壁部上設有穿孔，鏡片亦有對應之穿孔，鏡片置入該ㄇ型定位架之凹槽內，由一錘型插梢插入定位。兩者固定鏡片於定位架之對應機制構件與組合型態不同，實質技術手段及實質功能亦有差異，是系爭商品之眼鏡扣夾組件方法，與原告上開專利內容有別，其具有相對之進步性、新穎性，應認兩者專利範圍各異，業經中國機械工程學會鑑定明確，有該學會鑑定報告在卷可憑（見本院卷第一三○頁至第一三八頁），且系爭商品之眼鏡扣夾組件方法，亦經經濟部智慧財產局於八十九年六月十四日審定核准其專利並公告，自同年八月十一日發生暫准專利效力，嗣原告於同年十一月十日就該專利案提出異議，惟經該局於九十二年十月十三日核駁異議亦未經原告提起訴願而確定在案，該專利現已因公告期滿審查確定，獲准註冊，此有該局第000000000號專利核准審定書、該局第000000000Ｐ○一號專利異議審定書影本、第000000000號專利公告期滿審查確定通知函影本，及發明第一八七六八○號專利證書影本在卷可稽（見本院卷第一○一頁、第二五一頁、第二五二頁、第二五六頁、第二五八頁）並經本院依職權向智慧財產局調閱前揭異議審定案全卷核閱屬實，足見兩者之技術、設置及功能均屬有異，且業經智慧財產局以不同之專利案號審定在案，堪信兩者專利內容確有不同。雖原告主張被告提出之中國機械工程學會鑑定報告違反專利侵害鑑定基準常理云云，惟查中國機械工程學會之鑑定流程係先依「全要件原則適用分析」，認定系爭商品與原告上開專利之要件特徵不相符合，次依「專利均等論分析」，認定系爭商品和原告上開專利案之「實質技術手段」及「實質功能」並不相同，復確認即便依均等分析，系爭商品之「技術特徵」亦與原告專利案有異，其鑑定流程合乎專利侵害鑑定基準之要求（見本院卷第一二五頁至第一二九頁所附之智慧財產局訂定之「專利侵害鑑定基準」），鑑定內容亦無違誤，是原告指摘前揭鑑定報告違背鑑定常理云云，顯屬無據。
㈡至原告另主張依國立空中大學及財團法人工業技術研究院所做之鑑定報告，被告
所販售之系爭商品確有侵害原告所有之專利云云，惟為被告所否認。經查：原告委託國立中正大學所作之專利侵害鑑定報告，僅以其所認為專利權中太陽眼鏡之主要「功能」及主要「技術思想」作為其判定待鑑定物品是否侵害專利權之依據，非依申請專利範圍內之技術「構成要件」作逐一比對。就「全要件原則適用分析」，該鑑定報告並未完整解析專利權之構成要件，僅略述「彈力撓性線體」與「撓性鏡扣」所展現之功能，其他構成要件如「ㄇ型定位架」、「錐度插銷」（對應於待鑑定物品之「螺絲」)等之功能及關係均未被論及，次如「均等論」或「逆均等論」之分析流程亦付之闕如，顯見該鑑定報告確未依循前述「專利侵害鑑定基準」所規定侵害判斷流程進行專業之侵害鑑定，其鑑定方式錯誤，所得結論自不正確。而財團法人工業技術研究院所做之鑑定報告，認為系爭商品與原告上開申請專利範圍實質相同，主要理由係基於均等論分析，認為系爭商品「以螺絲固定鏡片」和原告專利的「將鏡片鑽孔後，以具錐度之插銷固定」的技術手段、功能及達成效果實質相同，惟依據上開鑑定基準，探討均等論下的技術手段、功能及達成效果是否實質相同，必需考量「置換的可能性」與「置換的容易性」，然而系爭商品「不需將鏡片鑽孔」即可透過特殊的螺絲鎖緊，原告專利則「必需將鏡片鑽孔，以具錐度之插銷固定」，顯見系爭商品較原告專利有節省加工程序之效果，兩者乃欠缺置換可能或容易性，兩者絕非相同技術手法或功能，實質效果更非相同。另依原告專利說明書，其上明載原告專利係試圖「以具有錐度之插銷配合鏡片上之鑽孔以固定鏡片」，來避免「螺絲固定」的缺失，又系爭商品已取得我國及各國專利，在在足證系爭商品「以螺絲」固定的特殊性，和原告專利的「鏡片鑽孔」技術，乃迥然不同的技術、手段及功能，兩者並不合乎均等論下的實質等效，且即便不合於前揭專利侵害鑑定基準之「全要件原則」，但仍合於「均等論」時，仍必須探討有無「禁反言」的狀態，惟上開報告，僅認定兩者並不合乎「全要件原則」，合於「均等論」，卻未作「禁反言」的探討，其鑑定方式亦有違上開基準，結論自不正確。故上開二份鑑定報告，並不足取。
四、綜上所述，兩造上開專利之範圍有別，內容各異，系爭商品既係張力依據其合法取得之我國專利權所生產之產品，則被告刊登廣告、販售、及展售由張力所提供之系爭商品，自屬就該專利權的正當行使，並無侵害原告上開專利權可言。被告既無侵害原告之專利權，則原告依民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條、修正前專利法第一百零五條準用第八十八條、第八十九條及第一百零三條之規定，請求（一）被告連帶賠償一千三百零七萬一千六百六十七元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息、（二）被告不得在系爭商品或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示、（三）被告不得製造、販賣、意圖販賣而陳列或意圖販賣而進口系爭商品、及（四）被告應將已製造、販賣、意圖販賣而陳列或意圖販賣而進口之系爭商品及其包裝、產品型錄及廣告單等均回收並銷毀，均屬無據，不應准許。
五、原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
七、據上論結：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中華民國九十三年四月二十二日
民事第一庭法官王貞秀右正本係照原本作成如對本判決不服，得於送達後二十日內向本院提出上訴狀中華民國九十三年四月二十二日
書記官劉寶鈴