智慧財產法院100年度行商訴字第61號判決

裁判字號：智慧財產法院100年行商訴字第61號判決

裁判日期：民國100年10月31日

裁判案由：商標異議

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第61號
100年10月6日辯論終結原告艾凘克企業股份有限公司代表人 吳皇明 訴訟代理人 黃照峯 律師被告經濟部智慧財產局設臺北市○○區○○路二段185代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 林政憓 上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國100年
3月16日經訴字第10006097290號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：訴外人耐吉斯實業股份有限公司（下稱耐吉斯公司）於民國98年1月15日以「OPTI-PRO」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第31類之「寵物飼料、非醫用飼料添加物、非醫用飼料添加劑、動物用奶粉、狗飼料、貓飼料、狗餅乾、寵物用食品、動物用飼養劑、動物可食用咀嚼物、寵物用飲料」商品，向被告申請註冊，嗣於98年8月13日變更申請人為原告。經被告審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人美商瑪斯公司以系爭商標與據以異議之註冊第842395號「OPTIMA」商標（下稱據以異議商標）構成近似為由，主張系爭商標違反商標法第23條第1項第12款及第13款規定，對之提起異議。經被告審查，認系爭商標與據以異議商標構成近似，復均指定使用於寵物飼料等類似商品，且系爭商標之註冊申請難謂為善意，有致相關消費者混淆誤認之虞，而以99年11月29日中台異字第981033號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、本件原告主張：㈠有關兩造商標並未構成近似之判斷部分：
⒈就外觀而言：系爭商標係由「OPTI」及「PRO」二組外文字
母及於中間加入「－」符號所組合，乃不可分割之整體，而據以異議商標僅為由五個英文字母「OPTIMA」併列組成，就外觀而言，二商標之整體排列組合及字數多寡等形態皆迥然有別，縱使二商標之字首皆為「OPTI」，惟判斷是否混淆誤認係應以各項因素交叉審酌，而不得以單一因素為最終判斷近似之依歸。
⒉就讀音而言：系爭商標與據以異議商標雖均有外文「OPTI」
，惟整體之於連貫唱呼之際，後者除「OPTI」及「PRO」之外文，其中尚有「－」之斷句得以區分，且「PRO」之發音與據以異議商標「MA」之發音差距甚遠，於交易時連貫唱呼之際，無論「OPTI-PRO」或「OPTIMA」均未產生有混同誤認之情事，是二商標於讀音上仍不屬近似。
⒊就意匠而言：據以異議商標「OPTIMA」係外文「OPTIMUM」
之複數形，即「最適宜的」之中文釋意，此為參加人所熟知。而系爭商標之「OPTI」並未有其他釋意，其結合「PRO」（專門、內行）後形成一獨立之字義或一標語者，且極具強烈之識別性，即不宜再將其割裂而取其中一、二字詞為比對，依商標審查基準5.2.6.5規定，可知拼音性之外文對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量。至訴願機關所為其他中文解釋，係屬個人主觀意見，不得據此為訴願決定駁回之依據。
⒋外文「OPTI」結合其他文字，指定使用於相同或類似本案之
商品或服務而取得註冊之商標併存案例，不勝枚舉。且據以異議商標與註冊第590242號「OPTIPRO」商標係指定於相同或類似之商品，且專用期間重疊，而註冊第590242號「OPTI
PRO」商標之專用期限為92年3月15日，該商標取得註冊之期限內，仍不得排除曾與據以異議商標併存之事實，足見二商標實因非屬近似而得以核准審定且併存在案。又據以異議商標與註冊第0000000號「OPTIMUN」商標係指定於相同或類似之商品，且專用期間重疊，而註冊第0000000號商標係於98年8月1日另案撤銷註冊在案，惟該商標於審查當時，仍依法審定核准，並未因據以異議商標註冊在先而予以駁回處分，足見二商標因非屬近似而得以核准併存在案。
㈡有關系爭商標之註冊申請是否善意部分：系爭商標之產品包
裝係經由原著作權人同意而合法使用之行為，並未有任何不妥之處。另由國內PChome線上購物網站資料可知，該拍賣網站係屬銷售者之個人行為，並非原告所為，至被告認為原告提出之公司網站資料顯示查詢日期為西元2010年7月29日，故不得作為有利事證，惟參加人提出商標異議時並未證明原告有違法情事，上開資料不足以作為參酌依據。至原告於98年3月25日向消費者發出品牌更名通知係屬商業習慣行為，且係避免引發之商業糾紛，進而影響原告之商譽，故決議以公開並誠實告知消費者二商標己切割之事實，且公告系爭商標係為全新之產品規格，以避免消費者認為據以異議商標之商品仍為原告所代為販售之產品，進而因信任原告所推出之產品而誤購已出現瑕疵具爭議之舊品牌商品，導致因其品質不佳而衍生其他相關爭議問題，是該通知係屬善意且誠實之行為。
㈢系爭商標並無違反商標法第23條第1項第13款規定，原處分
及訴願決定顯有違法不當之處。並聲明求為判決：⒈撤銷訴願決定及原處分。⒉被告就原告註冊第0000000號商標異議事件，應為「異議不成立」之處分。
三、被告則以：㈠有關商標是否近似暨其近似之程度部分：系爭商標「OPTI-P
RO」係由外文「OPTI」結合符號「－」及外文「PRO」所組成，其中外文「PRO」有「專業的」之意，識別性本較薄弱，是系爭商標引人注意之顯著部分應為起首字母「OPTI」。
系爭商標與據以異議商標相較，兩者皆有引人注意之起首字母「OPTI」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商標之商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，惟近似之程度不高。
㈡有關商品是否類似暨其類似之程度部分：系爭商標指定使用
之「寵物飼料、非醫用飼料添加物、非醫用飼料添加劑、動物用奶粉、狗飼料、貓飼料」等商品，與據以異議商標指定使用之「寵物飼料」商品相較，二商標之商品之性質及用途雷同，通常經由相同之行銷管道，於同一販賣場所併同銷售，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成同一或高度類似之商品。
㈢有關商標識別性之強弱部分：據以異議商標之外文「OPTIMA
」固非參加人所獨創，惟其指定使用於寵物飼料商品上，並非直接明顯之說明文字，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.1規定，應具有相當之識別性。
㈣有關系爭商標之註冊申請是否善意部分：參加人及原告主張
據以異議商標係參加人之關係企業即訴外人美商當恩公司於西元1998年所創寵物食品之品牌，乃由原告之關係企業即訴外人耐吉斯公司獨家引進台灣市場，透過該公司大量行銷廣告，使據以異議商標之商品已在台灣及中國大陸有相當地位，嗣因中國大陸發生狗糧遭污染事件，雙方遂停止長達10年之合作關係，原告乃以自創之「OPTI-PRO」申請系爭商標註冊。然原告於98年3月25日發布之品牌更名通知所載「OPTIMA優格寵物食譜正式更名為OPTI-PRO優格寵物食譜，以全新的產品規格，繼續為消費者提供美味健康的犬貓乾糧」及國內PChome線上購物網站資料展示寵物飼料商品之外包裝盒上雖標示有「OPTI-PRO」字樣，惟標題及商品介紹仍指向據以異議商標「OPTIMA」，或標題雖為「OPTI-PRO」，然商品圖片卻展示據以異議商標之產品，依系爭商標實際使用之整體態樣，客觀上易使相關消費者產生二商標之商品係來自相同產製主體之聯想，而有混淆誤認之虞，足見系爭商標之註冊申請應非出於善意。至原告主張其未以相同之包裝及近似商標標示銷售而獲利，且參加人提出購物網站資料之商品係銷售者之個人行為，非原告所為，復以原告之公司網站資料並無販售及陳列據以異議商標商品之訊息，惟上開購物網站資料所載商品資訊，縱非原告所為，消費者瀏覽相關資訊時，仍極易將二造商標之來源產生聯想，況原告之公司網站資料顯示查詢日期為西元2010年7月29日，僅得認定於查詢日時之網站網頁情形，尚難據此作為有利事證。
㈤原告主張外文「OPTI」結合其他文字，指定使用於相同或類
似本案之商品或服務而取得註冊之商標併存案例，不勝枚舉，且據以異議商標與註冊第590242號「OPTIPRO」商標、第0000000號「OPTIMUN」商標之併存情形，與本案案情更為雷同，難謂系爭商標與據爭商標有構成混淆誤認之情事。惟上開註冊第590242號商標已屆專用期限，而註冊第0000000號商標已經另案廢止其註冊在案， 況渠 等商標均與本件不盡相同，案情自屬有別，依商標個案審查拘束原則，尚難比附援引執為本件有利之論據。又系爭商標既應依商標法第23條第1項第13款規定，撤銷其註冊，則其是否尚有違反同條項第12款規定，即毋庸審究。並聲明駁回原告之訴。
四、參酌兩造上開說明，本件兩造之爭點主要為：系爭商標是否具有識別性，足以使相關消費者認識其為表彰商品來源、品質、信譽之識別標識，而無商標法第23條第1項13款規定之適用？茲分述如下：
㈠按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標
或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第23條第1項第13款定有明文。上開規定所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈡本件訴外人耐吉斯公司於98年1月15日以「OPTI-PRO」商標
，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第31類之「寵物飼料、非醫用飼料添加物、非醫用飼料添加劑、動物用奶粉、狗飼料、貓飼料、狗餅乾、寵物用食品、動物用飼養劑、動物可食用咀嚼物、寵物用飲料」商品，向被告申請註冊，嗣於98年8月13日變更申請人為原告，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標。經查，原告系爭商標乃以單純未經特殊設計之外文字體所組成，商標文字分為前後段，前段文字為「OPTI」，後段文字為「PRO」，中間以「-」符號連接。按系爭商標後段之「PRO」外文，乃指「專業的、內行的」，台灣口語用法為「撲囉（普囉）」，為國人習知習用之用語，其引人注意之識別性較低；而系爭商標前段之「OPTI」外文，則因其使用之場所不同而有不同意義，該文字常被作為光學、視覺（OPTICAL）之縮詞，雖鏡片業者多習用該文字，然對一般人而言，該文字較之「PRO」一字仍屬較罕用字，是以，對一般消費者而言，比較注意者乃該「OPTI」前段文字，換言之，系爭商標之文字，仍以前段「OPTI」文字較具識別性。消費者於見聞系爭商標時，比較容易產生「某某（OPTI）專家（PRO）」之聯想。反觀據以異議商標，亦係由未經任何特殊設計之外文「OPTIMA」構成，據以異議商標之文字乃外文「OPTIMUM」之複數形，即「最適宜的」之中文釋意，然因此文字較罕見，且非習用字，對一般消費者而言，應更具識別性。茲比較系爭商標與據以異議商標，兩者均有相同之外文字「OPTI」為前導，僅系爭商標在上開前導文字之後，另以「-」符號連接後段之「PRO」文字，而據以異議商標則在上開前導文字之後緊接「MA」，是以，就系爭商標與據以異議商標二者比較，在拼字上，兩者略有相同，而讀音上，亦非完全相似，應係近似程度中等之商標。
㈢承上所述，原告系爭商標係指定使用在商標法施行細則第13
條所定修正前商品及服務分類表第31類之「寵物飼料、非醫用飼料添加物、非醫用飼料添加劑、動物用奶粉、狗飼料、貓飼料、狗餅乾、寵物用食品、動物用飼養劑、動物可食用咀嚼物、寵物用飲料」商品，而據以異議商標則係指定使用在「寵物飼料」商品，兩者相較，不論係商品之性質及用途均屬高度類似，且其銷售之場所及銷售之對象均相同，消費者在相同之場所目睹相同或類似之產品並列，確有可能誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。此在異時異地隔離觀察時，造成誤認之可能性將更高。
㈣按本件據以異議商標原係參加人之關係企業即訴外人美商當
恩公司於西元1998年所創寵物食品之品牌，由原告之關係企業即訴外人耐吉斯公司獨家引進台灣市場後行銷多年，嗣因中國大陸發生狗糧遭污染事件，雙方遂停止長達10年之合作關係。是以，廣義而言，原告與參加人之間曾有業務往來關係，原告亦明知據以異議商標之存在，且係指定使用在「寵物飼料」商品。而原告在雙方終止合作關係後，乃以系爭「OPTI-PRO」商標申請註冊，指定使用在相同或類似之商品。
茲有爭議者，乃原告以系爭商標申請註冊後，竟於98年3月25日發布品牌更名通知，告知消費者及下游經銷商謂「OPTIMA優格寵物食譜正式更名為OPTI-PRO優格寵物食譜，以全新的產品規格，繼續為消費者提供美味健康的犬貓乾糧」云云，依據上開通知內容意旨，乃係在告知消費者及經銷商謂原來名為「OPTIMA」商標之產品，已經改名為「OPTI-PRO」，亦即兩者名稱雖有不同，然來源相同，產品內容相同，品質相同，原來購買「OPTIMA」商標商品之消費者，其後可以購買「OPTI-PRO」。原告此舉，不惟意欲接收原為購買參加人商品之客戶，且使相關消費者對於產品來源產生不當之聯想，蓋實際上參加人據以異議商標之商品於國內寵物市場仍然繼續銷售，消費者在銷售寵物飼料之場所，仍有可能看到具有據以異議商標之商品與系爭商標商品同時陳列於貨架上，倘消費者基於原告上開通知之內容印象，極有可能會認為此二不同商標之商品其生產來源實為同一，而所以會有二商標商品同時存在貨架上，有可能係因「舊」商標商品尚未售罄緣故。換言之，原告之行止，不僅未降低系爭商標與據以異議商標使消費者產生混淆誤認之可能性，反提高其致使相關消費者產生混淆誤認之程度，同時益證原告以系爭商標申請註冊，指定使用在商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第31類之「寵物飼料、非醫用飼料添加物、非醫用飼料添加劑、動物用奶粉、狗飼料、貓飼料、狗餅乾、寵物用食品、動物用飼養劑、動物可食用咀嚼物、寵物用飲料」商品，其目的在於混淆消費者對於其所銷售之商品與據以異議商標商品之來源。
㈤況依國內PChome線上購物網站資料展示寵物飼料商品之外包
裝盒上雖標示有「OPTI-PRO」字樣，惟標題及商品介紹仍指向據以異議商標「OPTIMA」，或標題雖為「OPTI-PRO」，然商品圖片卻展示據以異議商標之產品，依系爭商標實際使用之整體態樣，客觀上易使相關消費者產生二商標之商品係來自相同產製主體之聯想，而有混淆誤認之虞。原告雖主張其未以相同之包裝及近似商標標示銷售而獲利，且上開購物網站資料之商品係銷售者之個人行為，非其所為，復以其公司網站資料並無販售及陳列據以異議商標商品之訊息云云。惟查，上開購物網站資料所載商品資訊，縱非原告所為，然其內容仍不違背原告上開公告通知之意旨，消費者瀏覽相關資訊時，仍極易將二造商標商品之來源產生聯想。是以，縱使上開網路訊息並非原告親為，然其商品確係以此種方式於市場上販售，且此種銷售方式亦符合原告上開通知意旨（即原「OPTIMA」商標已改為「OPTI-PRO」）。本院審酌上開證據事實，以及參酌據以異議商標商品早於系爭商標商品進入國內市場，其商標識別性較之系爭商標為強、以及系爭商標與據以異議商標兩者雖屬中度近似，惟二商標指定使用之商品或服務卻屬相同或高度類似等相關因素、相互影響關係及各因素等綜合判斷，認為系爭商標使用近似於據以異議商標之文字，且指定使用在相同或高度類似之商品或服務，確已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞程度，顯已違反商標法第23條第1項第13款規定，應不許其註冊。
五、綜上所述，被告依首揭規定，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。中華民國100年10月31日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官林欣蓉法官汪漢卿以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國100年11月2日
書記官邱于婷