裁判字號：最高行政法院98年判字第949號判決
裁判日期：民國98年08月20日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決
98年度判字第949號上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○上訴人即參加人義大利商．法倫提諾公司代表人甲00000000（ＡntonellaＡndrioli）
（送達代收人 蔡瑞森 律師
臺北市○○○路○○○號7樓）被上訴人民生行股份有限公司代表人丙○○上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國95年10月31日臺北高等行政法院94年度訴字第3362號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由
一、本件上訴人即參加人義大利商．法倫提諾公司於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局之獨立參加人，因本件上訴人即參加人提起本件商標異議申請，係在請求上訴人即原處分機關就系爭專利作成「異議成立，應撤銷商標權」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即上訴人經濟部智慧財產局，是以雖參加人義大利商．法倫提諾公司於上訴訴狀列為上訴人，仍應認係為上訴人提起本件上訴，本院爰逕列經濟部智慧財產局為上訴人，並列義大利商．法倫提諾公司為上訴人即參加人，先予敘明。
二、被上訴人於民國（下同）92年1月3日以「 法倫天諾 古柏 ValentinoCoupeau」商標，作為其註冊第848470號「法倫天諾古柏」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「男鞋、女鞋、涼鞋、布鞋、皮鞋、運動鞋、休閒鞋、童鞋、拖鞋、襯衫、內衣褲、休閒服、運動服、童裝、外套、雨衣、領帶、襪子、服飾用皮帶、服飾用手套」等商品，向上訴人申請註冊，經上訴人審查核准列為審定第0000000號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖1所示）。嗣關係人荷蘭商法倫提諾環球公司於92年11月12日以系爭商標有違修正前商標法第37條第7、12款之規定，檢具註冊第410686號、第446037號等商標（下稱據以異議商標，圖樣如附圖2所示），對之提起異議。被上訴人審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，被上訴人乃依現行商標法第86條第2項及89條第1項之規定，將系爭審定聯合商標視為獨立之商標逕予註冊。又依現行商標法第90條規定：本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。異議人乃依法主張系爭商標亦有違現行商標法第23條第1項第12、13款之規定，並於93年6月16日申請變更異議人為上訴人即參加人義大利商法倫提諾公司。案經上訴人審查，認系爭商標有違修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款規定，以94年5月13日中台異字第921490號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
三、被上訴人起訴主張：㈠系爭商標係由中文「法倫天諾古柏」、外文「ValentinoCoupeau」共同組成不可分割之文字組群，據以異議商標則僅為外文「VALENTINO」，二商標外文字數不同，外觀上尚非無法辨識，且系爭商標除外文「ValentinoCoupeau」，復有中文「法倫天諾古柏」，與據以異議商標之區隔更形強烈。衡諸中文為國內消費者通用語文之情，本案系爭商標中文「法倫天諾古柏」於整體商標之識別性無疑遠遠高於外文「ValentinoCoupeau」，以此中文主要部分與據以異議商標之差異，難謂構成近似，亦無導致相關消費者混淆誤認之可能。㈡在與本案案情完全相同之第0000000號「法倫天諾古柏ValentinoCoupeau」商標爭議案中，上訴人明白認定本案二商標不構成近似，並謂：「‧‧‧二者外文部分仔細比對固均有相同之『VALENTINO』一字，然系爭商標圖樣之外文部分除『VALENTINO』外，另有迥然不同之『Coupeau』足資區辨，況且二者並有中文『法倫天諾古柏』之有無加以分辨其異同，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，尚無使人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似‧‧‧」。以本件系爭商標圖樣及據以異議商標圖樣，與前舉審定書之商標圖樣內容一致，基於同一審查原則及「相同／類似事物，應為相同／類似處理」之平等原則，上訴人實應為相同之認定為妥。㈢本案二商標誠無構成近似、引致公眾產生混淆誤認之虞，業經上訴人以中台異字第G00000000號異議審定書及如起訴狀附件7多件異議審定書肯認在案，基於「相同／類似事物，應為相同／類似處理」之平等原則，本案應為相同認定為妥。以「Valentino」為一普通姓氏，早已公共財化，其識別性較為薄弱，保護範圍自不應太過，此亦為參加人於「Valentino」爭議案中所大力主張，更為最高行政法院多件判決所明白揭示。最高行政法院針對與本案案情雷同之「ValentinoRudy」與「Valentin
oMorris」商標，均認與據以異議商標「Valentino」不構成近似，本案當應做成一致認定。上訴人前曾核准多件以「Valentino」當作商標圖樣之部分，併存註冊於同一商品或不同商品類別中，基於同一法理亦應作相同認定為妥。以實際消費市場狀況而言，本案系爭商標中之「ValentinoCoupeau」經被上訴人長期、廣泛使用，具有一定之市場佔有率，與據以異議商標於臺灣消費市場日益萎縮相形之下，確足使相關消費者認識且熟知，並得與據以異議商標相區辨，且縱使據以異議商標曾經認定為著名商標，其權利範圍亦應隨著實際市場消費情形有著對應調整，做出合理讓步，此觀「polo」商標多所並存與「ChristianDior」遭廣泛註冊、導致公共財化趨勢自明等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
四、上訴人則以：系爭註冊第0000000號「法倫天諾古柏ValentinoCoupeau」商標圖樣上之外文「ValentinoCoupeau」，其外文「Valentino」與「Coupeau」不相隸屬，且置於系爭商標之字首，常予消費者明顯之印象，與據以異議之註冊第410686、446037號「VALENTINO」等商標圖樣相較，二者皆有相同引人注意之外文「VALENTINO」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。又二者均指定使用於衣服、領帶、襪子等同一或類似商品，依一般社會通念及市場交易情形易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩造商標所指定使用商品間亦存在相當程度之類似關係。且外文「VALENTINO」係上訴人即參加人之前手荷蘭商法倫提諾環球公司首先使用於衣服、冠帽、領帶、皮件、鐘錶等商品之商標，除於世界各國獲准註冊，並早自民國67年起即在我國取得多件商標權外，且透過世界各大城市直屬商店或經銷商廣為銷售，並大量製作精美型錄及於著名雜誌刊登廣告，復進口我國於各大百貨公司及飯店之名品商店陳列銷售，堪認於系爭商標92年1月3日申請註冊前，該據以異議商標所表彰之信譽及品質已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標；然而，系爭商標之使用情形則因被上訴人並未提出相關事證而無法審認。是以，據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標。另由「克萊德門國際有限公司」於上訴人即參加人所申請之註冊第811296、877086號等商標評定案，皆引據荷蘭商法倫提諾環球公司所有之「VALENTINO」系列商標以為主張，而該公司與被上訴人公司地址相同（臺北市○○區○○路○○巷○弄○○號1樓），代理人相同（ 高建成 ），據此，可推認被上訴人顯係知悉據以異議商標之存在，且亦肯認據以異議商標所表彰之信譽及品質已廣為相關事業或消費者所熟知，是被上訴人竟以外文「VALENTINO」作為系爭商標圖樣一部分申請註冊，應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源而申請註冊商標，則難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。綜合兩造商標圖樣近似、商品高度類似之程度、相關消費者對二造商標熟悉之程度及系爭商標之註冊申請是否善意等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款規定之適用等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。
五、上訴人即參加人參加意旨略：查上訴人即參加人據以異議商標乃由外文「VALENTINO」所構成，而系爭註冊第0000000號商標，則為外文「ValentinoCoupeau」及中文「法倫天諾古柏」所組成之聯合式商標。系爭商標中之中文與外文上下排列，非不得分別審究，自各屬可獨立之主要部分，系爭商標主要外文部分中之「Valentino」置於首字，更為一般消費者用於識別系爭商標之重要依據。按拼音性之外文例如英、法、德及日語等，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量，此為93年5月1日施行之經授智字第0000000000-0號「混淆誤認之虞」審查基準第5.2.6.5條所明示。
系爭商標主要外文部分之首字「Valentino」既與上訴人即參加人據以異議之「VALENTINO」商標完全相同，一般消費者於購買時，施以普通所用之注意，在無詳細資料可作商標比對之情形下，依殘存於腦海中之印象，異時異地隔離觀察，實有造成混淆誤認之虞，二商標屬近似之商標，毋庸置疑。上訴人即參加人據以異議「VALENTINO」商標已於中華民國使用，因品質精緻優良，頗受一般消費者之喜愛，屬著名之商標，業經最高行政法院（改制前稱行政法院）及上訴人另案於80年度判字第2428號判決與中台異字第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號及第G00000000號商標異議審定書中予以論明。且經上訴人即參加人於全球網際網路上檢索得知，有許多中文網站及網頁之內容，均在介紹據以異議「VALENTINO」商標與據以異議商標商品之著名設計師Valentino
Garavani先生，據以異議「VALENTINO」商標確為相關公眾所熟知，而夙著盛譽。按商標信譽之建立，需經長久及廣泛之使用，今被上訴人於知悉據以異議商標之存在，且亦肯認其所表彰之信譽及品質已廣為相關事業或消費者所熟知情形下，在實際使用時攀附上訴人即參加人之商標，並於極短暫之時間內，以如此多數與上訴人即參加人商標構成近似之商標申請註冊，其目的無非是盡其所能使被上訴人商標與上訴人即參加人商標在消費者之心目中產生聯想。故被上訴人以外文「VALENTINO」作為系爭商標圖樣一部份申請註冊，應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源，難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。系爭商標之申請註冊既係被上訴人欲仿襲參加人商標之信譽，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，自會減損據以異議著名「VALENTINO」商標之識別力及信譽，依修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定，系爭商標之註冊自應予撤銷。
六、原審為不利上訴人（即原審參加人）在第一審之訴，判決訴願決定及原處分均撤銷，係以：㈠系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣相較，二者外文部份仔細比對固均有相同之「VALENTINO」一字，然系爭商標圖樣之外文部分除「VALENTINO」外，另有迥然不同之「Coupeau」足資區辨，況且二者並有中文「法倫天諾古柏」之有無加以分辨其異同，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，應無使人產生混同誤認之虞，非屬近似之商標。㈡況查，「Valentino」本為義大利／拉丁語系中一個普通的、常見的姓氏；例如知名電影紅星─ 魯道夫 ‧ 范倫鐵諾 （RudolphValentino），及時裝界的一代宗師─ 文森佐 ‧范倫鐵諾（VincenzoValentino）、 馬利歐 ‧范倫鐵諾（MarioValentino）、吉梵尼‧范倫鐵諾（GiovanniValentino）、范倫鐵諾‧格拉瓦尼（ValentinoGaravani）、法倫天諾‧古柏（ValentinoCoupeau）等名設計師。且上訴人即參加人之前手荷蘭商‧法倫提諾環球公司，於前行政法院（現改制為最高行政法院）84年判字第2255號商標註冊事件中，亦主張「外文『VALENTINO』為一義大利習用之姓名，‧‧‧‧，故外文『VALENTINO』既為一般習用之姓名，自非任何一人所得專用，其乃屬系爭商標中之弱勢部分，不得據為比較商標近似與否之唯一依據。」等語。再者，歷年來不乏其他廠商以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品併存使用者，如「ValentinoRudy」、「MarioValentino」、「orlandivalentino」、「ValentinoMorris」、「
St.Valentino」、「VALENTINO」、「GIOVANNIVALENTINO」、「VALENTINOGARAVANI」、「ENZOVALENTINO」、「EMOBAVALENTINO」、「VALENTINODOMANI」、「VALENTINOVIRGIL」、「EmilioValentino」、「FORTUNAVALENTINO」、「 娃蓮娜 767VALENTINO」、「愛恩特及圖VALENTINO」、「愛莉歐斯Elliott'sValentino」等商標。綜上所述，本件系爭商標圖樣與據以異議之商標圖樣，其外觀上予消費者之寓目印象尚有差異，並不構成近商標；再審酌外文「VALENTINO」為一義大利習用之姓名，以之作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品併存使用者，不在少數，客觀上難謂一般消費者有可能誤認二商標商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事；依首揭說明，應無修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款規定之適用。原處分僅因系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣均含有外文「VALENTINO」一字，即認為二者構成近似之商標，並認足使相關消費者產生混淆誤認之虞云云，殊嫌率斷。從而，上訴人以系爭商標之註冊有違首揭法條之規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，即有未洽；訴願決定予以維持，亦有可議等詞，為其判斷之基礎。
七、本院按：㈠「本法中華民國92年4月29日（現行條文之92年4月29日係立法
院三讀通過日期，5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之11月28日施行）修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第90條所明定。本件係於92年11月28日商標法修正施行前，已經提出異議尚未異議審定之案件，上訴人即參加人於異議時係主張系爭商標有違修正前商標法第37條第12款，業經修正為現行商標法第23條第1項第13款，應先敍明。又商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第12款及商標法第23條第1項第13款所明定。
㈡依上開該條款規定是否應予註冊，應以判斷衝突商標是否有致
混淆誤認之虞為中心。而有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。其中商標相同、近似及商品／服務同一類似二項要素，依前揭法條規定固為必須具備之要件，惟除「相同」商標或「同一」商品，係推定為致生混淆誤認之虞，此可參照商標法第29條第2項關於商標排他權之規定，其中第1款與第2、3款規定「致相關消費者混淆誤認之虞」文字有無之不同，以及TRIPS（與貿易有關之智慧財產權協定）第16條第1項中段規定：「凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。」（商標部分條文採智慧財產局中文翻譯）。則在近似商標或類似商品之各種情形，更有必要論述商標近似程度及商品類似程度，始克正確判斷是否已達有致相關消費者混淆誤認之虞。進一步言，相衝突之商標均有不同程度之商標近似及商品類似度，所以在「相同」商標或「同一」商品之情形，確可判別是否「相同」商標或是否「同一」商品，並據而推定為致生混淆誤認之虞；但在商標近似或商品類似之情況，其判斷之重點並非商標不近似或商品不類似，而在於商標近似或商品類似程度如何影響致相關消費者產生混淆誤認之虞。再者，商標最主要之功能在於識別商品/服務來源，以維護自由競爭市場正常運作秩序，混淆誤認的禁止是確保商標識別功能的必要手段，也是維護競爭市場正常秩序的必要限制。商標近似程度，既為判斷是否混淆誤認之虞之必要因素，自應就影響識別商品/服務來源與否，判斷近似商標是否已達致相關消費者產生混淆誤認之虞之程度，是以實務一貫廣泛承認讀音、外觀及觀念有一近似，其商標即屬近似，惟近似並非必致生混淆誤認之虞，仍應以其程度判斷之，逕以商標不近似即認定無致相關消費者產生混淆誤認之虞，自有偏失。原判決僅以：系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣相較，應無使人產生混同誤認之虞，非屬近似之商標云云，並未參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，自有判決不備理由之違法。上訴人上訴意旨指摘：系爭商標首字「Valentino」既與上訴人據以異議商標「VALENTINO」商標完全相同，相關公眾於購買時，施以普通注意，在無詳細資料可做商標比對之下，異時異地隔離觀察，實有造成混淆誤認之虞，二者確屬近似商標等語，自非無據。
㈢承前所述，商標相同或近似、商品同一或類似僅係判斷衝突商
標是否混淆誤認之虞之因素之一，商標近似程度較高只是較有可能致混淆誤認之虞，但仍應與其他因素綜合判斷，始能正確判斷衝突商標是否致混淆誤認之虞，甚至近似、類似程度本身仍應參酌其他存在因素綜合判斷，則個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然會有不同，實務常用之所謂商標「個案審查原則」，係指各別商標近似、商品類似案件因調查事實、適用法規之結果造成之差異而言，是以自無從引用曾註冊之其他個案推論無致混淆誤認之虞。本件原判決雖引用「ValentinoRudy」、「MarioValentino」、「orlandivalentino」、「EmilioValentino」、「FORTUNAVALENTINO」及「Elliott'sValentino」商標，並據上開他人商標之註冊，而認定系爭商標與據以異議商標縱有外文「VALENTINO」亦無造成混淆誤認之虞等情，自難謂合。
㈣另按作為商品或服務之標識，除習慣上已成為通用名稱或標章
，應為社會所共享不得獨占外，原不具識別性之標識，可因交易上之使用及推廣而取得識別性，我國或各國常見姓氏使用於商品/服務，雖於消費者認知，常僅指該商品/服務業者之姓氏，而非作為商品/服務來源之標識，一般業者之姓氏使用於商品/服務，固難認具識別性，但若該姓氏經使用而足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自不能否認其識別性，此在「豐田TOYOTA」日本姓氏之於汽車商品/服務、「麥當勞McDonald」美國姓氏之於美式速食商品/服務，均具有極強大的識別性，即其適例，是以一般姓氏使用於商品/服務，仍應考量就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，相關消費者是否視為區別來源之標識，而認定其是否具識別性，殊無逕以姓氏為由，而未考量其使用於商品/服務情況或其他因素，即否定其識別性，進而率予認定他人使用該姓氏商標之近似商標無致混淆誤認之虞。此係關於姓氏於商標識別性之強弱影響有無混淆誤認之虞，所應認知之觀念。經查，原判決以VALENTINO為義大利常見姓氏云云，認為二商標不構成近似，係將據以異議商標唯一可資區別之外文VALENTINO視為系爭商標中不具識別力之附屬部分，而置VALENTINO指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，相關消費者是否視為區別來源之標識等重要判斷是否致生混淆誤認之虞事項於不顧，自有判決違背論理法則及經驗法則之違法。
㈤末按判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應以：１、商標識別性
之強弱；２、商標是否近似暨其近似之程度；３、商品/服務是否類似暨其類似之程度；４、先權利人多角化經營之情形；
５、實際混淆誤認之情事；６、相關消費者對各商標熟悉之程度；７、系爭商標之申請人是否善意；８、其他混淆誤認之因素等等例示之因素為判斷基準。經查：
1、據以異議「VALENTINO」商標屬著名之商標，此有上訴人所提改制前行政法院80年度判字第2428號判決與上訴人智慧財產局中台異字第891811、910191、910010、910189、911052、930754、930918、921490號等商標異議審定書中予以認定，原判決未論述據以異議商標是否已廣為相關消費者所普遍認知及相關消費者對系爭商標及據以異議商標熟悉之程度，即認定二者不生混淆誤認之虞，自有未合。
2、商標信譽之建立，需經長久及廣泛之使用，據以異議商標既為著名商標，則上訴人即參加人主張：被上訴人於知悉據以異議商標之存在，且廣為相關事業或消費者所熟知情形下，在實際使用時攀附上訴人即參加人之商標，且於極短暫之時間內，以多數與據以異議「VALENTINO」商標近似之商標申請註冊，其目的無非是盡其所能使被上訴人商標與上訴人即參加人商標在消費者之心目中產生聯想，被上訴人以外文「VALENTINO」作為系爭商標圖樣一部分申請註冊，應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源，難謂系爭商標之註冊申請係屬善意等語，與判斷是否致相關消費者混淆誤認之虞有關，原判決未予究明，亦有判決不備理由之違法。
㈥從而，原判決有上開法令適用之重要事項未予詳究，即遽爾為
不利上訴人即參加人在第一審之訴，判決訴願決定及原處分均撤銷，其法令之適用，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。
中華民國98年8月20日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官黃本仁法官黃淑玲法官劉介中法官曹瑞卿以上正本證明與原本無異中華民國98年8月21日
書記官張雅琴