裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第2615號判決
裁判日期：民國91年03月14日
裁判案由：發明專利異議
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第二六一五號
原告日商‧日亞化學工業股份有限公司代表人甲○○○董事訴訟代理人 李文傑 律師（送達代收人）
陳長文 律師右一人複代理人 黃章典 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）住同右訴訟代理人丁○○
參加人乙○○訴訟代理人丙○○專利代
戊○○專利代右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年一月二十日經（九０）訴字第０九００六三００九一０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左︰
主文訴願決定及原處分均撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。
事實
一、事實概要︰緣原告前於民國（下同）八十五年十一月五日以「氮化物半導體裝置」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違專利法第十九條、第二十條第一項及第二項之規定，對之提起異議。案經被告審查，於八十九年七月二十五日以（八九）智專三（二）04024字第八九八九００一二二八號專利異議審定書為「異議成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉命被告作成第000000000Ｐ○一號異議案不成立之處分。
㈡被告及參加人聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：㈠系爭案之申請專利範圍原有五十二項，異議期間，原告於被告審定前聲明刪除
第四八項至第五一項，剩餘四十八項，原第五十二項，變更第四十八項，而被告於異議審定書僅認為異議案所附證據二及四已包含系爭案第四十四項及變更後第四十八條兩獨立之主申請項所界定之技術內容，即為全部異議成立之審定，是否有違專利法鼓勵創新之意旨，及不符比例原則？㈡專利申請人於審定異議成立，應不予專利後之行政救濟中，復聲明修正申請專
利範圍，其所呈遞申請專利範圍修正本，如僅係修正申請專利範圍過廣之情事，而非變更申請案之實質者，被告是否應重新加以審酌？㈢異議證據二及四是否已揭露系爭案第四十四項及第四十八項兩獨立項所界定之
技術內容？系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，而不具進步性？
甲、原告主張：被告機關之異議審定理由顯與事實不符㈠被告機關係以「證據二之疊層結構已具有系爭案第四十四項及第四十八條兩獨立
之主申請項所界定之技術內容」為由，認為系爭案不具進步性。原告茲比對被告所謂之「證據二之疊層結構」及「系爭案第四十四項及第四十八條兩獨立之主申請項所界定之技術內容」，並將之整理如比較表一及比較表二。如比較表一所示，系爭案之申請專利範圍第四十四項之八層構造中，證據二僅揭示其中四層，另外四層之構造顯然與證據二不符。又如比較表二所示，系爭案之申請專利範圍第四十八項之三層構造中，證據二更是僅揭示其中一層。如此，證據二僅揭示系爭案之第四十四項之八分之五及第四十八項之三分之一，如何能謂「已具有系爭案第四十四項及第四十八條兩獨立之主申請項所界定之技術內容」？㈡其次，被告機關又以「證據四之半導體層結構已具有系爭案第四十四項、第四十
八項等獨立項所界定之技術內容」為由，認為系爭案不具進步性。原告茲比對被告所謂之「證據四之半導體層結構」及「系爭案第四十四項、第四十八項等獨立請項所界定之技術內容」，並將之整理如比較表三及比較表四。如比較表三所示，系爭案之申請專利範圍第四十四項之八層構造中，證據四僅揭示其中四層，另外四層之構造顯然與證據二不符。又如比較表四所示，系爭案之申請專利範圍第四十八項之三層構造中，證據四更是未揭示其中任何一層。如此，證據四僅揭示系爭案之第四十四項之二分之一且未揭示第四十八項之任一層，如何能謂「已具有系爭案第四十四項及第四十八條兩獨立之主申請項所界定之技術內容」？㈢因此，被告機關之異議決定理由顯與事實不符，前後予盾，被告機關逕為錯誤之
審定，顯有違誤。又，經濟部不察上情，於訴願決定書中，除重覆被告機關之上述異議決定理由之外，又以「系爭案申請專利範圍第四十四項及四十八項獨立項中均僅述及各疊層之導電型式及主要之化合物型式，並未述及各疊層之能隙之相對大小」，認為原告之訴願理由不足採。
㈣但查系爭案申請專利範圍第四十四項雖未載明第一ｐ型覆蓋層、第二ｐ型覆蓋層
及第三ｐ型覆蓋層之能隙之相對大小，但確已載明其第一ｐ型覆蓋層係由含鋁氮化物半導體所構成，第二ｐ型覆蓋層係由含銦氮化物半導體或GaN所構成，且第三ｐ型覆蓋層係由含鋁氮化物半導體所構成。而熟習相關技術者基於其知識必然知道三者之能隙具有如下關係：
含鋁氮化物半導體Ｖ含銦氮化物半導體或GaNΛ含鋁氮化物半導體因此即可當然直接推導出申請專利範圍第四十四項之各ｐ型覆蓋層之能隙具有如下之關係：
第一ｐ型覆蓋層Ｖ第二ｐ型覆蓋層Λ第三ｐ型覆蓋層而詳如訴願理由書所示，此一能隙之相對關係與異議證據二或四所揭示之構造之能隙關係截然不同，正可輔證異議證據二或四所揭示之構造與系爭案申請專利範圍第四十四項之構造不同，豈可僅因第四十四項未載明能隙之相對關係，即忽略可由第四十四項直接推導之事項，而未就待證事實予以斟酌。
㈤同樣地，系爭案申請專利範圍第四十八項雖未載明第一ｎ型層、第三ｎ型層及第
二ｎ型層之能隙之相對大小，但確已載明其第一ｎ型層係由含鋁氮化物半導體或GaN所構成，第三ｎ型層係由含銦氮化物半導體所構成，且第二ｎ型層係由含鋁氮化物半導體所構成。因此熟習相關技術者必可同樣地直接推導出申請專利範圍第四十八項之各層之能隙具有如下之關係：
第一ｎ型Ｖ第三ｎ型層Λ第二ｎ型層而詳如訴願理由書所示，此一能隙之相對關係與異議證據二或四所揭示之構造之能隙關係截然不同，即可輔證異議證據二或四所揭示之構造與系爭案申請專利範圍第四十八項之構造不同，豈可僅因第四十八項未載明能隙之相對關係，即忽略可由第四十八項直接推導之事項，而未就待證事實予以斟酌。
㈥因此，經濟部不但未能發現被告機關之異議審定理由顯與事實不符，且對於原告所提出之訴願理由未予斟酌，亦顯有違誤。
原處分認定異議案證據二及證據四，已揭露系爭專利申請案申請專利範圍第四十
四及第四十八項兩獨立項之技術內容，被告機關卻於九十一年一月十六日調查庭，推翻前見，並認為異議案證據二及證據四已揭示申請專利範圍全部四十八項之技術內容，實嚴重與事實不符。
㈠查被告機關八十九年七月二十五日（八九）智專三（二）○四○二四字第○八九
八七○○一二二八號「異議審定書」第十（五）中明確表示「證據二之疊層結構已具有系爭案第四十四項及第四十八項兩獨立之主申請項所界定之技術內容。又查證據四．．．其半導體層結構已具有系爭案第四十四項、第四十八項等獨立項所界之技術內容。」原處分書內容從未提及專利申請案之其餘申請項有任何不予專利之原因。
㈡原告依法對被告機關上開處分提出訴願（八十九年九月十五日），並針對原處分
內容提出攻擊，雖不贊同被告機關所持理由，但表明願刪除申請專利範圍第四十八項並縮小申請專利範圍第四十四項。被告機關於八十九年十二月七日所提「訴願答辯書」第三項表示「異議審定書理由（五）中已詳細分析及指明證據二及四中相關之技術內容，已揭露系爭案件第四十四項及第四十八項兩獨立項所界定之技術內容，故不再贅述」，亦重申本件爭議僅及於第四十四項及第四十八項兩獨立項。經濟部九十年一月二十日「訴願決定書」亦基於此就系爭案申請專利範圍第四十四項及第四十八項兩獨立項技術內容有所論斷。甚者，被告機關九十年十一月二十六日所提出之「行政訴訟答辯書」亦僅就系爭案第四十四項及第四十八項兩獨立項之不可專利性提出答辯。故本案原處分機關所為處分係針對第四十四項及第四十八項兩項獨立項而為，並肯認其餘申請項無任何不應予專利之理由，甚為灼然。
㈢按被告機關所為異議審定書即為其對本案以書面所作之意思表示，被告機關於調
查庭時主張原處分決定書之「真意」指系爭專利全部申請專利範圍皆不符專利要件，已嚴重與其就本案歷次對外明示之意思不符。按，被告機關原處分及歷次書狀已明確表示系爭案全部申請專利範圍中係第四十四項及第四十八項不具進步性，其內容甚為明確，如容認被告機關恣意擴張解釋其處分書之「真意」，則有違行政行為之內容應明確之大原則（行政程序法第五條）。且行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理信賴，行政程序法第八條亦定有明文，本案爭點不容被告機關出爾反爾。
㈣被告機關於鈞院調查庭時陳述「系爭專利主要技術特徵在於量子井、第一氮化
物半導體層、第二氮化物半導體層之能隙大小關係已在證據二揭示。第一、十四、二十三、三十二等項在敘述能隙，另外四十四、四十八項在敘述層結構，不涉及能隙，所以特別挑出來講」，而主張原處分決定書之「真意」指系爭專利全部申請專利範圍皆不符專利要件云云。但查此一陳述不但不合邏輯，且與事實相左，實難謂為所謂原處分決定書之「真意」。蓋被告機關若認為證據二係以所謂「能隙大小關係」為其重點，自不可能將其自認不涉及能隙之四十四、四十八項特別挑出來講，此為其不合邏輯之處。又，事實上第一、十四、二十三、三十二等項不僅止於敘述能隙而已，其重要特徵尚包括各層之結構（例如申請專利範圍第一項至少敘述了包括活性層、第一氮化物半導體層、第二氮化物半導體層及第三氮化物半導體層之四層構造），而被告機關之原處分決定書自承「證據二之能隙大之障壁層對應於系爭案之第一氮化物半導體，而證據二之覆蓋層則對應於系爭案之第二氮化物半導體層」，完全未提及第三氮化物半導體層，如是，何能僅因證據二亦揭示能隙大小關係，即謂其真意為第一、十四、二十三、三十二等項皆不符專利要件？此為其與事實相左之處。被告訴訟代理人於鈞院調查庭時亦自承「本件異議是由外審委員所做，我並不是這方面的專家」，故其所謂原處分決定書之「真意」顯然為被告訴訟代理人推測之詞，並非事實。被告機關原處分及歷次書狀已明確表示系爭案全部申請專利範圍中係第四十四項及第四十八項不具進步性，其內容甚為明確，被告機關擴張解釋其處分書之「真意」之理由不合邏輯且與事實相左，自應不予採信。
系爭專利申請案第四十四項及第四十八項並無不符進步性之情事㈠查原處分及訴願決定為不利本件原告行政處分，主要係以專利異議申請所檢附之
證據二（日本專利 特開平 0－000000號）及證據四（日本專利特開平六－二一五一一號）已揭露系爭專利申請案主要技術內容，認定系爭案實為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該技術者所能輕易完成，不具進步性等作為理由。
㈡原告委請台灣大學化工業 呂宗昕 教授（東京工業大學工學博士、第三十九屆十大
傑出青年、專擅本案技術及專利）就本案爭點提出「技術鑑定報告書」，肯認異議案證物二及證物四，並未揭示專利申請案第四十四項及第四十八項之技術內容，顯見原處分及訴願決定有所錯誤。
原處分違反行政法上「比例原則」。
㈠查系爭案之申請專利範圍共有四十八項，而被告機關對於第四十四項及四十八項
以外之各項，於專利審查階段及異議審查階段，均未發現任何應不予專利之理由，惟於異議審定書認為異議案所附證據二及四已包含系爭案第四十四項及第四十八條兩獨立之主申請項所界定之技術內容。在此情形下，被告機關理應於作成處分前命原告刪除第四十四項及第四十八項，而維持其他共四十六項申請項應予專利之原審定，俾收鼓勵、保護、利用發明與創作以促進產業發展之效。惟被告機關竟未給予原告任何說明或修正之機會，為審定區區二項之申請項不予專利，竟然動用其行政裁量權逕為異議成立之審定，令無不予專利理由之其他四十六項（即四十八分之四十六）申請項亦不得獲准專利，此不但有違專利法鼓勵創新之意旨，且顯不符比例原則。被告機關逕予審定異議成立之處分，實屬濫用權力之行政處分，應予撤銷。
㈡按行政法上比例原則就其狹義意義指禁止為達成預見結果，採取不成比例之措施
。換言之，比例原則要求動機、目的及程度之間均成一合理之關係。最高行政法院七十一年判字第九二五號判例即認為「行政裁量權之行使，倘有違背法令誤認事實、違反目的、違反平等原則或比例原則等情形之一者，（下略）仍不失為違法。」比例原則又稱「禁止過分原則」，著眼於目的與手段之關係，當一項行政處分為達成某一特定目的或效果，必須符合「適當性」、「必要性」及「比例性」。行政機關為行政行為時如有數種有效之手段可資運用，則應採取使關係人負擔最少的手段（最輕手段）。
㈢本件系爭專利申請案係原告投資鉅資耗時長久之研發成果，其所涉物理複雜程度
原非一般熟知該項技術人士所得輕易理解，被告機關審查原告四十八項申請專利範圍如認除第四十四項及第四十八項外之共計四十六項申請專利範圍具有可專利性，實不應因噎廢食而將在技術內容上較不重要，且比例甚微之二項不應准予專利之申請項，而全面否定原告為申請專利所為努力。
查行政程序法第一百二十八條規定：「行政處分於法定救濟期間經過後，具有下
各款情形之一者，相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。．．．一、具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者。．．．」今原告雖認為被告機關審定異議成立之理由顯與事實不符，惟為免訟累，已於九十年三月十九日根據專利法第四十四條第四項第一款之規定向被告機關呈請刪除系爭案之申請專利範圍第四十四至四十八項。經如上修正後，系爭案所餘之申請專利範圍第一至四十三項之可專利性原為兩造所不爭。依行政程序法第一百二十八條之規定，行政處分於法定救濟期間經過後，尚得以具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更而向行政機關申請撤銷，更何況在法定救濟期間內，自當更無不得撤銷行政處分之理。今原告既已主動向被告機關呈請刪除系爭案之申請專利範圍第四十四至四十八項，且其他申請項之可專利性為兩造所不爭，則自無再予維持被告機關審定異議成立之原行政處分之必要，是故被告之審定異議成立之處分應予撤銷，命其作成其他適法處分。
原告於訴願階段已主動刪除申請專利範圍第四十八項並縮小申請專利範圍第四十四項，被告機關為處分所憑事實顯已變更。
㈠縱退萬步言，系爭專利申請案異議案所附證據二及證據四，有揭露系爭專利申請
案申請專利範圍第四十四項及第四十八項技術內容之情事，原告於八十九年九月十五日補呈訴願理由書中已明白表示「訴願人特願刪除申請專利範圍第四十八項並縮小申請專利範圍第四十四項」，則原處分機關撤銷系爭專利處分所憑理由已有所變更，其疑慮當已無存在理由。惟訴願答辯書認為「訴願階段所再提出之修正應不予受理」，而逕不予斟酌，實令原告遺憾。
㈡按原告於異議審查階段雖曾就系爭專利申請案之範圍作修正，但在異議審查階段
，異議申請書檢附八項證據及其他參考資料指稱系爭專利申請案專利範圍第一項至第五十二項之技術內容已遭揭露，原告修正並於提出答辯後，經被告機關審查明確指出檢附證據三、五、六、七、八、九所揭示之內容均與系爭案修正後之申請專利範圍不同，惟並未向原告說明其將以區區第四十四項及第四十八項申請專利範圍有所不當為由，而駁回原告其餘申請。原告雖不服被告機關之處分，但不得已於訴願階段自願刪除申請專利範圍第四十八項及縮小申請專利範圍第四十四項，但遭拒絕受理。
㈢查，原告於訴願階段所送申請專利範圍修正，固非原訴願機關所得論究，惟如其
內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定之事實基礎者，則系爭專利申請案件是否全然不具專利性，即有重行斟酌之必要，經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三五號訴願決定書已出具訴願會見解，鈞院九十年度訴字第三二五號判決，援引改制前行政法院八十六年度判字第二二一五號及八十七年度判字第八六三號判決，亦認發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣，誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會，即使於發明專利案經審定不予專利之行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限，否則申請人可能因新穎性或優先權等原因而無法再提出專利申請。
㈣本件原告於訴願階段所提出修正已動搖被告機關所認定事實之基礎，被告機關或
訴願機關自應予以受理。況原告於九十年三月十九日更向被告機關主動表明願自動刪除申請專利範圍第四十四項及第四十八項，被告機關認定事實之基礎更屬已然變更。
退萬步言，縱認被告機關原處分有理由，原告於訴願階段已主動刪除申請專利範
圍第四十八項並縮小申請專利範圍第四十四項，被告機關及原訴願機關未予審酌，致原已暫准專利權因此消滅，係違反信賴保護及裁量須合目的性之行為。
㈠原告之本案所請專利四十八項中除第四十四及四十八項尚有爭執外，被告機關就
審酌異議案所附證據後，對所餘之四十六項之可專利性並無異議，此參被告機關於異議階段與訴願階段之答辯即可明瞭。故本案爭點所在應為第四十四暨四十八項在訴願階段之修正，是否應為被告機關須審酌之範圍，以及此種因少數申請項之可專利性有可疑，即率爾將全案申請撤銷之行政行為，是否有違反相關法規及行政機關應遵循之行政原則。按行政程序法第七條規定，行政行為有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者以及採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡，此即為「比例原則」之揭示。憲法第十五條規定，人民之財產權應予保障。專利權係人民之無體財產權，亦應受此原則所保護。原告於專利申請階段，本已獲准本案專利申請，惟於異議階段，遭異議人引證若干證據，即遭被告機關於未給予任何說明或修正機會，即動用行政裁量權逕為異議成立之審定而推翻其餘可專利之四十六項申請項。
㈡參行為時專利法第四十五條規定，審定公告之發明專利案，專利專責機關認有依
職權審查之必要者，應通知申請人限期答辯而加以審查，且得依職權審查之結果，通知申請人修正其說明書及圖式，惟須符合第四十四條第四項之規定，如申請專利範圍過廣即可修改。由上開專利法規定可知，於專利職權審查時，被告機關亦被賦予義務應給予申請人說明及修改專利說明書的機會。相較於此，於異議階段（公眾審查）申請人亦應享有上述於專利職權審查時所享有之權利，此為專利異議案之實務，被告機關於鈞院調查庭時亦表示「如果專利範圍有數項，其中某項不具專利性，其他仍具專利性，我們會通知他來縮減專利範圍，將不具專利性的項目刪除，如果申請人不願意縮減，我們才整個核駁，不能說申請專利部分准，部分不准。在異議案的審定階段也是相同的處理方式」（參鈞院九十一年一月十六日筆錄）然被告機關未給予原告此等說明及修改說明書機會，逕將原告專利申請撤銷，該行政處分是在有諸多其他選擇之情形下，逕採對人民財產權損害最大的方式為之，此種行為，不僅嚴重違反前開行政程序法第七條所揭諸之比例原則，構成行政裁量權之濫用，亦且違反行政行為之平等原則（行政程序法第六條），而對原告施予差別待遇。
㈢又，被告機關本於其職權，應予系爭專利申請審慎審查之機會。然其先予系爭專
利申請暫准專利權於前，並依法公告系爭專利，使本案之專利內容公開於公眾，卻又率爾據異議人之若干證據即逕撤銷系爭專利權，此種行為，亦已違反行政程序法第八條，行政行為應以誠實信用方法為之，且應保護人民正當合理之信賴之規定。蓋系爭專利共四十八項而僅有二項申請項疑有不具可專利性已如前述。倘被告機關係基於此二申請項不具可專利性，於專利申請初始階段駁回系爭專利申請，則因全案內容尚未公開，原告尚有機會為若干修正後重新申請而可望獲核專利。惟於全案公告後，被告機關僅因二項申請項疑有不具可專利性之理由，即逕撤銷系爭專利，使其餘四十六項專利申請項因已公開於眾，而喪失再次申請專利之權利，原告信賴被告機關之專業判斷而卻遭突襲撤銷其專利申請，致損害財產權之情事，被告機關之行為實已嚴重違反前開信賴原則，而應予撤銷。
㈣訴願制度目的之一係使不當或不法之行政行為在受司法審查前，可享有行政自省
之機會而使人民對行政行為可有合理之信賴，俾使司法資源不致因此浪費。故若一不當或不法之行政行為因遭訴願而受訴願機關審議時，訴願機關本應按諸所有情事而為適法且適當之決定，以全訴願制度所設立目的。詎訴願機關於訴願階段雖已明暸原告提出刪除或修改申請專利範圍第四十六及第四十八項之事實，但未予以審酌，亦未命被告機關就此部分表示意見，而被告機關亦以原告所提修正係於訴願階段，非其所能審酌之範圍為由，堅稱本案專利應予撤銷。原訴願機關及被告機關此種昧於行政一體而推脫其行政責任之行為，亦已違反訴願法第五十八條第二項，原行政處分機關應先行重新審查原處分是否合法妥當，並自行撤銷或變更原行政處分，以及第八十一條，受理訴願機關應以決定撤銷原行政處分之全部或一部，並得視事件之情節，逕為變更之決定或發回原行政處分機關另為處分之規定。故原訴願決定及行政處分應予撤銷。
原告為求本案迅速解決，自願刪除申請專利範圍第四十四項及第四十八項以弭爭
議查被告機關對系爭專利第四十四項及第四十八項申請專利範圍認不具進步性，對其餘四十六項申請則肯定其專利性。原告固不贊同被告機關對第四十四項及第四十八項之主張，但為使本件紛爭及早落幕，並使原告專利權益及早確定，特主動刪除申請範圍第四十四項及第四十八項（已於九十年三月十九日呈請刪除見附件八），從而兩造告間對本件專利申請已無歧見且無訟爭必要，由此顯見，苟被告機關於異議審查階段，予原告溝通說明機會，原告於當時即可刪除該二爭議項，而免去本案訟爭，敬請一併審酌。
綜上，請判決如訴之聲明。
乙、被告主張：起訴理由一之（一）所述者並非事實，亦非系爭案是否具有發明專利之進步性之
考量所在。首先發光二極體或雷射二極體是一兩端子元件，在其兩端（ｐ型及ｎ型）必然各有一久已習知之以導電材料形成之歐姆接觸式電極，這是自不待言者；證據二之實施例４對應之圖９中即標示有以金鉑銀碲形成之ｐ側電極，證據四之圖示中均標示有ｐ側及ｎ側之電極。另一方面，該證據二已揭示ｎ型及ｐ型含鋁氮化物半導體GaAlN之覆蓋層，ｎ型或ｐ型之GaN覆蓋層，以及夾置於上述分隔之ｎ型與ｐ型疊層中間之含銦氮化物半導體GaInN之量子井活化層；同時系爭案第四十四項獨立項之界定內容顯示其中之含銦氮化物半導體係與GaN等效而可互相取代者；同理可知，證據四亦是在分隔之ｐ型與ｎ型之含鋁氮化物半導體GaAlN層及GaN層之中間夾置一含銦氮化物半導體InGaN量子井活性層。相較之下可知系爭案第四十四項及第四十八項兩獨立項之實質疊層架構已揭示於上述證據二及四，其間之微子差異並非其實質技術特徵之所在，例如將其中某一導電型之GaN層與GaAlN層互相交換，或是在活性層之某一側多介入一AlGaN層；其仍是該等已習知層之單純局部交換或增設，係熟習該項技術者所能輕易完成者，仍難符合發明之進步性要件。況且該第四十四項及第四十八項獨立項中均完全未界定各疊層之能隙之相對大小，而僅界定其主要之導電型式及化合物型式而已，故相關於各疊層之能隙特性實際上與該等獨立項所界定之內容並不相干，起訴狀理由中對此部分所強調者與該等獨立項是否合乎專利性之問題重點之所在不相干。
原告於訴願階段所提之申請專利範圍修正本，顯然為被告於異議審查階段所無法
考量者。況原告在審查階段即曾已提出申請專利範圍之修正本且已准予修正，同時其在其異議答辯理由書中亦強調該修正本係明確而合宜者；其於訴願階段再次提出之申請專利範圍修正本實非本局於異議階段所得審究者。
綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。
丙、參加人主張：參加人答辯之事實及理由引用被告答辯狀所載，另補充陳述如下：異議證據二及證據四已經揭露系爭案的全部技術內容，提到系爭案第四十四和第四十八項只是例示性的舉例，並不是說異議證據二及證據四只揭露系爭案之第四十四和四十八項技術。
理由
一、按「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：一、到局面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、補充或修正說明書或圖式。」系爭案異議審議時專利法第四十四條第一項定有明文。惟對於申請專利範圍有數個項目，其中部分項目雖不符合專利要件，但其餘項目符合專利要件之情形，基於專利申請案核准或核駁之整體性，無論於申請案或異議案審查階段，專利專責機關之裁量餘地已萎縮至零，而均應依職權限期通知專利申請人縮減其申請專利範圍，將不符合專利要件的項目刪除。如期限屆滿，申請人仍不縮減其申請專利範圍，始得予以核駁，否則僅因申請專利之部分項目不符合專利要件，未經限期通知修正，即將整個專利申請案予以核駁，或審定異議成立，即有違比例原則。次按「依（專利法第四十四條）第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」、「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」系爭案異議審議時專利法第四十四條第四項、第六十七條第一項分別定有明文。觀其意旨，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會。對於審定公告之發明專利案，專利申請人於審定異議成立，應不予專利後之行政救濟中，所呈遞申請專利範圍修正本，如僅係修正申請專利範圍過廣之情事，而非變更申請案之實質者，基於同一立法意旨，被告即有重行審酌之必要。否則，若令申請人重新提出申請，因申請時點重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在我國專利法第二十七條採先申請主義下，勢將使其喪失適用「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利」規定之先機；如果同一申請案在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與我國相互承認優先權，重新提出申請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請可能逾越第一次在外國提出申請專利之次日起十二個月，而不得享有優先權，均顯非立法本意。故原告修正縮限其本案申請專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其本案申請專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要（最高行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。又經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三五號訴願決定意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要」。
二、查系爭第00000000號「氮化物半導導體裝置」發明專利案，係一種具有氮化物半導體層結構之氮化物半導體裝置，其依序包括：一含銦氮化物半導體之量子井結構之活性層（Ａ層）；能隙大於該Ａ層之第一氮化物半導體層（Ｂ層）；能隙小於Ｂ層之第二氮化物半導體層（Ｃ層）；能隙大於Ｃ層之第三氮化物半導體層。系爭案乏另一設計是一種氮化物半導體裝置，其依序包括：ｎ型含銦氮化物半導體或ｎ型氮化鎵之第一ｎ型層；ｎ型含銦氮化物之第三ｎ型層；及含銦氮化物半導體之第二ｎ型層者。而參加人所舉異議證據二為一九九五年九月五日公開之日本特開平0－000000號專利案，證據三為一九九四年八月二十三日公開之日本特開平0－000000號專利案，證據四為一九九四年一月二十八日公開之日本特開平六－二一五一一號專利案，證據五為一九九五年十一月十日公開之日本特開平0－000000號專利案，證據六為一九九四年六月二十四日公開之日本特開平0－000000號專利案，證據七為一九九五年之JapaneseJournalofAppliedPhysics,Vol.34,L.0000-0000之學報論文，證據
八、九為一九九六年十月十一日公開之日本電子情報通信學會「信學技報」
Vol.96No.292P.15-20及P.81-88兩篇論文。被告以異議證據三、五、六、七、八、九均不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，惟異議證據二之疊層結構及證據四之半導體層結構已具有系爭案申請專利範圍第四十四項及第四十八項等獨立項所界定之技術內容，故系爭案為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，爰為異議成立之處分。此有系爭案之異議審定書附卷可稽。
三、本院查系爭案之申請專利範圍共有四十八項，而被告機關對於第四十四項及四十八項以外之各項，於異議審定書，並未具體說明系爭案有何應不予專利之理由，僅認為異議案所附證據二及四已包含系爭案第四十四項及第四十八條兩獨立之主申請項所界定之技術內容云云。而據被告於審理時陳稱申請專利範圍第一、十四、二十三、三十二等項在敘述能隙，另外第四十四、四十八項在敘述疊層結構，不涉及能隙，以上是獨立項，其他項則是附屬項（對上開獨立項的細部敘述）等情觀之，可知縱使第四十四項、第四十八項及其附屬項第四十五項、第四十六項不符合專利要件，其餘項目仍可獨立存在，且異議審定書既未具體說明系爭案第一項至第四十三項有何應不予專利之理由，足見原審定認此部分符合專利要件，並無違誤，則依前揭說明，被告機關理應先限期通知原告刪除第四十四項、第四十八項及其附屬項第四十五項、第四十六項，如原告不願修正，始將系爭案全部為異議成立之處分。詎被告機關竟未給予原告任何說明或修正之機會，僅因二個獨立申請項不符合專利要件，即就系爭案全部為異議成立，應不予專利之處分，此不但有違專利法鼓勵創新之意旨，且顯不符比例原則，其裁量權行使，難謂無濫用之嫌。何況原告於訴願階段已提出申請專利範圍修正本，將原第四十四項之技術內容予以縮減，並刪除原第四十八項，迨訴願決定後，復於九十年三月十九日向被告機關呈請刪除系爭案之申請專利範圍第四十四至四十八項（見本院卷內原證五），足見原處分認定系爭案不具進步性之事實基礎已然變更，揆諸前開說明，系爭案是否仍不具可專利性即有由被告重行審酌之必要。
四、綜上所述，原處分既有違比例原則，且對原告於行政救濟階段所送申請專利範圍修正本未及審酌，訴願決定未將將原處分撤銷，命被告重行審查而逕予維持原處分，即有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許，惟本件既事關被告對專利異議案之第一次處分權，自應由被告重行審查而為適法之處分，原告起訴意旨併請求命被告機關作成異議不成立之處分，尚難謂為有理由，應予駁回。又本件既應由被告重行審查而為適法之處分，且原告於行政救濟中已向被告機關呈請刪除系爭案之原申請專利範圍第四十四至四十八項，則有關實體之爭點，包括異議證據二及四是否已揭露系爭案第四十四項及第四十八項兩獨立項所界定之技術內容？本院即無審究之必要，併此敍明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中華民國九十一年三月十四日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法官姜素娥
法官陳國成法官林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年三月十五日
書記官林孟宗