裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第971號判決
裁判日期：民國96年10月25日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決
96年度訴字第00971號原告匯文科技股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人乙○○
桂齊恆 律師（兼送達代收人）複代理人 謝智硯 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丁○○
戊○○
參加人韓商‧恩派國際股份有限公司（MPIOINTERNATION
ALCo.,Ltd.）代表人丙○○Chung訴訟代理人 邵瓊慧 律師（兼送達代收人）
蘇儀騰 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國96年1月16日經訴字第09606060270號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國（下同）89年3月21日以「MPIO設計圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「滑鼠、鍵盤、音響喇叭、掃瞄器、數位照相機、網路音樂播放機（MP3Player）」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第957748號商標。嗣94年5月13日參加人以系爭商標有違修正前（註冊時）商標法第37條第7款、第11款、第14款及現行商標法第23條第1項第12款、第14款及第16款之規定，對之申請評定。依據現行商標法第91條第2項規定，對商標法修正施行前註冊之商標，於商標法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及商標法修正施行後之規定均為違法事由為限。案經被告審查，認系爭商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，其是否仍有註冊時商標法第37條第7、11款及現行商標法第23條第1項第12、16款規定之適用，毋庸再予審究，而以95年
8月28日中台評字第940182號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之商品，是否該當註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
⒈按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服
務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊」，固為商標法第23條第1項第14款之規定，惟此一法條之立法目的在於保護商標創用人及維護交易市場之秩序，是其構成要件除以系爭商標與據以異議商標構成近似外，尚須據以異議商標有「先使用」之事實，且限於商標申請人與先使用者間有「契約」、「業務往來」、「地緣」或「其他關係」之情形，因而知悉他人商標存在者，始有適用之餘地。而其「所謂『其他關係』雖是一概括規定，惟依立法解釋仍須有類似前開之情形方屬之；亦即應有類似前開『契約、業務往來、地緣』之情形方屬之。故所謂『其他關係』應係指例如；商業、僱佣、承攬等情形方屬之」（本院94年度訴字第798號判決內容參照），是若兩造間不具有法條所列舉之關係或相類似之關係，竟據上述法條而撤銷商標之註冊，即難謂無所違誤。
⒉被告僅據參加人檢送之韓國、日本註冊資料及商品說明書
影本，即認定參加人有先使用據以評定之「MPIO」商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）於網路音樂播放機商品上之事實。惟前述註冊資料固可證明參加人於系爭商標申請日（即89年3月21日）前，於日本、韓國取得商標註冊保護之意思，惟其是否於提出商標申請註冊當時即已使用據爭商標，尚須其他相關資料以為佐證，是以前述商標註冊資料，應無法作為參加人有先使用據爭商標之證據。至於被告所認定之1999年商品說明書，乃附隨商品贈送之私文書，其是否確於西元1999年所印刷？並無其他具公信力之證據佐證，則其真實性明顯堪虞，倘無其他有關商品具體、實際銷售、行銷資料可供參酌，實難單以一本商品說明書影本，即認定參加人有先使用據爭商標之事實。另以前述說明書與參加人所檢送之網路音樂播放器（INTERNETMUSICPLAYER）型號相同，即認參加人於西元1999年確有使用據爭商標亦難令人甘服。蓋參加人所檢送之網路音樂播放器上並未標示該商品之製造日期，亦無出廠資料或銷貨單據可資佐證，則單憑一張商品照片，實難證明該網路音樂播放器商品非參加人臨訟故製。
⒊被告另以原告與參加人為競爭同業而謂原告有「以不正競
爭行為搶先申請註冊之情事」乙節。依現行商標法第23條第1項第14款之適用，應以商標申請人與先使用者間有「契約」、「業務往來」、「地緣」或「其他關係」之情形始足當之。惟參加人於評定階段所檢送之資料，既無法證明有先使用據爭商標之事實，即難以推論原告有知悉其商標之可能，此外亦無直接證據足以證明原告如何因「契約」、「地緣」、「業務往來」或其他商業上之關係知悉參加人商標之存在。則參加人、被告均未能舉證原告如何因經營事業之便而知悉據爭商標之存在，自難率以雙方具有同業競爭關係，即論定原告必然知悉據爭商標之存在。
⒋再衡諸經驗法則，原告如欲搶先註冊他人之商標，以達不
正競爭之目的，當係該他人商標為著名商標，或已有廣泛銷售之情形。惟依參加人於評定階段所檢送之資料，實不難發現參加人大量使用據爭商標之日期，係在系爭商標註冊後，亦即參加人商標於系爭商標申請日之前，不僅未在臺灣地區使用，在韓國、日本等地亦無具體使用之證明，則據爭商標於系爭商標申請時，既未廣泛使用而為同業所知悉，亦未達著名之程度，原告如何憑空預知據爭商標之存在，因而加以抄襲？⒌商標法第23條第1項第14款之適用，係以維持商場秩序，
禁止基於一定關係知悉他人先使用之商標而惡意搶註為其規範範圍。另依商標法第1條之規定，保障商標權及消費者利益與維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展亦均為商標法之立法目的，倘若不論有無關係存在，只要與他人先使用之商標相同或近似，縱無惡意搶註之事實，一概認有商標法第23條第1項第14款之適用，則不免矯枉過正，妨害正當商標權人保障合法權利，而有影響市場公平競爭及工商企業正常發展之虞。另依被告所編印商標法逐條釋義所闡明上述法規之適用前提，亦仍以有剽竊搶註、影響商場秩序之情形始有適用，並非漫無標準，無限擴大其適用。被告及參加人均未能舉證證明原告如何因「契約」、「地緣」、「業務往來」或其他商業上之關係而知悉據爭商標存在，其處分即無理由。至於原處分中以系爭商標與據爭商標均使用「MPIO」為設計基礎，而推論原告必然知悉據爭商標存在等，實係羅織之詞。蓋系爭商標與據爭商標於外觀上並非相同或近似，且系爭商標圖樣上之外文「MPIO」為普通字母之組合，乃原告擷取外文Media、Player、Input、Output四字之字首所設計之商標，其中Me
diaPlayer為多媒體播放器之意，Input與Output則意在強調媒體播放器之具有多媒體輸入與輸出之功能，且無論Media、Player、Input或Output，均為網路媒體播放器相同業習見習用之單字，自難以取材字母之偶同，即謂原告商標係出抄襲，則商標既出於自創，於申請註冊前亦未能知悉在韓國、日本已有他人以相同之字母組合申請商標註冊，自難推論原告有搶註他人商標之事實。
⒍參加人另案對原告提出之廢止案件，現正繫屬於本院審理
中，該案件尚未有終局之判決，且廢止案件與評定案件所適用之法條不同，自難據廢止案之如何作為系爭商標是否為惡意抄襲之準據。況原告於該廢止案中確有舉出在臺灣使用商標之證據，並非如參加人所言，有連續三年未使用之情事。
㈡被告主張之理由：
⒈修正前商標法第37條第14款規定：「相同或近似於他人先
使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊。但得該他人同意者，不在此限。又商標法第23條第1項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務來往或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。前揭規定之意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（經濟部經訴字第09106110350號訴願決定意旨參照，本院90年度訴字第456號判決亦採相同之見解。）⒉本件系爭商標之外文雖略經設計，仍清晰可見係「MPIO」
，與參加人據爭商標相較，二者均有相同之外文「MPIO」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二造商標來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。
⒊本件據參加人所檢送之註冊資料影本觀之，參加人早於西
元1998年起，即以據爭商標在韓國、日本等國申請商標註冊，復觀其檢送之西元1999年據爭商標商品之使用說明書，堪認在系爭商標於89年3月21日申請註冊之前，參加人已有先使用據爭商標於網路音樂播放機商品之事實，且近年來各大平面、電子媒體亦可見其相關報導。
⒋本件衡酌「MPIO」非既有之外文單字，該文字具其獨創性
，以之作為商標向被告申請註冊者，僅本案參加人及原告，且參加人早先使用之「MPIO」商標與系爭商標圖樣相較，二者均使用外文「MPIO」為設計基礎，且於外文「O」內均有相同概念之代表音樂器材播放（PLAY）之三角形圖樣設計，又二造復屬競爭同業，是原告以相同之外文「MPIO」作為系爭商標申請註冊，並指定使用在網路音樂播放機等與據爭商標商品性質同一或極為類似之商品，實難諉為巧合，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。
㈢參加人主張之理由：
⒈系爭商標與據爭商標屬近似商標：
①商標之近似與否，應以具有普通知識經驗之商品購買者，
施以普通購買人之注意，異時異地隔離及通體觀察其主要部分有無引起混同誤認之虞，作為判斷之標準（改制前行政法院61年判字第5號判例、49年判字第3號判例參照）。
審查基準第5.2.5條則規定：「商標給予商品／服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能混淆的近似程度。」②系爭商標係由「M」「P」「I」「O」四個大寫英文字母所
組成，並於「O」的中心部分置以反白之三角形「△」。而據爭商標，亦由「M」「P」「I」「O」四個大寫英文字母所組成，使用時「O」的中心部分亦置代表音樂播放之三角形「△」，兩者不僅外觀極為近似，讀音亦相同，異時異地隔離觀察，具有普通知識經驗之消費者施以普通之注意，實有產生混淆誤認之虞。
⒉系爭商標使用於MP3Players及音響喇叭等商品，而據爭
商標亦指定使用於MP3Players、錄音帶等商品。二商標實際使用之商品均為MP3Players，是二商標乃指定使用於同一或類似之商品，此乃原告所不爭之事實。
⒊系爭商標於89年3月21日向被告申請註冊，而據爭商標則
早於87年已在韓國、日本、新加坡等國申請註冊，並於88年起在我國使用，此有參加人於申請評定時所提之韓國、日本、新加坡商標註冊證影本、據爭商標商品之使用說明書影本以及各大平面、電子媒體就參加人「MPIO」MP3Player之報導影本可稽。足見據爭商標於系爭商標申請註冊之日前，已有先使用之事實。
⒋原告知悉使用在先之據爭商標：
①依被告所編印之商標法逐條釋義所示，商標法第23條第1
項第14款「旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人搶註其商標時的權利救濟機會」、「其他關係應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護」。
②最高行政法院91年度判字第2221號判決則表示：「次查系
爭商標圖樣，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第12類之鋼圈、輪圈、汽機車及其零組件商品，而據以異議商標使用於車輛等商品，查汽車鋼圈、輪圈及其零組件為汽車車輛之一部分，二者商品關聯性非常密切，參加人既從事汽車零組件之生產買賣，不難因而知悉使用於汽車商品之據以異議商標存在，似與經驗法則不違」。若系爭商標與據爭商標指定使用商品關連性非常密切者，則申請人知悉據爭商標存在，乃符經驗法則。
③系爭商標與據爭商標均使用於MP3Player此一近年新興之
高科技產品，則依上開最高行政法院判決意旨，原告理應知悉據爭商標之存在。
④原告所營事業為光電輸出入設備、電子研究開發等業務，
其董監事為臺灣良得電子股份有限公司，所營事業亦屬電子設備、零組件等相關業務，則原告及其董監事既身為MP
3Player之製造者，對據爭商標自應知之甚詳。況且，標有據爭商標之MP3Player商品自88年起，即廣受平面或電子媒體之報導，原告在明知據爭商標存在之情形下，竟以幾乎完全相同於據爭商標之系爭商標使用於相同之MP3Player商品上，此種抄襲並搶先註冊之手段，實為商標法第23條第1項第14款所欲禁止之行為。
⒌證據本身已非常充分，不須以使用發票作為證據。又商標
法第23條第l項第14款並不以著名為要件，係為預防原告此種抄襲之行為。另有一廢止之案件可證原告並未使用系爭商標，係惡意抄襲據爭商標。
理由
壹、程序方面：本件原參加人韓商‧恩派股份有限公司（MPIOCo.Ltd）於本件訴訟繫屬中，將其在台之全部商標權移轉予韓商‧恩派國際股份有限公司（MPIOINTERNATIONCo.Ltd），茲韓商‧恩派國際股份有限公司具狀聲明承當訴訟，並經原告及被告同意，核無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：一、．．．十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」；「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、．．．十四、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」分別為系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所規定。其規範意旨均在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，是申請人如因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用之商標之存在，未徵得他人之同意，而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務申請註冊者，即應認有前開條款規定之適用，而不得註冊。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由。
二、經查，系爭商標與據爭商標均由外文「MPIO」所組成（詳如附圖1、2所示），系爭商標於外文「O」設有代表音樂器材播放（PLAY）之三角形圖樣設計，參加人於使用據爭商標時「O」的中心部分亦置代表音樂播放之三角形，整體觀之，二者應屬高度近似之商標。又系爭商標指定使用於「滑鼠、鍵盤、音響喇叭、掃瞄器、數位照相機、網路音樂播放機（MP3PLAYER）」商品，而據爭商標使用於網路音樂播放機（INTERNETMUSICPLAYER）商品，屬同一或類似商品。次查，參加人申請評定所提證據1為「MPIO」商標之韓國、新加坡、日本、澳洲、歐盟等註冊證書及美國與墨西哥之申請證明影本；證據2為「MPIO」品牌MP3網路音樂播放器、數位音樂播放器於西元2004年及2005年間參加台北資訊月展覽、榮獲德國iF產品設計大獎等廣告及媒體報導資料；證據3為94年4月15日申請抄錄之原告公司變更登記表；證據4為註冊第969957號「esounds」商標資料；證據5為無法辨識製造日期之「esounds」產品及包裝照片影本；證據6為無法辨識製造日期之「MPIO」品牌（舊）產品（由參加人之母公司Digitalway.Co.,Ltd.產製）及包裝照片影本；證據7為標示最佳造型2004ComputerDIY之「MPIO」品牌（新）產品照片影本；證據8為「MPIO」產品於各國銷售分佈圖；證據9為「MPIO」公司創立於西元1998年之簡介及2002年、2003年產品參展及得獎歷史；證據10為參加人與其母公司Digitalway.Co.,Ltd.於西元1999年產製之「MPIO」產品及其使用者指南；證據11為標示西元2001年10月之「MPIO」產品照片。其中僅證據1及10所顯示之日期在系爭商標申請註冊日之前，而證據1為商標註冊之靜態資料，固無法認定為商標使用證據；惟證據10之西元1999年（民國88年）「MPIO」商品使用者指南，其上所標示型號與該網路音樂播放器（INTERNETMUSICPLAYER）上之型號相同，可證明參加人早於系爭商標之申請註冊日即已將據爭商標使用於網路音樂播放器。又依前揭證據資料，雖無法證明原告與參加人具有契約、地緣、業務往來關係，惟參加人係MP3網路音樂播放器製造、販賣商，而原告公司登記之營業項目（前揭證據3所載），為光電輸入輸出設備之研究開發及進出口買賣業務、電子及電腦之研究開發及進出口買賣業務、通訊產品設備之研究開發及進出口買賣業務．．．等，其董監事為臺灣良得電子股份有限公司，所營事業亦屬電子設備、零組件等相關業務，亦有參加人於本院提出之原告公司基本資料查詢明細可稽，則原告與參加人應具競爭同業之關係。再參諸據爭商標圖樣上之外文「MPIO」係參加人之公司名稱，並非既有之外文單字（於坊間字辭典及網路字典均未查得該字），即該文字具有獨創性，且參加人早於系爭商標之申請註冊日即已將據爭商標使用於網路音樂播放器，故足認於系爭商標89年
3月21日申請註冊前，原告因與參加人間之競爭同業關係，而知悉據爭商標之存在，其未徵得參加人之同意，以與之構成高度近似之系爭商標申請註冊於同一或類似商品，自有違系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第
1項第14款之規定。原告稱系爭商標外文乃擷取外文Media、Player、Input、Output四字之字首所設計之商標，非先知悉據爭商標而抄襲等云，尚難採信。
三、綜上所述，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，尚無不合。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國96年10月25日
第四庭審判長法官陳國成
法官李玉卿法官陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年10月25日
書記官陳又慈