智慧財產法院98年度行商訴字第161號判決

裁判字號：智慧財產法院98年行商訴字第161號判決

裁判日期：民國99年01月21日

裁判案由：商標異議

智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第161號民國98年12月31日辯論終結原告美商金泰曲有限公司（Genentech,Inc.）代表人甲0000000（訴訟代理人 劉法正 律師（兼送達代收人）
楊祺雄 律師複代理人邱毓嫺律師被告經濟部智慧財產局代表人乙○○（局長）住同上訴訟代理人丙○○
參加人德商‧拜耳先靈製藥公司代表人克里斯丁‧ 夏克 （C訴訟代理人 黃靜嘉 律師複代理人 劉鎮瑋 律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國98年6月24日經訴字第09806114190號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件訴訟，判決如下︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國96年8月1日以「INOVISTA」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第5類之「治療心血管疾病之藥品藥劑；治療腫瘤性疾病之藥品藥劑；治療免疫性疾病之藥品藥劑；治療血管新生疾病之藥品藥劑；治療眼部疾病之藥品藥劑；治療發炎性疾病之藥品藥劑」商品，向被告申請註冊，經核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告於97年3月24日向被告申請減縮系爭商標指定使用之商品，經被告於97年5月13日以（97）智商0267字第09780195510號函核准系爭商標減縮指定使用商品為「藥品藥劑，即治療免疫性疾病之抗體」商品。嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12、13及14款規定，對之提起異議。經被告審查，以98年2月25日中台異字第970459號商標異議審定書認系爭商標有違反商標法第23條第1項第13款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年6月24日經訴字第09806114190號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項之規定，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：㈠參加人主張系爭商標之註冊有依法應予撤銷之情形，而向被
告提起異議。被告不外以：系爭商標有同法第23條第1項第13款情事為據，而作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，且稱由於參加人未敘明系爭商標有符合同法同條項第14款之理由，故將該部分主張予以駁回，至於同法同條項第12款事由，因系爭商標已依同條項第13款撤銷註冊，而毋庸論究。案經原告提起訴願後，訴願機關僅以系爭商標與據以異議之註冊第312806號「ISOVIST」商標（下稱據以異議商標，如附圖二所示）近似、且其指定使用之商品屬同一或類似，不能排除相關之消費族群混淆誤認為由，駁回訴願。惟被告就原告所呈字典、網路檢索資料等證據，及系爭商標與據以異議商標之指定使用商品的特殊性，置而不論，其認事用法有重大違誤。
㈡系爭商標並無違反商標法第23條第1項第13款之規定：
經濟部93年4月28日訂定發布之「混淆誤認之虞審查基準」第2點揭櫫，商標的近似與商品／服務的類似，應該是在判斷有無「混淆誤認之虞」時，其中的二個參酌因素，而條文（即商標法第23條第1項第13款）中所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為「混淆誤認之虞」的成立，這二個因素是一定要具備的。不過在反面推論時，則要注意在商標近似及商品／服務類似要件具備的情形下，雖然導致混淆誤認之虞的機率極大，但並非絕對必然的，有可能因為其他因素的存在，而無混淆誤認之虞。因此，在商標近似及商品類似之因素外，若存在其他相關因素，應儘可能予以參酌考量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定。本案中由於二造商標圖樣仍可區辨，指定使用商品具高度專業性，無致相關消費者混淆誤認之虞，應無商標法第23條第1項第13款之適用。
⒈系爭商標與據爭商標二者不構成近似：
按前揭「混淆誤認之虞審查基準」第5.2.5點規定：「商標給予商品／服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能混淆的近似程度」；第5.2.6.3點復規定：「拼音性之外文如英法德日語等，予消費者之印象重在於其讀音，在比對時自應以讀音比對為重」。
⑴就外觀而言：
被告固稱系爭商標與據以異議商標字首字母相同、同具有「OVIST」等字母，且僅有起始第二個字母「N」及「S」、字尾有無「A」等差異云云，惟其忽略相關消費者對於拼音文字係以「音節」予以辨識、記憶。以此觀諸二商標圖樣，首先以「I」為首之英文單字繁多，消費者自無可能僅憑字首即進行商品來源判斷，而須連貫唱呼整個單字。其次，系爭商標共有4個音節，據以異議商標則有3個音節，二商標之第2音節分別為「NO」、「SO」，末一音節則分別為「TA」、「VIST」，足資消費者據以辨識。
再按，「在比對文字商標之外觀、觀念或讀音時，應特別注意的是要考慮個案之不同，不可將機械式的比對，套用於所有案件，例如英文字詞間，5個字母有4個字母相同，構成近似的可能性固然較高，但仍應視個案而定」，「混淆誤認之虞審查基準」第5.2.6.7點規定甚詳。據此，系爭商標與據以異議商標固同具有「OVIST」等字母，仍不應機械式比對，而仍須參酌二者間音節、讀音、觀念暨其他審酌因素綜合判斷。
⑵就讀音而言：
參酌如原證5號之英漢字典可知，據以異議商標「ISOVIS
T」之重音在第一音節；至於系爭商標「INOVISTA」，重音落在第三音節，足見二者不但外觀迥異，讀音方面亦差異甚鉅。
⑶就觀念而言：
據以異議商標為一「固有字」，其除為造影劑「碘十醇」之外文名外，在建築空間學上意指「可視範圍」、「視域」、或「視覺領域」；系爭商標則為原告首創之「創意性商標（fancifulmark）」，並無任何固有意義，較之據以異議商標係一有固有意義之「選用商標（arbitrarymark）」，系爭商標不但識別性強，於觀念上亦與據以異議商標有重大區別。
⑷綜此，系爭商標與據爭商標整體於外觀、讀音、觀念上俱
差異甚大，並無致相關消費者混淆誤認之虞。被告無視於此，單以二商標同具有「OVIST」等字母即謂二商標近似之機械性比對方式，於法不合。
⒉系爭商標與據以異議商標二者指定使用之商品類別分具其特殊性，無致相關消費者混淆誤認之虞之近似：
⑴按「混淆誤認之虞審查基準」第5.2.2點規定：「判斷商
標是否近似，首先應確立的是應以誰的角度來觀察…至於專業性商品如藥品，或單價較高之商品如汽車，其消費者多為專業人士，或購買時會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨，判斷近似的標準自然高於一般日常消費品之消費者」；第5.3.4點復規定，原則上在判斷商品類似問題時，可先從商品功能考量。
⑵查系爭商標指定使用之商品為「藥品藥劑，即治療免疫性
疾病之抗體」，該商品並非普通日常消費品，而係須經醫師診斷使用之處方藥，銷售管道為醫療院所，終端消費者為具高度智識及辨識能力之醫師，病患須按處方說明暨醫囑使用，以治療免疫性疾病，斷無自行選購該商品之可能；據以異議商標指定使用之商品則為「西藥、X光線之造影劑」，該商品屬於醫療攝影過程中所使用之注射液，以發揮受攝影器官或組織顯影之效用，並不具有任何治療疾病之功效，係專供醫療院所或實驗室之檢驗師等專業人士所用之檢驗藥物，終端消費者為具有專業知識之檢驗師，病患亦無由自行接觸、選用該商品。
⑶綜上，二商標除於外觀、讀音、觀念皆有重大不同已如前
述外，由其銷售管道皆為醫療院所，終端消費者分別為醫師或檢驗師等專業人士，而非普通消費者等情，足徵二商標併存註冊並未有任何致相關消費者混淆誤認之虞。
⒊二造商標指定使用商品不同，自無致混淆誤認之虞之可能：
按商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商標法第17條第6項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」，「混淆誤認之虞審查基準」第5.3.
3點對此著有明文。又審查基準第5.3.2點規定：「商品及服務近似檢索參考資料」，雖為實務上判斷商品或服務類似與否極為重要之參考資料，但仍應注意該參考資料之編纂主要目的係在供檢索之用，至於在個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。如前所述，二造商標使用之商品分別為「抗體」及「造影劑」，實可一望即知二者用途之差異無礙。被告僅以二者商標俱指定使用於「藥品」項下，即驟認二者商品類別類似，全未審酌二者商品之特殊性及功能，已有認事用法之違誤。
㈢綜上，系爭商標與據以異議商標可辨識其不同，而其指定使
用商品分別為生命健康關係重大之醫療用抗體與身體檢驗用之造影劑，其終端消費者為具有醫療專業知識的醫師、藥劑師或檢驗師，注意力較一般消費者為高，加之二種商品功能全然不同（一為醫療用，一為檢驗用），實無致混淆誤認之虞，無商標法第23條第1項第13款規定之適用。
㈣被告雖於98年11月23日準備程序辯稱，系爭商標並無固定發
音，且發音應以消費者立場決定如何發音云云，惟參酌英文單字「vista」（意為遠景、展望）之發音方式，依英文發音規則，一個英文字詞僅有一個重音。因此，系爭商標當然只有一個固定發音。
㈤縱使據以異議商標之商品可見於一般藥房（假設語氣），依
前揭「混淆誤認之虞審查基準」第5.2.2點，相關消費者購買時亦會投以較高之注意。更何況，系爭商標商品並無可能見於一般藥房，因此其與據爭商標並無致使相關消費者混淆誤認之可能。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：㈠本件系爭商標業經被告核准減縮後指定之商品為「藥品藥劑
，治療免疫性疾病之抗體」商品，並公告於97年6月1日出版之第35卷第11期商標公報，合先敘明。
㈡按商標法第23條第1項第13款本文規定：商標「相同或近似
於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。依前揭法條規定，商標近似及商品或服務類似二項為必須具備要件。而判斷是否有致混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞審查基準」，列有各項相關參考因素，本案存在之相關因素之審酌如下：
⒈商標是否近似暨其近似之程度：
商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。本件系爭商標係由外文「INOVISTA」所構成，據以異議商標係由外文「ISOVIST」所構成，二者相較，兩造商標圖樣均僅由外文所單純構成，除字體書寫態樣一致外，字首「I」字母相同，且僅第2個字母「N」與「S」不同及字尾「A」字母有無之些微差異，其餘5個字母「OVIST」排列順序均相同，此外，並無其他顯著足資區辨之文字圖樣組合，整體觀之，二者於外觀上予消費者寓目印象相似，讀音上，於實際交易連貫唱呼之際亦有相似之處，二商標若標示在相同或類似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
⒉商品是否類似暨其類似之程度：
本件系爭商標減縮後指定之商品為「藥品藥劑，即治療免疫性疾病之抗體」商品，與據以異議商標指定使用於「西藥、Ｘ光線之造影劑」商品相較，二者均屬藥品等性質相同或相近之商品，其用途、功能、產製者、行銷管道、場所等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬同一或類似之商品，其所指定使用之商品間類似程度極高。
㈢兩造商標圖樣整體予人之寓目印象構成高度近似，復均指定
使用於藥品等類似程度極高之商品等相關因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，從而本件系爭商標之註冊，揆諸前開說明，自有前揭商標法第23條第1項第13款規定之適用。
㈣至原告主張系爭商標與參加人之「GADOVIST」商標同時在美
國獲准註冊，以及參加人放棄在美國註冊之「ISOVIST」、「FENOVIST」及「SONOVIST」等3件商標之商標權一節，核屬各國國情不同，適用法律有別，且與本案無涉，尚難執為本案應准予註冊之有利論據。
四、參加人聲明求為駁回原告之訴，並主張：㈠除同意被告所述外，判定商標是否近似要以普通知識的消費
者來判斷是否會造成混淆誤認，系爭商標與據以異議商標，一般消費者均無從知悉其發音，由外觀而言，起首字母I及OVIST均為相同，且兩者商標均使用第5類商品，行銷管道近似，確實容易使消費者產生混淆誤認之虞。
㈡藥品是使用在一般消費者，所謂的醫師、藥劑師並不是實際的消費者，是否會混淆還是要以一般消費者來判斷。
㈢是否致生混淆應視消費者是否知悉，而原告承認系爭商標與據以異議商標之販售管道有部分相同。
五、本件兩造之爭點：原處分以系爭商標有違商標法第23條第1項第13款之規定，而撤銷系爭商標之註冊，就參加人主張商標法第23條第1項第14款部分予以駁回，並敘明就同項第12款部分無庸審究，原告不服，提起訴願，經濟部作成訴願駁回之決定，是以本件首應審究者為系爭商標是否有商標法第23條第1第13款規定之適用？
六、得心證之理由：㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商
標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相同或類似商品/服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈡商標是否近似暨其近似之程度：
次按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（審查基準5.2.1）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。經查，系爭商標係由外文「INOVISTA」所構成，據以異議商標係由外文「ISOVIST」所構成，二者相較，兩造商標圖樣均僅由外文所單純構成，除字體書寫態樣一致外，字首「I」字母相同，且僅第2個字母「N」與「S」不同及字尾「A」字母有無之些微差異，其餘5個字母「OVIST」排列順序均相同，此外，並無其他顯著足資區辨之文字圖樣組合，整體觀之，二者於外觀上予消費者寓目印象相似，讀音上，於實際交易連貫唱呼之際亦有相似之處，二商標若標示在相同或類似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
㈢商品是否類似暨其類似之程度：
又按類似商品係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係（審查基準5.3.1）。查本件系爭商標原所指定使用之「治療心血管疾病之藥品藥劑、治療腫廇性疾病之藥品藥劑、治療血管新生疾病之藥品藥劑、治療眼部疾病之藥品藥劑、治療發炎性疾病之藥品藥劑」商品固經原告申請減縮確定在案，並公告於97年6月1日出版之第35卷第11期商標公報，然減縮後指定之商品為「藥品藥劑，即治療免疫性疾病之抗體」商品，與據以異議商標指定使用於「西藥、Ｘ光線之造影劑」商品相較，二者均屬藥品等性質相同或相近之商品，其用途、功能、產製者、行銷管道、場所等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬同一或類似之商品，其所指定使用之商品間類似程度極高。
㈣本件審酌兩造商標圖樣整體予人之寓目印象構成高度近似，
復均指定使用於藥品等類似程度極高之商品等相關因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，從而本件系爭商標之註冊，揆諸前開說明，自有前揭商標法第23條第1項第13款規定之適用。
㈤原告固訴稱二商標指定使用之商品銷售管道皆為醫療院所，
消費者更為專業人士，並非普通消費者；且單由「造影劑」及「抗體」此二名稱觀之，一般具有普通知識經驗者，皆可清楚分辨此為不同用途之商品云云。惟查系爭商標與據以異議商標之圖樣相較，兩者予人寓目印象極為近似者，已如前述，復均指定使用於同一或類似之藥品藥劑、西藥等商品，縱如原告所述其相關之消費族群於購買時會施以的注意程度通常高於一般日常用品，仍無法排除消費者會將兩商標商品誤認為相同來源，或其商標之使用人間存有特定關係之混淆誤認情事。
㈥至於原告主張系爭商標與參加人之「GADOVIST」商標（商標
圖樣如附圖四所示）同時在美國獲准註冊，以及參加人放棄在美國註冊之「ISOVIST」（商標圖樣如附圖二所示）、「FENOVIST」（商標圖樣如附圖三所示）及「SONOVIST」（商標圖樣如附圖五所示）等三件商標之商標權等情，因各國國情不同，適用法律有別，且與本件無涉，尚難執為系爭商標應准予註冊之有利論據。另原告於訴願階段所提出註冊第746836號「鈣穩EVISTA」等多件商標，訴稱被告既於第5類藥品商品及第35類藥品零售服務核准「-VISTA」商標與據以異議商標併存，基於商標審理一貫基準及公平原則，亦足認為系爭商標與據以異議商標不近似云云：然查其所舉各該案例其圖樣與系爭商標或據以異議商標均有差別，要屬另案審酌之問題，自難比附援引執為本件有利之論據。
㈦本件系爭商標既應依商標法第23條第1項第13款規定撤銷其
註冊，則是否尚有同條項第12款規定之情事，即無庸審究，併予敘明。
七、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1項第13款規定不得註冊之情形。被告所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國99年1月21日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官陳忠行法官曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國99年1月21日
書記官吳羚榛