裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第806號判決
裁判日期：民國93年07月08日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第八○六號
原告翡仕實業股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人丁○○兼送達複代理人 俞昌瑋 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同右訴訟代理人丙○○
參加人美商．優尼康赫斯國際公司代表人乙○○右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十二年一月七日經訴字第０九一０六一三一八七０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣參加人美商優尼康赫斯國際公司於民國（下同）八十二年十二月十四日以「BROZNINIANDUNICORNDESIGN」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第七十六類之眼鏡、太陽眼鏡、泳鏡、雪鏡、淺水鏡、望遠鏡、眼鏡盒、眼鏡套、眼鏡掛鍊及風鏡商品，向被告機關之前身經濟部中央標準局申請註冊，經該局准列為註冊第七六四○○八號商標（如附圖一，下稱系爭商標），嗣原告以系爭商標有違七十八年五月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第六、十二款之規定，檢據如附圖二之商標（下稱據以評定商標）對之申請評定，經被告認商標評定案件適用註冊時之規定，逕依八十二年十二月二十二日修正公布之商標法審查，爰認系爭商標之申請註冊有違其註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，以八十八年五月二十九日中台評字第八八○○八○號商標評定書為申請成立之處分。參加人不服，循序訴經本院於九十年三月二十二日以八十九年度訴字第八一八號判決撤銷原處分，著由被告另為適法之處分。案經被告重為審查，並據原告釋明依系爭商標註冊時八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七、十二款之規定申請評定，被告乃以九十一年八月二十七日中台評字第Ｈ九○○二三四號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應將系爭註冊第七六四００八號「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標評定為無效（即為申請評定成立之處分）。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
㈢參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未為任何聲明及陳述。
三、兩造之爭點：系爭商標是否襲用原告據以評定商標有致公眾誤信之虞？
甲、原告主張之理由：
一、查原告據以評定之註冊第五九五二０七號「力抗及圖LICORNE」與系爭註冊第七六四００八號「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標圖樣近似，為本件相似之評定案歷次之處分及改制前行政法院八十九年判字第九七七號、八十六年判字第二九七號、八十五年判字第二三四九號判決、及最高行政法院九十年判字第四十一號判決可稽，依據前述判決記載其認定理由略為「外文『LICORNE』為法文獨角獸之意，於一般法漢字典均有記載，國人並不難知悉其意，其與據以評定商標圖樣之外文『UNICORN』及獨角獸圖形意義相同，觀念上亦不無使人產生混同誤認之虞，為近似之商標云云」，合先敘明。
二、再查原告據以評定之「力抗LICORNE」及獨角獸圖形，經長期大量廣告及行銷，於鐘錶商品已為國內消費者所熟知，被告依據原告所提註冊證、報章雜誌、廣告宣傳等相關證據資料，已被認定為據以評定商標已為相關大眾所知。至於被告機關認為二商標並行多年，因此不致使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞。查該處分之主要理由係以參加人美商優尼康赫斯國際公司以其前手美商白朗西尼有限公司，早於西元一九四七年即使用獨角設計圖「UNICORNDESICTN」，「UNICORN」於各種衣服、眼鏡、皮包、靴鞋等商品上之商標，除於美、英、澳、挪威等世界多國獲准註冊（包括眼鏡商品）外，六十八年起亦於我國取得註冊第一０九二四四號「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標專用權於眼鏡類商品（未延展業已消滅），其商品復透過全球性及他區性之各種報章雜誌廣告廣泛宣傳持續多年，於西元一九七九年之「NEWYORKTIMES」，更有西元一九七七年及一九七八年營業額之報導。此有參加人檢送之各國商標註冊證、相關一九七五年、一九七七年、一九七九年、一九八二年及一九八四年之報章雜誌廣告、七十六年經濟生活日誌封面影本、一九七九年被授權廠商使用之商品目錄等證據資料在卷可稽。足見參加人所有系爭商標之信譽及其表彰商品之品質可謂已為一般商品購買人所知悉。
三、從而被告原處分理由是否足以證明無使一般消費者對其表彰之商品來源或產生主體上的混淆？應有可議。
㈠美商白朗西尼有限公司係參加人之前手，但其營業僅止於西元一九七八年，據查該公司於當年因營業不善即為休業，迄參加人購該商標時，並無營業。
㈡西元一九七二年雖於我國取得註冊第五三五八二、一０九二四四號商標，但因白
朗西尼公司已休業，所以商標未辦理延展，可見其對商標在台之保護及專用權之放棄一斑。
㈢縱使美商白朗西尼公司在西元一九七七年於美國使用，但僅止於服飾類，未曾在
台灣有行銷或販賣之事實，更何況是眼鏡商品，而原告在台近二十年推廣據以評定商標於鐘錶，而鐘錶及眼鏡又同屬於相同之行銷管道，因此，二商標極可能發生混淆。
乙、被告主張之理由：
一、商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為九十二年五月二十八日修正前商標法第五十二條第一項所明定。又依同法第七十七條之一第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第七六四○○八號商標係於八十六年六月一日核准註冊，其商標之評定核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。又本件原告（即申請評定人）原以系爭商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第六、十二款規定對之申請評定，惟因主張法條與事實理由不符，經被告通知原告釋明依註冊時商標法第三十七條第一項第七、十二款規定申請評定，合先敘明。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定，惟其適用應以該他人之註冊商標有效存在為前提要件。查本件原告主張系爭註冊第七六四○○八號「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標，與據以評定之註冊第五九五二○七號「力抗及圖LICORNE」商標圖樣近似，二者復指定使用於同一或類似商品，有使消費者對其所表彰之商品來源或營業主體發生混同誤認之虞，有註冊時商標法第三十七條第一項第十二款規定之適用乙節，經查，本件原告據以評定之註冊第五九五二○七號「力抗及圖LICORNE」商標，業經被告以中台評字第八九○一八四號商標評定書，依註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定評定其註冊為無效確定在案，則其商標專用權既不復存在，自無依本款之規定拘束他人申請註冊之效力，是本件系爭註冊第七六四○○八號「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標之申請註冊，應無本款規定之適用。
三、商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言；又本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。本件原告主張其據以評定之「力抗LICORNE」及獨角獸圖形，經其長期大量廣告及行銷，於鐘錶商品已為國內消費者所熟知，系爭商標以相同之獨角獸圖形指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、泳鏡等商品，有使人混淆誤認之虞，應有前揭條款規定之適用。查本件據原告檢送之註冊證、報章雜誌、廣告宣傳等相關證據資料，固堪認據以評定商標已為相關大眾所知悉；惟查，參加人之前手美商白朗西尼有限公司，早於西元一九四七年即使用獨角獸設計圖「UNICORNDESIGN」、「UNICORN」於男女服飾等商品，除自西元一九七二年即於我國取得註冊第五三五
八二、一○九二四四號商標專用權外，亦廣於美、英、澳、挪威等世界多國獲准註冊，其商品復透過全球性及地區性之各種報章雜誌廣告廣泛持續行銷多年，於西元一九七九年之「NEWYOUKTIMES」亦有參加人「UNICORNDESIGN」商標商品之西元一九七七、一九七八年營業額報導，該商標之知名度並經經濟部八十六年度訴字第八六六○七八四七號決定書認定在案，據此，自難謂參加人以該獨角獸設計圖作為本件系爭商標圖樣之一申請註冊有彷襲之嫌；此外，衡酌據以評定商標使用於鐘錶商品，與參加人以獨角獸設計圖使用於服飾、皮包、靴鞋等商品已併存使用多年且分別為消費者所知悉之事實，再參酌據爭商標於實際使用時，除獨角獸圖形外，通常與中文「力抗」或外文「LICORNE」合併使用，而系爭商標圖樣亦另有外文「BRONZINI」，是二造商標應可區辨，從而本件系爭商標之申請註冊，應無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體產生混淆誤信而購買之虞，揆諸上開說明，自無前揭條款規定之適用。綜上論述，被告原處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
理由
一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，固為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七、十二款所明定。惟該第十二款之適用應以該他人之註冊商標有效存在為前提要件。而所謂「襲用他人之商標有致公眾誤信之虞」，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊並有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。至於商標有無致公眾對其所表彰之商品來源或產銷主體發生混淆誤信之虞，應依下列各種因素綜合判斷之：⒈知名度（是否著名）。⒉商標圖樣近似程度。⒊商標圖樣是否具有創意。⒋商標所指定使用商品之相關及類似程度。⒌商品銷售網路或販賣陳列之處所。⒍購買人對商品種類、價格及其性質之注意程度。⒎使用商標之事實及時間。⒏其他足以證明有致公眾誤認誤信之虞之可能因素。（被告之前身經濟部中央標準局於八十五年九月編印之商標手冊第五十八頁參照）如二商標在市場上長期併存使用多年，已各自建立信譽，縱令彼此有些近似，客觀上亦難謂有使一般商品購買人對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞。又依法條文義，前揭商標法第三十七條第一項第七款之立法目的顯在杜絕剽竊抄襲他人已使用之商標或標章，冀圖獲准註冊之僥倖歪風，故商標圖樣有無本款規定之適用，應依其申請註冊當時之事實認定之。
二、本件經被告機關重為審查略以：原告據以評定之註冊第五九五二○七號「力抗及圖LICORNE」商標，業經被告機關以九十年二月十三日中台評字第八九○一八四號商標評定書，評定其註冊為無效確定在案，則其商標專用權既不復存在，自無依前揭商標法第三十七條第一項第十二款之規定拘束他人申請註冊之效力，是本件系爭商標之申請註冊，應無該款規定之適用。次查，據原處分卷附原告檢送之註冊證、報章雜誌、廣告宣傳等相關證據資料，固堪認據以評定商標已為相關大眾所知悉；惟參加人之前手美商白朗西尼有限公司，早於西元一九四七年即使用獨角獸設計圖「UNICORNDESIGN」、「UNICORN」於男女服飾等商品，除自西元一九七二年即於我國取得註冊第五三五八二、第一○九二四四號商標專用權外，亦廣於美、英、澳、挪威等世界多國獲准註冊，其商品復透過全球性及地區性之各種報章雜誌廣告廣泛持續行銷多年，於西元一九七九年之「NEWYOUKTIMES」亦有關係人「UNICORNDESIGN」商標商品之西元一九七七、一九七八年營業額報導，該商標之知名度並經經濟部八十六年度訴字第八六六○七八四七號決定書認定在案，據此，自難謂參加人以該獨角獸設計圖作為本件系爭商標圖樣之一部分申請註冊有仿襲之嫌；此外，衡酌據以評定商標使用於鐘錶商品，與系爭商標以獨角獸設計圖使用於服飾、皮包、靴鞋等商品已併存使用多年，且分別為消費者所知悉之事實，再參酌據以評定商標於實際使用時，除獨角獸圖形外，通常與中文「力抗」或外文「LICORNE」合併使用，而系爭商標圖樣亦另有外文「BRONZINI」，是二商標應可區辨，從而，本件系爭商標之申請註冊，應無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體產生混淆誤信而購買之虞，自無前揭商標法第三十七條第一項第七款規定之適用，乃就原告之申請評定案為申請不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張參加人之前手美商．白朗西尼有限公司營業僅止於西元一九七八年，在我國取得註冊第五三五八二號、第一○九二四四號商標亦因未延展註冊而消滅，縱有使用也僅止於服飾類，尚難證明系爭商標之使用無使一般消費者對其表彰之商品來源或產生主體混淆云云。
三、本院查：㈠原告據以評定之註冊第五九五二○七號「力抗及圖LICORNE」商標，業經被告機
關於九十年二月十三日以中台評字第八九○一八四號商標評定書，評定其註冊為無效確定在案（見原處分卷第一二四、一五二頁），則其商標專用權既不復存在（自始無效），自無依前揭商標法第三十七條第一項第十二款之規定拘束他人申請註冊之效力，是本件系爭商標之申請註冊，應無該款規定之適用。
㈡系爭「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標圖樣及其近似之「UNICORNDESIGN
facingleft」、「UNICORNDESIGNfacingright」等商標圖樣，俱為獨角獸之設計，均為參加人前手美商白朗西尼有限公司於西元一九四七年首創使用於各種衣服、眼鏡、皮包、靴鞋等商品上之商標，除於美、英、澳、挪威等世界多國獲准註冊（包括眼鏡商品）外，六十八年起亦於我國取得註冊第一○九二四四號「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標專用權於眼鏡類商品（未延展業已消滅）；其商品復透過全球性及他區性之各種報章雜誌廣告廣泛宣傳持續多年，於西元一九七九年之「NEWYORKTIMES」，更有參加人西元一九七七年及一九七八年營業額之報導。此有參加人檢送之各國商標註冊證、相關一九七五年、一九七七年、一九七九年、一九八二年及一九八四年之報章雜誌廣告、七十六年經濟生活日誌封面影本、一九七九年被授權廠商使用之商品目錄等證據資料在卷可稽（參見本院八十九年訴字第八一九號及八十九年訴字第八一八號商標評定案全卷）。足見參加人所有系爭商標連同其近似商標圖樣之信譽及其表彰商品之品質於本件申請註冊時可謂已為一般商品購買人所知悉。另參加人之前手高士實業股份有限公司亦曾以近似之「龍馬SEMPREUNICORN」圖樣使用於眼鏡及其組件，於七十七年八月十六日在我國獲准註冊為第四一一一七三號「龍馬SEMPREUNICORN」商標，參加人乃據此另案主張本件原告據以評定之註冊第五九五二○七號「力抗及圖LICORNE」商標，申請註冊時係在上開註冊第四一一一七三號「龍馬SEMPREUNICORN」商標註冊日之後，且兩者近似，復均指定使用於相同之眼鏡類商品，而有違註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，對之提起評定，已經被告於九十年二月十三日以中台評字第Ｈ00000000號商標評定書，為本件原告據以評定之註冊第五九五二○七號「力抗及圖LICORNE」商標之註冊應為無效之評決（已確定，有如前述）。據此，自難謂參加人以該獨角獸設計圖作為本件系爭商標圖樣之一部分申請註冊有仿襲之嫌。
㈢原告於七十五年十二月十六日起始以與據以評定商標相同之中文「力抗」、外文
「LICORNE」及獨角獸圖形，獲准註冊第三四八五五九及三五○四三二號「力抗及圖Licorne」商標專用權於鐘錶及其組件、錶帶商品，並獲准延展註冊在案，且陸續於美國、大陸地區、義大利、香港、韓國等國獲准註冊。又原告自七十六年起至七十九年，始陸續於遠東、明曜、鴻源百貨股份有限公司設有力抗、LICORNE鐘錶專櫃，及於八十年及八十一年之一手車訊雜誌、台灣鐘錶眼鏡雜誌、工商時報、中時晚報等報章雜誌刊登廣告等情，有其提出之上開百貨公司鐘錶專櫃契約書、報章雜誌廣告及一手車訊雜誌社、台灣鐘錶眼鏡雜誌社、亞洲週刊社、台北之夜雜誌社、商周文化事業股份有限公司、華尚文化事業股份有限公司、英瑞企業股份有限公司、勤達廣告有限公司等出具之廣告費收據在卷可稽。直至八十一年九月四日原告始將該「力抗及圖LICORNE」商標申請註冊使用於眼鏡及其組件，於八十二年四月十六日獲准註冊為本件據以評定之第五九五二○七號商標。凡此固可證明該包含有中文「力抗」、外文「Licorne」及獨角獸圖形品牌之鐘錶產品已持續在我國市場廣告行銷多年，該商標亦應為我國一般消費者所熟知。然衡酌系爭「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標於八十二年十二月十四日申請註冊使用於眼鏡類商品之前，即為參加人或其前手，連同其他近似商標實際使用於各種衣服、眼鏡、皮包、靴鞋等商品多年，並與據以評定之「力抗及圖Licorne」商標使用於鐘錶及其組件，再申請註冊使用於眼鏡及其組件，併存甚久，且分別為消費者所熟悉之客觀事實，消費者對兩者之差別應能有所辨識；再參酌據以評定商標於實際使用時，除獨角獸圖形外，通常與中文「力抗」或外文「LICORNE」合併使用，而系爭商標圖樣亦另有外文「BRONZINI」，是二造商標客觀上尚非不能區辨。從而參加人於實際使用系爭「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標在眼鏡類商品多年，甚至在其前手高士實業股份有限公司以其比較原告據以評定之商標更早申請及獲准註冊之近似之「龍馬SEMPREUNICORN」商標使用於眼鏡及其組件多年後，再申請將該「BRONZINIANDUNICORNDESIGN」商標申請註冊指定使用於眼鏡及其組件商品，客觀上，尚難謂有使一般商品購買人對其所表彰之商品來源或產銷主體與據以評定之「力抗及圖Licorne」商標所表彰者發生混淆誤認之虞，自無前揭商標法第三十七條第一項第七款規定之適用。
四、綜上所述，被告機關認系爭商標無違反前揭商標法第三十七條第一項第七、十二款之規定，所為申請評定不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為申請評定成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十三年七月八日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官姜素娥
法官陳國成法官林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年七月八日
書記官余淑芬