裁判字號：臺灣高等法院96年重上更(一)字第186號民事判決
裁判日期：民國97年04月29日
裁判案由：給付違約金等
臺灣高等法院民事判決96年度重上更㈠字第186號上訴人柏杉國際有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 林孜俞 律師被上訴人大宇雅品實業股份有限公司法定代理人乙○○○訴訟代理人李旦律師
江俊賢 律師上列當事人間請求給付違約金等事件，上訴人對於中華民國94年10月19日臺灣臺北地方法院93年度訴字第3721號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於97年2月26日言詞辯論終結，判決如下：
主文原判決反訴部分關於命上訴人給付超過新台幣參佰參拾貳萬柒仟壹佰貳拾肆元本息，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判（確定部分除外）均廢棄。
上廢棄部分，被上訴人在第一審之反訴及其假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
第一、二審及發回前第三審訴訟費用，本訴部分由上訴人負擔；反訴部分除確定部分外，由上訴人負擔百分之九十九，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
一、本訴部分：㈠本件上訴人主張：伊於民國88年10月22日與日商有限會社小
峰製作所（即S.FengCo.，下稱 小峰 製作所）簽訂「contraire」之商標（下稱系爭商標）授權合約。嗣於89年6月5日再與被上訴人簽訂系爭商標授權合約書（下稱系爭合約），就「男性襯衫」（下稱系爭商品）授予被上訴人商標使用權。伊於授權之時，即對被上訴人表示伊係受小峰製作所之授權而使用該外國商標，以及該外國商標並未在我國註冊。然被上訴人竟以系爭商標未於我國註冊為藉口，拒不依系爭合約第3條第1項第3款：「乙方（被上訴人）應自本合約生效日起至期滿為止就每一合約年度應保證下列之最低銷貨淨額於合約年度之首日，將每一年度之權利金之總額以支票兩紙之半數……交付甲方（上訴人）」之約定，於93年7月1日前交付新台幣（下同）150萬元之支票作為系爭合約第五年度之權利金，伊自得請求該150萬元之權利金。又因被上訴人未經伊事前書面同意，自行於市面上之百貨公司發行宣傳廣告，違反系爭合約第5條第1項：「……宣傳廣告之內容，或促銷之方法、使用之文字、用具或其他促銷內容，應事先以原稿或副本通知甲方，並應取得甲方之書面同意後始得進行」之約定，故伊亦得依系爭合約第12條第1項：「乙方如違反本合約……第五條……應將權利金交付甲方作為懲罰性違約金……」約定，請求被上訴人給付第四年度權利金數額110萬元中之50萬元作為違約金。另伊已支出律師費6萬元，得一併依系爭合約第12條第3項：「本合約因第1項、第2項規定而終止時，對於甲方所受之損害，乙方應負損害賠償責任。甲方因本約所支出之律師費，視為甲方之損失」之約定，請求被上訴人如數給付。爰依系爭合約之法律關係，求為命被上訴人給付206萬元（即第五年度權利金150萬元、違約促銷廣告違約金50萬元、律師費6萬元），及自起訴狀繕本送達之翌日即93年9月7日起加計法定遲延利息之判決〔其中6萬元原請求自民事擴張聲明狀送達翌日即94年2月23日起加計法定遲延利息，上訴人現請求自起訴狀繕本送達之翌日起計息，因總請求金額未逾原起訴請求之410萬元，故此6萬元乃屬原請求範圍內之金額流動（流用），應為原請求金額所包括，故此部分利息之請求部分，尚無擴張應受判決事項聲明之情形。至上訴人原本訴請求未給付權利金同額之違約金150萬元、違約促銷廣告之違約金另60萬元，合計210萬元本息部分，上訴人已受敗訴判決確定，因未繫屬於本院，於此不予贅載〕。
㈡被上訴人則以：伊於93年5月間，發現市場上另有儂特公司
亦使用系爭商標販售衣服類商品。經查證後，發現訴外人永誼公司於84年間，因業務往來而得知與其有其他商標授權業務往來之法商斐洛德公司擁有「contraireLOUISFERAUD」商標，永誼公司遂搶先向經濟部中央標準局申請註冊系爭商標（即「contraire」商標），經該局准列為註冊第00000000號商標。惟因法商斐洛德公司於知悉後，即向經濟部中央標準局提出評定之申請，經經濟部智慧財產局認為系爭商標應屬法商斐洛德公司所有，永誼公司之商標註冊無效。故上訴人即無權授權伊於男性襯衫上合法使用並予保護。從而上訴人既為給付不能，伊即委由律師於93年6月8日以存證信函通知上訴人，因系爭合約以不能之給付為標的，應為無效；並以伊意思表示錯誤、被詐欺為由，撤銷訂約之意思表示；再以可歸責於上訴人之事由致給付不能為由，解除契約；則上訴人自不得為任何請求等語，資為抗辯。
二、反訴部分：㈠被上訴人主張：系爭合約既有上述無效原因，或經撤銷、解
除而失其效力，伊自得依不當得利或回復原狀之法律關係，求為命上訴人返還歷年來已收取之權利金3,333,699元，並加計自反訴起訴狀繕本送達翌日即93年12月8日起法定遲延利息之判決（被上訴人原反訴請求之金額為3,400,000元，但其中66,301元本息部分，業經更審前本院判決被上訴人勝訴確定，於此不贅，僅論述其餘未確定之本息請求部分）。㈡上訴人則以：系爭合約所約定之系爭商標，並非指法商斐洛
德公司之「contraireLOUISFERAUD」商標，而係日商小峰製作所之系爭商標（即「contraire」商標），伊自有權授與被上訴人使用。兩造所簽訂之系爭合約，主要給付內容為「系爭商標之使用」於襯衫商品，及伊是否提供新式樣、流行設計圖樣、款式供被上訴人開發新產品，以及伊是否投入資金刊登廣告（包括平面、電子媒体）以推廣系爭商標之知名度，使品牌形象廣為消費者所熟悉及接受等項，並無明確以「系爭商標應受商標法合法保護」為契約之主要內容。伊於兩造簽約後，既已提供系爭商標予被上訴人使用，即已依約履行債務，無給付不能之情事發生，亦無以不能之給付為契約之標的，更無施用任何詐術令被上訴人為錯誤之意思表示，則被上訴人依民法第226條、256條規定解除契約；或依同法第246條第1項規定主張契約無效；或依同法第88條、第92條撤銷系爭契約，均於法不合。且被上訴人於93年6月8日為解除契約之意思表示前，已確實使用系爭商標於系爭商品上，並銷售於全國各大百貨公司，其使用系爭商標所得之利益，遠超過其所給付之權利金，自無損害可言。則被上訴人自不得依不當得利或回復原狀之法律關係，請求伊返還已付之權利金云云，資為抗辯。
三、原審就本訴（即206萬元本息請求）部分，為上訴人敗訴之判決，即駁回上訴人之請求；而反訴（即3,333,699元本息請求）部分，則為被上訴人勝訴之判決，即判命上訴人如數給付。上訴人不服，提起上訴，聲明：㈠原判決第一項關於本訴駁回上訴人請求被上訴人給付206萬元本息部分廢棄；㈡原判決第二項關於反訴部分除確定部分外均廢棄；㈢第一項廢棄部分，被上訴人應給付上訴人206萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息；㈣第二項廢棄部分，被上訴人在第一審之反訴及其假執行之聲請均駁回。
被上訴人則聲明：上訴駁回。
四、查兩造於89年6月5日簽訂系爭合約，由上訴人就商標法施行細則所定商品及服務分類表（下稱分類表）第25類之系爭商品，授予被上訴人系爭商標（即「contraire」商標）之使用權，授權期間為89年7月1日起至94年6月30日共五年。系爭合約前言載明：「緣乙方（被上訴人）了解甲方（上訴人）所取得contraire之授權範圍，並願在遵守該授權合約及本約規定之前提下，接受甲方針對本約商品獨家授權，於授權區域內製造、銷售本約商品」；第1條則約定定義：「商品：本約所稱之商品，指男性襯衫」、「授權區域：限於免稅商店以外之台灣地區」。而簽約後自89年7月1日起至93年6月30日止，被上訴人已給付上訴人四年度之權利金共七筆，金額合計340萬元。惟被上訴人迄未依系爭合約第3條第1項第3款之約定，於93年7月1日以前給付第五年度之1,500,000元權利金支票等情，為兩造所不爭執，復有系爭合約（見原審㈠卷10-13頁）、權利金統一發票及附表（見原審卷㈠127-134頁）在卷可稽，自堪信為真實。
五、上訴人主張其依系爭合約之給付義務，乃使被上訴人得以在系爭商品（即男性襯衫）使用系爭商標（即「contraire」商標），及提供新式樣、流行設計圖樣、款式供被上訴人開發新產品，與投入資金刊登廣告（包括平面、電子媒体）以推廣系爭商標之知名度，使品牌形象廣為消費者所熟悉及接受等項，並未約定系爭商標應經我國註冊，且其於訂約時已表明系爭商標未在我國註冊之旨云云，惟為被上訴人否認，辯以其為取得系爭商標在國內之獨家合法使用權，始與上訴人簽訂系爭合約，故上訴人應提供之給付內容為在國內受商標法保護（即已完成商標註冊）之商標等語。經查：
㈠觀諸系爭合約之約定，前言為簽約目的，第一條為商品及授
權區域，第二條為被上訴人須遵守上訴人指示義務，第三條為被上訴人給付權利金義務及契約生效要件，第四條為被上訴人禁止行為，第五條為被上訴人販賣促銷義務，第六條為被上訴人提出商品設計及樣品義務，第七條、第八條為被上訴人提出產銷、交易及活動紀錄供被上訴人檢查義務，第九條為被上訴人所負擔保義務及賠償責任，第十條為雙方保密義務，第十一條為商標及其他智慧財產權歸於被上訴人所有及上訴人協助排除侵害義務，第十二條為上訴人之終止權及被上訴人賠償責任，第十三條為被上訴人提前終止合約條件及禁止行為，第十四條為合約終止或屆滿後被上訴人義務，第十五條為不可抗力，第十六條為通知方式及地點，第十七條為準據法，第十八條為合意管轄，第十九條為合約期間及續約，第二十條為契約條款可分性。以上條文，除大部分均屬規範被上訴人單方所負義務之約定外，就上訴人之給付義務，僅有前言所稱「緣乙方（被上訴人）了解甲方（上訴人）所取得contraire之授權範圍，並願在遵守該授權合約及本約規定之前提下，接受甲方針對本約商品獨家授權，於授權區域內製造、銷售本約商品」等語有關，其中就得「contraire」究何所指，固未言明，但參照第四條、第六條條文中均有「本商標」之文字出現，再參照第十一條商標及其他智慧財產權：「⒈有關〔商品〕之商標權、著作權及其他智慧財產權歸屬甲方（被上訴人）所有」、「⒉有關〔商品〕之智慧財產權如被第三人侵害時，乙方（上訴人）負有迅速通知甲方之義務，並應協助甲方排除侵害」，及第十四條合約終止後之處理：「⒈本約終止之時，乙方應將與〔商品〕有關之一切權利及利益，包括但不限於商標權；著作權等移轉於甲方」等約定，該前言所稱之「contraire」，應指具有排他支配權性質之商標權。至上開第十一條、第十四條所稱之其他智慧財產權，應指與表彰有系爭商標之系爭商品相關之智慧財產權。因系爭合約未就上訴人應提供設計及廣告等之相關義務為具體約定，更未約定上訴人不履行時之相關責任，則被上訴人抗辯上訴人依約應提供在國內受商標法保護（即已完成商標註冊）之「contraire」商標授權，使其享有排他之支配權，在國內獨家販售附有系爭商標之系爭商品，此即為上訴人之主要給付內容一節，應屬可取。而上訴人主張尚包括提供設計圖樣、款式及廣告推廣云云，此涉及商標權以外之其他智慧財產權（包括著作權），雖亦在約定之內，但至多僅可謂係附隨給付，就此部分既無上訴人不履行時應負何種責任之約定，自難認係主要給付。
㈡上訴人主張其於訂約時，已向被上訴人明白表示系爭商標未
在我國註冊，並告知其係受日商小峰製作所之授權而使用系爭商標等語，固據提出存證信函及聲請訊問證人 黃常智 以實其說。然卷附台北三張犁郵局93年6月9日第583號存證信函所示：「關於敝公司取得contraire商標之授權已於甲乙雙方簽約時即清楚告知貴公司 吳志明 總經理」，及同郵局93年6月24日第616號存證信函所載：「貴公司之請求，早於簽約時即已說明」各等語（見原審卷㈠16至19頁），無非其單方面之陳述，尚不足為據。又證人黃常智為上訴人之總經理，又係系爭合約之上訴人代表人，其對系爭合約之內容及履行，有其深厚之利害關係，證言難期客觀及公正。況上訴人於系爭合約簽訂時，確為系爭商標在我國註冊之權利人（見下述六、㈣），且89年7月4日經濟部智慧財產局商標評定書上，上訴人仍列名為註冊人（見下述六、㈠、⒓），並提起訴願及行政訴訟（見下述六、㈠、⒔），顯見其於訂約時，應無不表明其為系爭商標之註冊權人之理，否則即有故意詐欺之可能（此部分未經認定，詳見下述）。從而上訴人此部分之主張，要與常理不合，不足採信。
㈢上訴人另主張系爭合約前言未表示其所授權者係經我國註冊
之商標，反而標明被上訴人了解其所取得系爭商標之授權範圍，並願在遵守該授權合約及本約規定之前提下，接受獨家授權之旨，可見兩造確未約定系爭商標係經註冊之商標云云。惟查，系爭合約簽訂時，上訴人仍為系爭商標在我國註冊之權利人（見下述六、㈣），則於上訴人舉證證明其於簽訂系爭合約時，曾提供其主張之與小峰製作所間之商標授權合約（見下述六、㈠、⒐）作為附件之前，尚難逕以其所提出之與小峰製作所間商標授權合約，即認其明知自己為系爭商標之我國註冊人，卻隱瞞此情，故意以並未在我國取得系爭商標註冊之小峰製作授權合約，為其授權被上訴人獨家使用系爭商標之權利來源。況上訴人於訂約時之系爭商標註冊，係來自永誼公司之轉讓（見下述六、㈠、⒈、⒊、⒌），則系爭合約前言之記載，亦無不合理之處，難為上訴人此部分主張之認定依據。
㈣至上訴人是否曾投入資金就系爭商標為廣告行銷，因非其依
系爭合約所負義務，縱令屬實，亦不影響系爭合約給付內容之認定。此外，前揭認定系爭合約之主要給付內容，係本院綜合兩造簽訂系爭合約之約定內容及探究當事人訂約時之真意而為之契約解釋，與未經註冊之商標是否可為授權契約標的一節，尚無必然關聯。
㈤按「商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專
用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限」、「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之」，92年5月8日修正前商標法第21條（現行法第27條、第29條參照）、第61條第1項（現行法第61條第1項參照）分別定有明文，故就本件兩造締結系爭合約時之有效法律而言，須經註冊之商標，在我國境內始得享有損害賠償、侵害排除、侵害防止之權利。被上訴人抗辯其願支付五年之權利金，以系爭合約約定所取得之授權者，應係受我國法律保護、可排除或防止他人侵害、已完成註冊之商標權等語，參諸系爭合約前言：「（被上訴人）接受甲方（上訴人）針對本約商品『獨家授權』，於授權區域（限於免稅商店以外之台灣地區）內製造、銷售本約商品（男性襯衫）」、第十一條⒉：「有關〔商品〕之智慧財產權如被第三人侵害時，乙方（被上訴人）負有迅速通知甲方（上訴人）之義務，並應協助甲方排除侵害」之約定，及系爭合約多係規範被上訴人義務之不對等內容，堪認被上訴人所稱其以系爭合約所欲取得者，乃受我國法律保護、享有專用權利之經註冊商標權一節，應屬可採，否則當無承諾至少支付60萬元、70萬元、100萬元、110萬元、150萬元等共五年高額權利金之理。上訴人主張系爭商標是否在我國完成註冊，尚非約定事項云云，即無足取。
六、承上，系爭合約約定之上訴人給付義務內容，為經我國註冊之系爭商標，既經認定，則就系爭商標之註冊情形及系爭合約之效力如何，析述如下：
㈠系爭「contraire」商標在我國就分類表第25類商品之註冊
、評定、移轉、授權等相關經過（見本院更㈠卷194-1、194-2頁）：
⒈85年10月14日永誼公司申請註冊「系爭商標」於分類表第25類商品（即衣服靴鞋帽子）（見原審卷㈡86頁）。
⒉85年12月30日法商斐洛德公司以「CONTRAIRELOUISFERAUD」為圖樣申請商標註冊（見原審卷㈠94頁）。
⒊86年9月1日永誼公司取得「系爭商標」在分類表第25類商品
、註冊號數00000000號之商標註冊證，期限至96年8月31日（見原審卷㈡87頁）。
⒋86年11月4日法商斐洛德公司向經濟部智慧財產局申請就「系爭商標」註冊評定為無效（見原審卷㈡88頁）。
⒌86年11月間「系爭商標」之註冊人由永誼公司移轉與上訴人，並於87年5月1日公告（見原審卷㈠109頁）。
⒍88年6月25日經濟部智慧財產局中台評字第880183號商標評
定書認定法商斐洛德公司就「系爭商標」之評定申請不成立（見原審卷㈡89、90頁）。
⒎88年7月27日法商斐洛德公司向經濟部智慧財產局對該局中
台評字第880183號商標評定書提起訴願（見原審卷㈡135、136頁）。
⒏88年8月30日「系爭商標」之註冊人再由上訴人移轉與小峰
製作所在台代理人 石犀 ，並於89年9月16日公告（見原審卷㈠109頁）。
⒐88年10月22日小峰製作所與上訴人訂立商標授權合約（見原審卷㈠6-9、51頁，中譯本見同卷47-50頁）。
⒑88年11月9日經濟部訴願決定書撤銷原處分（指經濟部智慧
財產局中台評字第880183號商標評定書）（見原審卷㈠110、111頁，原審卷㈡137、138頁）。
⒒89年6月5日上訴人授權被上訴人使用「系爭商標」（見原審卷㈠6-9頁10-13頁）。
⒓89年7月4日經濟部智慧財產局評定永誼公司已移轉與上訴人
之「系爭商標」註冊（註冊號數00000000號）無效（見原審卷㈡139-141頁）。
⒔89年11月29日經濟部駁回上訴人以註冊人身分所提起之訴願
，上訴人雖曾向台北高等行政法院提起行政訴訟，並經該院以90年度訴字第523號受理，但上訴人其後即撤回起訴，上開商標評定事件因而確定。
⒕91年1月1日經濟部智慧財產局公告「系爭商標」註冊無效（
指註冊號數00000000號），商標公報上並載明上開商標經評定無效之原因為「依商標法第三十七條第一項第七款之規定評決其註冊為無效業已確定」（見原審卷㈠112頁）。
⒖91年7月1日法商斐洛德公司之「ContraireLOUISFREAUD」
商標於我國獲准註冊，註冊號數0000000號，但於95年1月19日因迄未使用已滿三年，而遭小峰製作所申請經濟部智慧財產局廢止該商標獲准（見重上字卷㈠42-44頁）⒗93年5月25日起至同年7月12日止被上訴人曾五次委請律師發
函要求上訴人說明其所獲授權來源（見原審卷㈠96-106頁）。其中93年6月8日之律師函提及以錯誤、被詐欺為由，主張撤銷訂約之意思表示；並以給付不能為由，解除契約；再以以不能之給付為系爭合約標的為由，認系爭合約無效（見原審卷㈠98-100頁被證八）。
⒘94年1月18日小峰製作所向經濟部智慧財產局申請辦理商標
授權上訴人登記者，為商標法施行細則第9類、第14類、第18類、第24類等商品（見原審卷㈡93-102頁）。
18.2005年7月10日 徐慶賢 自小峰製造所取得商標而讓與上訴人之日文商標權移轉契約書中，包括「系爭商標」（見原審卷㈡103-112頁，尤其110頁）。
19.2006年6月1日小峰製作所取得分類表第25類crcontraire之我國商標註冊證（見重上字卷㈡6頁）。
㈡就上述過程，上訴人僅爭執第17項，主張94年1月18日小峰
製作所向經濟部智慧財產局申請辦理商標授權上訴人登記者，除第9類、第14類、第18類、第24類外，尚有第25類云云（見本院更㈠卷207頁），並提出移轉登記申請書、經濟部智慧財產局函等件為證（見本院更㈠卷212至226頁）。惟上開申請書及函所示之商標，非本件系爭「contraire」商標，而係「cr（『r』左右反寫）」，與系爭商標不同，自不容混淆。
㈢就上述過程，被上訴人僅爭執第8、9、18項，辯稱石犀並非
小峰製作所在台代理人，且上訴人與小峰製作所、徐慶賢間之商標授權或讓與合約均非真正，無證據能力云云（見本院更㈠卷201頁），因此部分尚不影響本件事實認定，故仍予暫列如上，但不予贅論。
㈣系爭「contraire」商標在我國並非未經註冊之商標，而係
由永誼公司於85年10月14日申請註冊，於同年9月1日取得註冊號數00000000號之商標註冊證，期限至96年8月31日；永誼公司於86年11月間將系爭商標移轉與上訴人，並於87年5月1日公告；上訴人再於88年8月30日將系爭商標移轉與訴外人石犀，並於89年9月16日公告（見上述⒈、⒊、⒌、⒏），是兩造於89年6月5日簽訂系爭合約時，系爭商標在我國之註冊權利人為上訴人，並已申請移轉與石犀，但未經登記並公告，依當時有效（86年5月7日修正後、91年5月29日修正前）商標法第28條第1項：「商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人」（現行法第35條）之規定，系爭商標之專用權利人仍為上訴人。至法商斐洛德公司於86年11月4日向經濟部智慧財產局申請就系爭商標之註冊評定為無效，該局於88年6月25日認定申請不成立，法商斐洛德公司於88年7月27日提起訴願，由經濟部於88年11月9日撤銷原處分，經濟部智慧財產局再於89年7月4日評定永誼公司已移轉與上訴人之系爭商標註冊無效，經濟部並於89年11月29日駁回上訴人以註冊人身分所提起之訴願，上訴人雖曾向台北高等行政法院提起行政訴訟，但其後撤回起訴，使系爭商標評定事件因而確定（見上述⒋、⒍、⒎、⒑、⒓、⒔）。依當時有效之商標法第33條前段：「商標專用權經撤銷處分確定者，自撤銷處分之日起失效」之規定，系爭商標註冊係由經濟部智慧財產局於89年7月4日評定無效，即為撤銷上訴人之商標專用權，上訴人對該處分雖提起訴願，但遭駁回，而其所提起之行政訴訟，又因撤回起訴致原處分確定，則上訴人之系爭商標註冊，應認自89年7月4日失效，已在系爭合約簽訂之後，不影響系爭合約之有效成立。是被上訴人抗辯系爭合約係以不能之給付為契約標的，依民法第246條第1項規定，應屬無效云云，尚乏所據。
至系爭商標之註冊，曾由上訴人於88年8月30日申請移轉予訴外人石犀，並於89年9月16日公告、石犀是否為小峰製作所在台代理人（見上述⒏）、訴外人徐慶賢是否確於被上訴人於93年6月8日解除系爭合約（詳見下述）後之94年7月10日自小峰製造所取得商標及讓與上訴人之日文商標權移轉契約書中，包括「系爭商標」（見上述18.）、小峰製作所於被上訴人解除系爭合約後之95年6月1日取得分類表第25類crcontraire之我國商標註冊證（見上述19.）等項，均不影響上揭認定。
㈤被上訴人雖又抗辯上訴人偽稱已取得系爭商標之權利，並藉
之欺罔其而與之訂定系爭合約；且上開事項亦屬當事人之資格，或授權契約交易上重要者，其於為意思表示內容時有錯誤。故其自得依民法第88條、第92條第1項之規定，撤銷訂定系爭合約之意思表示云云。惟查，系爭合約於89年6月5日簽訂時，上訴人確為系爭商標的登記註冊人，且其無隱瞞實情，故為虛為陳述之必要，已如上述，至其為系爭商標我國註冊人之身分，係於訂約後之89年7月4日始遭評定為註冊無效，此未必為兩造於該評定前所知悉，於被上訴人舉證證明上訴人確有欺罔事實前，難認上訴人有何欺罔行為，亦難認被上訴人有何意思表示錯誤情事。故被上訴人抗辯其可撤銷系爭合約之意思表示，使之自始失其效力一節，亦不足取。至上訴人與小峰製作所間之系爭商標授權一事，因於系爭合約簽訂時，小峰製作所並非系爭商標在我國經註冊之商標權人，且小峰製作所於2006年6月1日前，在我國未曾就系爭商標註冊或受讓包括系爭商品在內之系爭商標（該所僅就分類表第9、14、18、24類等商品註冊，與系爭商品係第25類者無涉，併見前述㈡），則上訴人是否為小峰製作所在我國之系爭商標授權廠商，已不影響前述系爭商標在我國註冊之經過及兩造間系爭合約之履行。
㈥惟「按繼續性之契約已開始履行者，由於無須因嗣後之債務
不履行情事，使其溯及的消滅契約關係，致增法律關係之複雜性，原則上固應以「終止」之方法消滅其契約關係，惟究不得執此即謂凡已履行之繼續性契約，均無容當事人行使法定或意定解除權之餘地，此觀民法第五百零二條第二項、第五百零三條、第五百零六條、第五百零七條之規定自明（最高法院95年度台上字第1731號判決參照）」。又「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害」、「債權人於有第二百二十六條之情形時，得解除其契約」，民法第226條第1項、第256條分別定有明文。系爭合約約定之主要給付，既係系爭商標於約定期間內之授權使用，兩造間之債之關係，尚非上訴人一次性之提供給付，即足以履行完畢，必須由上訴人於授權期間，繼續性提供系爭商標之獨家授權使用，為其給付內容，即上訴人負有不得於合約約定期間內擅自再授權他人或拒絕被上訴人使用系爭商標之不作為義務，故係以繼續不作為為其履行內容，應屬繼續性供給契約。本件兩造約定授權之系爭商標註冊，既於89年7月4日遭評定為無效，上訴人於是時即已喪失在我國之系爭商標專用權，無從再授權被上訴人使用，因而陷於給付不能狀態。茲被上訴人於93年6月8日委請律師為解除契約之意思表示，上訴人亦不爭執於是日收受該律師函（見上述⒗），則被上訴人抗辯其已於93年6月8日合法解除系爭合約，該合約已失其效力一節，堪予採信，且不因被上訴人於解除契約前，是否因使用未經註冊、不受保護之系爭商標於系爭商品而獲有利益，而有不同。
八、有關上訴人本訴請求部分：系爭合約既於93年6月8日經被上訴人解除而失其效力，則上訴人依系爭合約第三條約定請求被上訴人給付自93年7月1日起至94年6月30日止之第五年度權利金150萬元，即非有據。
上訴人另主張被上訴人擅自發行宣傳廣告，違反系爭合約第
5條第1項之約定，其得依系爭合約第12條第1項之約定，請求被上訴人給付第四年度權利金數額110萬元中之50萬元作為違約金云云，並提出廣告紙以實其說（見原審卷㈠20至22頁）。惟查觀之此項廣告紙，係中興百貨信義店因全館改裝清倉或封館拍賣而由該店所製發，其中雖列有被上訴人之系爭商品，惟此無非商品目錄，並非被上訴人擅自發出之宣傳廣告，核與系爭合約第5條約定本旨有間，上訴人亦不得據此請求第四年權利金數額中之50萬元賠償。此外，系爭合約係因上訴人給付不能而遭被上訴人依法解除在先，上訴人無從再為終止，即無系爭合約第12條第3項賠償律師費用約定之適用。故上訴人請求被上訴人給付第五年度權利金150萬元、違約金50萬元、律師費用6萬元，合計206萬元本息，即非有據。
九、有關被上訴人反訴請求部分：㈠按契約之解除，乃就現已存在之契約關係而以溯及的除去契
約為目的，於契約解除時，當事人雙方均有回復原狀之義務，固為民法第259條之明文，並經最高法院著為49年台上第1597號判例，惟此乃以規範一時性給付之法律關係為主要對象。至於繼續性供給契約倘於中途發生當事人給付不能時，民法雖無明文得排除解除契約後回復原狀義務規定之適用，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，並兼顧當事人間之公平，應類推適用民法第226條第2項：「前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償」規定之反面解釋法理，倘債務人已為一部給付，而該部分之履行，於債權人有利益時，債權人即不得拒絕該部之給付，當亦不得於已為給付後，再依回復原狀之法律關係請求返還。
㈡本件系爭合約所約定之上訴人主要給付義務，乃在我國境內
受我國商標法保護（即已完成商標註冊）之「contraire」商標授權；而該商標於系爭合約授權期間之89年7月1日起，至失效前之同年月4日止，仍屬註冊於上訴人名下之商標權，皆如上述，則被上訴人已給付該四日之授權權利金，既屬給付可能（即以期間觀察之一部可能），且上訴人已給付，被上訴人並因而受有利益，揆諸上開說明，被上訴人自不得請求返還，此部分之金額為6,575元（第一年權利金60萬元÷365天×4天，元以下四捨五入）。至其餘給付之權利金3,327,124元（3,333,699元－6,575元），依民法第259條第2款規定，應付加自上訴人受領給付時起之利息。茲被上訴人反訴請求自反訴起訴狀繕本送達翌日即93年12月8日起算之法定遲延利息，未逾上揭得請求範圍，自屬有據。至有關其他智慧財產權（包括著作權），雖亦在系爭合約約定之內，但至多僅可謂係附隨給付，已述之於前。依前揭民法第226條第2項規定之法理，該附隨給付部分因失註冊商標權之保障而對被上訴人難有利益（即從權利內容觀察），被上訴人自得拒絕給付該部分之權利金，而得請求返還。附此說明。
十、綜上所述，上訴人本訴請求被上訴人依系爭合約第3條第1項第3款給付第五年度權利金1,500,000元、依系爭合約第12條第1項、第2項共給付違約金500,000元、依系爭合約第12條第3項之規定給付律師費60,000元，暨各自起訴狀或擴張聲明狀繕本送達之翌日起，均至清償日止，按年息5％計算之法定遲延利息，即非正當，不應准許。被上訴人反訴主張依民法第226條、第256條、第259條第1款、第2款規定，請求上訴人給付3,327,124元及自93年12月8日起至清償日止按年息5%計算之利息，要屬正當，應予准許；逾此部分之請求，於法無據，不應准許。原審就上開本訴不應准許部分，及反訴應予准許部分，分別為上訴人敗訴及被上訴人勝訴之判決，核無違誤，應予維持。上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，其上訴應予以駁回。上開反訴不應准許部分，原審為被上訴人勝訴之判決，尚有可議。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為有理由，應由本院將此部分廢棄，改判駁回被上訴人在第一審之反訴及併失依附之假執行聲請。此外，因被上訴人依解除契約回復原狀之請求為有理由，其依不當得利之法律關係為請求部分，即無庸予以審酌。
十一、本件事證已明，兩造間其餘攻擊防禦方法及提出未經斟酌之證據，核與本院判斷結果無涉，爰不一一審酌及論述。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第79條，判決如主文。
中華民國97年4月29日
民事第十六庭
審判長法官沈方維
法官呂淑玲法官王淇梓正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中華民國97年5月2日
書記官吳碧玲附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。