智慧財產法院101年度行商訴字第45號判決

裁判字號：智慧財產法院101年行商訴字第45號判決

裁判日期：民國101年09月05日

裁判案由：商標廢止

智慧財產法院行政判決
101年度行商訴字第45號民國101年8月23日辯論終結原告 陳宗義 被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 林雅淳
參加人 宋智忱 訴訟代理人 陳郁婷 律師上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國101年3月19日經訴字第10106102430號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：原告原起訴以經濟部為對象，並請求「相對人原訴願決定書處分撤銷。」（本院卷第8至9頁），嗣於民國101年5月
7日具狀更正為被告（本院卷第44頁），並於同年7月10日當庭更正聲明為「訴願決定及原處分均撤銷。」經被告、參加人同意（本院卷第67至68頁），經核原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無行政訴訟法第111條第1項規定之適用，合先敘明。
二、事實概要：臺灣新生報業股份有限公司（下稱新生報業公司）前於民國
88年1月30日以「臺灣新聞報及圖TAIWANSHINWENDAILYNEWS」服務標章（圖樣中之「DAILYNEWS」聲明不在專用之列），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第41類之「圖書、雜誌之出版、發行」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第123747號服務標章（下稱系爭商標。如附圖1所示）。其後商標法於92年11月28日修正施行，依同法第85條第1項規定，已註冊之服務標章自修正施行當日起，視為商標。其後遞經移轉予原告所有，經被告於99年1月13日核准移轉登記在案。嗣參加人以系爭商標有同法第57條第1項第2款及第6款規定之情事，於100年3月7日申請廢止其註冊，經被告審查，以同年11月28日中台廢字第L00000000號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部101年3月19日經訴字第10106102430號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
三、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。並主張：㈠系爭商標與第123783號及126157號商標之商標權，原同屬新
生報業公司所有，且各商標所指定使用之商品或服務類別，其功能上互有關聯性。故判斷系爭商標是否有使用之事實，應結合第123783號及123747號商標之使用情形一併判斷，被告未將其合併辦理，實有不當。
㈡證5至證11可證明原告於100年3月7日申請廢止系爭商標註冊之前3年內，確有使用系爭商標之事實：
⒈原證5證明福盛新聞文化股份有限公司（下稱福盛公司）
經核准之所營事業有報紙業、新聞報業、雜誌出版業、圖書出版業等，將系爭商標授權福盛公司發行，因商標權與公司經營具有依存關係，自可證明系爭商標有使用之事實。
⒉證6中98年12月17日發行之台灣新聞報，雖僅有系爭商標
之中文部分，而欠缺外文及圖形部分，然該報既係於我國發行，依社會一般通念應無須加註外文，亦得認定原告已有使用系爭商標之事實。又100年3月17日發行之台灣新聞報雖晚於參加人申請廢止日期，然申請廢止並不代表系爭商標已經廢止，原告自有權使用系爭商標，且報業經營有其延續性，豈可任意切割，以3年作為認定系爭商標是否有使用事實之界線，應一併就3年前使用之證據審酌。
⒊證7即台灣新聞報社之空白廣告費收據、證8即台灣新聞
報發行人及其董事長兼社長 張天來 及所屬團隊成員之名片，雖無系爭商標圖樣，然證7為台灣新聞報自90年1月1日民營化後之使用證明，且廣告費收據、名片本無須加註商標使用或日期。
⒋證10即訴外人張天來100年5月25日之說明書已詳述台灣
新聞報之營運情形，並與協力公司就其內容為切結。又證
9之部分報紙、99年及100年發行之農民曆封面、以及證11即101年農民曆正本，報業經營有延續性，均在原告合法使用商標權期間內，行政裁量權非可任意切割。
㈢原告對參加人之註冊第0000000號提出異議，被告於101年
6月25日撤銷上開商標之註冊。
四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並主張：㈠原告檢送資料均非符合商標法第57條第1項第2款規定之使用資料：
⒈證5皆非系爭商標於指定服務之使用資料。
⒉證6、證7、95年3月9日台灣新聞報、台灣新聞報辦公
室照片，或日期晚於系爭商標申請廢止日，或日期非在申請廢止日前3年內，或無日期可稽，且皆未完整使用系爭商標中、外文及圖形。
⒊證6之98年12月17日報紙影本、證8之報社團隊名片影本
、93年至99年間之「台灣新聞報TAIWANNEWS」、「台灣新聞報」報紙影本，及99年、100年之台灣新聞報農民曆封面影本，除該等使用或屬報社發行報紙之服務，或屬於印刷出版品上刊登商標之行為，與系爭商標係指定於圖書、雜誌之出版、發行服務，二者截然有別外，其圖樣與系爭商標不同。
⒋證5之附證5-1至5-9之書函、合約書、圖書館查詢資料
、台灣新生報社員工通訊錄、服務證明書，與系爭商標使用無關。且證5-5大多數資料非屬申請廢止日前3年內之使用事證，核其使用除與系爭商標所註冊之商標圖樣不同外，亦與系爭商標指定使用圖書、雜誌之出版、發行服務無關。
㈡「風雨芳菲集」書籍係於88年5月出刊，僅標示「臺灣新聞報社」，而未標示系爭商標整體。
㈢參加人之註冊第0000000號「臺灣新聞報」商標核准註冊及異議情形，與本件為不同個案，且與本件無關。
五、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠原告於他案（臺灣高等法院99年度上易字第1886號刑事案件
）中坦承，台灣新聞報公司自93年2月19日設立登記以來「自登記後從未營業」，且經參加人歷次前往其登記地址，未曾見有經營報社之事實存在，是以系爭商標自無使用於「圖書、雜誌之出版、發行」之可能。
㈡雖原告主張曾使用系爭商標於報紙、書籍等，惟僅用「中文
部分」，非系爭商標完整之聯合式，故非使用系爭商標，又「風雨芳霏集」僅標示「臺灣新聞報社」，且88年5月出刊，非在近3年內使用系爭商標。
㈢參加人之商標審定書，顯與原告是否「繼續停止使用系爭商標已滿三年」之爭點無涉。
六、得心證之理由：㈠查參加人於100年3月7日申請廢止系爭商標之註冊，被告
於同年11月28日為原處分。是本件爭點為系爭商標於申請廢止日前3年內有無迄未使用或繼續停止使用已滿3年之情形，而應適用99年8月25日修正公布之商標法第57條第1項第
2款規定？（本院卷第68頁之準備程序筆錄）㈡按（第1項）商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關
應依職權或據申請廢止其註冊：無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，但被授權人有使用者，不在此限，（第3項）有第1項第2款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前3個月內開始使用者外，不予廢止其註冊，99年8月25日修正公布之商標法第57條第1項第2款、第3項定有明文。又同法第6條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」同法第59條第2項、第3項規定：「（第
2項）第57條第1項第2款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。（第3項）前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。」又同法第58條第1款規定：「商標權人有下列情形之一者，應認為有使用其註冊商標：實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者。」另商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，使用愈多愈頻繁，則該商標愈能使一般消費者，識別標識與商品或服務之來源或信譽，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱之為商標之維權使用，而與商標受侵害之他人侵權使用，本質上有所不同，同法第57條第1項第2款即商標權人為維護其權利而使用之典型，係註冊主義之補完制度，必需商標權人自己真正使用方符合本款規定。商標之維權使用必足以使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第59條第3項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第6條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。準此，原告應提出相關證據證明系爭商標於申請廢止日（100年3月7日）前3年內有使用系爭商標於「圖書、雜誌之出版、發行」服務之事實，其使用應符合商業交易習慣，即原告所使用之服務，應在其所指定之服務，且足以使一般消費者識別標識與商品、服務表彰原告來源或信譽，始可謂係為商標權人自己註冊商標之真正使用（最高行政法院98年度判字第356號、101年度判字第597號判決參照）。
㈢系爭商標圖樣係由略經設計之中文「台灣新聞報」、外文「
TAIWANSHINWENDAILYNEWS」及一類似圓形之設計圖形由上而下排列所組成（如附圖1所示）。茲就原告提出系爭商標之使用證據分述如下：
⒈原告於申請廢止階段所提之證據：
⑴福盛公司之登記資料、98年12月17日台灣新聞報（廢止
卷第40至41、130至131頁）僅能證明福盛公司依法辦理設立登記，且有取得台灣新聞報之發行權，至該新聞紙上方所使用之「台灣新聞報」，除表徵其新聞紙名稱外，其圖樣僅為中文「台灣新聞報」，並無系爭商標圖樣之其餘圖樣（即外文、圓形設計圖形）。又100年3月17日、93年7月22日、94年11月29日、95年2月27日、3月9、24日、4月13日、5月16日、96年12月14日、97年2月27日、98年4月22日、5月8日、6月4、19日、7月21日、8月31日、9月18日、12月17日、99年7月16日、9月3日、11月5日台灣新聞報（廢止卷第42、45至55頁反面）上方之「台灣新聞報」，亦為相同情形。另93年7月22日、94年11月29日、95年2月27日、3月9、24日、4月13日、5月16日、96年12月14日、97年2月27日台灣新聞報（廢止卷第45至49頁反面），其發行日乃100年3月7日申請廢止日前逾3年，自不得作為認定系爭商標於申請廢止日前3年內之使用證據。
⑵「台灣新聞報社廣告費收據（廢止卷第43頁）」左上方
名稱「台灣新聞報社」其中「台灣新聞報」5字的字體固與系爭商標圖樣之「台灣新聞報」近似，惟其後接有「社」乙字，即與「台灣新聞報」之意義有別，且無系爭商標圖樣之其餘圖樣（即外文、圓形設計圖形）。況其上並無任何相關廣告費內容或其他資訊，應為空白收據，且為「台灣新聞報社」因收取廣告費所開立之收據，無足使相關消費者認識係使用系爭商標於「圖書、雜誌之出版、發行」服務，難認屬系爭商標之使用。⑶名片6紙（廢止卷第44頁），僅其中4紙為台灣新聞報
發行人、董事長兼社長、執行副社長、採訪主任之名片，並無何公開時間，且僅左上方有系爭商標之圓形設計圖形，上方中央處印有「台灣新聞報」字樣，亦即圓形設計圖形、中文「台灣新聞報」左、右分置，而無系爭商標圖樣之外文，客觀上難認與系爭商標圖樣具有同一性。至其餘2紙為台灣旅遊協會創辦人兼秘書長、副秘書長之名片，縱其上印有系爭商標圖樣之圓形設計圖形，但相關消費者無從認識此為系爭商標使用於「圖書、雜誌之出版、發行」服務之情。
⑷99年、100年台灣新聞報農民曆之封面（廢止卷第56至
57頁），左上方有系爭商標之圓形設計圖形，上方中央處印有「台灣新聞報」字樣，亦即圓形設計圖形、中文「台灣新聞報」左、右分置，而無系爭商標圖樣之外文，客觀上難認與系爭商標圖樣具有同一性。
⑸證5為原告於另案就參加人註冊第0000000號「台灣新
聞報及圖」之商標所提商標異議理由書（廢止卷第58至67頁）暨該異議案之證據證5-1至5-9之書函、合約書、圖書館查詢資料、台灣新生報社員工通訊錄、服務證明書（廢止卷第68至117頁），係屬另案的證據資料，與原告是否使用系爭商標於「圖書、雜誌之出版、發行」服務一事無涉。且證5-5之50年至51間報紙影本（廢止卷第75至100頁）、90年8月之「財訊」報導（廢止卷第100頁）、67年間發行之「新聞評議」（廢止卷第
101頁）、95至98年之農民曆影本（廢止卷第103至10
6頁）、以及95年間至97年報紙影本（廢止卷第107至
110頁），大多數資料非屬申請廢止日（100年3月7日）前3年內之使用事證。又其內容或僅為使用中文「台灣新聞報」，或中文「台灣新聞報」結合圓形設計圖形，或中文「台灣新聞報」結合外文「TAIWANDAILYN
EWS」或「TAIWANNEWS」，該等使用不僅系爭商標之商標圖樣有別，客觀上無足使消費者聯想該商標與系爭商標源自同一商標權人，亦與系爭商標指定使用「圖書、雜誌之出版、發行」服務無關，自不得認定原告使用系爭商標於指定之「圖書、雜誌之出版、發行」服務的事實。
⑹95年3月9日台灣新聞報、100年5月25日說明書、聲
明啟事（廢止卷第124至126頁）至多證明台灣新聞報業股份有限公司（下稱台灣新聞報業公司）聲明取得系爭商標等3件註冊商標，籲請他人停止使用「台灣新聞報」抬頭，以及訴外人張天來經台灣新聞報業公司董事長即原告之同意擔任中部分社社長發行台灣新聞報。至該新聞紙上方所使用之「台灣新聞報」，除表徵其新聞紙名稱外，其圖樣僅為中文「台灣新聞報」，並無系爭商標圖樣之其餘圖樣（即外文、圓形設計圖形）。⑺新聞報導影本（廢止卷第127頁）僅為「『台灣新聞報
』鬧雙胞」事件的報導，並無任何公開日期之標示，更無何系爭商標圖樣，自非屬系爭商標之使用。
⑻台灣新聞報照片（廢止卷第129頁至反面），其內招牌
左下方標示有「台灣新聞報設在地下室」字樣及圓形設計圖形，然並無拍攝日期之記載，無從認定是否為100年3月7日申請廢止日前3年內之證據。
⑼訴外人大長印有限公司於100年3月15日開立之收據（
廢止卷第129頁），記載該公司收受台灣新聞報張社長交付之10,000份印刷費，其上並無任何系爭商標圖樣，且無從知悉該公司係印製何物，以及是否與系爭商標之使用相關。
⑽台灣新聞報網頁新聞（廢止卷第138至141頁）係於10
0年6月24日之報導，晚於本件廢止申請日（同年3月
7日），亦無系爭商標之圓形設計圖形，此新聞事件之報導網頁更與「圖書、雜誌之出版、發行」服務無涉，非可作為認定系爭商標於申請廢止日前3年內之憑據。
⑾台灣新聞報業公司於合作金庫銀行之活期存款存摺、印
鑑資料影本（廢止卷第150、156、162頁），僅證明該公司開立銀行帳戶之事，與系爭商標是否使用於「圖書、雜誌之出版、發行」服務等情無關。
⒉原告於訴願階段所提之經濟部核准函及登記表、台灣新聞
報、台灣新聞報廣告費收據、名片、張天來及協力印刷公司說明書、99年及100年台灣新聞報農民曆封面影本、商標廢止補充答辯理由書、合作金庫銀行存摺與印鑑資料等影本證據（訴願卷第15至51頁），與其在申請廢止階段所提之前開證據相同，均無法證明系爭商標於申請廢止日（
100年3月7日）前3年內有使用於「圖書、雜誌之出版、發行」服務之事實。
⒊原告於本院審理時所提之證據：
⑴合約書、台灣新聞報業公司94年5月26日函、意見陳述
書、台灣新聞報影本、廣告費收據、名片、聲明啟事、
99年及100年台灣新聞報農民曆封面影本（本院卷第19至42頁）與其在申請廢止、訴願階段所提之前開證據相同，均無法證明系爭商標於申請廢止日（100年3月
7日）前3年內有使用於「圖書、雜誌之出版、發行」服務之事實。
⑵101年台灣新聞報農民曆封面影本（本院卷第43頁，正
本置於外放證物袋），並未標示印製日期，佐以訴外人金墨印刷廠有限公司100年11月1日開立之印刷估價單（本院卷第91頁），應認係於100年11月間編印，晚於本件廢止申請日（同年3月7日）。且其封面左上方有系爭商標之圓形設計圖形，上方中央處印有「台灣新聞報」字樣，亦即圓形設計圖形、中文「台灣新聞報」左、右分置，而無系爭商標圖樣之外文，客觀上難認與系爭商標圖樣具有同一性。
⑶「風雨芳菲集」（置於外放證物袋）之版權頁記載本書
係於88年5月初版，遠早於本件廢止申請日100年3月
7日甚久，且其封面下方載有「台灣新聞報社叢書」，末頁下方載有「台灣新聞報社印行」，均與系爭商標圖樣差異極大。
㈣原告另主張報業經營有其延續性，豈可任意切割，以3年做
為認定系爭商標是否有使用事實之界線，應一併就3年前使用之證據審酌云云。然原告本應舉證證明其有使用系爭商標，並符合商業交易習慣之事實，而原告所提前開證據資料均無足為有利於原告之認定，原告僅主張報業經營之延續性質云云，復無法提出依一般商業交易習慣有使用系爭商標於「圖書、雜誌之出版、發行」服務之證據，而系爭商標係指定使用於「圖書、雜誌之出版、發行」服務，與報業之經營尚屬有間，並不因原告或台灣新聞報長久經營，即可認定系爭商標有使用於「圖書、雜誌之出版、發行」服務之事實，合先敘明。又99年8月25日修正公布之商標法第57條第1項第
2款明定商標註冊後，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，被告即應據申請廢止其註冊，以期系爭商標於註冊後能為使用或繼續使用，並維社會大眾之利益。因此，原告即應提出相關使用證據以證明確有實際使用系爭商標於指定使用之「圖書、雜誌之出版、發行」服務，故原處分以本件申請廢止日100年3月7日前3年內為判斷使用情形之標準，於法並無違誤。原告此部分主張，應屬誤解。
㈤至原告主張其曾對參加人另案註冊第0000000號「台灣新聞
報及圖」商標提起異議，惟被告迄今尚未處分，竟先行廢止原告所有包括系爭商標等3件商標，其程序違法至為明確云云。然本件商標廢止案與原告對參加人之另案註冊第000000
0號商標所提之異議案係屬二案，個案事實及證據樣態並不相同，則個案中調查審認程序及結果自有差異。且系爭商標與註冊第00000000、00000000號商標指定使用之服務內容不同，縱此三件商標所指定之服務均與報業之發行與經營管理上存有關連性，然就有無99年8月25日修正公布之商標法第57條第1項第2款所定之廢止事由，本須依原告所提出之使用證據，分就個別指定之服務類別判斷有無實際使用之情事，並無合併審查之必要，是原處分自無何程序違法之處。
㈥原告另主張被告廢止系爭商標不符規定，被告應通知原告云
云。然被告於申請廢止階段業已依法通知原告答辯，原告亦數次提出書狀及相關證據，被告所為程序並無違誤。原告此部分主張，要無足取。
㈦綜上，原告所提之使用證據，均無從據以認定其於本件申請
廢止日（100年3月7日）前3年內已有使用系爭商標於「圖書、雜誌之出版、發行」服務之事實。
七、從而，原處分認系爭商標之註冊有99年8月25日修正公布之商標法第57條第1項第2款之情形，而廢止系爭商標之註冊，於法並無不合。訴願決定予以維持，核無不合。故原告請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國101年9月5日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官何君豪法官蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由。於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）。
中華民國101年9月5日
書記官林佳蘋