裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第657號判決
裁判日期：民國92年03月27日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第六五七號
原告甲○○訴訟代理人丁○○技師）複代理人丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人己○○
參加人乙○○訴訟代理人戊○○右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十年十二月十八日經（九○）訴字第○九○○六三三○七八○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人於民國八十五年二月十五日以「伸縮桿之細調頂緊裝置（二）追加三」向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編訂為第00000000Ａ○三號審查，准予專利，於公告期滿後，發給新型第一○四三○六號專利證書（下稱系爭案）。嗣原告以其不符新型專利要件，對之提出舉發，經被告審查為舉發成立之處分，參加人不服，向經濟部提起訴願，經濟部為撤銷原處分之決定，經被告重為審查而為舉發不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應為舉發成立之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭「伸縮桿之細調頂緊裝置（二）追加三」專利案，是否有違專利法第九十八條第一項第一、二款及第二項之規定而不符新型專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈查原告所提舉的證據二至八之伸縮桿係在其最小徑的一端處設立細調頂緊裝置
，將之與系爭案之特徵結構相較，該系爭案與證據二至八的差異僅在於系爭案除可設於伸縮桿的最小徑外，尚可設於最大徑的一端，或二端皆設，即系爭案與證據二至八的不同處只在於組設的位置；然當系爭案之細調頂緊裝置組設在伸縮桿最大徑的一端時，其只是位置的簡易變化，並未影響其所能達成之效果，或有明顯的效果增進，而使此一手段成為熟知該技術者易於思之作，根本毫無進步性可言。復當系爭案伸縮桿的二端皆設有細調頂緊裝置時，其亦僅為單純的數量及設立位置的增減變化罷了，為熟知該項技術者易於思及達成，而未符專利法之規定至明。再者，於伸縮桿二端皆設以細調頂緊裝置，實際上亦無具備單一端設立細調頂緊裝置為佳之效果達成；且就構造上而言，舉發證據二、三、四之一端最小直徑套管之外端設有固定螺紋，並可與頂緊裝置螺合，而另一端較大直徑套管外端則設有彈簧螺紋，亦可與一頂緊裝置之調整管螺合，可見與系爭案在頂緊裝置之調整管內緣設陰螺紋可螺合於伸縮桿最小直徑套管端部結合之固定螺，亦可螺合於伸縮桿最大直徑套管端部結合之固定螺或前述兩者皆設者之細調頂緊裝置技術內容相同，雖然該證據三一端之螺紋為彈簧螺紋，但此僅係實質等效技術之轉用，其運用螺紋螺合之技術實屬相同。況且該證據三另一端已揭示有細調頂緊裝置之調整管內緣設陰螺紋可螺合於伸縮桿最小直徑套管端部組合之固定螺之構造。因此，原告提舉之各項證據皆足可證明系爭案違反專利法之規定。
⒉該系爭案於申請專利範圍第二項載述彈性頂頭亦可直接結合於調整管，而不設
樞聯片者，此即證據三之實物樣品細調裝置之構造；故該系爭案乃係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，而不具進步性。且附屬項記載之內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之部分技術內容，作進一步敘明其所引用之請求項目外的技術特點；然而，審視系爭案之第二項附屬項，卻將構成其所依附之第一項主要項之主要構件的樞聯片構造刪去，形成刪減主要構成元件，致將專利範圍擴大之情，而違反專利法施行細則第十六條第三項對附屬項相關事項之規定。且該第二項附屬項所述之結構於實際的操作上並無法達成參加人所稱之功效，再參系爭案創作說明第二頁：「．．．彈性頂頭27直接結合於調整管29端部之凹孔45固定．．．」，即該彈性頂頭係以固定方式設立於調整管的凹孔中，所以，當於進行細調伸縮桿長度，而轉動調整管時，與之固設的彈性頂頭將隨之旋轉，而致損傷與固定物接觸之表面，如牆壁、地板，違背參加人當初設計細調頂緊裝置之初衷。又因轉動調整管會造成彈性頂頭隨之旋轉，且該彈性頂頭為一軟性材質，所以當其旋轉時，彈性頂頭之抵面並不會在原地打轉，而是呈劃圓的方式旋轉，造成伸縮桿的定位不易，此一情形乃屬實情，絕非原告單純的臆測。
⒊再者，針對系爭案不符專利審查基準之規定，及係與原母案之技術手段、作用
及效果相同等情，雖未見於原舉發理由中，但其違反專利審查基準之規定仍是事實，被告於原審核時未善盡職守，如今亦應依其審核專利專責之職權請求參加人對系爭案行使闡明權，以明確界定其申請專利範圍，並符合專利法之規定。
⒋依照參加人系爭案圖示二，兩端是塑膠產品一體成型，無法密合，且螺紋太粗，無法達成說明書中細調的功能。
㈡被告主張之理由：
⒈按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法
申請取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定者，依同法第一百零五條準用第七十二條第一項規定，得附具證據，向專利專責機關提起舉發之。從而，系爭案有無違反專利法規定之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違反專利法之規定者，自應為舉發不成立之處分。
⒉查原告所稱系爭專利申請專利範圍不合專利審查基準規定，及系爭專利與原母
案之技術手段、作用、效果相同等云云一節，未見於原舉發理由書中，係為訴願及訴訟階段提出之理由與證據（即原母案第00000000號專利案），並未於被告審查階段提出送交參加人答辯，以踐行專利法第七十三條規定程序，非為被告審究範疇，原處分理由中自無述及，自亦不足據以指稱原處分有所違誤。又舉發證據二、三、四、五、六、七、八不足證明系爭專利不具新穎性與進步性，已載明於原處分理由中，且亦為經濟部訴願決定書八十九年十一月七日經（八九）訴字第八九○八九三四八號及原訴願決定論明在案。舉發理由僅稱系爭專利附屬項不設樞聯片則無法進行桿體旋轉微調，為不可實施之內容記述，為運用既有技術、知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，已為原處分論明係為臆測未有實據而不足採，亦為訴願決定審核尚無不合，至起訴理由所稱系爭專利申請專利範圍第二項附屬項之結構，與之固設的彈性頂頭將隨之旋轉，而致損傷接觸之表面，且旋轉時定位不易等云云，亦未於被告審查階段提出送交參加人答辯，以踐行專利法第七十三條規定程序，非為被告審究範疇，原處分理由中自無述及，併予陳明。
㈢參加人主張之理由：
⒈系爭案細調多了一個彈性頂頭，調整時會壓住，不會隨調整而旋轉。伸縮桿兩邊一邊粗、一邊細，但系爭案調整管兩邊均可以使用。
⒉系爭案的技術內容是微調的追加，技術內容有詳細的說明。引證案就此技術的
部分沒有明確說明，系爭案的套孔兩端可以互相通用，為引證案所沒有的技術。
理由
甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為 陳明邦 ，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、參加人於八十五年二月十五日以「伸縮桿之細調頂緊裝置（二）追加三」向被告申請新型專利，經編訂為第00000000Ａ○三號審查，准予專利，於公告期滿後，發給新型第一○四三○六號專利證書。嗣原告以其不符新型專利要件，對之提出舉發，經被告審查為舉發成立之處分，參加人不服，向經濟部提起訴願，經濟部為撤銷原處分之決定，經被告重為審查而為舉發不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有舉發申請書、被告九十年七月二十日（九○）智專三（一）○二○三一字第○九○八九○○一一九二號舉發審定書及經濟部九十年十二月十八日經（九○）訴字第○九○○六三三○七八○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為系爭「伸縮桿之細調頂緊裝置（二）追加三」專利案，是否有違專利法第九十八條第一項第一、二款及第二項之規定而不符新型專利要件？
二、按有「申請前已見於刊物或已公開使用」、「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利」情事者，不得申請取得新型專利權；「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」專利法第九十八條第一項第一款、第二款、第二項分別定有明文。查系爭案申請專利範圍為：⒈一種伸縮桿之細調頂緊裝置（二）（追加三），其包括：一種彈性頂頭，具有適當彈性，其內端面設有配合樞聯片嵌合固定之凹孔；一樞聯片，係為硬質，其座片中央具有一凸出之錐形片，該錐形片與座片間有一環形槽，用以嵌合後述調整管端部內緣凸緣樞聯環定位；一調整管，外緣設有適當花紋或多邊形，用以手握持轉動調整，內緣端部以樞聯環樞聯樞聯片，並於該樞聯環後之內緣，設一牙以上之陰螺紋者；其特徵在於前述細調頂緊裝置之調整管內緣陰螺紋，除可螺合於伸縮桿最小直徑套管端部結合之固定螺外，亦可螺合於伸縮桿最大直徑套管端部結合之固定螺，或前述兩者皆設者。⒉依申請專利範圍第一項所述之伸縮桿之細調頂緊裝置（二），其中之彈性頂頭亦可直接結合於調整管，而不設樞聯片者。
三、舉發證據二為一九九四年（八十三年）七月出版之「文筆合作外銷採購電話簿」之第一Ｏ九二頁，刊登有皇潔行興業股份有限公司型號W-206MW之伸縮桿產品；舉發證據三為舉發理由所稱舉發證據二之W-206MW實物樣品照片；舉發證據四為皇潔行興業股份有限公司於八十四年一月所開之統一發票正本，其品名亦載有W-206MW，舉發證據五為一九九四年（八十三年）九月份之「Arab-AsianTrade（中阿商業雜誌）」，其內頁刊登有「MENGGUONINDUSTRIALCO.,LTD」型號MG-0020具伸縮桿之清潔用具產品；舉發證據六為原告所稱舉發證據五之實物樣品照片，舉發證據七為日本國平3-17046實用新案公告認證本，舉發證據八為日本國平4-25027實用新案公告認證本。經查舉發證據二、三、四、五及六與存於被告第00000000A○二N○三號另案之證據正本及實物經核相符，舉發證據
二、三及四與另案實物樣品載有W-206MW相同型號，且被告八十八年七月二十六日舉行面詢時，皇潔行興業股份有限公司之關係人︵高秀彩︶亦向被告證實為其公司產品，故證據二、三及四與另案實物樣品具關連性；而舉發證據五、六與另案MG-0020實物樣品外觀相符具關連性，業據被告於原審定書載明，並有面詢紀錄表可憑。再查，舉發證據二、三、四實物樣品構造上之一端最小直徑套管之外端設有固定螺紋，並可與頂緊裝置螺合，而另一端較大直徑則設有彈簧螺紋，可與一頂緊裝置之調整管螺合，但該構造並未具有系爭專利細調頂緊裝置之調整管內緣陰螺紋，除可螺合於伸縮桿最小直徑套管端部結合之固定螺外，亦可螺合於伸縮桿最大直徑套管端部結合之固定螺，或前述兩者皆設之技術特徵。證據五、六以及證據七、八之技術內容亦未見系爭專利細調頂緊裝置之調整管內緣陰螺紋，除可螺合於伸縮桿最小直徑套管端部結合之固定螺外，亦可螺合於伸縮桿最大直徑套管端部結合之固定螺，或前述兩者皆設之技術特徵。上述舉發證據不足以證明系爭案不具新穎性。
四、原告雖主張舉發證據二、三、四之一端最小直徑套管之外端設有固定螺紋，並可與頂緊裝置螺合，而另一端較大直徑套管外端則設有彈簧螺紋，亦可與一頂緊裝置之調整管螺合，可見與系爭案在頂緊裝置之調整管內緣設陰螺紋可螺合於伸縮桿最小直徑套管端部結合之固定螺，亦可螺合於伸縮桿最大直徑套管端部結合之固定螺或前述兩者皆設者之細調頂緊裝置技術內容相同云云。但查系爭案創作之特徵為固定螺與細調頂緊裝置除可單獨組裝於伸縮桿最小直徑套管端部外，亦可單獨組裝於伸縮桿最大直徑套管端部，或最小與最大直徑套管端部皆組裝，以達到相同功效，與舉發證據二、三、四之一端最小直徑套管之外端設有固定螺紋，與頂緊裝置螺合，而另一端較大直徑套管外端則設有彈簧螺紋，兩端套管不能互換使用者顯有不同，亦非等效技術之運用，原告此部分主張自非可採。又系爭案係當伸縮桿粗調大致至兩壁或兩個定物間長度時，再細調旋轉調整管，而使伸縮桿頂緊於兩壁或兩固定物間固定，並非無法達成細調的功能。再因系爭案之伸縮桿最大直徑套管端部，或最小直徑套管端部，兩者直徑並不相同，但卻能藉由固定螺與細調頂緊裝置使之可單獨組裝於伸縮桿最小直徑套管端部外，亦可於伸縮桿最大直徑套管端部，或最小與最大直徑套管端部皆組裝，以達到頂緊兩壁或在兩固定物間固定，自具有其便利性與功效之增進，而非僅單純數量之變化或簡單位置之變更。原告所提上述舉發證據亦不能證明系爭案不具進步性。
五、另按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之，專利法第七十二條第四項定有明文。原告另主張系爭案不符專利審查基準規定，及係與原母案之技術手段、作用及效果相同，以及原告所稱於進行細調伸縮桿長度，而轉動調整管時，與之固設的彈性頂頭將隨之旋轉，而致損傷與固定物接觸之表面，或彈性頂頭之抵面並不會在原地打轉，而是呈劃圓的方式旋轉，造成伸縮桿的定位不易一節。查原告該部分之理由，未見於原舉發理由書中，未經被告於原處分審查，且已逾舉發之日起一個月之期間，核屬新理由，尚非本件所得審究。專利法就舉發補提理由及證據既設有一定期限之特別規定，原告主張舉發新理由及新證據，自應受該特別規定之限制，與訴願及行政訴訟應依職權調查證據並不相違，併此敘明。
六、綜上所述，上述舉發證據不足以證明系爭案不具新穎性、進步性，原告主張系爭案係舉發證據之等效技術之轉用，或係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，非屬有據。從而被告為舉發不成立，應屬合法，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十二年三月二十七日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年三月二十八日
書記官王英傑