裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第938號判決
裁判日期：民國92年03月27日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第九三八號
原告財團法人工業技術研究院代表人甲○○董事長訴訟代理人乙○○兼送達
丁○○戊○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十一年一月七日經訴字第○九○○六三三一九四○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對原告「高分子濕度感測元件及其製法」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十六年一月四日以「高分子濕度感測元件及其製法」向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經編為第00000000號予以審查，不予專利（下稱系爭案），原告不服，申請再審查，被告仍為不予專利之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告對第00000000號發明專利案應為核准發明處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭發明專利案是否有違專利法第二十條第一項第一款之規定而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈被告作出不予系爭案專利之處分所依據的引證案有三篇，分別為日本特開平五
–三三二九七七（下稱引證一）、日本特開平五–三三二九七八（下稱引證二）和日本特開平五–三三二九七九（下稱引證三）等專利案。然訴願決定機關在訴願決定已確認系爭案之分子和引證一、二及三中分子不同，因此，訴願決定機關已確認引證一、二、三之內容和系爭案不同，應無疑義。
⒉查被告所為不予系爭案專利之處分所持之理由為引證案已揭示相同之感濕溫層
材料，另外訴願決定中所持之理由為引證一至三所揭示之溼度感測元件中感溼層材料和系爭案所用之感溼層材料完全不同，因此，訴願決定機關已在訴願決定中確認系爭案之分子和引證一、二及三中分子不同。依據訴願法第一條：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」，訴願法第八十一條：「訴願有理由者，受理訴願機關應以決定撤銷原行政處分之全部或一部，並得視事件之情節，逕為變更之決定或發回原行政處分機關另為處分。」故原告認為被告之處分不當，經訴願決定機關認為有理由之後，依法理應逕為變更之決定或發回原行政處分機關另為處分。然而，訴願決定機關明知原告訴願有理由，而仍為訴願駁回之決定，顯有違法之處。
⒊被告作出不予系爭案專利之處分所依據的引證案僅有三篇，至於日本專利第0
0000000Ａ號（下稱引證四），則是被告在訴願階段中首次提及，亦即，引證四在專利審查階段中，從未出現過，引證四並非被告所為處分之依據。原訴願決定機關也已確認此點，依據行政訴訟法第一條：「行政訴訟以保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能為宗旨。」由於引證四並非被告所為處分之依據，基於行政訴訟法保障人民權益的宗旨，應將引證四發回被告，再為適當的處分，如此，原告始可有機會對於引證四向被告有申復的機會。
⒋依據聚合物學的基本概念，僅由一種單體經聚合反應而形成的聚合物，稱為單
聚物。而由兩種或兩種以上之單體經聚合反應而形成的聚合物，稱為共聚物。引證四之溼度感測材料為式（Ⅰ）和式（Ⅱ）兩種單體而形成的共聚物，被告亦確認引證四所揭露之化合物為兩種單體所構成的共聚物，亦即，此兩種單體為丙醯胺基鹽類和丙醯酸衍生物。反觀系爭案，系爭案之溼度感測材料為多孔性聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（PAMPS），其為一種單體經聚合反應而形成的聚合物，亦即，為一種單聚物，系爭案之單聚物僅使用一種單體，即2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS）。雖然原告在訴願時提及，引證四和系爭案均使用AMPS為起始原料，但引證四所用之起始單體原料有兩個，即式（Ⅰ）之AMPS類似物和式（Ⅱ）之丙醯酸衍生物（acrylicacidloweralkylester）。而系爭案之起始單體原料則只有一個，即AMPS。因此，雖然系爭案和引證案同樣使用一種單體AMPS或其AMPS類似物，但引證案還使用另一種單體，因而形成共聚物，而系爭案僅使用一種單體AMPS，因而形成單聚物。由式（Ⅰ）AMPS類似物和式（Ⅱ）所形成的共聚物（引證四），和由AMPS所形成的單聚物（系爭案）相比，兩者在化學結構上並不相同，且性質也不相同。此外，系爭案更提及溼度感測材料以溫度170C-240C熱處理，可以使該材料產生多孔性結構，使水氣易於通過，感測的靈敏度增加，反應時間縮短，並能提高導電度。然而，引證四並沒有提到170C-240C的熱處理，也沒有提到多孔性結構等。因此，綜合上述，系爭案之溼度感測材料為AMPS之單聚物，且經過170C-240C熱處理而使材料產生多孔性結構，因而可達到以下功效，即使水氣易於通過，感測的靈敏度增加，反應時間縮短，並能提高導電度。反觀引證四，使用的材料和系爭案不同，為AMPS類似物和丙醯酸衍生物的共聚物，且並沒有經過170C-240C熱處理而使材料產生多孔性結構，因而無法達到系爭案的功效。
⒌在專利審查基準中對新穎性判斷「有相同之發明」部分之解釋如下：「所謂『
相同之發明』，在新穎性判斷之領域中，係指兩發明之技術內容相同而言。因此就兩發明之技術內容相互比對結果，如判定兩發明之技術內容不相同，則此兩發明並非相同之發明，如判定兩發明之技術內容完全相同，則此兩發明為相同之發明。」系爭案與引證四在材料及技術內容等方面，並不相同，按系爭案之起使反應物僅2-丙醯胺基-2-甲基丙磺酸（即AMPS）單體，經聚合反應所產生之單聚物，作為濕度感測材料；而引證四則以2-丙醯胺基-2-甲基丙磺酸鈉（AMPS-Na）和較低級烷基丙烯酸酯兩單體作為起始反應物，經聚合反應所產生之共聚物，作為濕度感測材料。不同的反應物（單體）所生成之產物當然是不同的化合物，其分子結構當然不同，且其所表現的化學性質當然亦不同。另外，系爭案與引證四雖亦均使用具有感濕功能之磺酸官能基，惟系爭案僅利用高溫170C–240C加以處理，即可使高分子的表面焦化，而具有防潮功能；然而引證四則需另加入疏水性之反應物Ⅱ，始具有防潮功能。由上述可知，系爭案與引證四之技術內容及材料等並不同，因此系爭案當然具有新穎性。
⒍系爭案以高溫處理而產生多孔性之方法，並非孰知之公知性技術。按專利審查
基準中對新穎性判斷中「公開使用」部分之解釋如下：「謂『已公開使用』者，指由於公開使用致發明之技術內容成為公知狀態，或處於不特定人得以使用該發明之狀態者而言。審查所謂『公開』時，得參考下列條件：Ⅰ、公眾經由參觀工廠或展示，致可察知物之性質狀態、構造、裝置或製程者，即屬公開。‧‧‧」，故若該技術需經相當之實驗研究，即不能稱之為公知技術。一般而言，以高溫處理並產生多孔性之情形，而被稱為公知性技術，係指在水泥、陶瓷、耐火材料等類物品中，此有國際分類號C04B中有一分類「38/00為多孔製品」可稽。然而在高分子類物品，則非如此。因高分子是不耐高溫的，以高溫處理高分子（例如塑膠類）時，若溫度太高就容易導致其分解及燒焦，如此一來則會造成阻抗值升高；相反地，若溫度太低則又不易形成多孔性結構，是利用高溫處理高分子並產生多孔性之技術是需經過相當多次、反覆之實驗，在最佳之溫度及時間控制條件下，始能成功，並非如水泥、陶瓷、耐火材料等類物，任一簡單實驗即可達成。而系爭案卻成功的克服此重重困難，得以在170C-240C高溫熱處理下，使高分子Ⅱ產生多孔性結構之感濕膜，顯然系爭案之製程係一高超技術，並非如被告所稱僅係熟知之公知性技術，被告之認定恐有誤會。
⒎按系爭案僅有反應物Ⅲ，以水當反應溶劑即可，然而引證四不僅具有反應物Ⅰ
，亦具有疏水性且非水溶性之反應物Ⅱ二種不同化合物，為使該二不同之化合物溶解在一起，當然需使用甲醇、乙醇或丙酮等有機溶劑，始能溶解，且亦需調配反應物Ⅰ與反應物Ⅱ之比例，才能進行聚合反應。然而使用有機溶劑不僅對環境有害，且其製程較系爭案繁複、成本亦較昂貴，系爭案完全沒有這些問題。另外，系爭案經高溫處理後所產生之多孔性結構之感濕膜，因其表面積較未經過此多孔性處理之高分子大，偵測的面積亦較大，故濕度感測元件靈敏度明顯高於引證四之濕度感測元件，此可以由系爭案專利說明書全文中之圖四縱軸為Log（Z）3-Log（Z）7即靈敏度達10，而由引證四專利說明書全文之圖四縱軸之阻抗值由1000-10，其靈敏度僅能達到10；再者，同樣由系爭案之圖四中之量測曲線可看出其濕度感測範圍（橫軸）為20-95%RH，引證四之圖四可看出其濕度感測範圍（橫軸）僅為50-80%RH，故系爭案所揭露之濕度感測元件之可量測範圍較廣。不僅如此，多孔性結構之感濕膜，亦可使水氣易於通過、反應時間縮短及提高導電度，此亦是引證四根本無法達到之功能。又系爭案亦解決引證四中無法解決之問題。該案發明人亦曾想直接以反應物Ⅲ單體直接聚合，但其卻無法解決高溫處理之問題，故才轉向以加入反應物Ⅱ與反應物Ⅰ共聚合，然系爭案則以較簡單之多孔性結構，解決引證四發明人之困擾問題。
㈡被告主張之理由：
查引證案一、二、三之內容揭示丙醯胺類高分子可做為濕度感測材料，系爭案之材料亦為丙醯胺類高分子，其主要內容相同，唯一差異處在於系爭案添加磺酸官能基，然初審核駁理由書中已明述此乃利用胺基與水氣產生NH+4造成阻抗之改變，而添加磺酸官能基亦如原告所述已見於引證四之內容，且丙醯胺基鹽類包含2-丙醯胺基-2-甲基丙磺酸基鹽類，由引證四之式（Ⅰ）亦可清楚了解系爭案之結構與其式（Ⅰ）完全相同，殆無疑義；又引證四揭示式（Ⅰ）與式（Ⅱ）共聚物，其性能更優於系爭案僅以式（Ⅰ）所合成之單聚物。另以高溫處理使其產生多孔性之方法為熟知之公知性技術，故系爭案自不具新穎性。
理由
甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為 陳明邦 ，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、原告於八十六年一月四日以「高分子濕度感測元件及其製法」向被告申請發明專利，經編為第00000000號予以審查，不予專利，原告不服，申請再審查，被告仍為不予專利之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有原告發明專利申請書、被告九十年二月六日（九○）智專三（二）○四○二四字第○九○八七○○○二○四號，再審查核駁審定書及經濟部九十一年一月七日經訴字第○九○○六三三一九四○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件爭點應為被告以系爭發明申請有違專利法第二十條第一項第一款之規定而不予專利是否合法有據？
二、查系爭案係一種阻抗式溼度感測元件及其製法，該阻抗式溼度感測元件特徵包括一基板，在該基板上，設有至少二個電極；另外，在該二電極之間，設有使用2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS）、添加物與起始劑，所產生聚合作用之聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（PAMPS），再將該聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS）經熱處埋後所形成之具有多孔性的2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸，作為溼度感測材料所構成之薄膜，聯結該二電極（申請專利範圍第一項參照）；或該溼度感測元件，係以2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS）經熱處理解離後所形成之具有多孔性的2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸，作為溼度感測材料，而溼度感測材料使二個分開之電極成為導電通路（申請專利範圍第七十三項參照）。而該溼度感測元件之製法，則係於基板上製作二金屬電極後，以厚膜印刷的方式，將該經2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS），印刷薄膜於基板上以及該二金屬電極間，作為溼度感測材料；烘乾後，控制該溼度感測材料之厚度控制於5-3Oum間，並以170-240℃溫度作熱處理，製成具有多孔性溼度感測材料的溼度感測元件（申請專利範圍第二十五項參照）；或係將2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS）溶於水中，再將該2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸溶液為印刷為薄膜；而後，對該2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸薄膜進行烘乾，並以170-240C溫度加熱，製成具有多孔性溼度感測材料（申請專利範圍第四十七項參照）；或係係將2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS），與添加物及起始劑，將該2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸與添加物聚合，形成聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸，再以170-240C溫度對該聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸作燒結，製成具有多孔性之聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（PAMPS）（申請專利範圍第六十三條參照）。
三、原處分核駁理由係以：引證一、二、三案已揭示相同之感濕溫層材料，本案自不具新穎性資為論據。但查，被告認定系爭案所請為丙醯胺類之高分子雖無謬誤，惟其忽略系爭案所請之分子中尚有一重要的磺酸官能基，此官能基對分子的吸溼性有其特定的影響，故原告主張系爭案之分子和引證一、二及三中之分子不同，尚屬可採，已據訴願決定記載甚明，核無不合。且系爭案申請專利範圍獨立項尚有方法專利部分是否符合專利要件，原處分並未論述及之，因此被告以引證一、引證二、引證三已揭示相同之感濕溫層材料而認系爭案不具新穎性而為系爭發明申請不予專利之審定，於法尚有未洽。至訴願決定另以被告於訴願答辯所引據之引證四則確已揭示系爭案所請之材料為已公開之知識，經訴願決定機關就引證四依職權調查證據，並依訴願法第六十七條第三項之規定，函請原告表示意見後，以引證四揭示丙醯胺基鹽類與丙醯酸衍生物聚合產生之高分子可做為濕度感測材料，其中丙醯胺基鹽類包含２｜丙醯胺基｜２｜甲基丙磺酸基鹽類，是引證四確已揭示系爭案所請之材料為已知知識與技術，系爭案自不具新穎性。且原告所指多孔性之特徵，依系爭案專利說明書之內容，並無發現特殊顯著之功效，且說明書圖三和圖四之數據明顯不符。另其產生多孔性之方法為熟知之技術，亦無新穎性，而認系爭案不具新穎性維持原處分部分。經查：
四、再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人限期申復，專利法第四十條第二項定有明文。本件再審查核駁理由先行通知書係以系爭案與已公開之引證一、引證二、引證三所揭示之內容相同，均是以聚合燒結之多孔性2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸薄膜置於電極間，故不具新穎性作為依據。被告再審查核駁審定理由亦係以引證一、二、三案已揭示相同之感濕溫層材料，系爭案不具新穎性資為論據。訴願決定雖以引證四為其依職權所調查之證據，且已依訴願法第六十七條第三項之規定，函請原告表示意見後，而得以引證四作為系爭案不具新穎性之引證證據。但查，引證四並非再審查核駁理由先行通知書之核駁理由，訴願決定機關以之作為系爭案核駁理由，原告就引證四核駁理由原得依專利法四十條第二項之規定可收受核駁理由先行通知及申復之行政程序上之權益即受有損害。因此訴願決定引用原處分未援用之引證案作為系爭案不具新穎性之證據，於法已有未合。況系爭案上述申請專利範圍獨立項共有五項，包括物品專利及方法專利，其中物品技術特徵係用2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS）、添加物與起始劑，所產生聚合作用之聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（PAMPS），再將該聚2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸（AMPS）經熱處理後所形成之具有多孔性的2-丙醯胺基2-甲基丙磺酸，但引證四是將該２｜丙醯胺基｜２｜甲基丙磺酸與另一單體acrylicacidloweralkylester共聚合（copolymerize）後之共聚物為濕度感測材料，兩者之分子結構並不相同，基於新穎性係系爭案與引證案技術內容一對一單獨比較是否相同之原則，訴願決定未由系爭案之進步性要件予以審究，而逕認系爭案與引證四為相同之技術內容以系爭案不具新穎性作為核駁理由，仍有疑義。
五、綜上所述，原處分以引證一、引證二、引證三所揭示之內容，與系爭案相同不具新穎性而核駁原處分，於法尚有未合，訴願決定另以引證四所揭示之內容，認系爭案不具新穎性，維持原處分，亦非妥適，原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由。至原告請求被告對第00000000號發明專利案應為核准發明處分部分，因本件係因上述原處分及訴願決定核駁理由未洽而應撤銷，已如前述，至系爭案是否符合發明專利其他要件之實體部分（例如系爭案申請專利範圍第一項就熱處理之溫度未作限定，其申請專利範圍是否過廣以及進步性要件部分），尚須由被告再行審查，並於踐行專利法第四十條第二項之程序後，另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中華民國九十二年三月二十七日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年三月二十八日
書記官王英傑