智慧財產法院97年度行專訴字第53號判決

裁判字號：智慧財產法院97年行專訴字第53號判決

裁判日期：民國98年01月22日

裁判案由：有關專利權事務

智慧財產法院行政判決
97年度行專訴字第53號民國98年1月8日辯論終結原告日商日立化成工業股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 林志剛 律師複代理人 廖文慈 律師訴訟代理人丙○○（專利代理人被告經濟部智慧財產局代表人乙○○（局長）訴訟代理人丁○○上列當事人間因有關專利權事務事件，原告不服經濟部中華民國97年8月14日經訴字第09706111000號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由事實概要：原告前於民國87年12月18日以「研磨劑、基板之研
磨法及半導體裝置之製造法」向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請發明專利，同時聲明以其於西元1997年12月18日、1998年3月30日及1998年3月30日在日本申請之特許願第0-000000、00-00000及00-00000號申請案，主張優先權，經該局編為第00000000號審查准予專利，並於公告期滿後，發給發明第198000號專利證書。嗣原告於95年7月20日以減縮原公告申請專利範圍第9項為由，依專利法第64條第
1項第1款規定向被告提出申請專利範圍更正本，申請更正該第9項部分內容。案經被告審查，認其所請更正並不符合專利法第64條第1項第1款及第2項規定，爰於97年5月12日以（97）智專三（五）01029字第09720243610號函為「應不准更正」處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以97年8月14日經訴字第09706111000號決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
原告聲明：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告應為第000000
00號發明專利申請案之申請專利範圍准予更正之處分。並主張：
㈠依本案審定公告之專利說明書內容觀之，第6頁第9至12行記述
有「分散劑可以用水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性非離子性界面活性劑以及水溶性胺中所選之至少一種為宜，聚丙烯酸胺鹽乃很合宜地被使用。」又第9頁第8至13行載明「分散劑來說，以不含有金屬離子類為例可舉出：丙烯酸系聚合體，聚乙烯醇等之水溶性有機高分子類；十二烷基硫酸胺及聚環氧乙烷、十二烷基乙醚硫酸胺等之水溶性陰離子性界面活性劑；聚環氧乙烷十二烷基乙醚，及聚乙二醇單體硬脂酸鹽等之水溶性非離子性界面活性劑；以及單乙醇胺及雙乙醇胺等之水溶性胺類。」本案審定公告之申請專利範圍第9項記載「上述分散劑係，水溶性有機高分子、水溶性陰離子界面活性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種。」顯然是因疏忽而漏記「水溶性非離子性界面活性劑」等字，致使該處之記載與說明書之記載內容不相符合，而產生「分散劑」究係由何組合而成之疑義。
㈡本案之申請專利範圍第9項更正為「上述分散劑係，水溶性有
機高分子、水溶性陰離子界面活性劑、水溶性非離子性界面活性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種。」既未超出申請時之說明書或圖式所揭露之範圍，且使人明瞭「分散劑」係由「水溶性有機高分子、水溶性陰離子界面活性劑、水溶性非離子性界面活性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種」，自非變更申請案之實質，亦無申請專利範圍擴張之情事。原告所為前述內容之更正，並無實質擴大或變更申請專利範圍之情事，因此，被告所為不予更正之處分難謂無違法之處。
被告聲明：原告之訴駁回。並辯稱:
原告於95年7月20日申請更正時所主張之法條為專利法第64條第1項第1款，請求將申請專利範圍第9項第7至8行原內容「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」更正為「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性非離子性界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」，即於原公告申請專利範圍中加入「水溶性非離子性界面活性劑」之內容，惟上述更正將原三種分散劑選用至少一種更正為四種分散劑選用至少一種，屬於上述審查基準「對於擇一記載形式（或 馬庫西 形式）的請求項，將發明說明中所記載之ㄧ個選項增加至請求項中」之態樣，依據上述發明審查基準第2篇第6章2.3及2.4節規定，本案之更正已擴大原請求之內容，且已涉實質變更，不符合專利法第64條第1項第1款及第2項規定。原告於行政訴訟起訴理由狀補正本第3頁末行謂「顯然是因疏忽而漏記『水溶性非離子性界面活性劑』等」，惟所謂「因疏忽而漏記」並非專利法第64條第1項第1款所得更正之事項，且更正後之內容亦有實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍之情事，因此訴訟理由不成立。
得心證之理由：
㈠系爭專利係一「研磨劑、基板之研磨法及半導體裝置之製造法
」，其公告本申請專利範圍共有18項，原告於95年7月20日以減縮原公告申請專利範圍第9項為由，依專利法第64條第1項第1款規定向被告提出申請專利範圍更正本，申請更正該第9項部分內容。經查，系爭專利公告本申請專利範圍第9項原為：9.一種研磨劑，其特徵為，包含將容積密度6.5g/cm3以下之氧化鈰粒子分散於媒體之淤漿者；上述容積密度係5.0g/cm3以上，5.9g/cm3以下；上述媒體為水；淤漿乃含有分散劑；上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；分散劑係聚丙烯酸系聚合體者。原告係依專利法第64條第1項第1款，請求將申請專利範圍第9項第7至8行原內容「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」更正為「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性非離子性界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」，亦即於原公告申請專利範圍中加入「水溶性非離子性界面活性劑」之內容。
㈡惟按，專利法第64條第1項規定「發明專利權人申請更正專利
說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」第2項規定「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」因此，原告主張因疏忽而漏記「水溶性非離子性界面活性劑」等字，致使該處之記載與說明書之記載內容不相符合，所指「因疏忽而漏記」並非專利法第64條第1項第1款所得更正之事項。次查，依專利法第64條規定，更正之事項僅限申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正及不明瞭記載之釋明三種，且更正後不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，及不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。又所謂「且不得實質擴大或變更申請專利範圍」係指其更正除不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍（93年12月14日施行之現行發明審查基準第2篇第6章2.3節參照）。又依據上述審查基準第2篇第6章2.4節之
(6)(第2-6-68至2-6-70頁)載明更正有「對於擇一記載形式（或馬庫西形式）的請求項，將發明說明中所記載之ㄧ個選項增加至請求項中」之情形時，即屬更正將導致實質擴大或變更申請專利範圍。本件原告將申請專利範圍第9項原內容「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」更正為「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性非離子性界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」，雖然於說明書已經揭示「分散劑」包括「水溶性非離子性界面活性劑」之記載，惟該等記載只能證明原告之更正「未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」，但仍不能證明該更正符合「且不得實質擴大或變更申請專利範圍」之規定。而原告將原三種分散劑選用至少一種更正為四種分散劑選用至少一種，屬於上述審查基準「對於擇一記載形式（或馬庫西形式）的請求項，將發明說明中所記載之ㄧ個選項增加至請求項中」之態樣，依據上述發明審查基準第2篇第6章
2.3及2.4節規定，本案之更正已擴大原請求之內容，且已涉實質變更。從而被告以原告上開申請專利範圍之更正不符合專利法第64條第1項第1款及第2項規定而為不准更正之處分，並無不當。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為第00000000號發明專利申請案之申請專利範圍准予更正之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國98年1月22日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官蔡惠如法官陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）中華民國98年1月22日
書記官蘇靖雅