裁判字號：智慧財產法院100年行商訴字第55號判決
裁判日期：民國100年09月15日
裁判案由：商標評定
智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第55號民國100年9月1日辯論終結原告星三合股份有限公司代表人 林雪娥 訴訟代理人 練家雄 律師複代理人 李琬鈴 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 林政憓
參加人律廷科技股份有限公司代表人 解德泉 （董事長）訴訟代理人 王一翰 律師複代理人 林婉昀 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國100年3月9日經訴字第10006097060號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要原告前於民國（下同）96年5月16日以「anGcnc及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第7類之「金屬加工機械、金屬加工車床、金屬加工中心機、機器人、機械手臂、金屬加工磨床、金屬加工鑽床、金屬加工銑床」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第23條第1項第12款及第13款之規定，對之申請評定。經被告審查，於99年11月15日以中台評字第980311號商標評定書為第0000000號「anGcnc及圖」商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100年3月9日經訴字第10006097060號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告之主張
(一)原處分逕將系爭商標割裂成兩個部分並將英文字母「cnc」排除於整體觀察比對之外，其判斷標準牴觸被告自行制定「混淆誤認之虞審查基準」第5.2.3所揭示之「商標圖樣整體觀察」原則，以及審查基準5.2.6.3、5.2.5之規定：
1.系爭商標與據以評定商標，於外觀、讀音及觀念上均明顯有別，不構成近似，系爭商標係由六個相同字型英文字母「anGcnc」及圖形「左右反寫y」所組合而成之創用字，而據以評定商標則由四個經設計之英文字母所組成。就整體外觀觀之，系爭商標於視覺上，圖形「左右反寫y」與各英文字母緊密相連而成為一體，難以區隔、分割觀察。而消費者於識別系爭商標時，係將系爭商標中之圖形及英文字母整體觀察。而與據以評定商標相較，其係由經設計之四個英文字母「YANG」所組成，二者於字形、字義及字數上均有不同，尤以二商標之起首部分各為「左右反寫y」與「y」即有明顯差異，於外觀上給予消費者之整體印象明顯有別。次就讀音論之，系爭商標與據以評定商標，因組成字母與字母數有別，致音節長短不同、輕重音有異，故於市場交易連貫唱呼之際，消費者應可輕易藉由讀音之差異，區分二造商標之不同。另就觀念論之，系爭商標為自創文字，無任何字義，且與據以評定商標涵義並無任何關連，則具有普通知識經驗之消費者在購買時，施以普通之注意，應可輕易分辨二造商標間之不同，而不會產生混淆誤認之情事。
2.系爭商標除於我國註冊外，亦於歐盟獲准註冊，並於美國獲得美國商標局核准審定完成公告程序。於前開各國商標申請過程中，美國或歐盟主管機關均未引「YANG」文字商標而核駁系爭商標，系爭商標亦被遭異議，故可證系爭商標與「YANG」文字商標並未構成近似。惟被告逕以「cnc」有商品說明之意，未就此部分為整體觀察，僅以「YANG」及「『左右反寫y』ANG」做比較，而認定系爭商標與據以評定商標構成近似。然「cnc」字樣與系爭商標其他部分相連，且未有異於「『左右反寫y』anG」之特殊設計，於整體上並未與系爭商標之其他外文字母產生區隔性，相關消費者於觀察系爭商標時亦會將其一併觀察。被告上開分割、比對方式，已牴觸其自訂之審查基準，顯有違法。
(二)於據以評定商標指定使用之商品類別中，已有諸多商標將「YANG」結合其他文字作為商標圖樣使用並獲准註冊而與據以評定商標併存。被告撤銷系爭商標之註冊，已違反平等原則及行政自我拘束原則：
1.於商標資料檢索服務查詢後，據以評定商標指定商品0701及0722群組範圍內，除參加人所註冊之商標外，另有49件商標將「YANG」結合其他文字作為商標圖樣使用並獲准註冊而與據以評定商標併存。且由檢索資料可知，商標申請人於設計外文商標時，常將「YANG」當作中文字「陽、楊、洋、揚、禓」或是「元、源」之外文拼音作為外文商標圖樣之一部分，故「YANG」文字於據以評定商標所指定使用之商品類別中，應已成為識別性較弱之文字，非參加人所能專用。被告依其主觀認定據以評定商標「YANG」文字，有多種意義且與指定於金屬加工機械類商品不具直接明顯關連，仍具有相當之識別程度云云，而不准系爭商標註冊，並未考量上開因素，被告所為之原處分顯已違反平等原則。
2.另於據以評定商標指定使用之商品類別中，被告核准註冊第744490、744567號商標以「YANG」與識別性較弱之文字「steel」結合為商標圖樣註冊，並與據以評定商標併存。又由參加人於大陸申請註冊之「YANGTECH」、「YANGTEK」商標與案外人立浦 楊鐵 機電（上海）有限公司先行註冊之「YANG」商標得併存註冊之事實，亦可證明據以評定商標與「YANG」結合識別性較弱之文字「TECH」及「TEK」而構成之商標圖樣，不構成近似。綜上可知，被告所為之原處分，違反最高行政法院第80年判字1197號判決意旨及先前處理類似商標註冊案件之行政慣例，形成差別待遇，明顯違反行政自我拘束原則及平等原則，自屬違法。
(三)依行政訴訟法第136條及審查基準5.5之規定可知，系爭商標與據以評定商標是否有混淆誤認之虞，應由參加人負舉證責任，系爭商標自公告註冊後，與據以評定商標併存註冊已逾3年，並經原告及其被授權人使用於金屬加工機械等商品，於此併存期間內，皆未發生相關消費者因誤認系爭商標為據以評定商標進而誤購再要求退費或退貨之情形。參加人於原處分及訴願階段亦未提出證據證明有發生上開誤認之情事，可證系爭商標與據以評定商標無混淆誤認之虞。而訴願決定竟認應由原告舉證無混淆誤認之虞，顯有違前開行政訴訟法及審查基準之規定。
(四)依100年5月31日修正之商標法第57條第2項增訂評定申請人應檢附評定前之三年之使用證據，否則應為不受理之決定可知，修正商標法規定商標權人於取得註冊後經過一定時間所建立商譽、維護商標之努力及商標穩定性應受到法律之保障，本件雖發生於新法修正之前，然依商標法第57條第2項及審查基準第5.6.2規範意旨，亦應作相同之解釋。系爭商標於核准註冊後，至原處分做成時，與據以評定商標已併存近
4年，故於判斷系爭商標是否有第23條第1項第13款規定之「有致相關消費者混淆誤認之虞」之要件時，應參酌二商標之實際使用情形，不得僅因「商標相似」及「商品類似」即認定必有致消費者混淆誤認之虞。觀諸原告所提之中華民國精密機械發展協會廠商名錄影本、2009年台北國際工具機展覽會、2010年台北國際數控工具機暨工具製造技術展參展廠商名單影本、98年2月4日中國機械網、工商時報99年1月11日報導、經濟日報99年4月26日之報導影本等證據可知，原告將系爭商標授權楊鐵精密股份有限公司（下稱楊鐵精密公司）使用後，楊鐵精密公司有積極使用系爭商標之事實，且由原告所提之光碟片可知，楊鐵精密公司積極於國內外舉辦展覽會參展，於國內外客戶間亦建立相當之知名度，故已為相關消費者所知悉。反觀參加人於取得據以評定商標後即未曾使用，亦未曾出席重要之展覽會，並遲至98年7月16日始授權予新楊鐵機械股份有限公司（下稱新楊鐵公司），惟新楊鐵公司於取得商標授權後，即於99年10月1日辦理停業登記，新楊鐵公司既已停止營業活動，則於原處分做成前，據以評定商標應屬未使用，則於參加人及其被授權人未使用用據以評定商標之情形下，消費者無從知悉據以評定商標及商品，自應予經積極使用且為相關消費者所知悉之系爭商標較大之保護。綜上可知，於原處分做成時，系爭商標之知名度已大於據以評定商標，則消費者不致將標示有系爭商標之商品誤認為由參加人或被授權之新楊鐵公司所提供。況系爭商標所表彰之商品係屬大型加工機器，消費者多為具專業知識背景之公司法人，於購買時通常會施以較高注意，而能輕易判別商品來源。
(五)關於參加人所提出據以評定商標經使用之證據部分，參證2下寫有堆高機，係第12類商品，而非第7類商品，且所附之名片，99年前參加人並未將據以評定商標印製於所使用之名片上，而參加人於91年方取得據以評定商標，豈可能於1979年即印製於名片上。參證3為買賣合約書，不足以證明於被告作成原處分前即有使用據以評定商標，縱有使用據以評定商標，其係於滾珠螺桿上，亦不足以證明有使用據以評定商標之事實。而參證4之三張出口報單皆係出售予同一公司，係關係企業轉讓之處分，非於市場上使用商標，所提出之照片亦無日期，無法證明係出口報單上所述之機器，又參證5雖標示有據以評定商標，惟其非以行銷為目的，亦不足以證明有使用之事實。參證6非買賣金屬加工機器，而係操作與維修，且未記載金額、稅額，亦不符商業交易常規，參加人所提資料更可以看出在8年內沒有使用據以評定商標。綜上所述，原處分漏未考量二造商標於市場上實際使用狀況及消費者熟悉程度，又有如前述違反平等原則、行政自我拘束原則之違法，而原告及被授權之楊鐵精密公司亦因信賴被告核准系爭商標而受有各項費用支出之損害，為此起訴聲明請求原處分及訴願決定均撤銷。
三、被告之答辯
(一)系爭商標係由一類似字母「Y」左右反向設計圖形與外文「anGcnc」自左至右緊密接續所組成，外觀上予人係以外文「YanGcnc」將起首字母「Y」稍經設計所構成之印象，又其中外文「cnc」，於金屬加工機械類產品之相關業界，通常係代表「電腦化數值控制（ComputerNumericalControl）」之縮寫，故於系爭商標指定使用之金屬加工機械、金屬加工車床等商品上，該外文「cnc」易使人與其指定使用之商品產生聯想，進而與「YanG」區別為二部分，故系爭商標予消費者印象深刻而明顯之部分應為起首外文「YanG」，而據以評定商標亦將起首字母「Y」稍加設計，二者相較，均有相同引人注意之外文「YANG」，僅大小寫略有不同，二者於觀念、印象及讀音上均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源之系列商標，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。
(二)系爭商標指定使用之「金屬加工機械、金屬加工車床、金屬加工中心機、金屬加工磨床、金屬加工鑽床、金屬加工銑床」等商品，與據以評定商標指定使用之「金屬加工機械、電腦數值控制車床、金屬加工車床、金屬加工磨床、金屬加工鑽床、金屬加工銑床、金屬加工沖床、金屬加工銼床」等商品相較，皆屬金屬加工機械商品，二者在功能、用途、原材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成類似，且類似程度極高。
(三)本件爭議之外文「YANG」，於字典上之意義有指中國道家思想裡的「陽」，或雁鳴聲等意涵，而國人亦有以之作為姓氏「楊」之音譯，然此皆與本案爭議之商品無直接明顯關聯，故以「YANG」作為商標，指定使用於金屬加工機械類等商品仍具有相當之識別程度。原告另以「YANG」作為商標之一部分而獲准註冊之商標案例，及原告分別於歐盟、美國取得系爭商標權或經核准審定完成公告程序，以及參加人於大陸地區以「YANGTECH」、「YANGTEK」作為商標取得併存註冊等情，惟原告所舉之商標併存註冊案例，該等商標與本件系爭商標圖樣不盡相同，案情各異，尚不得比附援引執為系爭商標應准註冊之有利論據；又各國國情、法制均與我國有別，個案事實認定基礎亦不相同，自不得據此援引執為本件有利之論據。至原告主張於據以評定商標指定商品組群中，被告允許他人以「YANG」與弱識別性文字「steel」結合而成文字圖樣註冊為商標，並與據以評定商標併存註冊，如註冊第744490、744567號商標之部分，惟原告所舉註冊第744490號商標業已屆期未延展而歸於消滅，而另一註冊第744567號商標圖樣亦與本件不盡相同，案情自屬有別，依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為本件有利之論據。
(四)衡酌兩造商標近似程度不低，指定使用之商品類似程度極高，且以「YANG」作為商標指定使用於金屬加工機械商品仍具有相當識別性等相關因素判斷，系爭商標之註冊，客觀上可能使消費者混淆而誤認二者商品之來源，包括誤認來自不同來源的商品以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，應有商標法第23條第1項第13款規定之適用，被告所為原處分並未違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。
四、參加人之答辯
(一)參加人就據以評定商標有積極使用，並無原告所稱未予使用之情形，由參加人所提出之證據可知，據以評定商標均已具體且明顯示於參加人公司之廠房、生產設備、全體工作人員對外名片，則於對外商務往來時，已足令其他公司、消費者知悉，又參加人所生產外銷之機械設備，其上均標示有據以評定商標，此有經外銷出口報單可證。
(二)關於原告主張其所生產之工具機為單價高之生產設備，消費者均為具有專業知識之製造商，而系爭商標亦授權與「楊鐵精密公司 楊日明 董事長」使用，而楊日明為臺灣工具業界之元老等情。然楊日明與參加人所擁有之據以評定商標素有淵源，其擔任據以評定商標原本之所有者「楊鐵工廠股份有限公司」之負責人多年，該公司即以生產CNC等產品為主，據以評定商標亦係於其擔任董事長任內完成註冊，後因發生經營問題始將據以評定商標拍賣，方為參加人所有。而今楊日明以「楊鐵重出江湖」等語接受媒體採訪，該公司網站亦有since1943字樣，則其所使用之系爭商標，於負責人相同，且商標同有「YANG」字樣之情形下，相關消費者自會因此產生混淆。
(三)原告雖主張外文「YANG」為弱勢文字，並表示此為金屬加工機械類產品之常見文字，並舉其他商標為例，然原告所舉之其他商標中，除EVERYANG商標亦有使用於「電腦數值控制車床」外，其他商標之指定使用商品類別均與二造商標不同自無混淆之虞，縱EVERYANG商標指定使用商品類別有部分與二造商標相同，然其文字排列方式亦與系爭商標之排列方式不同，自不逕為比附援引，且EVERYANG商標之所有權人為一經銷公司，並不生產機具，自不會與據以評定商標產生混淆誤認之虞。另以原告與據以評定商標素有淵源，並於宣傳時一再強調「楊鐵」等事實，復參酌臺北高等行政法院90年度訴字第313號判決意旨可知，原告於註冊系爭商標時，主觀上應有侵害據以評定商標之故意。
(四)關於原告於100年度行商訴字第83號案件之準備程序時，曾謂參加人所提出之銷售物件多銷往國外，故於我國無混淆誤認之虞，且該物件價值較低，並非工作機等語，然外國廠商向國內下單，若國內有兩家商標類似之廠商，自有混淆之可能，且雖同為工具機，不同生產者之產品，本有機具大小、功能繁瑣之差異，各生產者定價亦有所差別，今參加人所承接之訂單為製造較小型之機具，不能逕未謂日後無承接大型機具訂單之可能，且由參加人所提證物5亦可知，參加人亦曾銷售價值百萬之機具予國內廠商，參加人或未如楊鐵精密公司投入大量宣傳費用，而有相當之訂單，惟參加人確有使用據以評定商標之事實，並有一定之客戶存在，且系爭商標之被授權人之客戶亦可能原為參加人之潛在客戶，僅因楊鐵精密公司之大量宣傳，使此等客戶產生混淆誤認，方與楊鐵精密公司交易，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。
五、本院之判斷
(一)原告以「anGcnc及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第7類之「金屬加工機械、金屬加工車床、金屬加工中心機、機器人、機械手臂、金屬加工磨床、金屬加工鑽床、金屬加工銑床」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人以其所有註冊第841670號商標，主張系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第13款之規定，對之申請評定，經被告審查，以兩造商標近似程度不低，指定使用之商品類似程度極高，且以「YANG」作為商標指定使用於金屬加工機械商品仍具有相當識別性等相關因素判斷，系爭商標之註冊，客觀上可能使消費者混淆而誤認二者商品之來源，包括誤認來自不同來源的商品以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，應有商標法第23條第1項第13款規定之適用，而為系爭商標之註冊應予撤銷之評定。原告不服，提起訴願，亦經訴願機關以相同理由駁回其訴願，原告仍不服，提起本件訴訟，主張系爭商標與據以評定商標相較，應非屬近似之商標，且二商標已有併存之事實而不致使消費者混淆誤認，應不構成商標法第23條第1項第13款所規定之情形，故本件爭點仍為系爭商標與據以評定商標相較，是否有違商標法第23條第13款之情形。
(二)按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。商標法第23條第1項第13款本文定有明文。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實判斷之，例如：(1)以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；(2)商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；(3)商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離個別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。
(三)經查系爭商標圖樣係由一略經設計之左右反寫外文字母y，與外文字母「angcnc」相連接所構成，其中起首部分雖以印刷文字將小寫字母「y」左右反寫所呈現，若將其單獨觀察，實有其獨特之設計感，而消費者亦未必會認為其係外文字母「y」，然於結合其後之外文字母「angcnc」後，消費者自易思及該起首字母「左右反寫y」即代表外文「y」之義，故就外觀整體觀察時，仍可辨識其整體圖樣為外文「yanGcnc」，而據以評定商標圖樣則由外文「yANG」所構成，而於起首外文字母小寫「y」之部分，則由一直角三角形與由右上往左下3條平行之斜線，並將直角三角形之銳角部分立於最左側之斜線上所組成。比對二造之商標，皆有外文「yang」之部分，雖二造商標之外文部分，其中有大寫、小寫及正寫、反寫及字母是否經設計之些微不同，惟消費者於觀察時，仍能認識該部分即代表外文「yang」，而系爭商標除外文「yang」之部分外，尚有外文「cnc」。惟查，外文「cnc」，於金屬加工機械類產品之相關業界，通常係代表「電腦化數值控制（ComputerNumericalControl）」之縮寫，故於系爭商標指定使用之金屬加工機械、金屬加工車床等商品上，該外文「cnc」易使人與其指定使用之商品產生聯想，故相關消費者於觀察整體商標時，自會將其視為產品類別之說明，而將系爭商標之外文「yang」視為主要部分，並對該部分施以較高之注意，故雖系爭商標與據以評定商標相較，有外文「cnc」部分之不同，惟因系爭商標中仍有較具識別性之外文「yang」部分，故相關消費者就系爭商標為整體觀察時，仍會對寓目之「yang」部分產生較深刻之印象，故二造商標於外觀仍屬近似，消費者於購買時仍有可能誤認系爭商標所表彰之商品為據以評定商標所表彰之商品之系列產品，而產生混淆誤認。又系爭商標外文「yang」部分之讀音與觀念，與據以評定商標亦屬相同，故無論於連貫唱呼或理解時，亦會誤認二者為同一生產者之不同系列產品，而誤認二者來源同一或相關聯。綜上，原告與參加人之商標，無論於外觀、觀念、讀音上皆屬近似，應屬構成近似之商標。原告雖主張原處分逕將系爭商標割裂成兩個部分並將英文字母「cnc」排除於整體觀察比對之外，其判斷標準牴觸被告自行制定之混淆誤認之虞審查基準云云。惟按判斷商標近似，原則上應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂分別呈現。至於所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而相關商品／服務之消費者所關注或事後留在其印象中者，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象，此有經濟部93年5月1日訂定施行之「混淆誤認之虞審查基準」5.2.3可資參照。從而，被告係於整體觀察後以兩造商標之主要部分審查商標是否相同或近似，並無違誤，故原告執此主張被告所採之認定基準有誤，顯非可採。
(四)次查系爭商標指定使用之「金屬加工機械、金屬加工車床、金屬加工中心機、機器人、機械手臂、金屬加工磨床、金屬加工鑽床、金屬加工銑床。」等商品，與據以評定商標指定使用之「金屬加工機械、電腦數值控制車床、金屬加工車床、金屬加工磨床、金屬加工鑽床、金屬加工銑床、金屬加工沖床、金屬加工銼床、金屬研磨機、拉床機、金屬切削機、金屬加工中心機、多功能金屬加工機。」商品相較，二者均屬金屬加工機械商品，具有相同或相類似之功能及成分，且於產製者、行銷管道、消費族群等因素上具共同或關聯之處，是依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之商品。而以其商標圖樣之近似程度，極有可能使相關消費者誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，當有致相關消費者混淆誤認之虞。故系爭商標與據以評定商標相較，確有因而違反商標法第23條第13款規定之情形，而不應准予註冊。原告雖主張其於系爭商標註冊後，即將系爭商標授權楊鐵精密股份有限公司（下稱楊鐵公司）使用，反觀參加人之據以評定商標則未積極使用，故二造商標於市場上已有併存事實，不致使消費者混淆誤認云云。惟查據以評定諸商標原為楊鐵公司自64年起即獲註冊登記之系列商標（見評定卷第16至22頁），於91年間經由法拍程序由參加人取得（見本院卷第250頁之法院執行命令函），取得後參加人並於93年9月於工廠外牆標示據以評定商標，此有參加人所提工廠外牆照片（見本院卷第251頁）及整修時含看板之統一發票、估價單、轉帳傳票等件為證（見本院卷第29
6至301頁），另由參加人所提之出口機器設備及出口報單（見本院卷第267至280頁），參加人於其所生產銷售之機器設備均會標示據以評定商標，且參加人之據以評定商標及其系列諸商標，均仍在有效維護中（見本院卷第286至292頁之商標註冊資料），則在參加人仍有使用據以評定商標之情形下，其合法權益應加以保護。雖原告主張參加人使用並不積極，所提使用資料有限，惟查據以評定商標所指定使用之商品類別本即非屬小型機具，縱其銷售量不多，亦不能否認參加人仍有使用據以評定商標之事實。而原告主張其於系爭商標獲准註冊後即積極使用，然其所提國內使用證據即統一發票、出口報單等（見原審卷第100至140頁），僅能證明其於產品上有系爭商標之標示，此與參加人之使用情形並無不同，而其所提加入會員、參加展覽、刊登廣告等（見本院卷第166至227頁），則多係對楊鐵公司之宣傳，少見以系爭商標為主之行銷，偶有系爭商標之出現（如原審卷第18
8、191、201、203、226頁），亦僅能證明原告有使用系爭商標之事實，其餘則縱有系爭商標之使用（如原審卷第
189、190、193、195、197、208、220、203頁），惟均非參加人於98年10月12日評定前之使用資料，故原告所提之使用資料，僅能證明原告於系爭商標獲准註冊後有使用系爭商標，但其所提使用證據尚不足以證明在參加人仍有使用據以評定商標之情形下，已達不致使相關消費者產生混淆誤認之虞之情形。況參加人之據以評定商標係經法拍程序自楊鐵公司拍賣取得，而系爭商標係由原告授權予楊鐵公司使用中，以二造商標商品類似，商標近似之情形下，自有造成相關消費者產生混淆誤認之可能，故原告此部分之主張，並不可採。
(五)原告又主張其因信賴被告核准系爭商標之註冊，而投入之製造及宣傳費用，將因被告撤銷系爭商標之註冊而造成損失云云。惟按商標法係為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定，商標法第1條定有明文。且商標權之授予，係以一對眾之關係，商標權一旦公告，即表示他人不得在同一或類似商品使用相同或近似之商標，因此為免商標專責機關於申請註冊階段所為之審查不足，或實際使用後權利人始發現有使消費者混淆誤認以致影響市場交易秩序時，設有一定期限內得提起之異議、評定等公眾審查制度，以撤銷不應核准註冊之商標。系爭商標之公告日期為97年1月16日，參加人則於98年10月12日即提起本件評定案件，符合商標法第50條第1項、第51條第1項有關提起評定審查之規定，故系爭商標雖曾經被告審查核准註冊，惟其註冊有商標法第23條第1項第13款所定之情形，即應予以撤銷，被告所為原審定並無不當。
(六)原告另主張，經檢索據以評定商標指定使用商品群組，除據以評定商標外，尚有其他商標將「YANG」結合其他文字作為商標圖樣使用並獲准註冊而與據以評定商標併存之例，故可知商標設計者常將「YANG」做為中文發音為「ㄧㄤˊ」或「ㄩㄢˊ」等中文字之外文拼音，而作為外文商標圖樣之一部分，故「YANG」文字於據以評定商標所指定使用之商品類別中，應已成為識別性較弱之文字；又據以評定商標指定使用之商品類別中，被告已核准之註冊第744490、744567號商標以「YANG」與識別性較弱之文字「steel」結合為商標圖樣註冊，與據以評定商標併存；且原告已分別於歐盟、美國取得系爭商標權或經核准審定完成公告程序，而由參加人於大陸申請註冊之「YANGTECH」、「YANGTEK」商標與案外人立浦楊鐵機電（上海）有限公司先行註冊之「YANG」商標亦得併存註冊等事實，可證明據以評定商標與「YANG」結合識別性較弱之文字「TECH」及「TEK」而構成之商標圖樣，不構成近似，故被告所為之原處分明顯違反行政自我拘束原則及平等原則，自屬違法云云。惟按行政程序法第6條固規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即於平等原則之基礎上所生行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。而商標相同或近似、商品同一或類似，僅係判斷衝突商標是否有致消費者混淆誤認之虞的因素之一，且不同個案間之所有個別情狀，亦非可完全顯現於商標註冊之登記資料中，原告並未能舉證證明其所舉上開獲被告或他國核准之商標個案與本案之情形並無差異，綜上所述，原告自不得就其所舉之例，逕為比附援引，執為本件有利之論據。
六、綜上所述，系爭商標因有商標法第23條第1項第13款規定之情形，而不應准予註冊。從而，被告就系爭商標評定案所為系爭商標註冊應予撤銷之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國100年9月15日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳忠行
法官蔡惠如法官熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國100年9月23日
書記官陳士軒