最高法院98年度台上字第2333號民事判決

裁判字號：最高法院98年台上字第2333號民事判決

裁判日期：民國98年12月10日

裁判案由：請求損害賠償

最高法院民事判決九十八年度台上字第二三三三號上訴人億光電子工業股份有限公司兼法定代理人甲○○共同訴訟代理人 呂聿雙 律師
蕭富山 律師 范曉玲 律師 汪家倩 律師 呂紹凡 律師被上訴人日亞化學工業株式會社（中譯日商日亞化學工業股
份有限公司）法定代理人乙○○○訴訟代理人 黃章典 律師
簡秀如 律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十八年七月二十九日台灣高等法院第二審判決（九十六年度智上字第四五號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由本件被上訴人主張：伊所設計之發光二極體，業經經濟部智慧財產局（下稱智財局）核准第○八九○三六號新式樣專利（下稱系爭專利），專利期間自民國九十三年二月一日起至一百零三年四月二十九日止。上訴人億光電子工業股份有限公司（下稱億光公司）未經伊同意或授權，利用系爭專利，製造及販賣型號為99-215UWC/TR8、99-115UWC/XXX/TR8、99-115UTC/710/TR8之發光二極體產品（下稱系爭三型號產品），侵害伊之專利權，伊依專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項、民法第一百八十四條第一項規定，自得請求該公司賠償新台幣（下同）八千萬元；上訴人甲○○為公司法定代理人，依公司法第二十三條規定，應負連帶賠償責任等情。求為命上訴人連帶給付八千萬元，並加計法定遲延利息之判決。
上訴人則以：系爭專利標的為一發光二極體，由一「本體」及兩側之「L型側部」所組成，其主要視覺設計特徵在「本體」，「L型側部」僅為功能性考量，而其「本體」，與先前日本意匠第0000000號專利相同，不具新穎性，相對於日本意匠第0000000號、第0000000號專利之組合，日本意匠第0000000號、 特開平 第0－000000號專利之組合，亦不具創作性；況「L型側部」，已為日本特開平第0－000000號專利所揭露，系爭專利有應撤銷之原因，伊已向智財局申請舉發，被上訴人不得對伊主張權利。再者，伊係依自行研發獲智財局核准之D一○四一四七號新式樣專利產製系爭三型號產品，並無侵害系爭專利之故意或過失，且該等產品實際特徵之細節，非肉眼可得觀察，須藉助特定儀器，被上訴人亦無法證明伊係明知或可得而知有侵害系爭專利之情事，自不得請求伊賠償等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：經將系爭三型號產品與系爭專利囑託鑑定人 童沈源 鑑定，結論為：㈠系爭專利創作說明所述之本體，包括前底端中央下凸、左右半圓弧中間微凸之菱形窗面，及本體後端之梯形缺口，皆屬本專利優先權日（西元二○○一年十一月二日）前已公開之習知設計。㈡系爭專利之設計貢獻所在，為其左右兩側之導電片造型，呈上窄下寬，正面右上角為大弧角，往下垂直相切至近底處再往後弧彎一平面片體，使該座體側面成一弧彎之"L"形，此造形未見於優先權日前已公開之習知設計，系爭專利左右"L"形導電片整體設計，屬於該專利設計貢獻所在之新穎特徵。㈢系爭專利之菱形窗面與待鑑定物之細微差異，在於後者為左右半圓、上下平行邊之圓弧矩形窗面，不同於專利之上下中間微凸圓弧菱形窗面，惟二造型設計皆屬該類物品之習知設計，該習知細微差異不致於影響設計實質相同與否之認定。㈣系爭專利設計特徵與所送待鑑定物，依肉眼觀察比對，皆屬相同。㈤系爭三型號產品之主要設計特徵，與系爭專利相同，整體造型亦構成近似，足認為實質相同之物品設計，已落入系爭專利權範圍。上訴人將已公開使用之日本意匠第0000000號之本體部分，與「東芝技術公開集」之L型電極引腳部分結合，抗辯系爭專利權不具新穎性、創作性云云，自無足取。又上訴人提出 林季雄 副教授所著「新式樣專利新穎性要件研究－以核駁與舉發的案例研討」乙文，未涉及新式樣專利要件之法律論述或相關理論分析，於判定系爭專利權是否具備新穎性及創作性，無參考價值。至上訴人所提出常在國際法律事務所、國立交通大學科技法律研究所之鑑定報告、鄭中人教授法律意見書，均未考量物品所屬領域之差異而具有不同程度之知識及認知能力，自非可取。再者，智財局於億光公司申請第D一○四一四七號新式樣專利權過程中，曾於九十三年六月四日致函該公司，函中引證系爭專利質疑其申請上開專利之新穎性，則億光公司於收受該函起，對系爭專利之內容，應知之甚稔，猶製造、販賣系爭三型號產品，應認係故意侵害被上訴人之系爭專利權，被上訴人依專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項規定，請求其賠償損害，自屬有據。億光公司九十三至九十五年SMDLED產品營收比例為百分之六○．三，以該公司該三年度全部產品銷售金額，依上開比例計算該公司九十三至九十五年度SMDLED營收額，再依系爭三型號產品佔億光公司SMDLED產品四分之一比例、該三型號產品所屬之白光SMDLED於該三年度用於手機螢幕者之比例、該三型號產品占各該年度白光SMDLED產品之比例，及億光公司該三年度之純益率，計算出億光公司自九十三年二月一日起至同年十二月三十一日止，因銷售系爭三型號產品所得利益為一千九百二十七萬五千六百九十七元，九十四及九十五年度依序為三千四百四十九萬二千一百九十二元、二千七百二十二萬四千二百九十二元。審酌億光公司係故意侵害系爭專利，有如前述，依專利法第八十五條第三項規定，酌定以上開所得利益之一．五倍計算賠償額為適當。依此計算，被上訴人得請求之損害額共計一億一千七百七十七萬三千三百十九元，其僅請求其中八千萬元，自應准許。又甲○○係億光公司法定代理人，因執行公司生產業務，侵害被上訴人上開權利，依公司法第二十三條規定，應負連帶賠償責任。綜上，被上訴人依專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項規定，請求上訴人連帶給付八千萬元及其利息，洵屬正當等詞，為其判斷之基礎。
惟查被上訴人為外國法人，本件應屬涉外民事事件。原審未依涉外民事法律適用法之規定確定其準據法，遽依我國法律而為判決，已有未合。次查依智慧財產案件審理法第十六條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，如認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。上訴人抗辯：系爭專利標的由一「本體」及兩側之「L型側部」所組成，其「本體」，相對於日本意匠第0000000號、第0000000號專利之組合，日本意匠第0000000號、特開平第0－000000號專利之組合，不具創作性；「L型側部」，已為日本特開平第0－000000號專利所揭露，系爭專利有應撤銷之原因。伊係依自行研發獲智財局核准之D一○四一四七號新式樣專利產製系爭三型號產品，並無侵害系爭專利之故意或過失，且該等產品實際特徵之細節，非肉眼可得觀察，須藉助特定儀器，被上訴人亦無法證明伊係明知或可得而知有侵害系爭專利之情事等語，並提出日本專利公報、林季雄副教授所著第○八九○三六號新式樣專利（即系爭專利）有效評估、國立清華大學光電研究所關於發光二極體肉眼足以辨認程度之意見、工業技術研究院檢測服務報告等件為證（二審卷㈡第一六、三八至四八、五一至七一、八八至一一四頁，二審卷㈣第三六頁背面、四三、一五
七、一六○至一六五頁，外放上證八九號證物），攸關被上訴人得否對上訴人主張系爭專利之專利權，及上訴人有無侵害系爭專利，係屬重要之防禦方法，原審恝置不論，遽依前揭理由為其敗訴之判決，並有可議。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中華民國九十八年十二月十日
最高法院民事第六庭
審判長法官劉福來
法官陳國禎法官陳重瑜法官吳麗女法官簡清忠本件正本證明與原本無異
書記官中華民國九十八年十二月二十二日
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